TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2013

3^e chambre 3^e section N° RG : 1/03252

DEMANDERESSES BRANDT ITALIA SpA Viale Europa 5/7 125028 VHROLANUOVA ISS ITALIE-;

BRANDT OVERSEAS Srl Via Léon XIII n°14,l 20145 MILAN- ITALIE. représentées par M^e Dariusz SZLEPER avocatl au barreau de PARIS, vestiaire #R0017

DÉFENDERESSE Société ARKEMIX SARL […] 75009 PARIS représentée par M^e Valérie TOUTAIN DU HAUTECLOCQUE. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 et M^e Olivier R de la SCP KMC ASSOCI ES. Avocat au Barreau de Bordeaux.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, juge Nelly CHRETIENNOT, juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 12 Novembre 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société BRANDTITALIA est une société italienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers dans le domaine du froid, de la cuisson et du lavage, Elle, est notamment titulaire :

- de la marque internationale dénominative « OCEAN » déposée le 8 janvier 1977. régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 427.8 12. cet enregistrement visant la France et les produits suivants en classe 7 et ! 1 :« machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle» (classe 7) et « congélateurs, réfrigérateurs, conditionneurs, cuisinières, fourneaux à micro-ondes » (classe 11).

- de la marque internationale dénominative « OCEAN’ » enregistrée sous le n° 493.016 le 28 mars 1985 et régulièrement renouvelée-, cet enregistrement visant la France et des produits dans différentes classes dont notamment en classe 11. « installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et

installations sanitaires (…) chaudières, chauffe-eau électrique et à gaz, baignoires, lavabos, bacs pour la douche, appareils de chauffage domestique (…) Ces deux enregistrements de marque sont exploités sur différents territoires par les sociétés du Groupe FAGOR et notamment en France dans les départements d’outre-mer par la société BRANDT OVERSEAS. Les sociétés BRANDT 1TALIA et BRANDI OVKRSRAS indiquent avoir découvert à la fin de l’année 2009 que la société ARK.EMIX commercialisait, sous la marque « OCEANIX MAGIC HOME », de l’électroménager et notamment des réfrigérateurs sur l’île de la Réunion, Elles indiquent avoir également découvert que la société ARKEMIX avait déposé, le 4 septembre 2008. une marque française semi-figurative «0ŒAN1X MAGIC HOMK» dans différentes classes, et notamment en classe 7 «machines à laver», et en classe 11 «appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installation sanitaire ; appareils ou installations de climatisation : congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques; cuisinières; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicule ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs » et qu’elle l’exploitait sur son site internet « www.arkcmix.com »,

Estimant que ces agissements portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BRANDTITALIA, la société ARKEMIX a été mise en demeure par courrier du 5 janvier 2010 de la société BRANDT SNC, société sœur des demanderesses au sein de laquelle agit la direction juridique du Groupe FAGOR, de cesser sous quinzaine toute commercialisation de produits électroménagers sous la marque « OCEANIX MAGIC HOME » dans les pays où la marque « OCEAN » est déposée. Le 8 mars 2010, les sociétés BRANDT ITALIA et BRANDT OVERSEAS ont fait délivrer, par huissier, une sommation à la société ARKEMIX, aux fins de la voir notamment :

- procéder à la radiation de la marque française « OCEANIX MAGIC HOME », ainsi qu’au retrait ou à la radiation de toute demande et d’enregistrement de marque identique ou similaire au signe ci- dessus visé,
- procéder à la suppression des termes « OCEANIX MAGIC HOME » des pages web du site www.arkemix.com,
- abandonner tout usage de la dénomination « OCEANIX MAGIC HOME » ou de toute autre dénomination similaire. Par acte du 26 mars 2010, les sociétés BRANDT ITALIA et BRANDT OVERSEAS ont assigné la société ARKEMIX en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris. A la suite de cela, les sociétés BRANDT ITALIA SpA, BRANDT OVERSEAS Sri et ARKEMDC se sont rapprochées et ont décidé de mettre fin à ce litige de manière transactionnelle. La transaction conclue le 18 juin 2010 prévoyait :

- que la société ARKEMDC respecterait les droits de marque de la société BRANDT ITALIA sur la dénomination « OCEAN »;

- que la société ARKEMDC verserait aux sociétés BRANDT ITALIA SpA et BRANDT OVERSEAS Sri une indemnité forfaitaire ;

- et que la société ARKEMDC procéderait à la radiation des marques litigieuses arguées de contrefaçon qu’elle a déposées.

Aux termes de l’article 5 de la transaction, les sociétés BRANDT ITALIA et BRANDT OVERSEAS ont donné à la société ARKEMIX un délai pour écouler les stocks des produits revêtus des signes litigieux jusqu’au 31 août 2010. La société ARKEMIX a accepté, si les produits revêtus de l’un des signes litigieux se trouvaient encore, à la date du 1^er septembre 2010, dans les circuits de distribution, de les rappeler à ses frais. Par ailleurs, elle s’est engagée à payer à la société BRANDT ITALIA une indemnité forfaitaire de 500 € par jour de retard pour la période allant jusqu’au 15 septembre 2010 et de 1.500 € par jour de retard au-delà de cette date.

Considérant que la société ARKEMIX n’avait pas exécuté l’obligation de rappeler les produits se trouvant dans les circuits commerciaux après le 1 er septembre 2010 et les avait laissés chez les distributeurs présents notamment sur l’Ile de la Réunion, la société BRANDTITALIA lui a fait parvenir des mises en demeure par lettre les 14 septembre 2010 et 10 décembre 2010. Elle a par ailleurs fait procéder à un constat d’huissier les 27 et 28 décembre 2010 dans des supermarchés de la Réunion. Par acte du 3 février 2011, les sociétés BRANDT ITALIA SPA et BRANDT OVERSEAS SRL ont assigné la société ARKEMIX devant la présente juridiction. Par écritures récapitulatives signifiées le 17 novembre 2011, les sociétés BRANDT ITALIA SPA et BRANDT OVERSEAS SRL demandent au tribunal de :

-Déclarer irrecevable et, en tout cas mal fondée, la société ARKEMIX en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-L’en débouter,
-Adjuger à la société BRANDT ITALIA l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, En conséquence,
-Condamner la société ARKEMIX pour violation de l’accord transactionnel du 18 juin 2010 à payer à la société BRANDT ITALIA SpA la somme de 162.000 € en application de la clause pénale,
-Condamner la société ARKEMIX à payer aux sociétés BRANDT ITALIA SpA et BRANDT OVERSEAS Sri une indemnité de 8.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile,
-Condamner la société ARKEMIX en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Dariusz SZLEPER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les demanderesses exposent que la société ARKEMIX, malgré les stipulations contractuelles claires et précises de la transaction, n’a pas exécuté l’obligation de rappeler les produits se trouvant dans les circuits commerciaux après le 1^er septembre 2010 et les a laissés chez les distributeurs présents sur l’Ile de la Réunion. Elles estiment que cette violation volontaire et délibérée de la transaction doit donner lieu à l’application stricte de la clause pénale prévue à l’alinéa 3 de l’article 5 de celle-ci. Elles font valoir que l’indemnisation résultant de l’application de cette clause n’est aucunement excessive, contrairement à ce que soutient la défenderesse, celle-ci étant parfaitement au courant du non respect de la transaction et n’est donc pas de bonne foi. Elles ajoutent que cette clause pénale était la contrepartie de leur renonciation aux prétentions financières qu’elles auraient pu former dans le cadre de la première procédure engagée à rencontre de la société ARKKMIX. et qu’elles ne

sauraient donc se voir privées du bénéfice de l’application de celle-ci au motif que le préjudice résultant de la violation de la transaction sérail faible. Par écritures récapitulatives signifiées le 13 février 2012, la société ARKKM1X SARL demande au tribunal de : Vu l’article 1 152 du code civil. A titre principal.

-Débouler les sociétés BRANDT 1TAL1A et BRANDT OVERSEAS de leur demande de condamnation de la société ARKEMIX à leur payer la somme de 162.000 € au titre de l’indemnité transactionnelle, A litre subsidiaire.

-Réduire à un montant symbolique la clause pénale dont il est sollicité l’application. En tout étal de cause.

-Condamner les sociétés BRANDT ITA1.IA et BRANDT OVERSEAS au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profil de Maître 1IAUTECEOCQUE. en application de l’article 699 du code de procédure civile. La société ARKEMIX fait valoir qu’elle est intervenue auprès de son distributeur la société SOEAREM afin que cesse la commercialisation des produits sous la marque OCEAN1X MAGIC HOME et qu’elle a ainsi parfaitement respecté les dispositions de la transaction, Elle indique que la présente procédure n’est justifiée que par la présence d’une plaque de cuisson porteuse de la marque litigieuse dans un seul supermarché de l’Ile de la Réunion. Elle estime que la présence de ce produit n’est pas de son fait mais sûrement la conséquence de stocks résiduels se trouvant chez des commerçants avec lesquels elle n’a aucun lien de droit, qui ont pu s’approvisionner avant la transaction auprès de la société SOFAREM. Elle excipe en conséquence de sa bonne toi. Elle considère en tout étal de cause que l’application de la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice qui aurait été subi. La clôture a été prononcée le 22 mai 2012. MOTIFS Sur la violation de l’accord transactionnel du IX juin 2010 Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

L’article 5 de la transaction du 18 juin 2010 prévoyait que la société ARKEMIX pouvait écouler les stocks de produits révolus des marques françaises litigieuses OCEANIS MAGIC HOME et CF.AN1S MAG1S HOME jusqu’au 31 août 2010. Il y était plus spécifiquement prévu : « Lu société ARKEMIX s’engage à adresser aux sociétés faisant partie de son réseau de distribution la lettre annexée au présent protocole les informant Je l’arrêt total de la commercialisation des produits des marques [litigieuses]. ». « Si les produits revêtus de l’un des signes litigieux se trouvaient encore à la date du I1'1 septembre 2010 dans les circuits de distribution, la société ARKHMIX s engage à les rappeler à ses frais (…) ».

En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Un l’espèce, la société ARKEMIX justifie avoir effectué des démarches auprès de son distributeur tendant à faire cesser la commercialisation des produits revêtus des signes litigieux avant le 1^er septembre 2010. Toutefois, au regard des dispositions transactionnelles, elle était également tenue de faire rappeler à ses frais les produits en cause si ceux-ci se trouvaient encore dans les circuits de distribution à la date du 1^er septembre 2010. Or les sociétés BRANDT versent au débat un catalogue du magasin HYPER II de Saint-Louis de Bel air à la Réunion, pour la période du 3 I août au 12 septembre 2010. au sein duquel il apparaît que sont vendus un congélateur OCEANIX et un lave-vaisselle OCEAN1X. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat réalisé les 27 et 28 décembre 2010 à la demande des sociétés BRANDT qu’une plaque de cuisson gaz d’exposition portant la marque OCEANIX se trouvait dans le magasin ATLAS de Sainte-Clotilde à la Réunion. Aucun produit n’était cependant en stock, seul ce modèle d’exposition demeurant en magasin. Au regard de ces éléments, la société ARKLMIX a violé son obligation de rappel des circuits de distribution des produits porteurs des signes litigieux, S’agissant d’une obligation de résultat, elle ne peut prétendre l’avoir exécutée par un simple avertissement réalisé auprès de son distributeur. Elle élevait en effet s’assurer qu’aucun produit n’était encore présenta la date du 1^er septembre 2010 auprès des différents revendeurs, ce qui n’a pus été le eus. Sur la sanction de la violation de l’accord transactionnel Aux termes de l’article 2047 du code civil, on peut rajouter à une transaction une peine contre celui qui manquera de l’exécuter. !1 s’agit d’une clause pénale, soumise aux règles du droit commun et donc aux dispositions de l’article 1152 du code civil desquelles il résulte que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’application de la clause pénale de l’article 5 de la transaction, selon laquelle la société ARKHMLX s’est engagée en cas de non respect de son obligation de rappel des circuits commerciaux à compter du 1^er septembre 2010 à payer à la société BRANDT ITALIA une indemnité forfaitaire de 500 fc1 par jour de retard pour la période allant jusqu’au 15 septembre 2010 et de 1.500 € par jour de retard au-delà de cette date. Elles réclament en application île celle clause la condamnation de la défenderesse à verser à la société BRANDT ITALIA SPA la somme de 162.000 euros. Le moyen soutenu par les demanderesses selon lequel cette clause pénale relèverait des renonciations réciproques ayant rendu possible la transaction n’est pas recevable dans la mesure où la clause de l’article 5 présente clairement la nature d’une clause pénale soumise au droit commun, clou la société ARKHMIX a dans le cadre de cet accord verse une indemnité de 8.500 euros aux demanderesses (article 2) et procédé à la radiation de la marque litigieuse OŒANIX MAGIC HOMF. (article 3) en contrepartie de quoi les demanderesses ont renoncé à placer l’assignation qu’elles avaient fait délivrer le 26 mars 2010. Toutefois, les demanderesses n’établissent la commercialisation de produits porteurs du signe litigieux OC H AN IX que du 31 août au 12 septembre 2010 soit une durée de 13 jours, s’agissant de congélateurs et lave-vaisselles, dans un magasin de l’Ile de la Réunion. Kilos établissent par ailleurs la présence d’une seule plaque de cuisson, qui est un modèle d’exposition et ne permet donc pas de déterminer la durée et la quantité des produits litigieux commercialisés, dans un autre magasin de l’île.

Au regard de cette diffusion limitée des produits en cause et du préjudice réellement subi par la société BRANDT ITALIA du lait de l’atteinte portée à ses marques internationales OCEAN l’application de la clause pénale est manifestement excessive. Il convient donc de réduire l’indemnisation accordée à la société BRANDI’ ITALIA en réparation de la violation de l’accord transactionnel à la somme de 5.000 euros, qui correspond au préjudice réellement subi par cette dernière. En conséquence, il convient de condamner la société ARKEMIX à payer à la société BRANDT ITALIA la somme de 5.000 euros en réparation de la violation de l’accord transactionnel du 18 juin 2010 et de débouler les demanderesses pour le surplus. Sur les autres demandes La société ARKHMIX succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci, ainsi qu’à verser aux sociétés BRANDT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal. Par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Condamne la société ARKEMIX à verser à la société BRANDT ITALIA SPA la somme de 5.000 euros en réparation de la violation de l’accord transactionnel du 18 juin 2010. Condamne la société ARKHMIX aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvres par Maître Dariusz S avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société ARKEMIX à verser aux sociétés BRANDT ITALIA SPA et BRANDT OVERSEAS la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.