TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Avril 2013

3ème chambre 4ème section N°RG:11/18338

DEMANDERESSE Société ROSEBUDS 12 avenue des genévriers 74200 THONON LES BAINS représentée par M^e R F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #[…] DÉFENDERESSE S.A.R.L. DIOGOL 6 rue Marie Poussepin 91410 DOURDAN représentée par M^e Olivier DE BAECQUE de l’Association BOROWSKY & DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J 118 et plaidant par M^e Alain MARTER, avocat au barreau de CHAMBERY. COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente François THOMAS, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de K C, Greffier

DEBATS A l’audience du 20 Février 2013 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ; La société ROSEBUDS est spécialisée depuis 2002 dans la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux érotiques, de type plug anal ou butt plug qu’el e vend à partir de son site Internet www.rosebuds.net à des particuliers mais surtout à des grossistes. El e fait fabriquer et commercialise notamment une gamme de bijoux dénommés ROSEBUDS. Au cours de l’année 2010, la société ROSEBUDS découvre que la société DIOGOL, créée en 2009, fabrique, expose, notamment sur Internet à partir du site web accessible à l’adresse www.diogol-erotic- art.com, et offre à la vente, des produits qu’el e considère comme étant des copies de ses modèles ROSEBUDS, sous les dénominations GOUTTE D’EAU, GOUTTE D’Ô, ANNEAUX, OVAL et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

EGG. La société ROSEBUDS a d’abord fait constater les actes de commercialisation par acte du 24 février 2011 puis a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SARL DIOGOL le 20 octobre 2011. C’est dans ces conditions que la SARL ROSEBUDS a assigné devant le Tribunal de grande de PARIS la SARL DIOGOL pour des actes de contrefaçon de droits d’auteur par acte du 14 décembre 2011. Par dernières conclusions signifiées le 05 février 2013, auxquel es le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL ROSEBUDS a sol icité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * l’interdiction à la SARL DIOGOL de fabriquer, de conserver, d’offrir à la vente et de commercialiser les modèles de bijoux contrefaisants référencés par el e notamment GOUTTE D’EAU, GOUTTE D’Ô, ANNEAUX, OVÀL, EGG et BUTPLUG, et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée, * une mesure de publication judiciaire aux frais de la défenderesse, * la condamnation de la SARL DIOGOL à faire publier à ses frais sur la page d’accueil de son site Internet, dans un encart rédigé en police de caractère Times New Roman de tail e 12 et figurant en haut à gauche de la page d’accueil dudit site Internet, le jugement à intervenir, dans les quinze jours de sa signification et ce, pendant une durée ininterrompue de} 8 mois sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, * la communication par la SARL DIOGOL avant-dire droit, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce par application des dispositions de l’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intel ectuel e, les documents suivants, certifiés par expert comptable :

- la version non biffée, et comprenant les marges manquantes du modèle référencé PLUG, de l’historique de vente versé à la procédure,
- l’ensemble des bons de commande et factures clients et fournisseurs correspondant aux ventes figurant sur l’historique versé à la procédure,
- l’historique de ses ventes concernant l’ensemble des produits commercialisés par el e faisant apparaître le nombre et la marge de chaque modèle vendus,
- l’historique des ventes actualisé concernant les modèles contrefaisants commercialisés depuis le 30 septembre 2011, comportant également leur nombre et leur marge, avec les bons de commande et les factures clients et fournisseur correspondantes,
- l’ensemble de ses comptes bilan et comptes de résultat dûment attestés, y compris ceux provisoires de l’exercice en cours, * la condamnation de la SARL DIOGOL à lui verser les sommes de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

—  635.268,04 Euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, à titre provisionnel au cas où la production forcée ci-avant était ordonnée, et subsidiairement à titre définitif dans le cas contraire,
- 100.000 Euros de dommage et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- 15.000 Euros de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SARL ROSEBUDS a fait valoir que : ¤ le procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2011 était valable, en ce que l’huissier de justice avait répondu dans la pièce 39 aux différends griefs de nul ité, ¤ les bijoux dénommés ROSEBUDS étaient originaux, la forme étant nouvel e et son plug anal se démarquant des autres produits similaires par l’incrustation d’un cristal sur la partie restant visible une fois le plug placé, ¤ la forme du plug anal ROSEBUDS n’avait rien de fonctionnel, ¤ ces bijoux avaient été créés par J S, fondateur de la société, entre 1995 et 2000, et commercialisés par lui dès 1997 à titre personnel auprès de grossistes avant d’avoir fondé sa société, ¤ el e était présumée être titulaire des droits sur ces bijoux, les commercialisant de manière non équivoque depuis 2003, ¤ la société DIOGOL avait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à son préjudice en fabriquant, offrant à la vente et commercialisant les modèles de bijoux notamment référencés GOUTTE D’EAU, GOUTTE D’Ô, ANNEAUX, OVAL, EGG et BUTPLUG, contrefaisant ses bijoux ROSEBUDS, ¤ ces faits constituaient également des actes de concurrence déloyale distincts s’agissant de produits de qualité bien inférieure à ses bijoux vendus à des prix moindres, ¤ el e établissait la commercialisation des produits argués de contrefaçon par la SARL DIOGOL. El e a expliqué avoir subi un préjudice très important des actes de contrefaçon. En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2013, auxquel es le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL DIOGOL a conclu à la nul ité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2011, à l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL ROSEBUDS ainsi qu’au rejet des demandes formées à son encontre. En tout état de cause, el e a demandé la condamnation de la SARL ROSEBUDS à lui verser les sommes de :

-15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL DIOGOL a fondé sa défense sur les articles L331-1, L332-1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

et suivants du Code de la propriété intel ectuel e, 6,7 et 9, et 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil. El e a soutenu que : * el e commercialisait ses produits uniquement auprès de distributeurs, * le procès-verbal de saisie contrefaçon était nul en ce que l’identité de l’huissier de justice n’était pas indiquée, les copies de la requête, de l’ordonnance et des pièces ne lui avaient pas été remises préalablement au début des opérations de saisie contrefaçon, les photographies prises au cours des opérations de saisie contrefaçon n’avaient pas été signifiées postérieurement, l’huissier de justice n’avait pas clôturé les opérations ni remis une copie de son procès-verbal au saisi, le nombre de pages du procès-verbal n’était pas mentionné, * la SARL ROSEBUDS n’était pas titulaire des droits d’auteur sur le bijou plug anal ROSEBUDS revendiqué, au motif que J S avait procédé d’abord à la commercialisation en direct et qu’el e ne prouvait pas être cessionnaire des droits, * la date de création de ces bijoux n’était pas connue, les pièces produites n’étant pas probantes, * ce bijou n’était pas protégeable au titre du droit d’auteur, en ce que la forme était imposée par l’usage, le choix du métal tout comme l’incrustation d’un cristal pour décorer un bijou érotique n’étaient pas original, * la combinaison de ces éléments étaient également banale, * les bijoux litigieux étaient différents du plug anal ROSEBUDS revendiqué, * la SARL ROSEBUDS n’établissait pas les actes de contrefaçon qu’el e lui reprochait, ni les actes de concurrence déloyale. Enfin, el e a contesté le préjudice invoqué. La clôture était ordonnée le 07 février 2013. L’affaire était plaidée le 20 février 2013 et mise en délibéré au 28 mars 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la titularité des droits de la SARL ROSEBUDS sur le Buttplug Rosebuds : La SARL ROSEBUDS soutient être présumée titulaire des droits d’auteur sur le buttplug Rosebuds pour le commercialiser depuis 1997, de manière non équivoque dans la continuité de J S, qui a créé cet objet et fondé cette société avant de décéder. La SARL DIOGOL conteste le jeu de la présomption en l’espèce, en expliquant que les objets avaient été commercialisés avant la création de la société au nom personnel de J S. La SARL ROSEBUDS produit : * les carnets à dessin de J S datés entre 2005 et 2010, avec l’attestation de sa veuve, confirmant les dates, (pièces 4 et 5), * les factures de commercialisation à partir de l’année 2001 au nom Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de J S puis de la SARL ROSEBUDS des produits ROSEBUDS (pièce 7), * l’attestation d’I L, gérant de société aux termes de laquel e il explique avoir commercialisé dès 1997, via une de ses sociétés, les buttplugs Rosebuds créés par J S, avant qu’il ne crée lui-même sa propre société la SARL ROSEBUDS (pièce 95), * le catalogue de la boutique DEMONIA de l’année 1998, qui reproduit en page 16 la photographie d’un plug anal « Le Rosebud », auquel renvoie l’attestation d’I L (pièce 96), * le livre « Sex Toys » daté de l’année 2005 qui présente la photographie d’un Rosebud, entendu en terme générique, en page 95 et qui renvoie en page 342 à « Démonia ».

-sur la qualité d’auteur de J S : L’article L 113-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un buttplug sous le nom « Le Rosebud » est commercialisé au cours de l’année 1998 par la boutique DEMONIA, sans que le nom de J S soit mentionné. L’attestation d’I L, gérant de la société exploitant DÉMONIA jusqu’en 1997, qui attribue à J S la création de ce type de Buttplug Rosebud, ne constitue pas une divulgation sous le nom de J S et ne permet pas de faire application de l’article L 113-1 du Code propriété intel ectuel e. Ainsi, il apparaît que la première divulgation d’un buttplug sous le nom « Le Rosebud » ne l’attribue à aucun créateur. L’article daté de 2006 paru dans la revue « Couple » qui attribue à J S la création de ce type de Buttplug est trop tardive par rapport à la date de 1998 et ne permet pas de considérer que l’œuvre a été divulguée sous son nom alors que l’objet en cause était dans le commerce depuis de nombreuses années. Par ail eurs, les dessins produits par la veuve de J S ne sont ni datés ni signés. De même, parmi les croquis, s’il apparaît que J S a dessiné des buttplugs, il ne peut être déduit que l’ensemble des caractéristiques revendiquées dans le cadre de la présente instance du Rosebuds a été pensé dans un seul objet, les dessins des éléments de forme étant éloignés d’un dessin pouvant reproduire un cristal rond. Ces pièces ne peuvent suffire à caractériser la qualité d’auteur de J S.

-sur la présomption de titularité : II est admis que la société qui exploite de manière non équivoque et paisible une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des personnes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

poursuivies en contrefaçon, être titulaire des droits patrimoniaux, en l’absence de toute revendication des droits d’auteur. La SARL ROSEBUDS a effectivement vendu les buttplugs Rosebuds à compter de sa création en 2002. Cependant, il apparaît que cette commercialisation a commencé dès 1998 dans une autre boutique sans que le lien puisse être fait avec J S puis la SARL ROSEBUDS, au regard d’une éventuel e cession des droits. Par ail eurs, il convient de relever que dans l’ouvrage « Sex Toys » daté de l’année 2005, le Rosebud n’est pas attribué à J S ni à la SARL ROSEBUDS mais au contraire à DÉMONIA.

Ces éléments ne permettent pas considérer que la SARL ROSEBUDS commercialise paisiblement et de manière non équivoque les buttplugs Rosebuds. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL ROSEBUDS au titre de la contrefaçon d’une œuvre de l’esprit. 2. Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2011: La SARL DIOGOL reproche d’abord à l’huissier de justice de ne pas avoir indiqué son nom; or, s’il n’est pas clairement mentionné l’identité de l’huissier qui a mené les opérations de saisie contrefaçon en entête du procès-verbal de saisie contrefaçon entre M K et J T, il apparaît en revanche que dans le procès-verbal de signification de l’acte le nom de M K est mentionné avec sa signature. Les formalités de l’article 648-3 3°du Code de procédure civile ont ainsi été respectées. Ce premier grief doit donc être rejeté. Ensuite, la SARL.DIOGOL fait grief à l’huissier de ne pas avoir remis la copie de la requête, de l’ordonnance et des pièces préalablement au commencement des opérations de saisie contrefaçon. Le procès-verbal de saisie contrefaçon ne précise pas si la requête et l’ordonnance ainsi que les pièces ont été signifiées préalablement au début des opérations de saisie au gérant de la société saisie. L’huissier de justice dans une note (pièce 39) explique qu’il a lu l’ordonnance avec le gérant et qu’il lui a expliqué avant de commencer les opérations de saisie. Cependant, ces explications tardives, alors que le procès-verbal de saisie contrefaçon est totalement muet sur le déroulement de la saisie, ne permettent pas au Tribunal de s’assurer que le saisi a été en mesure de prendre connaissance des termes de la requête et de l’ordonnance et ce préalablement aux opérations de saisie contrefaçon et dans ces conditions permettant de garantir une certaine contradiction. Pour ce seul motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nul ité soulevés par la SARL DIOGOL, il y a lieu de prononcer la nul ité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2011. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. Sur les actes dé concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intel ectuel e, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. La SARL ROSEBUDS reproche à la SARL DIOGOL de commercialiser des bijoux érotiques référencés GOUTTE D’EAU, ANNEAUX, OVAL et EGG. El e produit en effet un catalogue DIOGOL datant de l’année 2009, un procès-verbal de constat d’achat du 24 février 2011, des pages d’écran du site internet de la société DIOGOL ainsi qu’un exemplaire d’un des produits litigieux. Ces pièces démontrent effectivement que la SARL DIOGOL commercialise des bijoux érotiques de type buttplug référencés GOUTTE D’EAU, ANNEAUX, OVAL et EGG. Il a déjà été relevé que : * les buttplugs avec la forme et le cristal Swarovski étaient commercialisés depuis 1998 sans que ce produit ne soit attribué à J S puis à la SARL ROSEBUDS ni à un quelconque fournisseur particulièrement, * le nom Rosebud apparaît comme étant générique pour désigner ce type de bijoux et que les buttplugs Rosebuds ne sont pas spécifiquement attribués à J S puis à la SARL ROSEBUDS : par exemple, le livre, produit par la demanderesse, « Sex Toys » daté de l’année 2005 qui présente la photographie d’un. Rosebud, entendu en terme générique, en page 95 et qui renvoie en page 342 à Démonia. Dès lors, la demanderesse, qui n’établit pas que le consommateur rattache nécessairement ce type de bijoux à sa personne, ne justifie pas d’un risque de confusion entre ses buttplugs ROSEBUDS et ceux référencés GOUTTE D’EAU, ANNEAUX, OVAL et EGG. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la SARL ROSEBUDS sur le fondement de la concurrence déloyale. 4. Sur la demande reconventionnel e de la SARL DIOGOL pour procédure abusive : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipol ente au dol. La SARL DIOGOL sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour el e de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la SARL ROSEBUDS, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. 5. Sur les autres demandes t Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la SARL ROSEBUDS aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SARL ROSEBUDS à verser à la SARL DIOGOL la somme de 6.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL ROSEBUDS au titre des actes de contrefaçon de ses buttplugs Rosebuds, Prononce la nul ité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2011, Déboute la SARL ROSEBUDS de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. Déboute la SARL DIOGOL de sa demande reconventionnel e pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la SARL ROSEBUDS aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la SARL ROSEBUDS à verser à la SARL DIOGOL la somme de 6.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI