TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31Janvier 2014

3^e chambre 2^e section N° RG : 12/05624

DEMANDERESSES B.V.S HOLDING SA […] 92800 PUTEAUX

Société HOTEL FLATTERS […] 75005 PARIS représentée par M^e Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS vestiaire #K0069

DEFENDERESSE Société SNC PSP […] 31000 TOULOUSE représentée par M^e Sylvie PLUVINAGE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C1349 et M^e Jeannine R, avocat au Barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de ta décision

DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société B.V.S. HOLDING, société spécialisée notamment dans l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, indique qu’à ce titre elle exploite une chaîne d’établissements hôteliers sous l’enseigne "elegancia hotels®" dont font notamment partie les hôtels One by the Five et The Five Hôtel.

Par acte du 2 juillet 2008 transcrit au registre National des marques le 20 avril 200') et régulièrement publié, elle a notamment acquis auprès de la société SV CONSEIL les marques françaises « the five » n°3527807 et « the five hôtel » n°3527805 déposées le 1^er octobre 2007 pour désigner en classe 39 et 43 les services suivants : « Organisai ion de voyages. Réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars : services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » . Suivant contrat inscrit au Registre national des Marques, clic a consenti une licence non exclusive d’exploitation de ces deux marques à la société HOTEL FLATTKRS qui exploite l’hôtel THE FIVE HOTEL sis rue Flattera à PARIS (75005) qui a ouvert ses portes en septembre 2006.

En juillet 2011,1a société B. V.S. HOLDING indique avoir constaté que la société SNC PSP créée en novembre 2009, exploitait un hôtel situé à CANNES sous la dénomination "FIVE HOTEL & SPA« en communiquant, selon elle, dans la presse en le désignant »l’hôtel Five ou « le Five » et exploitait deux sites internets, www.five-hotel- cannes.com et www.five-hotel.co. dont elle a réservé les noms de domaines respectivement le 1^er et le 4 juin 2011 et qu’elle avait en outre déposé le 9 mais 2011 les marques françaises verbales « Five » n°3830066. « Five Hotel » n°3830067, « Five Hotel & Spa » n°3829916 et la marque française semi-figurative n° 3829966 :

pour les services .suivants : en classe 39 « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d’énergie : remorquage : location de garages ou de places de stationnement : locations de véhicules, de bateaux

ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" en classe 43 "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires : crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maison de retraite pour personnes âgées ; pension pour animaux », Elle a formé opposition à l’enregistrement de ces marques auprès de l’INPI qui par décision du 12 janvier 2012 a partiellement refusé les demandes d’enregistrement pour les services jugés identiques ou similaires à ceux visés par ses marques antérieures « the five » n°3527S07 et « the five hotel » n°3527805. Ayant fait constater par huissier le 29 février 2012 que la société SNC PSP poursuivait malgré plusieurs mises en demeure l’usage des signes litigieux sur internet, la société B.V.S. HOLDING et la société HOTEL FLATTERS ont après une ultime mise en demeure du 6 mars 2012 fait assigner la société SNC PSP par acte du 30 mars 2012 en contrefaçon de marques et concurrence déloyale pour obtenir outres des mesures d’interdiction, de fermeture des sites internet, d’abandon des noms de domaine et de publication, l’indemnisation de leur préjudice ainsi que sa condamnation aux dépens et à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elles énoncent en outre avoir ultérieurement constaté que la société SNC PSP avait déposé, le 6 janvier 2012 la marque française figurative n°3887031:

et le 20 septembre 2012 la marque française verbale « FIVE SEAS HOTEL CANNES« n° 3947543. et qu’elle exploitait un autre site internet www.five-aas-hotel-canncs.com dont elle a réservé le nom de domaine le 30 novembre 2012. Par procès-verbal d’huissier du 6 mai 2013 elles faisaient constater que ces marques, ainsi que le signe non déposé »FIVE SEAS HOTEL CANNES":

étaient utilisés pour désigner et promouvoir l’hôtel de CANNES qui avait changé de dénomination pour devenir "« FIVE SEAS HOTEL ce qui constituait selon elles également des actes de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale. Dans leurs dernières écritures signifiées le 7 mai 3013 par voie électronique, la société B.V.S. HOLDING et la société HOTEL FLATTERS après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent au Tribunal de :

- dire et juger qu’elles sont redevables et fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- débouter la société SNC PSI’ de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. en conséquence.

- dire et juger qu’en exploitant les marques verbales « Five » n°3830066. «Five Hotel » n°3830067. «Five Hôtel & S pa » n°3829916. « FIVE SEAS HOTEL CANNES » n°3947543 la marque semi figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES« n°3829966 et la marque figurative n°3887031 ainsi que les signes »F ive Motel & Spa Cannes" et le signe

pour des services hôteliers notamment, la société SNC PSP a commis cl commet toujours des actes de contrefaçon des marques « the five » n°3527807 et « the five Hotel » n°352780 5, appartenant à la société B.V.S. HOLDING, el ce en violation des dispositions des articles L.713-3 b) et suivants du Code de la propriété intellectuelle, engageant de ce lait sa responsabilité civile dans les tenues de l’article L.716- 1 dudit Code. :

- dire et juger qu’en faisant enregistrer comme noms de domaine les dénominations \v\v\v.fivc-hotel-canncs.com. www.five-holcl.com et www.rive-scas-hotel-eiinnes.com el en utilisant sur le site internet

hébergé à ces adresses la dénomination « Five Hotel », pour désigner des services identiques et similaires à ceux de la société B.V.S. HOLDING, la société SNC PSP a commis et commet des actes de contrefaçon des marques « the five » n°352 7807 et « the five hôtel » n°3527805 appartenant à la société B.V .S. HOLDING,
- dire et juger que la société SNC PSP a volontairement cherché à se placer dans le sillage de la société B.V.S. HOLDING et s’est ainsi rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice celle-ci.

- dire et juger que la société SNC PSP a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société H0TEL FLATTERS, licenciée.

- faire interdiction à la société SNC PSP et à tous intermédiaires dont elle utilise les services, de poursuivre les actes de contrefaçon et de faire usage des signes précités ainsi que tous termes ou signes identiques et similaires pour désigner son établissement hôtelier de Cannes, plus généralement lui interdire toute offre en vente, vente, diffusion, commercialisation et promotion de services portant atteinte aux marques antérieures « The Five » n°3527807 et « The Five Hotel » n°3527805, et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros (cinq mille euros) par jour de retard cl/ou par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

- dire et juger que les dépôts de la marques verbale « FIVH SEAS HOTEL CANNES » n°3947543 et de la marque figurative n°3887031 sont frauduleux.

- ordonner en conséquence l’annulation des marques verbales « Five » n°3830066. « Five Hotel » n°3830067, « Five Hotel & Spa » n°3829916.. « FIVE SEAS HOTEL CANNES » n°3947543, d elà marque semi figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES" n°3829966 et de la marque figurative n°3887031 et l’inscripti on de la décision à intervenir au Registre National des Marques ;

- faire interdiction à la société SNC PSP de poursuivre les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur préjudice, el ce sous astreinte définitive de 5.000 euros {cinq mille euros) par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction à la société SNC PSP ainsi que tous intermédiaires dont elle utilise les services de poursuivre l’exploitation des noms de domaines www.five-liotei-cannes.com, www.five-hotel.com et www.five-seLis-hotel-cannes.com et d’utiliser à quelque titre que ce soit sur le site internet accessible depuis ces adresses ou tout autre site les dénominations «Five » et « Five Hotel » et/ou tous signes identiques el similaires.

- faire interdiction à fa société SNC PSP de poursuivre la réservation et l’exploitation des noms de domaine www.five-hotel-cannes.com, www.fivc-holel.com et www.five-seas-holel-cannes.com pour exploiter un site internet offrant au publie des services identiques et/ou similaires aux services visés par marques « The Five » n°3527807 et « The Five Hôtel » nc3527805. et ce so us astreinte définitive de 5.000 € (cinq mille Euros) par jour de retard et/ou par

infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

- ordonner par conséquent, sous même astreinte que dessus, de procéder à la fermeture immédiate du site internet accessible aux adresses w ww.fivc-botel-cannes.com. WWW.five-hotel.com el www.five-seas-hotel-cannes.com ou de tous autres site reprenant des termes identiques et similaires,
- ordonner également à la société SNC PSP, sous même astreinte que dessus, de procéder aux formalités nécessaires à l’abandon immédiat des deux noms de domaines www.five-hotel-cannes.com, www.five- hotcl.com et vvww.five-seas-hotel-cannes.com.

- dire el juger que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le Tribunal de Céans, conformément aux dispositions de l’article 35 delà loi 91.560 du 9 juillet 1991,
- condamner la société SNC PSP à verser à la société B.V.S. HOLDING la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de ses marques en réparation du préjudice subi,
- condamner la société SNC PSP à verser à la société B.V.S. HOLDING la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes tic concurrence déloyale et parasitaire en réparation du préjudice subi.

- condamner la société SNC PSP à verser à la société HOTEL FLATTERS la somme de 150.000 euros à litre de dommages cl intérêts pour les actes de concurrence déloyale el parasitaire en réparation du préjudice subi.

- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines de leur choix el aux frais de la société SNC PSP. dans la limite de 15.000 euros HT. (quinze mille euros hors taxes) par insertion.

- ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité en page d’accueil du .site internet de la société SNC PSP hébergé aux adresses www.tive-hotel-cannes.l’r, www.five-hotel.corn el wwvv. five-seas-hotel- cannes.com.

- condamner la société SNC PSP à leur payer la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société SNC PSP aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier du 29 février 2012 et du 6 mai 2013 (deux constats), qui pourront être directement recouvrés par Maître Laetitia GAMBERT, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties.

La société SNC PSP dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2013 demande au Tribunal en ces termes de : à titre principal.

— débouter les sociétés BVS HOLDING et HOTEL FLATTERS de l’ensemble tic leurs demandes. à titre subsidiaire.

- constater qu’elles n’ont subi aucun préjudice, en tout étal de cause.

- lui donner acte de son changement de marque.

- dire que la marque « (five seas hotel cannes » n’est pas susceptible de confusion avec la marque « the five hotel »,
- dire que le logotype

n’est pas contrefaisant de la marque verbale « the five hotel ». à litre reconventionnel
- prononcer la nullité de la marque « the five hotel » pour les services suivants : « services hôteliers ».
- si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas la nullité tic la marque « the five hôtel ». prononcer sa déchéance pour son exploitation trompeuse pour les services suivants : «services hôteliers ».

- interdire aux sociétés BVS HOLDING et HOTEL FLATTERS d’utiliser le logotype précité,
- condamner les sociétés BVS HOLDING et HOTEL FLATTERS solidairement à payer à lui société la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- condamner les sociétés BVS HOLDING et HOTEL FLATTERS solidairement à lui payera la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2013.

MOTIFS

sur la validité de la marques « the five hôtel » n°35 27805 La société SNC PSP soutient que cette marque lorsqu’elle désigne un service hôtelier induit le consommateur en erreur en lui faisant croire que l’hôtel bénéficie de la classification cinq étoiles créée par la loi du 22 juillet 2009 transposant la directive européenne 2006/123/CT du Parlement européen, qui a remplacé la catégorie quatre étoiles luxe.

En conséquence elle demande au visa de l’article L. 711-3 du Code; de la propriété intellectuelle qui dispose que "Ne peut être adopté

comme marque ou élément de marque un signe : … c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, "que leur annulation soit prononcée, ou s’ il devait être considéré qu’au moment de leurs dépôts la réglementation en cause n’était pas en vigueur, de prononcer à rencontre de la société BVS. la déchéance de ses droits sur ses marques sur le fondement de l’article L. 714-6 du même code qui prévoit qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son /ail : … h) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » . Les demanderesses opposent que ce signe provient du nom de l’hôtel « THE TIVE HOTEL » situé dans le 5cmc arrondissement de PARIS rue FLATTKRS qui a été choisi en raison de sa localisation dans cet arrondissement et surtout par référence aux cinq sens qui seraient tous sollicités par l’agencement particulier de l’hôtel et ses services. Elles font valoir que les conditions d’exploitation de la marque pour cet hôtel ne crée aucune confusion sur sa classification, puisqu’il sciait clairement précisé qu’il s’agit d’un hôtel trois étoiles. Toutefois les motifs invoqués pour demander la nullité de la marque et la déchéance des droits du propriétaire sur celle-ci, conduisent à rechercher si de façon générale et pas uniquement en fonction de l’exploitation effectivement faite des signes en cause, ceux-ci induisent intrinsèquement le consommateur en erreur. Le signe « the five hôtel » comporte certes le terme « five » signifiant cinq en anglais associé au terme hôtel compréhensible dans les deux langues. Toutefois, il sera observé qu’il ne comprend aucune référence explicite à des étoiles. A cet égard, la circonstance que la marque serait exploitée en association avec des dessins d’étoiles est indifférente dès lors que ceux -ci ne font pas partie du signe déposé. EH outre précédé du mot the « le » en français, et suivi du mot « hôtel » au singulier, le mot five est clairement utilisé comme un nom et non pas comme un adjectif numérique, qui servirait à renvoyer aux cinq étoiles. Dès lors le signe en cause n’étant pas susceptible tromper le consommateur en lui faisant croire que le produit ou service ainsi désigné dispose de la classification cinq étoiles, les demandes d’annulation de la marque et de déchéance des droits de la société SNC PSP seront rejetées, la marque étant dès lors tenue pour valide. Sur le rejet de l’action au regard de la règle « Nul ne pont se prévaloir de sa propre turpitude » Suivant une argumentation similaire l’ondée .sur un prétendu risque de tromperie mais au visa des dispositions du code de la Consommation sur la publicité trompeuse et de l’article D311-5 issu

du décret du 23 décembre 2009 énonçant que « les hôtels de tourisme sont répartis dans l’une des catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article 141-2 et homologué pur arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tout les cinq ans. Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu’ils s’y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d’indication de nature à créer une équivoque à cet égard. », la défenderesse soutient par ailleurs que les demandeurs qui exploitent les signes « the five » et « the five hôtel » de manière selon elle illicite puisque ceux- ci seraient trompeurs en ce qu’ils seraient utilisés pour un hôtel trois étoiles, ne pourraient voir prospérer leur action en vertu de la règle « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Cependant pour les raisons évoquées ci-dessus, les signes en cause ne sont porteurs d’aucune tromperie ni équivoque en relation avec le classification cinq étoiles. Dès lors ce moyen sera pareillement rejeté. Sur les actes de contrefaçon Les demanderesses énoncent qu’en déposant le 9 mai 2011 les marques verbales « Five » n°3830066. « Five Hôtel » n°3830067. «Five Hotel & Spa » no38299l6. la marque semi- figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES" n°3829966 puis en 2012 la marqu e figurative n°3887031 et la marque verbale « FIVE SE AS HOTEL CANNES » n°3947543, et en exploitant ces signes, y compris postérieurement aux décisions de l’INPI du 10 janvier 2012 de rejet partiel des demandes d’enregistrement des quatre premières, ainsi que le signe non déposé :

et en réservant les noms de domaine www.five-hotel.com, www.five- hotel-cannes.com et wwu.five-seas-hotel-cannes.com et en exploitant les sites internet correspondant pour promouvoir un hôtel, la défenderesse a commis des actes de contrefaçon de ses marques « the five » n°3527807 et « the five hotel » n°3527 805. prévus par l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle. Outre les certificats d’enregistrement de l’INPI des marques concernées, elles s’appuient sur :

- le procès-verbal du 29 février 2012 dont il résulte que sur les pages internet des sites www.nve-hotel-cannes.com et www.five-hôtel.com

(ce dernier site renvoyant en fait au premier site cité) l’hôtel cinq étoiles "Five Hotel & spa" situé […] est présenté en employant la marque semi-figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES" n°3829966 qui apparaît en logo en haut à droite de toutes les pages et la marque «Five Hotel & Spa » n°3829916 qui figure en bas de page. Par ailleurs y sont reproduits de nombreux articles de presse concernant l’hôtel dans lesquels il est parfois désigné par les termes « le five » ou « le Five hôtel » ;

- le procès-verbal de constat d’huissier du 6 mai 2013 sur internet Taisant état de recherche à l’aide du moteur de recherche google par les mots « five hôtel'1 qui donne en quatrième résultat le site »www.lïve-seas-hotel-Cannes.com« lequel présente le même hôtel sous son nouveau nom »Five Seas Motel Cannes« le logo employé en haut à gauche des pages reprenant la partie Figurative de celui des pages du sites www.five-hotel-cannes.com, mais les mots »FIVE HOTEL & SPA CANNES« étant remplacés par »FIVE SEAS HOTEL CANNES« . La défenderesse s’oppose aux demandes en contrefaçon en indiquant qu’elle utilise le terme »five" pour communiquer sur la classification cinq étoiles de l’hôtel auprès d’une clientèle essentiellement étrangère et qu’elle a mis en pince un logotype créé par elle et protégé par le droit d’auteur au visuel très spécifique déposé à litre de marque sous le n°3887031 qui se d ifférencie clairement des signes des demanderesses, de sorte que les éléments de la contrefaçon ne seraient pas réunis. L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … h) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » II y a ainsi lieu plus particulièrement de rechercher si.au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. a) comparaison des services. Dans les dépôts du 9 mai 2011 des quatre marques arguées de contrefaçon, les services visés en classe 43 ainsi que les services « réservation pour les voyages » et ''organisation de voyage" sont identiques à certains des services désignés par les marques opposées par les demanderesses. Par ailleurs les services de « transport » et "information sur les transports " sont similaires par complémentarité au service "organisation de voyages " qui suppose d’avoir recours à des services de transport cl à informer sur ceux-ci.

En revanche force est de constater que les autres services visés ne présentent aucune similitude avec ceux visés par les marques opposées. L’INPI dans sa décision de refus partiel d’enregistrements du 10 janvier 2012 s’était prononcé en ce sens, de sorte qu’à compter de celle date, les services identiques ou similaires à ceux visés par les marques de la société BVS HO LDING ont été supprimés des enregistrements. La marque figurative n°3887031 vise en classes 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 41 et 44 des produits et services concernant des appareils de locomotion, des produits de joaillerie, du matériel de bureau et de papeterie, des objets de maroquinerie, des matériaux de construction, des meubles, des ustensiles de cuisine et de la vaisselle, des vêlements, des aliments, des boissons, des services d’édition et d’organisation d’activités de loisir, sportives ou de colloques, des articles de soins pour être humains et animaux et des services afférents qui ne présentent aucune similarité avec les services des marques de la société BVS HOLDING. En revanche, la marque verbale FIVE SEAS HOTEL CANNES n°3947543 vise, outre des produits en classe 24 et des services en classe 41 très éloignés, des services en classe 43 identiques à ceux désignés dans l’enregistrement des marques de la société BVS HOLDING : "service de restauration (alimentation), hébergement temporaire , services de bar ; services de traiteurs, réservation de logement temporaire : crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping ", même si on peut noter que les services hôteliers n’y sont pas mentionnes. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 29 février 2012 que la marque verbale «Five Motel & Spa » n°3829916 et la marque semi- figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES« n°3829966 ont été utilisées sur les sites i nternet www.five- hotel-cannes.com et www.five-hotel.com pour désigner l’hôtel cannois de la défenderesse lorsque sa dénomination correspondait à ces signes. Elles sont par conséquent exploitées pour désigner un service hôtelier et les services similaires par complémentarité visés par les marques opposées. En revanche, l’emploi des marques »Five« et »Five Hôtel" ne résultent que d’articles de presse dont la responsabilité n’incombe pas à la défenderesse même s’ils sont reproduits sur son site. La marque verbale FIVE SEAS HOTEL CANNES n°3947543 et le signe non déposé argués de contrefaçon sont également exploités dans les pages du site internet www.five-hotel-canncs.com. pour faire la présentation de l’hôtel et donc exploités pour désigner des services identiques à ceux visés par les marques de la société BVS HOLDING.

En revanche, il n’est pas établi que la marque figurative n°3887031 soit utilisée seule pour des services hôteliers. Toutefois, en faisant partie de la marque semi-figurative "FIVE. HOTEL & SPA CANNES« ' n°3829966 et du signe non déposé »FIVE SEAS HOTEL C ANNES" dont elle constitue la partie figurative ou logotype, elle sert à identifier ce qui a trait à l’hôtel de la défenderesse et désigne par conséquent des services similaires à ceux des marques opposées. Au total, comme le soutiennent les demanderesses, il apparaît que les marques et le signe attaqués, soit directement dans leur enregistrement initial, soit à travers l’exploitation qui en est faite, désignent des services identiques ou présentant au minimum une forte similarité avec les services "Organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » visés dans l’enregistrement des marques qui leurs sont opposées. b) comparaison des signes II est constant que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Les demanderesses, aux termes d’une analyse commune à tous les signes, font valoir que dans leurs marques « the five » n°3527807 et « the five hôtel » n° 3527805 le terme « five » constit ue l’élément distinctif dominant des signes. Or tel étant également le cas selon elles dans les marques adverses verbales « Five » n°3830066, « Five Hotel » n°3830067, «Five hotel & Spa » n°3829916. « FIVE SE AS HOTEL CANNES » n°3947543 elles estiment le risque de conf usion réel. S’agissant de la marque semi figurative "FIVE HOTEL &. SPA CANNES« n°3829966, et de la marque figurative n°388 7O31 ainsi que du signe semi-figuratif non dépose »FIVE SEAS HOTEL CANNES", elles font valoir que l’apposition de la partie figurative qu’elles décrivent comme étant la lettre V comprise comme le chiffre romain cinq, n’éloigne pas le risque de confusion et le renforce même dans la mesure ou conceptuellement il s’agit du nombre latin cinq (V) internationalement connu.

- sur les marques « Five » n°3830066, « Five Hotel » n°3830067. «Five Motel & Spa » n°3829916 On peut suivre les demanderesses pour constater la grande similitude du signe « Five » n°3830066 avec leur ma rque '« the five » n°3527807 et des signes « Five Hotel » no3830067. « Five Hôtel & Spa» n°3829916, avec leur marque « the five hôtel » n° 3527805, du fait que dans tous les cas les termes qui suivent le mot « five » sont purement descriptifs du service désigné et ont de ce fait une portée distinctive insignifiante, tandis que dans leur propres marques l’article

« the » est également secondaire, de sorte que la reprise à l’identique du mol « Five », entraîne à tous les points de vue. visuel, phonétique et conceptuel une forte ressemblance qui prête à confusion. Dès lors et compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur l’identité ou la grande similitude des services désignés, les dépôts de ces trois marques ont créé un risque de confusion dans l’esprit du public et sont donc constitutifs d’acte de contrefaçon, au regard de la marque "the five" n°3527807 pour ce qui concerne la marque « Five » n°3830066 , et de lu marque «the five hôtel» n°35 27805 s’agissant des marques « Five Hôtel » n°3830067 et «Five Hôtel & Spa » n°3829916 mais seulement en ce qu’elles ont désigné les services « Transport : organisation de voyages ; informations en matière de transport ; réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants : mise à disposition de terrains de camping : maison de retraite pour personnes âgées ; pension pour animaux » qui ont été par la suite supprimes dans l’enregistrement du fait de la décision de l’INPI. La poursuite ultérieure de l’exploitation du signe «Five Hotel & Spa » n°3829916 pour désigner l’hôtel de la défenderesse a également été vecteur de confusion avec la marque «the five hôtel» n°3527805 des demanderesses puisque comme il a été vu, les services "Organisation de voyages : réserva!ion pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) : hébergement temporaire » visés dans l’enregistrement de la marque opposées recouvrent les services offerts par un hôtel. Elle est ainsi constitutive d’actes de contrefaçon.

- sur la marque verbale « FIVE SEAS HOTEL CANNES » n°3947543 Par rapport à la marque «the five hôtel» n°3527805 que les demanderesses lui opposent, les mots SEAS et CANNES, outre qu’ils aboutissent à un nombre de mots composant le signe supérieur et induisent une prononciation différente déterminent une perception conceptuelle du signe dans son ensemble par le publie différente. En effet si le mot HOTEL apparaît ainsi qu’il a été dit comme secondaire et dépourvu de caractère distinctif pour être descriptif de l’activité, le mol CANNES en donnant une indication géographique qui n’existe pas dans le signe opposé constitue une première différence. Par ailleurs, le mot SEAS qui pour le public parlant l’anglais se comprend « mers » attire l’attention de par l’emploi inhabituel du pluriel et sa position intercalée entre FIVE et HOTEL qui lui donne une portée distinctive certaine de sorte que le mot FIVE n’est dans ce signe pas dominant. L’ensemble de ces différences dans les signes écarte le risque de confusion entre les marques même pour les services identiques ou similaires.

En conséquence ni le dépôt du signe ni son exploitation ne sont constitutifs d’acte de contrefaçon de la marque «the five hotel» n°3527805.

- sur la marque figurative n°3887031 La marque figurative n°3887031 se distingue avec év idence de la marque « the five » n°3527807 qui lui est opposé tant du point de vue visuel que phonétique. En outre, conceptuellement, contrairement à ce que considèrent les demanderesses, il ne renvoie pas au chiffre romain cinq mais apparaît comme un signe créé qui ne reprend pas directement une forme signifiante. La présence d’un point à sa base, l’épaisseur distincte des deux traits en diagonales et la forme en apostrophe du trait de droite constituent un ensemble qui n’évoque pas immédiatement de sens particulier. Il peut certes être tentant de le visualiser comme une lettre en partie effacée ou incomplète. Mais même en suivant celte pente qui ne s’impose pas d’évidence, le public verra plutôt un Y majuscule ou éventuellement en V majuscule, lequel n’est pas la forme privilégiée du chiffre romain cinq qui comporte ordinairement deux barres horizontales qui viennent clôturer le signe à sa base et à son sommet, et qui sont ici absentes. Le signe est ainsi parfaitement différent, à tous points de vue, de sorte qu’en l’absence de risque de confusion et bien qu’il soit exploité, du reste sous une forme particulière au sein de signes complexes, pour désigner l’hôtel de la défenderesse, les demandes au litre de la contrefaçon qui visent la marque figurative n°3887031 seront rejetées.

— sur la marque semi-figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES'"n°3829966 Pour la déclarer contrefaisante, les demanderesses lui opposent la marque «the five hotel» n*3527805. Cependant par sa construction graphique, le signe est perçu visuellement prioritairement par sa partie figurative qui reprend la marque figurative nc388703 1, et qui se présente en taille beaucoup plus importante que les mots et en position dominante au dessus de ceux-ci, ce qui attire le regard. Celle partie du signe étant dominante, les différences qu’elle recèle avec In marque des demanderesses apparaissent prépondérantes d’un point de vue visuel, De même d’un point de vue conceptuel cette partie du signe par son coté mystérieux et énigmatique stimule l’intérêt et focalise l’attention, distinguant également par là nettement le signe contesté de la marque opposée. Dès lors, même si la prononciation est en grande partie commune du l’ail de la partie verbale du signe alors que la partie figurative par définition ne se dit pas, la perception globale est fortement distincte,

écartant de ce fait le risque de confusion quand bien même les services concernées sont, pour partie, proches. Les demandes au litre de la contrefaçon résultant du dépôt et de l’exploitation de la marque semi-figurative "FIVE HOTEL & SPA CANNES" n°3829966 seront donc elles aussi rejetées,
- sur le signe semi-figuratif non déposé « FIVE SEAS HOTEL CANNES » Comme la marque précédemment examinée, la partie figurative du signe qui reprend la marque figurative n°3887031 es t mise en exergue cl en position dominante par rapport à la partie verbale, avec les mêmes conséquences d’écarter le risque de confusion avec la marque «the five hotel» n°3527805 .En outre même dans la partie verbale, les mots SEAS et CANNES constituent comme il a déjà été dit des différences majeures à tous points de vue qui empêchent également le risque de confusion du .signe avec la marque opposée bien qu’il serve à désigner des services identiques à ceux visés par celle-ci. En conséquence les actes de contrefaçon découlant de ce signe ne sont pas établis et les demanderesses seront déboutées de leurs prétentions à ce litre.

- les noms de domaine Il est constant que la reprise comme nom de domaine d’une marque, pour donner accès à un site qui offre des produits ou services identiques à ceux que désigne la marque constitue un acte de contrefaçon. Le nom de domaine www.five--hotel.com reprend quasiment à l’identique la marque « the five hôtel » n°3527805 à l’exception négligeable de l’article the, le tiret entre les mots, le préfixe WWW et le suffixe .com qui sont purement techniques n’ayant par ailleurs pas à être pris en considération, et ce pour donner accès à un site présentant l’hôtel de la défenderesse et permettant d’y l’aire des réservations. Dés lors, celle reproduction quasiment à l’identique induit un risque de confusion sur l’origine du service et constitue un acte tic contrefaçon. En revanche les noms domaine wvwv.five-hotel-cannes.com et www.five-seas-hotel-cannes.com présentent des différences avec la marque des demanderesses tenant aux mois « seas » et « cannes » qui les préservent du risque de confusion avec celle-ci. En conséquence seuls la réservation et l’exploitation du nom de domaine www.five-hotel.com sera retenue au titre de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société BVS HOLDING et de la société HOTEL FLATTERS

La société BVS HODINGS, invoque en premier lieu la reproduction de ses marques « the five » n°3527807 et '« the five h otel » n°3527805, d’une part par l’utilisation dans des articles de presse compilés sur le site internet de la défenderesse des mots "l’hôtel five« ou »le Five« pour désigner l’établissement cannois de la défenderesse et d’autre part comme enseigne sur le fronton de rétablissement ou en bannière suspendu. En second lieu, elle soutient qu’en indiquant sur son site internet que son hôtel appartenait à un groupement intitulé HOTEL DESIGN, la société SNC PSP a cherchera créer une confusion avec leur hôtel dont l’originalité lui a permis d’être membre du collectif PARIS HOTEL DESIGN. La société HOTEL FLATTERS fait valoir qu’elle engagé de gros investissements de promotion à hauteur de 531.672 euros entre l’Ouverture de l’hôtel en 2006 et 2013 pour faire connaître ce dernier sous la dénomination »THE FIVE HOTEL", ce dont témoignent les nombreux articles de presse qui lui ont été consacrés. Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. La société BVS HOLDING qui aux termes des écritures des demanderesses n’exploite pas directement l’hôtel The Five et n’assure pas la promotion des marques en cause, ces deux activités relevant de la société HOTEL FLATTER, ne subit pas personnellement de préjudice résultant des faits décrits. En outre, s’agissant du grief d’imitation des marques qu’elle détient, elle n’invoque en réalité pas de faits distincts de ceux invoqués en contrefaçon.

S’agissant des actes de parasitisme au préjudice de la société HOTEL FLATTERS les caractéristiques des deux établissements sont trop différentes pour que la défenderesse puisse tirer un bénéfice des efforts promotionnels de la société HOTEL FLATTERS. En effet, l’hôtel THE FIVE HOTEL, qui fait effectivement l’objet de nombreux articles de presse versés au dossier insistant sur l’esthétique recherchée de son design et de sa décoration, appartient toutefois à la catégorie des hôtels trois étoiles, tandis que l’hôtel FIVE SEAS HOTEL relève de la catégorie des hôtels de luxe cinq étoiles et ne s’adresse pas de ce fait à la même catégorie de clientèle. La défenderesse qui gère un établissement de catégorie

supérieure ne tire pas bénéficie pas des efforts de promotion d’un hôtel de catégorie inférieure et pourrait même pâtir d’une éventuelle confusion. . En conséquence, la société BVS HOLDING et la société HOTEL FLATTERS seront déboutées de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur les dépôts frauduleux Les demanderesses font valoir que les dépôts de la marque figurative n°3887031 le 6 janvier 2012 et de la mar que verbale « FIVE SEAS HOTEL CANNES » le 22 septembre 2012 seraient frauduleux de sorte que sur le fondement de l’adage « fraus omnia corrumpit », elles demandent au Tribunal d’en prononcer l’annulation. Cependant, l’argumentation au soutien de cette demande repose notamment sur la ressemblance des signes en cause avec leurs marques qui induirait une confusion. Or ainsi qu’il a été analysé précédemment, les signes en cause sont suffisamment distincts pour ne pas créer de confusion. Dès lors, et même s’il ne peut être exclu que le choix des produits cl services visés dans le dépôt de la marque figurative n°3887031 ail pu être influencé par le litige préjudiciaire devant l’INPI qui opposait déjà les protagonistes, notamment en évitant les services se rapportant trop directement à l’hôtellerie, il reste que l’intention frauduleuse n’est établie ni pour le dépôt de cette marque ni pour celui de la marque verbale « FIVE SEAS HOTEL CANNES », du fait de l’absence de risque de confusion. En outre, il apparaît que les signes en cause ont été déposés pour être effectivement exploités en cohérence avec le nouveau nom de rétablissement cannois et non pour entraver l’activité des demanderesses ou leur nuire.

Dès lors les demandes au litre du dépôt frauduleux seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale La société SNC PSP soutient que l’usage de la marque « the five hôtel » par les demanderesses serait fautif à l’égard des hôtels cinq étoiles comme le sien, en ce que d’une part il induirait une confusion pour laisser croire que leur hôtel bénéficierait de la certification cinq étoiles et d’autre part leur servirait à battre monnaie sur l’utilisation du terme « five » par les hôtels cinq étoiles qui ayant une clientèle internationale sont intéressés à pouvoir y avoir recours. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le signe « the five hôtel » en lui-même ne crée pas de confusion avec la certification cinq étoiles. Par ailleurs les conditions d’exploitation de ce signe par les demanderesses

n’entretiennent pas la confusion, l’indication qu’il s’agit d’un hôtel trois étoiles étant nettement précisée. Par ailleurs les étoiles qui figurent sur le logo de l’hôtel sont au nombre de six et sont disposées pour figurer des étoiles du ciel, non pour rappeler les cinq étoiles sur une même ligne de la certification.

La demande sera donc rejetée.

Sur les mesures réparatrices II y a lieu de faire droit aux demandes d’interdiction d’utilisation des marques et du nom de domaine contrefaisants dans les conditions précisées au dispositif. La société BVS HOLDING réclame la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500.000 euros en réparation de l’atteinte morale et économique subie du fait de l’atteinte à ses marques, en fondant sa demande sur une estimation du chiffre d’affaire de l’hôtel cannois de la défenderesse à la somme de 1.880.364. 30 euros pour la période du 1^er juillet 2011 date de l’ouverture de la hôtel de la défenderesse au 30 mars 2012, date de l’assignation. Cependant il sera observé que la contrefaçon n’a été reconnut: que pour le dépôt des marques « Five » n°3830066. « Fiv e Hotel » n°3S30067. «Five Hôtel &Spa»n°3829916 et l’exploita tion de cette dernière, étant précisé que la décision de refus partiel d’enregistrement de l’INPI du 12 janvier 2012 a supprimé les services similaires ou identiques faisant ainsi cesser à celle date les atteintes résultant des dépôts. En outre, compte tenu de la différence de catégorie des hôtels désignés par les marques en cause, il n’est nullement établi que le chiffre d’affaire de la société SNC PSP ou les bénéfices qui pourraient en découler, soient influencés par les actes de contrefaçon en cause. Enfin le préjudice moral d’une personne morale ne peut être concevable que lorsque sont réunies des circonstances particulières qu’il appartient à celui qui l’invoque d’expliciter ce qui n’est pas fait en l’espèce. Il reste que l’imitation des marques de la société BVS HODLINGS a porté atteinte au monopole d’exploitation sur ces signes qu’elle s’était constituée en acquérant ces marques. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SNC PSI’ à lui payer la somme de 20.000 euros au litre de la réparation de l’atteinte portée à ses marques.

En revanche, la société HOTEL FLATTERS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui sont formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision ni sa parution sur les sites internet de la défenderesse. Il sera en revanche fait droit à la demande relative au nom de domaine www.five-hotel.com. Sur les demandes relatives aux frais il» litige et aux conditions d’exécution de la décision La société SNC PSP, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia GAMBERT en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile, étant précisé que les frais des constats d’huissier des 29 février 2012 et 6 mai 2013 n’entrent pas dans les dépens mais sont pris en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à versera la société BVS HOLDING .qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros outre les fiais des constats d’huissier des 29 février 2012 et 6 mai 2013. Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- REJETTE la demande en nullité de la marque verbale française « the five hôtel » n°3527805 ;

- REJETTE la demande de déchéance des droits de la société BVS HOLDINGS sur cette marque ;

- DIT qu’en déposant les marques des marques « Fîve » n°3830066. « Five Hotel » n°3830067, «Five Hôtel & Spa» n°3829 916 pour désigner en classe 39 les services "transport, information sur les transports " et en classe 43 les services "Services de restauration (alimentation) : hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs : services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maison de retraite pour personnes âgées ; pension pour animaux ». et en exploitant la marque «Five Hôtel & Spa » n°38 2991 pour les services "Organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire", la société

SNC PSP a commis des actes de contrefaçon des marques françaises « the five » n°3527807 et « the five hôtel » n°3527805 :

- DIT qu’en réservant le nom de domaine www.five-Hotel.com et en l’exploitant pour présenter et offrir à la vente de services hôtelier, la société SNC PSP a commis des actes de contrefaçon de la marques françaises « the five hôtel » n°3527805 ;

- INTERDIT à la société SNC PSP la poursuite de ces agissements sous astreinte de 350 euros par infraction par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :

- ORDONNE à la société SNC PSP d’annuler la réservation du nom de domaine www.five-hotel.com sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation de l’astreinte:

- CONDAMNE la société SNC PSP à payer à la société B.V.S. HOLDING la somme de 20.000 euros au titre de la réparation des atteintes portées à ses marques ;

- CONDAMNE la société SNC PSP aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia GAMBERT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société SNC PSP à payer à la société B.V.S. HOLDING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 5.000 euros outre les frais des constats d’huissier des 29 février 2012 et 6 mai 2013 :

- REJETTE le surplus des demandes ;

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.