TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Avril 2014

3^e chambre 1^re section N° RG : 13/06106

DEMANDERESSE Société L’ONGLERIE, SAS […] 33600 PESSAC représentée par M^e Caroline HILTGEN LEBOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1001

DÉFENDERESSE Société JCDA, SA […] 75009 PARIS représentée par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de l’AARPI M PARIENTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0342

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine COURBOULAY Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 28 Janvier 2014, tenue publiquement devant Marie-Christine C et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS La société L’ONGLERIE, fondée en 1983, a créé en France des instituts et un réseau de 118 franchises dédiées exclusivement au soin des ongles autour d’une technique de modelage d’ongles en résine sur la base des ongles naturels, importée des États-Unis et du Canada.

Pour designer ses activités et ses produits, elle fait usage du nom commercial et de l’enseigne L’Onglerie.

Elle est également propriétaire de divers noms de domaine constitués autour de la dénomination L’Onglerie et exploite, sous l’adresse .longlerie.com un site marchand, et sous l’adresse .1onglerie.fr, un site vitrine qui a pour objet la présentation de la société, de son réseau, de son activité et des produits commercialisés sous la dénomination L’Onglerie. La société L’ONGLERIE est en outre titulaire de marques, notamment deux marques semi-figuratives L’Onglerie :

- déposée le 3 mars 1989, enregistrée sous le n° 1518132 renouvelée le 5 mai 2009 designer divers produits et services des classes 3, 8, 14, 41, 42 et 44 et notamment les produits et services suivants : « Cosmétiques, produits de beauté ; Salons de beauté ».

- déposée le 21 mai 1999, enregistrée sous le n° 99 793 942 et renouvelée le 5 mai 2009 pour designer divers produits et services des classes 3,41 et 44 et notamment les produits et services suivants : « Produits cosmétiques pour le soins des mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles. Services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base des franchisés et du personnel dans les domaines d’activités des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté ; formation de base des franchisés dans le domaine de l’exploitation et de la direction d’une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d’instituts de beauté. Services de poses d’ongles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ». La société JCDA exploite le réseau de franchises à l’enseigne « BODY MINUTE », proposant divers soins pour les femmes sous la marque « BODY MINUTE » depuis 16 années. Le réseau « BODY M » dispose aujourd’hui de plus de 350 instituts répartis en France et à travers le monde. Elle a lancé à la fin de l’année 2012 un institut spécialement et exclusivement dédié au soin des ongles dénommé « NAIL M », et compte aujourd’hui 4 instituts exploités sous cette enseigne.

Dans le cadre du développement de sa marque « NAIL MINUTE », elle a fait paraître une publicité dans le magazine « l’Officiel de la Franchise » n°129 du mois de mars 2013. La société L’ONGLERIE a découvert dans ce même numéro que la publicité faisait usage du signe « l’onglerie » qui était utilisé par deux fois:

- «… Nail 'Minute, 1^er institut exclusivement féminin dédié à l’onglerie»
- « 1^er concept d’onglerie sans rendez-vous avec abonnement ».

Selon la société L’ONGLERIE, la société JCDA se serait engagée en 2004 à ne plus faire un usage injustifié du terme « onglerie » alors que deux de ses franchisés de renseigne « BODY M » avaient ajoute sur leur enseigne l’expression « onglerie ». La société JCDAconteste les dires de L’ONGLERIE, estimant ne pas s’être engagée à ne plus utiliser ce terme, surtout lorsque celui-ci est utilisé dans son sens courant et commun, ce qui est le cas pour la publicité en cause. Compte tenu de la diffusion du magazine lors du Salon de la Franchise devant se tenir à Paris, du 24 au 27 mars 2013, et considérant que cet usage portait atteinte à sa marque, la société L’ONGLERIE a, le 14 mars 2013, demandé à la société JCDA de :

- ne pas faire usage de la marque « L’Onglerie » ni du terme «onglerie» lors du prochain salon de la franchise,
- de faire le nécessaire pour faire paraître un encart dans L’Officiel de la Franchise,
- de cesser à l’avenir tout usage du terme « onglerie », Aucun accord amiable n’a pu intervenir. La société L’ONGLERIE a donc fait délivrer une assignation en référé le 19 mars 2013. Par ordonnance de référé rendue le 22 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris ordonnait à la société JCDA de masquer sur l’ensemble des exemplaires du magazine l’Officiel de la Franchise n°129 distribué lors du salon FRANCHISE EXPO les signes «l’onglerie» et «d’onglerie» figurant dans sa publicité page 33, pouvant néanmoins laisser subsister le mot « ongle » dans les deux signes. Le juge a également condamné la société JCDA à payer à la société L’ONGLERIE la somme de 10 000 euros à titre de provision. Après procès-verbal d’huissier dressé le 27 mars 2013, la société L’ONGLERIE a considéré que l’injonction du juge des réfères de masquer les signes « l’onglerie » et « d’onglerie », n’avait été que partiellement respectée. C’est dans ces conditions que par acte du 19 avril 2013, elle a fait assigner la société JCDA afin de voir constater l’atteinte portée à ses droits, la faire cesser et la réparer intégralement. Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2013, la société L’ONGLERIE a demandé au tribunal de grande instance de Paris de: Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles, L713-3,L 716-1 et L.713-5; Vu l’article 1382 du code civil ; Vu les articles L 120-1 et suivants du code de la consommation ; DIRE ET JUGER que la marque L’Onglerie déposée le 21 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 793 942 est distinctiv e au jour de son

dépôt au regard des produits et services qu’elle désigne ou à tout le moins a acquis ce caractère distinctif par l’usage constant et intensif qui en a été fait à titre de marque ; DÉBOUTER en conséquence la société JCDA de sa demande en nullité fondée sur l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance pour dégénérescence des droits de la société L’Onglerie sur sa marque L’Onglerie déposée le 21 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 793 942 n’ est encourue sur le fondement de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ; DEBOUTER en conséquence la société JCDA de sa demande en déchéance fondée sur les dispositions précitées ; DIRE ET JUGER la société L’Onglerie recevable et bien fondée en ses demandes; et en conséquence, y faisant droit : DIRE ET JUGER que la reproduction et l’usage de la dénomination <Ponglerie >et/ou <onglerie >par la société JCDA pour designer des produits et services relatifs aux soins et a la beauté des ongles, sans l’autorisation de son titulaire, la société L’Onglerie, constituent des actes de contrefaçon de la marque n°99 793 942 dont elle est titulaire, au sens des articles L. 716-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la reproduction et l’usage de la dénomination <Ponglerie >et/ou -conglerie >par la société JCDA pour designer des produits et services relatifs aux soins et a la beauté des ongles porte atteinte a la marque renommée L’Onglerie dont est titulaire la société L’Onglerie, et engage en conséquence sa responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER que l’usage des dénominations -conglerie/ l’onglerie >au sein des supports de communication de la société JCDA constitue un acte de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne L’Onglerie, au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil ; DIRE ET JUGER que les allégations selon lesquelles l’institut Nail’Minute serait <le 1^er institut exclusivement féminin dédié »aux soins des ongles ou encore le <ler concept d’onglerie sans rendez- vous avec abonnement reconstituent des pratiques commerciales et déloyales à l’égard de la société L’Onglerie, en application des articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1382 du code civil ; En conséquence, FAIRE INTERDICTION DÉFINITIVE à la société JCDA de reproduire, d’utiliser et/ou d’apposer la dénomination d’onglerie >et/ou -<onglerie >, de quelque manière, à quelque titre, sous quelque forme, et sur quelque support que ce soit )notamment sur son site Internet http://bodyminute.com/fr/ comme sur le futur site internet de Nail’Minute(, pour designer des produits et services relatifs aux soins et a la beauté des ongles, et ce sous astreinte de

1.000 € par infraction commise, à compter de la signification du jugement à intervenir, FAIRE INTERDICTION à la société JCDA de poursuivre l’exploitation des allégations :

- « Nail 'Minute : 1^er institut exclusivement féminin dédié à l’onglerie»
- « Nail’Minute : 1^er institut exclusivement féminin dédié au soin des ongles »
- « Nail’Minute : 1^er institut exclusivement féminin réservé à l’onglerie»
- « 1^er Concept d’onglerie sans rendez-vous avec abonnement », et plus généralement toute allégation ou présentation de Nail’Minute comme le 1^er institut salon dédié/réservé aux soins des ongles ; ORDONNER à la société JCDA la suppression des dénominations <Fonglerie / onglerie >sur son site Internet http://bodyminute.com/fr/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER sous contrôle d’huissier la destruction de tous éléments détenus directement ou indirectement par la société JCDA comportant les dénominations <l’onglerie /onglerie >pour designer des produits et services relatifs aux soins et a la beauté des ongles, et notamment les documents commerciaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER sous contrôle d’huissier la destruction de tous éléments détenus directement ou indirectement par la société JCDA comportant les allégations ci-dessus citées, notamment les documents commerciaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; SE RESERVER la liquidation des astreintes ; CONDAMNER la société JCDA à payer à la société L’Onglerie la somme de 100.000 €, à parfaire, a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa marque n° 99 793 942 ; CONDAMNER la société JCDA a payer a la société L’Onglerie la somme de 20.000 €, à parfaire, a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne ; CONDAMNER la société JCDA à payer à la société L’Onglerie la somme de 20.0006 au titre du préjudice qu’elle subit du fait des pratiques commerciales trompeuses et déloyales commises à son encontre ; ORDONNER la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la société L’Onglerie et aux frais avances de la société JCDA, dans la limite globale de 35.000 euros HT, du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait; ORDONNER la publication du Jugement à intervenir par extrait sur la page d’accueil du site Internet http:7/bodyminute.com/rr/ et sur celle du site Internet a venir de l’institut Nail’Minute, de façon visible et lisible sous le titre «PUBLICATION JUDICIAIRE >, dans un encart à fond blanc situe en haut de ladite page et ce, pendant 30 jours

consécutifs à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de fa signification du jugement à intervenir ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER la société JCDA à payer à la société L’Onglerie la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société JCDA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline H, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2013, la société JCDA a demandé au tribunal de grande instance de Paris de : Vu l’article L 711-2 a) et b) du code de la propriété intellectuelle Vu l’article L 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L 121-1 du code de la consommation Vu l’article 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR société JCDA en ses écritures, la dire bien fondée, A titre principal : PRONONCER la nullité de la marque L’ONGLERIE déposée le 21 mai 1999 et enregistrée à PINPI sous le n°99793942 pour les produits ou services suivants « Produits cosmétiques pour le soin des mains, des ongles et des pieds. Services déposes d’angles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté. » ce, pour défaut de caractère distinctif en vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; A titre subsidiaire : PRONONCER déchéance pour dégénérescence de la marque L’ONGLERIE déposée le 21 mai 1999 et enregistrée à l’INPI sous le n°99793942 pour les produits ou services suivants « Produits cosmétiques pour le soin des mains, des ongles et des pieds. Services de poses d’ongles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté. » ce, en vertu de l’article L 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle ; En tout état de cause : CONSTATER la société JCDA ne fait pas un usage à titre de marque de l’expression «onglerie» dans le cadre de la publicité dite litigieuse ; DIRE la société JCDA ne s’est pas rendue coupable de quelconques actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société L’ONGLERIE; DIRE la société JCDA n’a pas commis de quelconques actes de concurrence déloyales ou de pratiques commerciales trompeuses ; En conséquence :

DÉBOUTER société L’ONGLERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER restitution de la somme de 12.500 euros versée par la société JCDA suite à l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2013 ; CONDAMNER société L’ONGLERIE à verser à la société JCDA une somme de 15.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER société L’ONGLERIE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle MARCUS MANDEL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée te 7 janvier 2014.

MOTIFS Sur la validité de la marque L’Onglerie déposée le 22 mai 1999 et enregistrée à l’INPI sous le n°99793942 La société JCDA fait valoir que la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 déposée le 21 mai 1999, et renouvelée le 5 mai 2009 pour designer divers produits et services des classes 3,41 et 44 est nulle pour défaut de caractère distinctif; que le terme onglerie n’est pas un néologisme car on le trouve dans des documents antérieurs au dépôt.

Elle ajoute que l’expression « onglerie » désigne soit le lieu dans lequel s’exerce l’activité d’onglerie (de soins pour les ongles) soit le service dédié au soin des ongles. Sur la notoriété de la marque, elle soutient que c’est l’enseigne qui est connue et non la marque. La société L’ONGLERJE prétend que sa marque ne souffre ni d’une absence intrinsèque de distinctivité, ni d’une quelconque dégénérescence. Elle fait valoir que le mot « onglerie » n’est pas un mot du vocabulaire français et qu’il s’agit d’un néologisme créé en 1983 par les fondateurs de la société L’ONGLERIE pour désigner leur toute nouvelle activité et des produits divers , que l’ensemble ainsi créé est parfaitement apte à remplir la fonction d’indication et de garantie d’origine, qui est la fonction essentielle de la marque. Elle estime donc que sa marque était au jour de son dépôt, une marque distinctive au regard des produits et services qu’elle désigne. Elle ajoute que si, par extraordinaire, le tribunal devait juger que la marque L’Onglerie était dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt, il constatera que celle-ci a acquis un tel caractère par l’usage intensif et constant qui en a été fait pendant les trente dernières années sur le territoire français. Sur ce L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :

Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits et services désignés. Son dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service. h) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit au du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur , la provenance géographique, l’époque de production du bien ou de la prestation de service. En l’espèce, la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 est une marque déposée en couleurs en rouge sans revendiquer de définition pantône et constituée de l’article défini élidé « L » écrit en majuscule suivi du mot Onglerie qui débute également par un O majuscule ce qui n’est pas l’usage français et qui fait de cette marque une marque semi-figurative comme le revendique la société L’ONGLERIE elle-même. Il est constant que la distinctivité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt. La marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 9 9 793 942 est un dépôt du 21 mai 1999 succédant celui de la première marque du 3 mars 1989 pour le même terme mais dans une forme figurative différente car l’article défini élidé « L » y est écrit en minuscule, le mot onglerie débute également par une minuscule mais la lettre « o » est complètement peinte de couleur rouge évoquant un ongle verni.

La partie nominale est donc une locution construite à partir du mot « ongle » auquel a été rajouté le suffixe « -rie ». La société JCDA ne démontre pas par les pièces versées au débat qu’en 1989 ce terme était utilisé pour désigner des services de cosmétiques ou produits de beauté mais elle fait valoir que cette locution est construite selon la façon usuelle en France de désigner une activité commerciale ou artisanale à partir d’un mot tel boucherie, boulangerie, crémerie, ferronnerie, scierie, cordonnerie, parfumerie, etc… Ainsi, pour le public fiançais, le mot onglerie, même s’il s’agit d’un mot nouveau, signifie nécessairement et du seul fait de sa structure un endroit où s’exerce une activité relative aux ongles et en l’espèce des services de soins de beauté des ongles. Le public pertinent en l’espèce majoritairement des femmes consommatrices de cosmétiques comprendra ce terme pour l’activité qu’il recouvre et il ne le considérera même pas comme un néologisme. En effet, il ne suffit pas de créer un signe arbitraire ou

nouveau pour que celui-ci ait vocation à remplir sa fonction d’identification de 1 origine du produit ou de la marque. En conséquence, la partie nominale de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 que ce soit en 1 989 ou en 1999 est totalement descriptive pour désigner l’activité couverte par les services visés au dépôt et précisés dans les conclusions de la demanderesse à savoir : « Produits cosmétiques pour le soins des mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles. Services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base des franchisés et du personnel dans les domaines d’activités des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté ; formation de base des franchisés dans le domaine de l’exploitation et de la direction d’une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d’instituts de beauté. Services de poses d’ongles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ». Il ne peut de ce fait remplir sa fonction d’identification de l’origine des produits ou services. Cependant, la marque litigieuse est une marque semi-figurative et il convient d’apprécier si le fait qu’elle est déposée en couleurs et avec deux majuscules suffît à lui conférer une distinctivité suffisante pour le public pertinent. Le choix de la couleur rouge et de la structure particulière du signe « l’Onglerie » suffit à conférer à ce signe une distinctivité qui permettra aux consommatrices d’identifier l’origine du service et celui des produits vendus sous ce signe. En conséquence, la demande de nullité pour défaut de distinctivité de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 est mal fondée et sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’acquisition de la distinctivité par l’usage.

sur la dégénérescence de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942. La société JCDA prétend que si la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 est valable, elle a perdu toute distinctivité du fait de l’usage qu’en font les professionnels et le public. La société L’ONGLERIE répond qu’elle a toujours défendu sa marque de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir laissée dégénérer. Sur ce

L’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, b)propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité géographique du produit ou du service. " Dans ce cas la marque devenue usuelle n’est plus apte à remplir sa fonction d’identification d’origine du produit ou du service qui permet au consommateur de distinguer sans aucune confusion possible le produit ou le service de ceux qui ont une autre provenance. Cependant, le titulaire de la marque peut face au succès connu par sa marque démontrer qu’il l’a suffisamment défendue pour échapper au grief de dégénérescence. La société JCDA verse au débat sept extraits de littérature allant de 1989 à 2012 établissant qu’est utilisé le terme onglerie comme étant un lieu de commerce ou d’activité de soins pour les ongles (ils avaient ouvert une onglerie) ; Sont également produits : *deux extraits du dictionnaire Larousse en ligne et du dictionnaire de l’artisanat et des métiers de 2012 qui définissent le terme onglerie comme étant l’ensemble des soins donnés aux ongles *de nombreux extraits de presse. *des extraits d’ouvrages et documents professionnels *des décisions de justice au sein duquel le terme onglerie a été utilisé dans son sens commun. Ainsi, est établi le caractère usuel du mot onglerie mais en aucun cas celui de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 dans sa forme semi-figurative qui seule est l’objet de la protection. La société L’ONGLERIE quant à elle a versé un certain nombre de documents démontrant qu’elle a agi pour faire supprimer le terme onglerie de la Convention collective nationale de la parfumerie de détail en 2005 pour le faire remplacer par pose de prothèse d’ongles, qu’elle a fait supprimer du dictionnaire Larousse le terme onglerie, qu elle a fait insérer de nombreux errata dans la presse local et nationale, qu’elle surveille le registre de l’INPI pour s’opposer à l’enregistrement de marques contenant le terme onglerie et qu’elle a engagé des procédures pour défendre sa marque.

Aucune dégénérescence de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 n’est établie et la sociét é JCDA sera déboutée de sa demande en déchéance. sur la contrefaçon

La société L’ONGLERIE reproche à la société JCDA d’avoir utilisé au sein d’une publicité diffusée dans le magazine l’Officiel de la franchise n°129 du mois de mars 2013 le mot ongleri e et soutient qu’il s’agit d’une contrefaçon par imitation de sa marque. Elle rappelle que le juge des référés a dans sa décision du 22 mars 2013 ordonné à la société défenderesse de masquer les signes « l’onglerie » et « onglerie » sur la publicité litigieuse reconnaissant la vraisemblance de la contrefaçon par imitation. La société JCDA répond qu’elle n’a pas utilisé le terme onglerie à titre de marque mais dans son sens usuel de sorte qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché. Sur ce L’article L.713-3 du même code dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants Le tribunal relève que la société L’ONGLERIE elle-même fonde sa demande en contrefaçon sur l’imitation de sa marque et non sur sa reproduction en raison de son caractère semi-figuratif. La décision du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée et ce dernier n’apprécie que la vraisemblance de la contrefaçon. En l’espèce, il n’est pas contesté que le terme onglerie a été utilisé pour désigner une activité de soins des ongles c’est-à-dire une activité similaire à celles visées au dépôt. Cependant, l’examen de la publicité litigieuse montre que la société BODY MINUTE lance des instituts dédiés à l’onglerie dénommés Nail’minute sur le même concept que celui de ses instituts Body Minute c’est-à-dire sans prise de rendez vous préalable et avec abonnement.

Il est clair pour un consommateur normalement informé et d’attention moyenne que cette publicité est faite pour vanter les services et les

produits de la société JCDA et non pour promouvoir ceux de la société L’ONGLERIE. De plus, le mot onglerie est utilisé dans son sens usuel sans reprendre les majuscules et la couleur rouge. Enfin, il est dit "1^er institut exclusivement féminin dédié à l’onglerie« puis »concept d’onglerie sans rendez-vous et avec abonnement . Ces phrases établissent clairement que ce terme est utilisé dans son sens usuel et non à titre de marque pour identifier l’origine du service ou du produit qui est Nail’ Minute. La société L’ONGLERIE sera déboutée de sa demande en contrefaçon comme mal fondée. sur la renommée de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n°99 793 942 La société L’ONGLERIE forme une demande subsidiaire sur le fondement de la marque renommée au motif que la marque semi- figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 jouit en France d’une renommée certaine en raison de
-la part de marché détenue par la marque,
- l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque,
- l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir,
- la proportion des milieux intéressés qui identifient les produits et les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce a la marque. La société JCDA n’a pas répondu sur le grief d’atteinte à la renommée du fait de l’usage usuel qu’elle dit faire du terme onglerie et soutient que c’est l’enseigne qui est connue et non la marque. Sur ce Aux termes de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » II n’est pas contesté que le terme onglerie a été utilisé pour décrire des services et des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 7 93 942.

Il convient d’apprécier si celle-ci peut être qualifiée de marque de renommée au regard des critères suivants : *la densité du réseau de distribution en France soit x boutiques situées dans des emplacements extrêmement fréquentés et dotés d’un fort pouvoir de chalandise et de commercialité, *les gammes de produits commercialisés en France ce qui contribue à faire connaître les produits vendus sous cette marque, *le taux d’augmentation du chiffre d’affaires sur dix ans et donc depuis la date de l’enregistrement de la marque, *l’ampleur du budget publicitaire annuel en France depuis le dépôt de la marque, les modalités de cette promotion effectuée sous forme d’une campagne annuelle d’affichage, de campagnes de mailing, de publication d’encarts dans les magazines de mode, et à laquelle sont associées des personnalités très médiatiques. *le mécénat et le partenariat *la présence des produits de la société L’ONGLERIE dans de nombreuses pages non publicitaires des magazines people, de la presse féminine et de mode., *une forte présence sur internet où la commercialisation s’effectue également à partir de l’adresse url , sites qui sont très fréquentés. *les décisions ayant entériné la notoriété de la marque, *sondages qui précisent que à quel place le consommateur place sur la marque sur 100 marques attractives. En l’espèce, la société L’ONGLERIE prétend qu’elle exploite depuis près de 30 ans la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 ; en fait elle n’exploite cette marque que depuis 1999 soit au jour des faits reprochés à la société JCDA depuis 14 ans. Elle dispose d’un réseau de 118 instituts sous franchise sur le territoire national depuis la création du premier fonds de commerce en 1983 et dit être pionnier et de leader sur le marché de la pose des ongles. qu’en 2011, l’enseigne (souligné par le tribunal) a généré 20 millions d’euros de chiffre d’affaires dont près de 18 millions d’euros pour le réseau, que l’essentiel du chiffre d’affaires du réseau est réalisé par les franchises : la société demanderesse elle-même étant une PME qui ne compte que 25 salaries et n’a dégagé en 2011 qu’un résultat de 136.243 euros. Ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce. Elle verse au débat 3 pièces qui sont des captures d’écran qui montrent qu’elle dispose d’une page Facebook et de comptes twitter et pinterest Sur ces pièces le terme L’ONGLERIE reproduit sur la page d’accueil est associé à son logo qui est constitué de cinq ongles vernis en éventail placés au dessus du mot. La marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 9 9 793 942 n’est à aucun moment reproduite sur ces pages.

Pour démontrer ses investissements publicitaires, elle verse au débat un tableau excell qui n’est certifié par aucun expert comptable et qui ne permet en tout état de cause pas de savoir qui a supporté les investissements les franchisés ou la société L’Onelerie de sorte qu’il ne peut être tenu compte de cet élément, chacun pouvanrcréer ce type de tableau et le remplir comme bon lui semble. S’il est établi de nombreuses parutions presse par la production des revues de presse depuis l’année 2006 jusqu’en 2013 il n’est pas indiqué qui a financé ses parutions et leur lecture montre que ce n’est pas la marque litigieuse qui est promue mais la dénomination sociale de la société L’Onglerie. Sont encore versées au débat : *une décision du tribunal de grande instance de Quimper dans son jugement du 22 février 2011 qui n’a plus compétence en matière de propriété intellectuelle depuis 2008 est versée au débat, *une enquête de notoriété menée par PIFOP en juillet 2013 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 femmes (pièce 43) qui indique que • 17% des sondées citent spontanément en premier la marque L’Onglerie comme marque d’instituts d’ongles et de manucure (devant Yves R), • 69% déclarent connaître la marque L’Onglerie. Les questions posées dans cette étude de notoriété en juillet 2013 l’ont été à travers un questionnaire auto-administré en ligne. La marque n’a pas été montrée aux interviewées dans la seconde étape. La première question posée est ambigüe puisqu’il est demandé aux femmes de dire quelles sont toutes les marques d’institut d’ongles et de manucure qu’elles connaissent. Or les réponses données ne se rapportent pas nécessairement à la marque mais tout aussi bien à la dénomination sociale. De plus, les consommatrices ne citent la marque spontanément qu’à hauteur de 17% ce qui est un niveau très insuffisant pour une marque renommée et le fait que 69% des consommatrices disent la connaître quand on leur suggère le nom L’Onglerie, montre qu’elles ont besoin d’une connaissance assistée pour citer la marque ce qui la prive de son caractère notoire. Enfin, il n’est pas davantage suffisant qu’elle soit la plus connue des signes en terme d’institut d’ongles pour en faire une marque renommée. La société L’ONGLERIE sera donc également déboutée de ses demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque semi- figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942. sur les actes de concurrence déloyale

La société L’ONGLERIE forme une demande sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif que la reprise du mot onglerie dans la publicité diffusée par la société JCDA constitueraient une atteinte à sa dénomination sociale, à son enseigne et à son nom commercial. La société JCDA fait valoir que la protection dont bénéficierait la société L’Onglerie sur ses distinctifs serait d’autant plus limitée que la société L’Onglerie n’a pas choisi un signe arbitraire ou de fantaisie pour désigner sa société, mais elle a choisi le mot «l’onglerie» désignant exactement l’activité proposée par sa société. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, tant le nom commercial, la dénomination sociale que l’enseigne de la société L’ONGLERIE ne sont constitués de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 mais du mot L’ON GLERIE inscrit dans un carré blanc au dessus desquels sont reproduits 5 ongles vernis, la société JCDA ne peut avoir commis une faute en utilisant au sein d’une publicité le mot onglerie dans son sens usuel de sorte que les demandes de la société L’ONGLERIE fondées sur l’article 1382 du code civil sont également mal fondées et qu’elle en sera déboutée. sur les pratiques commerciales déloyales La société L’ONGLERIE fait valoir que la société JCDA a dans sa publicité utilisé des termes trompeurs en prétendant être le 1" institut dédié à l’onglerie, sans indiquer pourquoi elle pouvait soutenir ce fait et alors que c’est bien la société L’ONGLERIE qui a implanté ce concept en France. La société JCDA répond que la société L’ONGLERIE fait une lecture partielle du texte qui ne fait que revendiquer le lancement des premiers instituts d’onglerie sous le nom de NAIL MINUTE au sein du réseau BODY MINUTE de sorte qu’il n’ya aucune tromperie dans ce texte. sur ce Aux termes de l’article L. 120 -1 du code de la consommation : « /.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. II- Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L.121-1-1 […]». L’article L 121-1 du code précité dispose:

I. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, in dications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […] f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel». Le texte incriminé est le suivant : "BODY M, fort de son succès en esthétique avec 350 instituts de beauté dans 7pays à travers le monde, innove et lance NAIL 'Minute 1^er institut exclusivement féminin dédié à l’onglerie ! Ne vous trompez pas !!i 1^er concept d’onglerie sans rendez-vous avec abonnement En l’espèce et contrairement à ce que soutient la société L’ONGLERIE, la société JCDA ne prétend pas être le 1^er institut entièrement dédié à l’onglerie en France mais seulement ouvrir le 1^er institut d’onglerie accessible sans rendez-vous et avec abonnement ce qui est le concept mis en œuvre par les instituts Body Minute. Seule une lecture tronquée du texte peut laisser croire que la société JCDA s’attribue la place de premier sur le marché de l’onglerie en France alors qu’elle ne fait qu’annoncer qu’elle ouvre son premier institut dédié à l’onglerie au sein de son réseau. Les demandes de la société L’ONGLERIE fondées sur la publicité trompeuse sont donc mal fondées et elle en sera déboutée. sur les demandes de la société JCDA Vu la teneur de la présente décision, il convient de faire droit à la demande de restitution de la somme de 12 500 euros versée par la société JCDA en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2013. Les conditions sont réunies pour allouer à la société JCDA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 dont la société L’ONGLERIE est titulaire pour défaut de distinctivité.

Rejette la demande de déchéance de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 pour dégénéresce nce. En conséquence Dit que la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 est valable. Dit que la société JCDA n’a pas commis d’actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942. Dit que la marque semi-figurative française L’ONGLERIE n° 99 793 942 n’est pas une marque de renommée.

En conséquence Déboute la société L’ONGLERIE de sa demande de ce chef. Déboute la société L’ONGLERIE de ses demandes de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et pour pratiques déloyales formées à rencontre de la société JCDA et de toutes ses demandes subséquentes. Condamne la société L’ONGLERIE à payer à la société JCDA la somme de 12.500 euros représentant les sommes payées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2013. Condamne la société L’ONGLERIE à payer à la société JCDA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société L’ONGLERIE aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle MARCUS MANDEL conformément à l’article 699 du code de procédure civile