FAITS ET PROCEDURE La société F2 International GMBH est propriétaire :

-d’un brevet européen 0.460.438 désignant la France, délivré le 4.10.1995 et relatif à un dispositif de fixation d’un aileron à une planche à voile.

-d’un enregistrement international de modèle numéro DM/0 17844 du 15 octobre 1990 ayant pour objet une forme particulière de manche d’aileron de planche à voile.

-d’un enregistrement international de marque numéro 581.694 du 10 octobre 1991 ayant effet en France et portant sur la dénomination POWERBOX désignant notamment des ailerons pour planches à voile et leurs supports. Estimant que la société SM Composite procédait à la fabrication et à la commercialisation de matériel contrefaisant le brevet et la marque lui appartenant, la société F2 International GMBH a fait procéder le 11 juin 1998 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SM Composite par Maître G, huissier de Justice à ANGERS, et par acte en date du 24 juin 1998 a assigné la société SM Composite devant le tribunal auquel elle demande :

-de dire que les manches d’ailerons fabriqués, vendus ou offerts en vente par la société SM Composite contrefont les moyens faisant l’objet des revendications 1, 2, 6 à 11 et 18 du brevet européen 0.460.438.

-de dire que les manches d’ailerons litigieux et les pièces désignées sous la reférence POWER FX constituent la contrefaçon du modèle international DM/0 17844.

-de dire que les dénominations POWER BOX et POWER FX constituent une contrefaçon de la marque internationale POWERBOX.

-de faire défense à la société SM Composite de fabriquer, faire fabriquer, vendre ou offrir en vente les manches d’ailerons, les ailerons équipés de manches litigieux ou tout autre pièces contrefaisant le brevet, le modèle ou la marque ci dessus, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à obéir à cette interdiction, et de 500 francs par pièce fabriquée ou vendue au mépris de cette interdiction.

-de condamner la société SM Composite à lui payer une indemnité à fixer après expertise, et la somme de 400 000 francs à titre de provision.

-d’ordonner la confiscation du matériel contrefaisant et sa remise à la société F2 International GMBH. Elle sollicite enfin l’exécution provisoire de la décision, et sa publication dans la presse. La société SM Composite conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes présentées et par voie reconventionnelle demande au tribunal de prononcer la nullité du

brevet européen et à tout le moins celle de ses revendications 1, 2, 6 à 10, 14, 15, 17 et 18 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, ainsi que la nullité du modèle international en raison de son caractère exclusivement fonctionnel et de son défaut de nouveauté. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon du brevet, du modèle et de la marque qui lui sont opposés, et sollicite la condamnation de la société SM Composite à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DU BREVET EUROPEEN La revendication 1 du brevet est ainsi conçue : Dispositif de fixation d’un aileron à une planche à voile, muni d’un boîtier de réception fixé à la planche à voile, comprenant une ouverture pour la reception d’un mancheron d’aileron, dans lequel les côtés du manche d’aileron et les côtés du boitier de réception sont inclinés sous un angle aigu par rapport à l’axe central de l’aileron, de façon à ce que le manche d’aileron soit de forme pointue en direction de son extrémité libre et à ce qu’un cône soit formé entre les côtés du manche d’aileron et les côtés du boitier de réception tourné vers celui ci, caractérisé en ce que : a – le manche d’aileron, vu de côté présente un bord frontal en forme de segment de cercle. b – le manche d’aileron, vu de côté présente un bord arrière incliné sous un angle aigu par rapport à l’axe central pour la formation d’un siège de cône par rapport à une coupe longitudinale (vue de côté) du manche d’aileron. Selon la description, l’invention a pour but d’améliorer le dispositif de fixation d’un aileron à une planche à voile, de façon à permettre à la fois d’améliorer la stabilité, et de retirer sans difficulté l’aileron de son boîtier si la planche rencontre un obstacle ou heurte le fond, ou encore pour le démontage normal. La description expose que cet objet est atteint par les caractéristiques indiquées dans la partie caractérisante de la revendication 1. La société SM Composite oppose à cette revendication deux antériorités :

La première est le brevet français 88 15853 déposé le 2 décembre 1988 par Hugues DE T et relatif à un dispositif de fixation d’un aileron sous la surface d’une planche à voile ou d’un engin nautique analogue. Selon la revendication 1 de ce brevet le dispositif revendiqué comprend un évidement ménagé dans la coque de la planche, lequel présente en coupe transversale et longitudinale des sections de forme conique, la tête de l’aileron s’encastrant dans l’évidement en étant immobilisée contre le fond de celui ci par des moyens de blocage appropriés. La seconde antériorité est un article publié dans la revue PLANCHE MAG du mois d’octobre 1988, page 22 sous le titre : « Ailerons, Hugues DE T propose un nouveau standard. » Cet article, après avoir rappelé l’efficacité des ailerons comportant des talons coniques, révèle les cotes d’un standard de boîtier d’aileron proposé par Hugues DE T sous la forme d’un croquis annexé à l’article et qui reproduit trois figures de profil, de face et de dessus du boîtier mis au point. Il ressort de ces antériorités que le principe consistant à donner aux bords latéraux du manche de l’aileron une forme conique afin de permettre son assemblage avec un boitier ou un évidement de forme correspondante pour obtenir un effet de coincement, était connu de l’état de la technique, ce que d’ailleurs la société F2 International GN41BH reconnaît. Aucune de ces antériorités ne divulgue toutefois la forme particulière en segment de cercle donnée au bord frontal du manche dans le brevet. Si le bord avant du manche breveté puis amélioré par Hugues DE T est arrondi à son sommet, sa partie frontale n’est pas en forme d’arc de cercle, mais rectiligne. Il n’est nullement démontré, comme soutenu par la société SM Composite que cette forme soit dépourvue d’une quelconque utilité et que la forme rectiligne présentée par la partie frontale du bord avant du manche de l’aileron dans les antériorités opposées, conduise au même résultat, à savoir permettre en cas de choc un déboîtement de l’aileron par un mouvement tournant vers l’arrière, tout en garantissant par ailleurs un effet de coincement efficace et sans jeu entre le boitier et le manche de l’aileron. Les agrandissements du croquis du boîtier d’aileron concu par Hugues DE T versés aux débats font au contraire clairement apparaître que la forme rectiligne du bord frontal du manche est incompatible avec un déboitement rotatif de l’aileron lorsque le manche s’emboite parfaitement dans son receptacle. Dans cette hypothèse, le déboitement de l’aileron ne peut se faire que de manière linéaire du haut vers le bas. Le déboitement rotatif de l’aileron n’apparaît concevable que dans la mesure où subsiste un jeu entre le manche et son boitier afin de permettre à l’aileron de pivoter vers l’avant

sans se heurter au boitier. Dans ce cas, l’effet de coincement du manche dans le boitier n’est pas parfait. La société SM Composite n’établit pas d’avantage que l’aileron escamotable de la collection Falco présente les caractéristiques revendiquées. Les antériorités opposées ne détruisent donc pas la nouveauté de l’invention. S’agissant de l’appréciation de l’activité inventive, il y a lieu de faire application comme le soutient la demanderesse de l’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 56 de la Convention de Munich du 5.10.1973, desquels il résulte que le contenu des demandes de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle du dépôt du brevet invoqué et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. L’article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle alinéa 3 dont se prévaut la défenderesse est relatif à l’appréciation de la nouveauté de l’invention et non pas de l’activité inventive. Dés lors, la demande de brevet français déposée par Hugues DE T le 2.12.1988, n’ayant été publiée que le 8.06.1990 soit postérieurement à la date de dépôt de la priorité allemande béneficiant au brevet européen, celle ci doit être exclue de l’état de la technique pour l’appréciation de l’activité inventive. En donnant au bord frontal du manche de l’aileron la forme particulière revendiquée, l’invention permet de combiner un effet de coincement efficace avec la possibilité d’un déboitement aisé en cas de choc. Elle est en cela dotée d’un effet technique propre qui est de parvenir à opérer la combinaison de deux effets qui ne pouvaient être jusque là obtenus simultanément. En parvenant à combiner deux concepts distincts, celui de coincement et celui de rotation afin de les rendre compatibles, et d’en obtenir les avantages conjugués, l’invention a fait preuve d’une activité inventive. La revendication 1 sera donc déclarée valable. L’examen des revendications dont la société SM Composite sollicite l’annulation par voie reconventionnelle, fait apparaître que celles ci sont dépendantes des revendications invoquées à l’appui de l’action en contrefaçon. La demande reconventionnelle est donc recevable en application de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il n’est pas contesté que les revendications 2 à 19 du brevet soient directement ou indirectement dépendantes de la revendication principale. Dés lors, elles présentent, prises en combinaison avec elle un caractère brevetable, peu important l’absence éventuelle de nouveauté ou de caractère inventif de leurs caractéristiques additionnelles.

II – SUR LA CONTREFAÇON : Il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon établi le 1 juin 1998 que des manches d’ailerons reproduisant les caractéristiques essentielles de l’invention brevetée ont été saisis dans les locaux de la société SM Composite. L’huissier a en effet constaté que des manches qui lui étaient désignés par le PDG de la société SM Composite comme étant de type POWER BOX, présentaient notamment un bord frontal incurvé, des côtés latéraux inclinés de manière conique ainsi qu’une dépression à profil en arc de cercle sur le bord supérieur de l’aileron, au fond de laquelle se trouvait un trou rejoignant un insert métallique à trou taraudé, l’ensemble de ces caractéristiques étant revendiquées dans l’invention brevetée. La forme en arc de cercle donnée au bord frontal des manches d’ailerons saisis est clairement apparente sur les relevés grahiques et sur les clichés photographiques réalisés par l’huissier. De même une plaquette publicitaire intitulée SELECT Hydrofoils, saisie dans les locaux de la société SM Composite et annexée au procès verbal de saisie contient des reproductions photographiques d’ailerons dont les manches présentent le bord incurvé caractéristique de l’invention brevetée. L’expert a d’ailleurs relevé en page 4 de son procès verbal, que le manche fabriqué par la société SM Composite s’adaptait sans jeu apparent dans un boîtier de type POWER BOX de la société F2, et que la vis de fixation inserrée dans le trou situé au fond du boîtier s’adaptait correctement dans l’insert tarraudé. L’ensemble de ces élements établissent la matérialité de la contrefaçon. Dés lors qu’il est avéré que le matériel litigieux saisi dans les locaux de la société SM Composite reproduit les caractéristiques principales de l’invention telles que divulguées par la revendication 1 du brevet, la contrefaçon est établie, sans qu’il soit necéssaire d’établir la contrefaçon des revendications dépendantes de cette revendication principale. III – SUR LA VALIDITE DU MODELE : Le modèle déposé le 15.10.1990 par la société F2 International GMBH porte sur une forme particulière d’aileron. La forme protégée est le contour très évasé et arrondi des bords de la dépression aménagée dans le bord supérieur du manche de l’aileron pour accueillir une douille solidaire du boîtier et rigidifiant celui ci. L’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que lorsque le même objet peut à la fois être considéré comme un dessin ou un modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les élements constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre 6 relatif à la protection des inventions.

En l’espèce, la revendication 2 de l’invention est relative à un dispositif de fixation selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’une dépression est formée dans le bord supérieur du manche d’aileron au fond de laquelle est présente une douille taraudée, et en ce que le boîtier de reception présente un passage en face de la douille taraudée pour la fixation de l’aileron dans le boîtier de réception au moyen d’une vis. Il apparaît donc que la forme adoptée résulte essentiellement d’une nécessité fonctionnelle et poursuit un but utilitaire, dans la mesure où elle participe au système de fixation de l’aileron, en bordant la depression située dans la partie supérieure du manche afin de permettre d’y loger une douille solidaire du boîtier. En conséquence le modèle sera déclaré nul. IV – SUR LA VALIDITE ET LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE La marque POWERBOX dont la société F2 International GMBH est propriétaire désigne des moules pour fabriquer des ailerons de planches à voile, en particulier moules et mandrins pour moulage par injection de matière plastique, et des ailerons pour planches à voile et leurs supports. La société SM Composite qui se prévaut d’un usage de la marque antérieurement à son dépôt par la société F2 International GMBH, verse aux débats un document publicitaire sur lequel la dénomination POWER est employée pour désigner un aileron de sa gamme SELECT FIN 1989, ainsi que deux factures des 28 juin 1989 et 27 septembre 1989 dans lesquelles ce terme est employé. Elle produit également trois factures d’octobre et décembre 1990, et une feuille de tarifs professionnels du 1. 10. 1991, documents dans lesquels la dénomination POWER BOX est employée. Toutefois, il résulte de l’article L 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’un simple usage ne confère aucun droit en l’absence de dépôt à titre de marque. Par ailleurs, la société SM Composite ne soutient ni n’établit que le dépôt par la société F2 Inter-national GMBH de la marque POWERBOX, l’ait été en fraude de ses droits ou de ceux de ses concurrents. En effet en 1988 et 1989 seul le terme POWER était employé par elle. Elle ne rapporte la preuve d’un usage du terme POWER BOX qu’à compter d’octobre 1990, soit postérieurement à la parution dans la revue Wind Magazine du mois de septembre 1990, d’un article désignant sous cette dénomination un nouveau boitier d’aileron conçu par la société F2 International GMBH. Les quelques documents commerciaux d’origine interne que la société SM Composite verse aux débats sont insuffisants pour attester d’un usage usuel et banalisé dans le domaine de la planche à voile du terme POWER BOX pour désigner un type déterminé d’aileron, ou bien un usage constant et avéré par la société SM Composite ou par des tiers

de cette dénomination à titre de nom commercial, leur conférant sur celle ci des droits opposables à la société F2 International GMBH. En conséquence, la société SM Composite ne démontre pas que la marque POWERBOX ait été indisponible ou dépourvue de caractère distinctif à la date de son dépôt par la société F2 International GMBH. Lors de la procédure de saisie contrefaçon, l’huissier a apréhendé diverses factures établies en 1996 et en 1998 et désignant du matériel vendu par la société SM Composite sous la dénomination POWER BOX. La reproduction par la société SM Composite de la marque protégée dans des documents commerciaux pour désigner du matériel vendu par elle est constitutif d’actes de contrefaçon. La séparation des termes POWER et BOX n’est pas de nature à faire échec à cette contrefaçon, dés lors que la similitude visuelle et phonétique des termes est patente. La société SM Composite se prévaut de l’article L-713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. La société SM Composite ne rapporte pas la preuve qu’elle ait pris toute disposition utile de nature à éviter une confusion des boitiers qu’elle commercialise avec ceux de la marque protégée. La seule apposition sur le corps de l’aileron de la dénomination SELECT n’exclut pas ce risque de confusion, dés lors qu’aucune mention particulière n’est apposée sur le manche de l’aileron, qui constitue un élement dissociable de l’ensemble, et qui peut être présenté de manière isolée dans des documents commerciaux, comme cela est le cas dans le tarif professionnel de la société SM Composite du 1^er octobre 199 1, dans lequel elle présente sous la dénomination POWER BOX un manche désolidarisé de son aileron. Lors de la saisie contrefaçon il a été également constaté que des produits étaient commercialisés sous la dénomination POWER FX. Celle ci n’apparaît pas constitutive d’une contrefacon par imitation de la marque POWERBOX, dans un domaine spécialisé, où le matériel est usuellement désigné sous des termes anglo-saxons, généralement composés, courts et phonétiquement ressemblants, qui se différencient parfois par un seul mot et où l’attention du consommateur est donc appelée sur la désignation précise du matériel. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société F2 International dans les conditions et limites détaillées au dispositif, et il sera ordonné une mesure d’expertise avant dire droit sur le préjudice réellement subi lequel ne peut en l’état être chiffré. Les dépens suivent le sort du principal.

L’exécution provisoire et les mesures de publication de la décision ne sont pas justifiées par la nature de l’affaire. DECISION LE TRIBUNAL, Dit que les manches d’ailerons fabriqués, vendus ou offerts en vente par la société SM Composite et tels que décrits dans le procès verbal de saisie contrefaçon du 11 juin 1998 contrefont la revendication 1 du brevet européen 0.460.438 appartenant à la société F2 International GMBH. Fait défense à la société SM Composite sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de fabriquer, faire fabriquer, vendre ou offrir en vente les manches d’ailerons contrefaisant, les ailerons équipés des manches d’aileron contrefaisant, ainsi que tout manche d’aileron ou aileron équipé de leur manche reproduisant les moyens de la revendication 1 du brevet. Dit que la dénomination « POWER BOX » constitue une contrefaçon de la marque internationale « POWERBOX » numéro 581694 appartenant à la société F2 International GMBH. Fait défense à la société SM Composite sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement de vendre ou offrir en vente des manches d’aileron, des ailerons équipés de leur manche, ou toute autre pièce sous la dénomination POWER BOX. Prononce la nullité du modèle international DM/017844 appartenant à la société F2 International GMBH et dit que cette décision sera portée au registre international des dessins et modèles industriels par les soins de la société SM Composite. Avant dire droit sur le préjudice subi ordonne une expertise. Désigne Monsieur B, […] SUR ORGE pour y procéder avec pour mission :

- de rechercher tous élements permettant de déterminer et de chiffrer la masse contrefaisante du brevet d’une part et de la marque d’autre part.

-de rechercher les éléments susceptibles de déterminer le profit manqué par la société F2 International GMBH du fait de la contrefaçon du brevet d’une part et de la marque d’autre part.

-de rechercher tous élements permettant de déterminer les pertes subies par la société F2 International GMBH du fait de la contrefaçon du brevet d’une part et de la marque d’autre part.

- et plus généralement de fournir au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier le préjudice subi du fait de la contrefaçon,

Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal de Grande Instance et en remettre une copie à chacune des parties dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation. Dit qu’en vue de l’acquit de ces frais et en provision sur leur coût, la société F2 International GMBH devra verser au secrétariat greffe de ce tribunal une consignation de 30 000 francs au plus tard dans les deux mois à compter du jour du présent jugement. Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. Dit qu’en cas de nécessité de recourir à un co-expert, il nous en sera référé au préalable par l’expert ou l’une des parties. Condamne à titre provisionnel la société SM Composite à payer à la société F2 International GMBH une somme de 100 000 francs à valoir sur l’indemnisation du préjudice. Ordonne la confiscation des manches d’aileron litigieux et des ailerons munis de ces manches appartenant à la société SM Composite et leur remise à la société F2 International GMBH. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société SM Composite aux dépens.