COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE du 26 avril 2019 Chambre 1-11 référés N° RG 19/00159 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7K7

DEMANDERESSE SARL NICOLAS PISANI REAL ESTATE AGENTS (NPREA),

Le vaillant 1 rue Paul Doumer 06310 BEAULIEU SUR MER représenté par M^e Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur Jean-Baptiste P, représenté par M^e Jacques ZAZZO de la SELARL JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS et par M^e Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur Sébastien P, représenté par M^e Jacques ZAZZO de la SELARL JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS et par M^e Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS HUISSIER 06 Huissiers de justice associés, 31 rue de Paris Étage 7 CS 7155 06010 NICE CEDEX 01 non comparant

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L’affaire a été débattue le 22 mars 2019 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, Greffier lors des débats : Christiane G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2019. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2019. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Marjolaine M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 1995, Monsieur Jean-Baptiste P a créé avec son fils Nicolas la société 'Nicolas Pisani Real Estate Agents’ (NPREA) avec pour objet social la commercialisation de produits immobiliers haut de gamme.

En 1997, Nicolas P a cédé une partie de ses parts à son frère Sébastien ; Nicolas P décède le 7 août 2000 ; ses parts sociales reviennent à l’indivision successorale formée par ses trois enfants Sarah, Tess et Lucas P.

Le 10 décembre 2002, Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P cèdent leurs parts de la société NPREA aux enfants de Nicolas P, l’acte de cession stipulant une interdiction pour les cédants pendant deux ans dans un rayon de 100 kilomètres de s’intéresser directement ou par des personnes interposées de toute affaire de nature à concurrencer la société NPREA.

En 2007, Monsieur Sébastien P créé une société Business Consulting Agents (BCA) dont l’objet est la rénovation, la décoration, l’entretien, la vente et la gestion de tous biens immobiliers.

Les relations entre Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P d’une part et les héritiers de Nicolas P se sont depuis dégradées.

Le 8 octobre 2007, Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont déposé à l’INPI une marque française semi figurative Pisani afin de désigner notamment les affaires immobilières, la gérance de biens immobiliers, la construction d’édifices, l’étude de projets techniques, l’architecture, la décoration intérieure et l’esthétique industrielle ; le même jour, Monsieur Sébastien P a déposé également la marque française semi figurative Pisani Sébastien pour les mêmes produits et services sus-mentionnés.

La société NPREA a également déposé des marques comportant le nom Pisani, Nicolas Pisani et associés, Nicolas Pisani et associés Real Estate Agents, Pisani Prestige, Nicolas Pisani et Laurent Romor ; le 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré nul le dépôt de la marque Pisani en raison de son indisponibilité. Cette marque et la marque Pisani Prestige ont été radiées.

Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont obtenu par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice du 19 juin 2014 l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société NPREA aux motifs que cette dernière continuait à reproduire la marque Pisani et à utiliser le nom Pisani comme mot clé sur les sites internet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la base de cette saisie, Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont fait assigner par exploit du 12 août 2014 la SARL NPREA devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et imitation illicite des marques Pisani et Pisani Sébastien, en utilisation commerciale non autorisée du nom patronymique P et en concurrence déloyale.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a principalement :

— dit qu’en reproduisant la marque Pisani accompagnée du seul autre vocable Agence sur des panneaux publicitaires la SARL NPREA a commis une contrefaçon de la marque Pisani enregistrée à l’INPI sous le numéro 3529356 ;

— condamné la SARL NPREA à payer à Monsieur Jean-Baptiste P et à Monsieur Sébastien P chacun une somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral ;

— condamné la SARL NPREA à payer à Monsieur Jean-Baptiste P et à Monsieur Sébastien P une somme de 15.000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la contrefaçon ;

— interdit à la SARL NPREA d’utiliser la dénomination P, même accompagné de vocables désignant habituellement l’activité de transactions immobilières ou du mot Prestige, sans qu’y soit accolé le prénom Nicolas, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée pendant une durée de quatre mois passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;

— dit qu’en reproduisant la marque Pisani sur des panneaux publicitaires pour promouvoir des transactions immobilières, la SARL NPREA a causé à la société BCA une concurrence déloyale ;

— condamné la SARL NPREA à payer à la société BCA une somme de 10.000 euros à titre de réparation au titre de cette concurrence déloyale ;

— débouté Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P du surplus de leurs demandes indemnitaires et accessoires ;

— condamné la SARL NPREA aux dépens ;

— condamné la SARL NPREA à payer Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P et à la société BCA ensemble une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction faite à la SARL NPREA d’utiliser la dénomination P, même accompagné de vocables désignant habituellement l’activité de transactions immobilières ou du mot Prestige, sans qu’y soit accolé le prénom Nicolas ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont formé un appel partiel du jugement sus-dit par déclaration du 27 juillet 2018 afin notamment de réévaluer l’indemnisation de leur préjudice ; l’appel est pendant devant la cour.

Par requête du 14 février 2019 'à fin de saisie contrefaçon de marque', Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont saisi le premier président au visa des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, afin de 'déterminer l’origine, les réseaux de distribution et l’étendue des actes argués de contrefaçon,' à procéder par huissier de justice pour saisir dans les locaux de la société NPREA SARL sise 1, rue Paul Doumer Le Vaillant 06130 Beaulieu-sur-Mer tous documents commerciaux, publicitaires, comptables, extracomptables et tarifaires comportant le nom de P , pour prendre des copies ou photocopies ou photographies des factures réglées de 2015 à 2019 par la société NPREA SARL permettant d’effectuer le choix de mots clefs 'P’ seuls ou en combinaison, pour prendre des copies ou photocopies ou photographies des bilans déposés par la société NPREA SARL au greffe du tribunal de commerce de Nice pour les exercices sociaux 2015, 2016 et 2017, pour remettre les mandats de vente de biens immobiliers au titre des années 2015 à 2018 par Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P et la société NPREA SARL et pour dresser la liste des mandats de vente de biens immobiliers recueillis par la NPREA SARL pour les seuls clients antérieurement inscrits sur le registre de la société BCA Pisani.

Par ordonnance du 15 février 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la requête sus-dite.

Par actes d’huissier du 8 mars 2019, la SARL NPREA a fait assigner Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ainsi que la SAS Huissiers F-A-B de Nice 06010 devant le premier président au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile aux fins principalement de rétractation de l’ordonnance du 15 février 2019 et condamnation solidaire de Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 12.0000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation 'pour procédure abusive'; subsidiairement, elle a demandé de dire et juger que Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P auront à consigner Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance entre les mains du Bâtonnier du tribunal de grande instance de Nice la somme de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts susceptibles d’être dus si le juge du fond annule la saisie contrefaçon, de dire et juger que dans ce délai, l’huissier ne communiquera pas à Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P les documents et procès-verbaux de saisie, de dire et juger qu’à défaut de consignation dans le délai, la saisie sera caduque et que l’huissier sera tenu de restituer à la SARL NPREA les actes de saisie ; elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P aux dépens.

Par écritures notifiées à la partie adverse et soutenues oralement le 22 mars 2019, la SARL NPREA a confirmé ses demandes initiales en sollicitant en sus et au préalable qu’il soit dit et jugé que Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P n’ont pas qualité pour agir en contrefaçon au sens de l’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et artistique et que leur action est donc irrecevable et en tout cas mal fondée.

Par écritures en réplique notifiées à la SELARL NPREA et soutenues oralement, Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont demandé principalement de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la SARL NPREA à leur verser une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La SAS Huissiers F-A-B de Nice 06010 n’est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens développés au soutien des prétentions sus-dites.

MOTIFS DE LA DECISION L’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que: 'La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente soit à la description détaillée avec ou sans prélèvements d’échantillons soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée mal fondée ou la saisie annulée.(…)'

En l’espèce, Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont sollicité, à des fins de détermination des préjudices subis du fait de la contrefaçon, l’autorisation de saisie de 'tous documents commerciaux, publicitaires, comptables, extracomptables et tarifaires comportant le nom de Pisani seul ou accompagné de vocable désignant habituellement l’activité de transaction immobilière , du mot Prestige ou de noms de communes’ ; or, si les droits de Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P sur la marque Pisani ne font pas débat , il résulte des débats et documents produits que la SELARL NPREA a également des droits non contestés sur les marques Nicolas Pisani et Associés, Nicolas Pisani et Associés Real Estate Agents ; la saisie telle que ci-dessus libellée est donc trop imprécise et trop étendue au regard des droits reconnus à la SARL NPREA. En ce qu’elle a autorisé la saisie dans les termes ci-dessus repris, l’ordonnance déférée sera rétractée.

Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont sollicité, toujours aux mêmes fins de détermination de leurs préjudices, l’autorisation de faire 'prendre copie ou photocopie ou photographie des factures réglées de 2015 à 2019 par la requise directement ou par l’entremise de ses hébergeurs, à Google, permettant d’effectuer le choix des mots clefs Pisani seuls ou en combinaison, dirigeant automatiquement l’internaute sur le site marchand Nicolas Pisani et Associés.. Eu égard aux éléments ci-dessus repris quant à l’existence des droits de la SELARL NPREA sur des marques comportant en combinaison le nom Pisani, l’autorisation de saisie est également trop étendue et sans motif légitime eu égard aux informations recherchées ; elle est au surplus attentatoire au secret des affaires. En ce qu’elle a autorisé la saisie dans les termes ci-dessus repris, l’ordonnance déférée sera rétractée.

Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont sollicité, toujours aux mêmes fins de détermination de leurs préjudices, l’autorisation de faire 'prendre copie ou photocopie ou photographie des bilans déposés par la requise au greffe du tribunal de commerce de Nice pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017". Cette saisie est également trop étendue et sans motif légitime eu égard aux objectifs annoncés, à savoir, établir la réalité des préjudices subis par Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P du fait de la contrefaçon ; en ce qu’elle a autorisé cette saisie dans les termes ci- dessus repris, l’ordonnance déférée sera rétractée.

Enfin, Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ont sollicité l’autorisation de se faire 'remettre par les requérants leur registre des mandats de vente des biens immobiliers pour les années 2015 à 2018 puis, à se faire remettre par la société NPREA SARL son registre des mandats pour la même période et dire que l’huissier dressera procès- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

verbal après consultation dans les locaux de la requise de la liste des mandats recueillis par la société NPREA pour des clients antérieurement inscrits sur le registre de la société BCA Pisani'. Or, non seulement cette saisie est imprécise et n’a pas de motif légitime car elle n’est pas suffisamment en lien avec la notion de contrefaçon mais elle va porter à la connaissance des demandeurs une partie de l’activité de la SELARL NPREA ainsi que le nom d’une partie de ses clients et ce, en violation du secret des affaires et du principe de confidentialité. En ce qu’elle a autorisé cette saisie dans les termes ci- dessus repris, l’ordonnance déférée sera rétractée.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera intégralement rétractée et tous les actes pris en exécution de celle-ci annulés. Il appartiendra à l’huissier désigné de restituer à la SELARL NPREA tous les documents déjà saisis en exécution de l’ordonnance sus-dite.

La SELARL NPREA demande de condamner solidairement Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi suite à 'l’acharnement’ des intéressés et à la saisie pratiquée dans ses locaux le 6 mars 2019 qui porte 'atteinte au bon fonctionnement de son activité et à sa notoriété'; or, si la demande de saisie présentée le 14 février 2019 par Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P pourrait être qualifiée d’abusive eu égard à son imprécision, son étendue et les risques d’atteinte au secret des affaires, faute de preuve sur le préjudice subi par la SELARL NPREA du fait de l’action ainsi engagée, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts sus-dite.

Il est équitable de condamner solidairement Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P à verser à la SELARL NPREA, qu’ils ont contrainte à constituer avocat et à agir en justice, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Les dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P PAR CES MOTIFS. Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

— Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 février 2019 numéro 19/44 ;

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— Ordonnons en conséquence la nullité de tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance ;

-Ordonnons la restitution à la SELARL NPREA de tous les documents saisis en exécution de l’ordonnance sus-dite ;

— Écartons la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL NPREA à l’encontre de Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P ;

— Condamnons solidairement Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P à verser à la SELARL NPREA une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Écartons la demande formée par Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamnons solidairement Monsieur Jean-Baptiste P et Monsieur Sébastien P aux dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 avril 2019, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

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