COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MAI 2025

N° de rôle : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5X

S.A.R.L. LOC +

c/

INSTITUT [14]

SAS LOC +

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 14 décembre 2023 par l’Institut [14] de [Localité 7] (RG : NL21-0256) suivant recours en date du 12 janvier 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LOC + agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 10]

Représentée par M^e Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de M^e Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES :

INSTITUT [14]

demeurant [Adresse 3]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Madame [S] [Z], juriste, munie d’un pouvoir spécial

SAS LOC + immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 801 301 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par M^e Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de M^e Paule CHOUPOT, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Madame [S] [Z], juriste, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bérengère VALLEE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

Ministère Public :

L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 10 mars 2025.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

1. Le 9 juin 2001, le groupe SOFILEC, Holding, a racheté la société Lovemat dont le siège social était à [Localité 11] (Aude), ayant pour objet :

— la vente et la Location de tous matériels, engins et véhicules se rapportant aux bâtiments et au travaux publics ou agricoles,

— toutes opérations industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.

Par procès verbal d’assemblée générale du 13 juin 2003, la société Lovemat a été renommée LOCSUD, laquelle société a procédé, le 9 avril 2008, au dépôt de la marque verbale française LOC + n° 3568923 en classes 7, 31, 37 et 39, avant d’être renommée LOC+ (ci-après 'la société LOC+ [Localité 13]) par procès verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2013.

L’enregistrement de la marque dont la SAS LOC + est désormais titulaire a été publié au BOPI le 16 mai 2008.

Par suite d’un traité de fusion en date du 4 novembre 2016, la société Ferrat Bâtiment a absorbé la société LOC + et la société LOC+ inscrite au RCS de [Localité 13] est issue de cette fusion absorption, avec pour effet le transfert de la marque à la SAS LOC+ (ci- après la 'Sas LOC + [Localité 13]').

2. La sarl LOC +, dont le siège social est à [Localité 9] ( Ci-après 'la sarl LOC+ [Localité 9]'), inscrite au RCS d'[Localité 5] depuis le 13 février 2003, exerce sous cette dénomination depuis le 2 juillet 2003 une activité de :

— Location, service après vente, vente de matériels de travaux publics, matériel de bricolage, espaces verts, véhicules de tourisme et utilitaires,

— Location de véhicules industriels avec chauffeur,

— transport public routier de marchandises,

— création, acquisition, location, prise à bail, installation sous établissements se rapportant aux activités ci-dessus,

— toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant s’y rapporter directement ou indirectement, ce au travers ses établissements d'[Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4].

3. En février 2021, la Sas LOC +, dont le siège est à [Localité 13], a ouvert un établissement à [Localité 16] sous le même nom et pour la même activité que la Sarl LOC+.

4. Le 13 décembre 2021, se prévalant de sa dénomination sociale antérieure, la Sarl LOC + ([Localité 9]) a déposé devant le Directeur de l’Inpi une requête en nullité de la marque verbale française LOC + n° 3568923 enregistrée sous le numéro NL 21-0256 pour les produits et services suivants :

Classe 7 : Machines outils,

Casse 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés,

Classe 37 : Location de machines de chantier ; Installation, entretien et réparation de machines,

Classe 39 : Location de véhicules.

5. Par décision en date du 14 décembre 2023, le Directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle a décidé :

Article 1 – la demande en nullité NL 21-0256 est reconnue partiellement fondée,

Article 2- la marque n° 08/3568923 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : 'Machines-outils ; Installation, entretien et réparation de machines.'

Article 3 : les demandes de répartition des frais faites par les parties sont rejetées.

Pour statuer ainsi, le directeur de l’INPI a :

— écarté l’irrecevabilité de l’action en nullité soulevée par le titulaire de la marque contestée pour défaut d’usage effectif de la dénomination sociale pendant au moins quatre années consécutives antérieurement au 9 avril 2008 d’une activité portant sur les produits et services suivants : 'Location de machines-outils et de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage'.

— retenu la forclusion par tolérance prévue à l’article L 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur ayant toléré l’usage contestée depuis le 9 février 2015 et n’a pas réagi rapidement alors qu’il était en mesure de le faire pour les services 'Location de machines de chantiers, Location de véhicules’ pour lesquels l’usage a été toléré.

— retenu que l’usage effectif de la marque contestée pour le surplus n’étant pas établi, n’était pas caractérisée en conséquence la connaissance de l’usage par le demandeur de la marque pour les autres produits et services, à savoir ' Machines-outils; Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés ; Installation, entretien et réparation de machines'

— retenu qu’il n’était pas établi que la Sas LOC + ([Localité 13]) avait connaissance de l’existence de la Sarl LOC+ ([Localité 9]) au moment du dépôt de sa marque ni qu’elle ait été déposée de mauvaise foi, tandis que le titulaire de la marque contestée rapportait la preuve que la requérante avait toléré sa marque pendant au moins cinq années consécutives pour les services de 'Location de machines de chantier, Location de véhicules'.

— retenu en revanche, pour les autres services 'Machines-outils ; Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés ; Installation, entretien et réparation de machines’ que cette activité était similaire à certaines activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée pour 'Machines outils, entretien et réparation de machines’ ;

— retenu, s’agissant des produits agricoles, horticoles, forestiers, non préparés, ni transformés', qu’en ce qu’ils faisaient référence et désignaient des végétaux issus de la culture du sol …. ils n’étaient ni identiques, ni fortement similaires à l’activité de vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou de bricolage’ exercée sous la dénomination sociale antérieure ;

— retenu, pour les machines outils, entretien et réparation, que la comparaison entre les signes par référence à un public pertinent, doté d’une attention moyenne, alors que le caractère distinctif antérieur de la dénomination sociale n’est pas contesté, était en faveur d’un risque de confusion dans l’esprit du public (produits identiques et marque fortement similaire à la dénomination sociale antérieure).

7. Le 12 janvier 2024, la Sarl LOC + dont le siège est à [Localité 9] (32), a formé un recours contre cette décision enregistrée sous le numéro de RG 24/00199.

8. La sarl LOC + ([Localité 9]), par dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demande à la cour de :

Confirmer la décision du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a jugé nulle la marque n°08/3568923 pour les produits et services « Machines-outils ; installation, entretien et réparation de machines »,

Confirmer la décision du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a jugé que la dénomination sociale LOC+ a fait l’objet d’une exploitation effective par ce dernier avant le dépôt de la marque contestée pour les activités de «location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux

agricoles et de bricolage ».

Infirmer la décision du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a:

— jugé partiellement justifiée la demande en nullité NL21-0256,

— jugé forclose par tolérance l’action en nullité à l’encontre de la marque n°08/3568923 pour les produits et services de «Location de machines de chantier ; Location de véhicules »,

— rejeté la demande de nullité à l’encontre de la marque n°08/3568923 pour les produits et services de « Produits agricoles, horticoles et forestiers »,

Statuant à nouveau,

— Juger intégralement justifiée la demande en nullité N L21-0256,

— Juger que la dénomination sociale LOC+ rapporte la preuve d’une exploitation effective et antérieure au dépôt de la marque contestée pour les activités de « Activités de vente de véhicules utilitaires ; activité de réparation de véhicules utilitaires, de matériels et de produits agricoles et de bricolage ; activité de commerce de pièces détachées de véhicules ».

— Juger nulle la marque n°08/3568923 pour les produits et services de « Location de machines de chantier » ; « Location de véhicules » ; « Produits agricoles,

horticoles et forestiers »

— Condamner la société LOC+ titulaire de la marque contestée à avoir à verser à l’appelante principale la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

9. La Sas LOC + ([Localité 13]), par dernières conclusions déposées le 28 février 2025, demande à la cour de, au visa des articles L714-3 et L711-4 du Code de la propriété intellectuelle (ancien), L716-5 et L711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle (nouveau), de :

— Faire droit a l’appel incident de la société LOC+ à l’encontre de la décision dont appel du 14 décembre 2023,

Confirmer la décision du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a:

— jugé forclose par tolérance l’action en nullité à l’encontre de la marque n° 08/3568923 pour les produits et services de « location de machines de chantier ; Location de véhicules »,

— rejeté la demande de nullité à l’encontre de la marque n° 08/3568923 pour les produits et services de « Produits agricoles, horticoles et forestiers ».

Infirmer la décision du 14 décembre 2023 pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

— Rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de l’appelante,

— Juger intégralement injustifiée la demande en nullité NL21-0256,

— Juger valablement enregistrée la marque n° 08/3568923 pour l’ensemble des produits et services visés,

— Juger irrecevable la demande en nullité NL21-056 formée par la société LOC+ [Localité 9] pour l’intégralité des produits et services visés par la marque sur le fondement de la forclusion par tolérance,

A titre subsidiaire,

— Juger irrecevable la demande en nullité NL21-056 formée par la société LOC+ [Localité 9] aux motifs que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une exploitation effective et antérieure au dépôt de la dénomination sociale LOC+ pour les activités de « Activités de vente de véhicules utilitaires ; activité de réparation de véhicules utilitaires, de matériels et de produits agricoles et de bricolage ; activité de commerce de pièces détachées de véhicules ».

A titre reconventionnel,

' Dire et juger que la présente action intentée par la société LOC+ [Localité 9] présente un caractère abusif ;

En conséquence,

— Condamner la société LOC+ [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000 ' à la société LOC+ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— Condamner la société LOC+ [Localité 9] à avoir à verser à la société LOC+ la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

10. Le ''' le ministère public a déclaré s’en rapporter,

11. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 à 14 Heures.

12. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

13. S’affrontent dans le cadre du présent litige le signe 'LOC +' utilisé à titre de dénomination sociale antérieure depuis 2003 par la société LOC+ dont le siège social est à [Localité 9] dans le Gers, ayant pour objet la location, le service après vente, la vente de matériels de travaux publics, de matériels de bricolage, d’espaces verts, de véhicules de tourisme et utilitaires ; la location de véhicules industriels avec chauffeur; le transport public routier de marchandises ; la création, acquisition, location, prise à bail, installation sous établissements se rapportant aux activités ci-dessus et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant s’y rapporter directement ou indirectement et, à titre de marque verbale française, LOC + n° 3568923 déposée le 9 avril 2008, par la société LOCSUD, devenue LOC +, dont le siège est à [Localité 13], publiée au BOPI le 16 mai 2008, en classes 7, 31, 37 et 39.

Classe 7 : Machines outils,

Casse 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés,

Classe 37 : Location de machines de chantier ; Installation, entretien et réparation de machines,

Classe 39 : Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux.

14. Les parties contestent respectivement la décision du directeur de l’INPI qui a prononcé une nullité partielle de la marque, la sarl LOC+ [Localité 9] par voie d’appel principal pour n’avoir pas prononcé la nullité de la marque pour l’ensemble des services visés et la Sas LOC + [Localité 13], par voie d’appel incident, pour avoir accueilli la nullité partielle de sa marque n° 08/3568923 pour les produits et services suivants : 'Machines-outils ; Installation, entretien et réparation de machines.'

15. La société LOC+ [Localité 13] poursuit devant la cour l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre invoquant pour tous les produits et services visés par sa marque, d’une part, la forclusion par tolérance et d’autre part, l’absence d’exploitation effective de la dénomination sociale pour les produits et services contestés.

I – Sur la recevabilité de l’action de la société LOC+ [Localité 9] :

1) sur l’usage effectif par la société LOC+ [Localité 9] de sa dénomination sociale pour l’ensemble des activités invoquées :

16. Le directeur de l’INPI a écarté l’exception d’irrecevabilité opposée à l’action de la société LOC+ [Localité 9] pour les activités invoquées à savoir la 'Location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage’ mais à en revanche accueilli l’exception d’irrecevabilité de l’action en nullité s’agissant des autres activités contestées, à savoir les activités de 'ventes de véhicules utilitaires ; activités de réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage ; activité de commerce de pièces détachées de véhicules', ayant jugé que la preuve de l’exercice effectif de ces activités n’était pas rapportée par la demanderesse.

17. La société LOC+ [Localité 9] entend rapporter la preuve de l’exercice effectif des ces dernières activités, outre celles qui ont été retenues par le Directeur de l’Inpi, tandis que la société LOC + [Localité 13] conteste qu’étaient exercées sous l’enseigne l’ensemble des activités susvisées à la date du dépôt de sa marque, le 9 avril 2008.

Sur ce :

18. Il n’est pas contesté que la dénomination sociale antérieure ouvre droit à protection pour les activités effectivement exercées au jour du dépôt de la marque contestée, à charge pour le titulaire de la dénomination sociale antérieure d’en rapporter la preuve.

19. C’est donc bien à la société LOC + [Localité 9] d’établir qu’elle a exercé sous l’enseigne LOC+, antérieurement au dépôt de la marque contestée le 9 avril 2008, les activités par elle invoquées.

20. Or, la société LOC + [Localité 9] produit de nombreuses pièces et notamment l’extrait K Bis de la société et le PV d’assemblée générale extra-ordinaire du 2 juillet 2003 ayant acté une extension de son objet social aux opérations de réparation, service après-vente, vente des mêmes matériels de ceux visés par la location, soit le matériel de travaux publics, de bricolage, de jardinage, d’espaces verts, de véhicules de tourisme et utilitaires.

21. Pour attester l’effectivité des activités de 'location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage, transport de matériel agricole mais également vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage’ la société LOC + , ainsi que retenu par le Directeur de l’Inpi, produit également ses comptes de résultat des années 2005 à 2008 faisant apparaître la part du chiffre de son chiffre d’affaires afférente au service de 'location:

— pour l’année 2005/2006,' à hauteur de 309.161,01 euros,

— pour l’année 2006/2007, de 482 912,51 euros,

— pour l’année 2007/2008 à hauteur de 635 538,11 euros.

22. Elle justifie par les mêmes éléments comptables de la part de son chiffre d’affaires afférente à l’activité de vente :

— pour l’année 2005/2006 à hauteur de 155.071 euros,

— pour l’année 2006/2007, à hauteur de 547.175 euros,

— pour l’années 2007/2008, à hauteur de 711.569

23. Ces mêmes éléments de comptabilité mentionnent pour les biens loués, les produits et services suivants : 'matériels de jardins, bâtiment ou travaux publics'.

Ils mentionnent pour la vente : 'marchandises, fuel, matériel et livraison de matériel de location'.

24. Ces éléments sont corroborés notamment par la production d’attestations de témoins (sa pièce n° 15) dont celle de M. [O] à laquelle sont jointes les factures justifiant ses déclarations attestant la location auprès de la société LOC + [Localité 9] de machines et matériel utilisés dans le cadre de travaux publics et entretien d’espaces verts, bricolage accompagnée de 4 factures émises en 2004,2005 et 2006, les autres attestant de manière assez laconique de la location depuis 2003, 2004 ou 2005 de machines auprès de la société, un ancien salarié ayant attesté sans précision de date qu’il procédait aux contrôles des machines lors des départs et retours de location.

25. Il s’y ajoute entre 2003 et 2006 ( ses pièces n° 7 à 12) de nombreux documents attestant des efforts importants de publicité entrepris dès 2003 (Logo, Flyers, encarts dans la presse ou sur un calendrier de rugby, encart dans les 'pages jaunes’ ou 'modul’annonce').

26. Contrairement aux observations de la société LOC + [Localité 13], les factures produites ([O]) sont bien des factures de location et non de vente dès lors qu’elles prévoient toutes le versement d’un dépôt de garantie.

27. Par ailleurs, ainsi que retenu par le Directeur de l’Inpi, il importe peu que l’activité réalisée par le demandeur (LOC + [Localité 9]) soit différente de celle de la défenderesse, comme principalement tournée vers la vente, dès lors qu’est établie l’effectivité de l’activité de location pour laquelle la société LOC + [Localité 9] invoque la nullité de la marque.

28. Ces attestations ajoutées aux éléments de comptabilité sus-retenus, quand bien même la publicité faite sur son site internet ou sa page facebook ou celle de son gérant ne peut être retenue à titre de preuve alors qu’elle apparaît postérieure au dépôt de la marque contestée, établissent incontestablement que la société LOC + [Localité 9] exerçait effectivement sous cette dénomination sociale au mois d’avril 2008 et depuis au moins quatre années consécutives (2003/2004 à 2008) une activité de 'location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage, transport de matériel agricole mais également vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage'.

29. En revanche, le seul objet social de la société, voire les attestations susvisées ou le fait que la société ait employé des mécaniciens alors que cette main d’oeuvre était destinée à faire face à l’entretien de son parc locatif, sont insuffisants, en l’absence de tout autre élément, de comptabilité notamment, à établir l’effectivité de l’activité de la société LOC + [Localité 9] pour les activités 'de ventes de véhicules utilitaires ; activités de réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage ; activité de commerce de pièces détachées de véhicules.'

30. C’est en conséquence donc à bon droit, en l’état des pièces versées aux présents débats, que le Directeur de l’Inpi a fait partiellement droit à l’exception d’irrecevabilité de la demande pour absence de preuve de l’exploitation effective de la dénomination sociale antérieure au moment du dépôt de la marque contestée par la société LOC + [Localité 9] concernant ces dernières activités uniquement, la question de la forclusion par tolérance ne se posant en conséquence que pour les produits et services suivants : 'location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage, transport de matériel agricole mais également vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage’ pour lesquels la société LOC+ [Localité 9] justifie d’une antériorité.

2) Sur la forclusion par tolérance :

31. Le directeur de l’Inpi, après avoir rappelé que celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de 5 ans, lequel ne saurait se déduire du seul enregistrement de la marque, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, a retenu que la société LOC+ [Localité 9] était forclose à poursuivre la nullité de la marque pour les services 'location de machines de chantier ; location de véhicules’ dès lors que la marque contestée avait fait pour ces services l’objet d’un usage public, effectif et régulier depuis son enregistrement en 2008, date depuis laquelle la société LOC+ [Localité 13] était très active, les sociétés participant aux mêmes salons professionnels et exerçant dans un secteur concurrent, ayant notamment été en contact le 9 février 2015 à la suite d’une erreur d’adressage d’un fournisseur ou d’un virement, de sorte qu’il est établi que la société LOC+ [Localité 9] connaissait avant l’année 2016, l’usage de la marque contestée pour désigner ces services et que n’ayant agi que le 13 décembre 2021, sa demande en nullité de la marque pour ces deux services était forclose. Enfin, il a retenu que le demandeur n’apportait pas la preuve de la mauvaise foi du déposant, se contentant d’affirmer qu’il connaissait son existence au moment du dépôt.

32. En revanche, il a retenu qu’à défaut d’établir l’effectivité de l’usage de la marque contestée pour les autres produits invoqués, soit les 'Machines-outils ; produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés ; installation, entretien et réparations de machines’ il ne pouvait être opposée au titulaire de droits antérieurs une connaissance de l’usage de celle-ci et partant, une forclusion pour l’avoir tolérée.

33. Sans contester l’exploitation de la marque litigieuse depuis plusieurs années, l’appelante observe que le rayonnement de la société LOC + [Localité 13], qui n’est que local, n’a pas été apprécié par le Directeur de l’Inpi pour conclure à une situation de concurrence, alors que seule la situation du déposant avant 2016 est susceptible de caractériser une telle situation de concurrence et partant une éventuelle tolérance de sa part de son activité. Or, elle insiste sur le fait qu’à cette date, la société LOC + [Localité 13] n’avait ouvert que deux établissements à [Localité 11] et à [Localité 8] qui géographiquement ne lui faisaient pas concurrence, le premier rayonnant sur le Languedoc-[Localité 15] et le second sur [Localité 8], certes en Midi Pyrénées, mais qu’elle n’avait elle-même qu’un établissement à [Localité 9] dont l’activité était concentrée sur le Gers et n’était pas impactée par cet établissement qui avait de toutes façons été ouvert en avril 2007 (avant le dépôt de la marque) et fermé rapidement en 2009.

Contestant ainsi que soit établie toute situation de concurrence directe entre les deux sociétés antérieurement à l’année 2016, l’appelante fait valoir que s’il devait être retenu le contraire, notamment du fait de l’exploitation de l’établissement de [Localité 8] ouvert en avril 2007, alors le dépôt de la marque contestée en avril 2008 a nécessairement été effectué de mauvaise foi par l’intimée qui ne pouvait davantage ignorer son activité sous l’enseigne LOC+.

34. La société Loc + [Localité 13] insiste au contraire sur l’usage de sa marque dans un secteur géographique très proche depuis de nombreuses années que l’appelante n’a pu ignorer, le signe LOC + ayant été exploité dès 2005, étant présent sur les cartes de visites de l’agence de [Localité 8] dès 2008, ou les affiches d’événements clients du 3 octobre 2008, et sur de nombreux supports publicitaires depuis, observant que le critère de la situation de concurrence est étranger aux dispositions de l’article L 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle qui exige seulement pour prospérer que le demandeur à la nullité n’ait pas connu l’usage de la marque contestée depuis au moins cinq années à la date de l’assignation et que le déposant n’ait pas agi de mauvaise foi.

Or, elle conteste que soit établie la connaissance qu’elle pouvait avoir de l’activité de la société Loc+ [Localité 9] à la date où elle a dépôt de sa marque, le 9 avril 2008.

Sur ce :

35. Selon l’article L 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa version résultant de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, applicable au présent litige, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

36. Il appartient à l’intimée, défenderesse à l’action en nullité, d’établir que les conditions de la forclusion par tolérance qu’elle invoque sont réunies.

37. Le Directeur de l’Inpi a par ailleurs pertinemment relevé que la forclusion par tolérance supposant pour être opposée la connaissance de l’enregistrement de la marque et de son usage par celui qui la conteste, implique nécessairement que soit établi l’usage effectif de la marque contestée pour les produits et services invoqués à l’appui de l’action en nullité.

38. Il est admis par la jurisprudence nationale et communautaire que pour pouvoir opposer à l’action en nullité d’une marque contestée la forclusion par tolérance, il doit être établi par le titulaire de la marque contestée :

— l’enregistrement de la marque postérieure dans l’état membre concerné ;

— l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’état membre où elle a été enregistrée ;

— la connaissance qu’avait le titulaire de droits antérieurs de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement ;

— la bonne foi du titulaire de la marque contestée.

39. Par ailleurs, il est constant que l’usage effectif de la marque est constitué par un usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne se déduit pas uniquement de son enregistrement.

40. S’il n’en ressort pas que la forclusion par tolérance ne peut être opposée aux titulaires de droits antérieurs sur le signe contesté qu’à la condition qu’ait été toléré l’usage d’une marque exercée en situation de concurrence, la situation de concurrence entre deux sociétés n’en constitue pas moins un élément de nature à participer de la connaissance de l’usage effectif de la marque seconde par le titulaire de droits antérieurs sur le signe.

41. L’action en nullité de marque ayant été introduite devant le Directeur de l’Inpi le 13 décembre 2021, pour prospérer en son moyen d’irrecevabilité de l’action tiré de la forclusion par tolérance, l’intimée doit en conséquence établir que la société LOC + [Localité 9] avait connaissance de l’usage de la marque enregistrée pour l’ensemble des services visés antérieurement au 13 décembre 2016 et qu’elle même exploitait effectivement cette marque déposée de bonne foi, depuis au moins cinq ans au jour de l’action.

42. Il y a donc lieu de rechercher les éléments attestant la connaissance par la société LOC+ [Localité 9] de l’enregistrement de la marque contestée et de son usage antérieurement au 13 décembre 2016 mais également et prioritairement, ceux attestant l’usage effectif et régulier que faisait la société LOC + [Localité 13] de sa marque depuis au moins cinq ans à la date de l’action pour l’ensemble des produits et services invoqués.

*Sur l’exploitation effective de la marque contestée durant plus de cinq ans pour les services visés :

43. Les éléments versés aux débats par la société intimée et sur lesquels le Directeur de l’Inpi s’est prononcé attestent effectivement que depuis 2008, mais plus particulièrement à compter de 2015, la société LOC+ [Localité 13], initialement LOCSUD, a connu un fort développement dans le domaine de la location de véhicules et matériels de BTP et d’espaces verts, sous le signe LOC+ tel qu’enregistré, mais également sous des variables graphiques ou de couleur, n’en altérant cependant pas le caractère distinctif, ainsi que l’a justement retenu le directeur de l’Inpi.

44. Ainsi est-il notamment justifié d’une campagne de communication sur différents supports de location de matériels de chantier sous le même signe LOC+ :

— cartes de visite dès 2008 pour l’établissement de [Localité 8],

— l’usage du signe LOC + sur son site internet en 2013,2014 et 2015, d’ailleurs associé à la mention location de matériel avec représentation d’un matériel de chantier (sa pièce n° 20),

— communication sur les pages jaunes en janvier 2016,

— campagne publicitaire visant les établissements [Adresse 12] complétées par des attestations de clients entre 2008 et 2015, dont une campagne courant 2014 sur la chaîne de radio RTS MUSIC INFO TRAFIC ayant inclus plus de 152 spots publicitaires (sa pièce n° 11)

— un partenariat conclu avec le club de rugby de [Localité 13] en 2014 pour développer des espaces publicitaires lors des matchs du Top 14 (sa pièce n° 14),

— plusieurs articles de presse mettant en avant l’activité de location de courte durée de matériels pour le BTP ou les espaces verts (Midi Libre du 23 juin 2015), ou les nouveaux investissements réalisés aux fins d’ouverture de nouvelles agences, l’activité y étant définie comme la location de matériels et véhicules de courte ou longue durée (JDL -27 septembre 2020- pièce 28).

45. Les éléments comptables de la société intimée (ses pièces 31 et 35) entre 2006 et 2016 attestant une forte croissance du chiffre d’affaires qui atteignait déjà 10 Millions d’euros en 2016, mettent en évidence une activité principale de location, achat vente de matériel bâtiment. Ils sont complétés par des demandes d’investissement ou bons de commande datés de 2015 émanant de l’intimée en vue de la fourniture de matériel (chargeuse articulée, mini-pelles, chariots télescopique, tracto-pelle etc…..).

46. Un devis de 2010 émis par la société LOCSUD, ancien titulaire de la marque, portant proposition de location de machines ou engins de chantier atteste l’usage dès cette date de la marque LOC + sur les documents officiels, celle-ci disposant déjà de neuf localisations différentes en région PACA et dans l’Herault.

47. Le directeur de l’INPI en a justement déduit la preuve d’un usage effectif et régulier de la marque dès 2008 et plus particulièrement entre 2015 et 2020, pour l’activité 'location de machines de chantiers ; locations de véhicules'. Il en a également tout aussi justement déduit que n’était au contraire pas établie une activité effective pour les produits ou services suivants : 'produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés; installation, entretien et réparation de machine'.

48. En effet, alors que l’intimée se présente elle-même comme 'un acteur majeur du marché de la location, de matériel afférent aux activités de bâtiment comme en témoigne le fait qu’elle est une entreprise labellisée SE’ relevant que 'l’appelante est un concurrent direct de l’intimée qui exerce dans le même secteur, à savoir la location d’engins et de matériel BTP’ (ses conclusions page 17), force est de constater que la société LOC+ [Localité 13] ne contredit pas utilement cette décision s’agissant de l’effectivité de son activité pour ces services.

49. Elle insiste d’ailleurs s’agissant du service 'installation, réparation et entretien’ sur le fait qu’elle exerce effectivement cette activité qui correspond à un service de sa société, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire de ses mécaniciens et que 'si elle n’offre pas directement cette activité à la clientèle’ celle-ci entre dans le coût de ses services de location pouvant être amenée à dépanner des véhicules sur des chantiers. Ce faisant, elle convient toutefois que son service de mécanique est un service interne destiné à la réparation et à l’entretien de son parc locatif, qu’il ne s’agit pas en conséquence d’une activité commerciale, ni directement concurrente de l’appelante, quand bien même elle effectuerait des dépannages sur les chantiers, aucun élément n’attestant qu’elle fait usage de sa marque pour cette activité.

50. De même, l’intimée ne justifie en aucune façon d’une activité effective concernant 'les produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés'.

51. Au contraire, s’agissant de la rubrique 'machines-outils’ que le directeur de l’Inpi définit au sens du Larousse comme des machines très spécifiques 'destinées à façonner la matière au moyen d’un outillage mis en oeuvre par des mouvements et efforts appropriés', l’intimée observe à bon droit que les machines présentes sur son parc locatif et notamment ses engins de terrassement (ses pièces 20 et 22) ont précisément vocation à déplacer et façonner la matière par des mouvements spécifiques ou appropriés, de sorte qu’il s’agit de machines-outils dont les éléments sus retenus attestent de la location effective aux clients.

52. Il est dès lors établi concernant ce service également une activité effective depuis au moins cinq ans à la date de la requête, de sorte que la société intimée est, sous réserve des autres conditions, recevable à invoquer la prescription par tolérance pour ces services également.

53. En conséquence, la société intimée est irrecevable à soulever la forclusion par tolérance pour les produits et services 'produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés; installation, entretien et réparation de machine'.

*Sur la connaissance de l’exploitation effective de la marque contestée durant plus de cinq ans :

54. Il est admis que la connaissance par le titulaire de droits antérieurs de l’activité de la marque seconde qui constitue une notion subjective peut être évincée de fait objectifs dont il se déduit que la première n’a pu ignorer l’activité de l’autre.

55. Il n’est, au contraire de ce que soutient la société LOC + [Localité 13], nullement attesté un rayonnement national de la marque mais tout au plus régional, allant en avril 2008, de la région PACA à l’ancienne région Languedoc [Localité 15] pour l’établissement de [Localité 13] (Herault) ou Midi Pyrénées, pour les établissement de [Localité 11] (Aude), de [Localité 8] (Haute Garonne).

56. De son côté, l’appelante était localement et paisiblement implantée en région Midi-Pyrénées ayant son siège dans le Gers ([Localité 9]) et ce depuis 2003, dans une activité que l’Inpi qualifie elle-même de peu concurrentielle (peu d’établissements) ayant une forte implantation locale en raison de la lourdeur des matériels loués et des difficultés de déplacement, l’appelante observant d’ailleurs pertinemment que cette implantation locale pour ce type d’activité est corroborée par une politique d’expansion progressive de la marque contestée par l’ouverture de différents établissements couvrant les régions PACA- Languedoc [Localité 15] – Midi Pyrénées.

57. Il est constant que la société LOVEMAT avait initialement son siège à [Localité 11] (Aude), est devenue LOCSUD par décision de l’assemblée générale du 13 juin 2003 et que la société LOCSUD (siège [Localité 13]) a ensuite déposé la marque litigieuse par son mandataire le 9 avril 2008, avant d’être renommée LOC + par décision du 22 juillet 2013.

58. Il n’est pas contesté qu’en 2007, la société LOCSUD avait ouvert un établissement à [Localité 8] (Haute Garonne) relevant la même région Midi Pyrénées que l’appelante qui a son siège à [Localité 9] (Gers), mais que cet établissement a cependant été fermé dès 2009, seulement un an après le dépôt la marque litigieuse.

59. En 2014, par suite de la fusion avec les établissements Ferrat bâtiments (pièce n° 5 de l’intimée), la société LOCSUD s’est trouvée à la tête de plusieurs fonds de commerce en région PACA, en Midi Pyrénées à [Localité 11] (Aude) et en région Languedoc [Localité 15], à [Localité 13] (Herault).

60. Elle n’a mentionné un début d’activité au registre national des entreprises pour ses autres établissements de Midi Pyrénées de Narbonne ou Carcassonne (Aude) qu’à compter du 14 décembre 2016 (sa pièce n° 6), soit postérieurement au 13 décembre 2016.

61. Elle n’avait en conséquence avant le 13 décembre 2016 qu’un seul établissement ouvert en Midi Pyrénées à [Localité 11] (Aude) toutefois situé à 150 KM de [Localité 9].

62. Quant à l’établissement de [Localité 8], bien que distant de 58 Km, il n’est ni indiqué, ni a fortiori établi qu’il ait eu un rayonnement susceptible de faire concurrence à l’établissement de [Localité 9], ni d’ailleurs qu’il ait jamais été exploité sous la dénomination LOC+, ce que ne permet pas d’établir la production de simples cartes de visites au nom du personnel de cet établissement portant la marque LOC+ avec logo, en l’absence de tout élément externe caractérisant un activité effective de cet établissement sous la marque litigieuse de telle sorte que l’appelante n’aurait pu ignorer cette activité, alors que la société LOCSUD n’a été renommée LOC + qu’en juillet 2013.

63. De même, il n’est pas établi que l’importante publicité déployée par l’intimée à compter de 2008 ait eu un rayonnement autre que local (journaux locaux, affiches publicitaires, partenariat avec le club de rugby de [Localité 13], spots publicitaires sur les ondes locales, annuaires téléphoniques…). du moins s’agissant des éléments de publicité antérieurs au 13 décembre 2016.

64. La remise de cartes de visite par des salariés de la main à la main ou par mails aux clients ou fournisseurs de la société LOC+, ou la diffusion d’affiches publicitaires par mails, ainsi qu’il est attesté par des salariés de la société LOC + [Localité 13] à compter de 2008 (pièces n° 51, 52, 53), ne suffit pas à attester un rayonnement autre que local de ces différents établissements , ni à établir la connaissance que devait nécessairement avoir la société LOC + [Localité 9] de l’activité de la société LOC+ [Localité 13], alors que celle-ci n’avait plus, depuis 2009, qu’un seul établissement en Midi Pyrénées situé à [Localité 9] (150 Km), dont il n’est pas prétendu qu’il aurait fait concurrence à la société LOC+.

65. Le fait que les deux sociétés aient participé aux mêmes salons professionnels, Intermat en 2015, et Bauma en janvier 2016, le premier étant un salon international réunissant 169 pays et le second un salon mondialement connu, ne suffit pas en l’absence de tout élément concernant notamment l’endroit où étaient implantées ces deux sociétés sur ces événements internationaux à attester la connaissance par ces société LOC+ [Localité 9] de l’activité de la société LOC+ [Localité 13], alors que les salariés de la première ont attesté n’avoir pas rencontré la société LOC + [Localité 13] lors du salon et qu’ils ignoraient sa présence.

66. Pas davantage, l’échange de mails de février 2015 (pièce N° 42 de l’intimée) concernant une pompe qui aurait été destinée à l’appelante et que l’intimée aurait réceptionnée par erreur, dont il n’est pas établi qu’il a eu lieu avec la société LOC+ [Localité 9] apparaissant au contraire être resté purement interne au groupe Sofileg, ne permet de retenir que la société LOC+ [Localité 9] aurait eu connaissance de la société LOC+ [Localité 13] à cette occasion.

67. Quant au défaut d’aiguillage d’un virement qui au demeurant atteste, comme l’échange précédent, l’existence d’un risque de confusion entre les deux sociétés, étant daté de janvier 2019 (pièce n°43 de l’intimée), il est tout simplement inopérant.

68. De l’ensemble, la société LOC + [Localité 9] en déduit justement qu’il n’est pas établi qu’elle a toléré durant au moins cinq ans une activité de l’intimée dont elle aurait eu connaissance, observant d’ailleurs que c’est l’ouverture par l’appelante d’un nouvel établissement à [Localité 16] en février 2021, portant le même nom et exerçant dans le même secteur (50 Kms), qui a attiré son attention et justifié, après vaine mise en demeure du 7 avril 2021, qu’elle saisisse le Directeur de l’Inpi d’une requête en nullité de la marque.

69. La société LOC + [Localité 13] n’est donc pas recevable à opposer à la société LOC + [Localité 9] la forclusion par tolérance de sa demande en nullité pour l’ensemble des produits et services visés dans sa requête, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour ce motif la requête en nullité de la société LOC + [Localité 9] visant les services ' location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage'

II – Sur le bien fondé de l’action en nullité :

70. Au vu de ce qui précède, la société LOC + [Localité 9] ne peut se voir interdire l’action en nullité pour les produits et services suivants, à s’avoir 'Machine-outils ; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, installation, entretien et réparation de machines’ mais également pour les activités pour lesquelles la société appelante a démontré l’effectivité de son activité à savoir, 'location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage, transport de matériel agricole, vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage'

1) Sur le droit applicable :

71. La société Loc + [Localité 9] fonde son action en nullité sur le risque de confusion la dénomination sociale antérieure et la marque verbale LOCSUD et vise au soutien de celle ci les articles L 714-3 et L 711-4 ancien du code de la propriété intellectuelle mais également les articles L 716-5 et L 711-3-3° du code de la propriété intellectuelle dans leur version résultant de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

72. Le Directeur de l’Inpi s’est au contraire placé sur le fondement des dispositions antérieures à l’ordonnance du 13 novembre 2019 dès lors que le dépôt de la marque contestée est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Sur ce :

73. L’action en nullité relève ici de l’article L 711-3- I – 3° dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019, selon lequel,

I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

74. Or, il résulte des dispositions transitoires de l’ordonnance n° n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (article 15 ) que :

I. – A l’exception de son article 12, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 :

1° Les dispositions des articles L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2° Lorsqu’elles sont relatives à la mise en place devant l’Institut national de la propriété industrielle d’une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d’une marque, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-3 et L. 714-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.

II. – Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d’un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître.

III. – Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. – Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux demandes d’enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’examen des enregistrements internationaux étendus à la France, dont les demandes d’extension ont été enregistrées par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

75. Il s’en évince que s’agissant de l’action en nullité entreprise, elle ne fait pas partie des exceptions visées aux 1° et 2° de l’alinéa 2 de l’article 15 – I – mais se trouve au contraire soumise au principe visé par l’alinéa 1er du même article de l’application immédiate de l’ordonnance, y compris aux marques déposées antérieurement à son entrée en vigueur.

76. Il doit donc être statué sur le bien fondé de l’action au regard du droit nouveau résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019.

2) sur les produits et signes en présence :

77. Selon l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019,

I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 .

78. Selon l’article L 711-3-3° dans sa version résultant de l’ordonnance 13 novembre 2019

'I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public'.

79. Il apparaît que le droit nouvellement applicable n’a pas modifié sur ce point l’ancien article L 711-4 ancien du code de la propriété intellectuelle sur lequel le Directeur de l’Inpi s’est fondé.

80. Le Directeur de l’Inpi a retenu qu’il existait une forte similarité entre les produits et services visés par la requête concernant la marque contestée à savoir 'Machines-outils’ et 'installation, entretien et réparation de machines’ et l’activité de la requérante de 'location’ et de 'vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux de bricolage', activités généralement proposées en association les unes aux autres.

Il a au contraire écarté toute similitude entre les 'produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés’ de la marque contestée et la 'vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou de bricolage'.

81. S’agissant des produits similaires, il a retenu une similarité du signe alphanumérique (LOC+) utilisé antérieurement par l’appelante à titre de dénomination sociale et la marque purement verbale (LOC+) contestée et un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, tenant compte de la forte distinctivité de la dénomination sociale antérieure et, de manière globale, retiré de l’interdépendance des facteurs (forte similarité des produits / forte identité des signes/ forte distinctivité de la dénomination) l’existence d’un risque de confusion justifiant l’annulation de la marque pour ces produits et services.

82. L’appelante demande l’infirmation de la décision qui a rejeté la demande en nullité de la marque au titre de 'la location de machine de chantier ; location de véhicules’ tout en confirmant son analyse quant au risque de confusion indéniable.

83. La société intimée qui a surtout conclu à l’irrecevabilité de l’action de la société LOC + [Localité 9] pour défaut de preuve de son exploitation effective et pour avoir toléré la marque contestée depuis plus de cinq ans, ne conclut pas sur la similitude des produits et services visés, ni sur le risque de confusion.

Sur ce :

* Sur la similitude des produits et services :

84. La décision du directeur de l’Inpi n’est pas contestée en ce qu’elle a retenu la similarité entre les produits et services de la marque contestée 'machines-outils ; installation, entretien et réparation de machines’ avec ceux de la requérante, 'location, vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux de bricolage'

85. Elle est contestée par l’appelante en ce qu’elle a écarté toute similarité entre les produits de la marque litigieuse, à savoir : 'produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés’ et ceux de la dénomination sociale antérieure, à savoir : 'vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage'.

86. Cependant, cette contestation n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’analyse pertinente que le Directeur de l’Inpi a faite, par comparaison, entre le dépôt de la marque en classe 31 'produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés’et l’activité de la société appelante portant sur 'la vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles', qui n’apparaît pas similaire aux produits de la classe 31 qui ne vise que les végétaux directement issus du sol résultant de la culture de légumes, fleurs etc, mais nullement les matériels permettant leur culture, n’ayant ni la même nature, ni la même destination.

87. En revanche, c’est à bon droit que la société LOC + [Localité 9] conteste la décision qui n’a pas prononcé la nullité de la marque pour les produits et services ' location de machines de chantier, location de véhicules’ dont il a été jugé qu’elle était effectivement exercée par la société appelante, dès lors que cette activité est strictement similaire à celle exercée par l’intimée et que la cour a exclu que la société appelante ait pu se voir opposer la forclusion par tolérance pour avoir toléré durant au moins cinq années une activité exercée sous la marque contestée dont elle aurait eu connaissance.

88. La société LOC + [Localité 9] est en conséquence également recevable en sa demande de voir prononcer la nullité de la marque sur ce fondement.

89. Elle est en outre bien fondée à voir juger la similarité entre les produits et services de la classe 31 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée et sa propre activité de 'location de matériels de travaux publics, matériel de bricolage, espaces verts, véhicules de tourisme et utilitaires, location de véhicules industriels avec chauffeur', qui n’apparaît d’ailleurs pas contredite par l’intimé.

* Sur le risque de confusion :

90. La décision entreprise n’est pas utilement contestée en ce qu’elle a justement retiré de la similitude entre les produits et de la parfaite similitude, visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes en litige, liée à une forte distinctivité de la marque, l’existence d’un risque global de confusion avéré dans l’esprit du public pertinent doué d’une attention moyenne, quand bien même une partie du public concerné, qui peut être professionnel, aurait un degré d’attention moyen plus élevé.

91. Il s’ensuit qu’est rejeté le recours de la société LOC + [Localité 13] contre la décision du Directeur de l’Inpi qui a prononcé la nullité de la marque n° 08/3568923 pour les produits et services 'Machine -outils ; Installation, entretien et réparation de machines', la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

92. En revanche, au regard du fort risque de confusion non contesté, la décision du Directeur de l’Inpi est infirmée en ce qu’elle a reconnu l’action en nullité partiellement fondée et écarté la nullité de la marque pour les produits 'location de machines de chantier, location de véhicules', strictement similaires à l’activité exercée sous l’enseigne antérieure, la cour prononçant la nullité de la marque pour ces services également.

III – Sur les autres demandes :

93. En conséquence de ce qui précède, la société LOC + [Localité 13] ne saurait prospérer en sa demande de condamnation pour procédure abusive.

94. Elle sera au contraire équitablement condamnée à payer à la société LOC + [Localité 9], la somme de 5.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour statuant en la matière sans dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme partiellement la décision du Directeur de L’INPI n° NL 21-0256 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en nullité de la marque N° 08-3568923 pour les produits et services suivants ' location de machines de chantiers ; location de véhicules'.

Statuant à nouveau de ce chef :

Prononce la nullité de la marque N° 08-3568923 pour les produits et services suivants 'location de machines de chantiers ; location de véhicules'.

Confirme la décision entreprise pour le surplus et y ajoutant :

Déboute la société LOC + [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la Sas LOC + [Localité 13] à payer à la Sarl LOC + [Localité 9] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Statue sans dépens.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,