La Société BSA, anciennement dénommée BESNIER SA, qui détient une participation dans la Société LACTEL SNC est propriétaire de quatre marques semi-figuratives pour désigner le lait et les produits laitiers pour enfants et pour bébé des classes 5, 29, 30 et 32, en particulier de la marque figurative déposée en couleurs et enregistré sous le numéro 95.553.699 ainsi décrite : « bouteille de 50 cl surmontée d’un bouchon de couleur rose pantone 219 ainsi que d’une étiquette composée d’un dégradé de couleur rose pantone 219 sur laquelle apparaît la marque EVEIL et le graphisme d’un petit bonhomme ou figurent en arrière plan trois formes géométriques dont une de couleur rose pantone 219 ». La Société LACTEL fabrique et commercialise le produit « EVEIL ». La Société Anonyme CANDIA anciennement CEDILAC SA est titulaire de plusieurs marques servant à identifier le lait et les produits laitiers en classe 29. Elle a notamment déposé à l’I.N.P.I. le 21 novembre 1994 une marque sans forme ni contour représentant la couleur uniforme « Rose P 212 » enregistrée sous le n° 94.545.460 pour les produits de la classe 29. Auparavant elle avait déposé le 8 février 1990 la marque semi-figurative en couleur sous le numéro 1.574.566 pour désigner le lait enrichi en fer ainsi décrite : « Les indications 1 à 3 ans et naturellement riche en calcium s’impriment en blanc sur fond rose. CANDIA en bleu marine, le reste du texte en bleu roi. La zone centrale arrondie est orangée dans sa partie gauche et jaune dans sa partie droite, les lettres F et R sont blanches sur des cubes bleus, la lettre E est blanche sur un cube rose fuschia, le cube inférieur est orangé. Les deux formes représentant des bouquets d’arbres sur la partie gauche sont vertes et bleues, les surfaces encadrant la zone centrale arrondie sont en vert dégradé vers le jaune de l’intérieur vers l’extérieur ». et la marque semi-figurative déposée en couleur le 23 juin 1994 et enregistrée sous le numéro 94.525.583 en classe 5 et 20 pour désigner des aliments pour bébés, du lait et des produits laitiers décrite comme suit : « CROISSANCE bleu ciel, DE CANDIA bleu foncé sur ligne bleu clair, 1 à 3 ANS, PRET A L’EMPLOI NATURELLEMENT RICHE EN CALCIUM blanc sur fond rose, soleil jaune bordé et d’orange sur halo bleu clair : cubes bleu, rose, vert, orange ». et comportant un bandeau rose en bas de l’étiquette. Reprochant aux Sociétés BESNIER et LACTEL d’avoir modifié leur conditionnement de lait pour bébés pour adopter l’élément qu’elle considérait comme distinctif du produit croissance de CANDIA, c’est-à-dire la couleur « PANTONE 212 » dite par elles rose fuschia, les Sociétés CEDILAC et CANDIA ont saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS d’une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, et par un arrêt du 25 novembre 1998, la Cour d’Appel de PARIS, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 mai 1995 a condamné la Société BESNIER pour contrefaçon de la marque 94.545.460 par le dépôt de la marque 95/553.699 a prononcé la nullité de cette dernière marque et a fait droit aux demandes de la Société CEDILAC. Le pourvoi formé par les Sociétés BESNIER et LACTEL a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2001. Par acte d’assignation du 11 décembre 2000 les Sociétés BSA et LACTEL ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d’une action en déchéance de la marque 94.545.460 « rose P 212 » à compter du 22 novembre 1999, pour défaut d’exploitation sérieuse et non équivoque depuis plus de cinq ans, et subsidiairement pour déchéance en

raison de la dégénérescence de la marque, la couleur rose fuschia étant devenue usuelle pour désigner les produits infantiles et particulièrement les produits laitiers de croissance pour les enfants. Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal, considérant que le caractère distinctif de la marque « Rose PANTONE 212 » avait été admis par les juridictions saisies de l’action en contrefaçon engagée par les Sociétés CEDILAC et CANDIA et que l’exploitation de cette marque, fût-ce associée à d’autres éléments figuratifs, ne pouvait être qualifiée d’équivoque dès lors que la prédominance de la teinte était constante sur les emballages et les documents publicitaires, ce qui permettait au consommateur d’identifier rapidement le produit, a rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le tribunal a également décidé que les sociétés demanderesses ne démontraient pas une généralisation de l’emploi de la couleur PANTONE 212 dans la commercialisation et la distribution des produits de la classe 29 et les a déboutées de leur action en déchéance pour dégénérescence de marque. La Société BSA et la Société LACTEL SNC ont relevé appel de ce jugement en concluant à sa réformation en ce qu’il a rejeté leurs demandes. Elles prient la Cour de bien vouloir : 1 – Rejeter des débats les pièces de la Société CANDIA non datées ou postérieures au 8 septembre 2000, 2 – Constater que la marque n° 94.545.460 ne fait pas l’objet depuis la date de son dépôt, soit pendant plus de cinq années, d’une exploitation sérieuse et non équivoque, pour le lait et en conséquence de prononcer la déchéance de ladite marque à compter du 22 novembre 1999 pour le lait, 3 – Constater que la Société CANDIA ne justifie pas d’une exploitation quelconque de la marque n° 94.545.460 pour des produits laitiers à compter du 22 novembre 1999,
- dire que la Société CANDIA ne pourra plus invoquer un droit sur la marque n° 94.545.460 qui sera radiée de l’I.N.P.I. Elles demandent en outre d’ordonner la publication intégrale par extraits de l’arrêt à intervenir aux frais de la Société CANDIA pour un coût unitaire par insertion de 5.335,72 euros H.T. Au cas où la Cour ne prononcerait pas la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation sérieuse, elles maintiennent que la marque 94.545.460 est devenue usuelle pour désigner les produits laitiers infantiles en ce compris le lait et concluent en conséquence à la déchéance de cette marque à compter du 30 mai 1995. Elles réclament la radiation de la marque et la publication de l’arrêt. Les sociétés appelantes sollicitent une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les Sociétés BSA et LACTEL prétendent que la Société CANDIA ne démontre pas une utilisation de la couleur rose PANTONE 212 à titre de marque c’est-à-dire d’une manière permettant aux consommateurs, indépendamment de tout autre signe, de distinguer les produits couverts par le dépôt et d’en identifier l’origine. Elles précisent qu’en effet si la couleur rose fuschia est présente sur les bandeaux des étiquettes des bouteilles et briques de lait, il n’est pas établi qu’il s’agit effectivement de la nuance rose PANTONE 212. Elles font valoir que cette couleur est un simple élément de décor mais n’est pas exploitée seule ; qu’elle n’a pas de pouvoir attractif à tel point que le

nom CANDIA est apposé sur les bouchons roses des bouteilles de lait pour éviter toute confusion. Elles soulèvent le caractère tardif de la fin de non recevoir proposée par la Société CANDIA pour s’opposer à la déchéance pour dégénérescence de la marque et contestent l’interprétation des dispositions de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle faite par cette Société qui limiterait cette banalisation aux seules marques nominatives alors que la loi n’opère aucune distinction. Elles indiquent que la dégénérescence d’une marque peut être constatée sans délai, aucune référence à la nécessité d’une tolérance pendant plus de cinq années n’étant exigée. Elles insistent enfin sur l’usage généralisé de la couleur rose fuschia dans le domaine du lait et des produits laitiers pour enfants sans pour autant que la Société CANDIA justifie d’une défense systématique de sa marque déposée « rose P 212 », les deux actions engagées contre les Sociétés BSA et LACTEL étant isolées. Elles produisent un constat d’huissier du 11 avril 2005 pour confirmer leurs affirmations. La Société CANDIA conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Elle sollicite, étant donné le caractère abusif de cette procédure, la somme de 30.500 euros à titre de dommages et intérêts et y ajoute une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société intimée réplique qu’elle a exploité de façon intensive le produit croissance de CANDIA depuis 1992 et que sa publicité a été axée sur la couleur rose ; qu’elle a en outre exploité de façon autonome la couleur rose P 212 ce que la Cour d’Appel de PARIS a reconnu dans l’arrêt du 25 novembre 1998 en rejetant la demande de nullité de la marque n° 94.545.460. Elle rappelle qu’est admise l’utilisation de la marque sous une forme modifiée dès lors que cette modification n’en n’altère pas le caractère distinctif et souligne que l’utilisation de la marque rose fuschia associée à d’autres éléments est ininterrompue depuis 1992 et constitue l’élément essentiel des conditionnements et des publicités permettant une identification immédiate de son lait de croissance. Elle maintient donc que pendant les cinq années précédant la date de l’assignation du 8 décembre 2000 elle a fait un usage constant et sérieux de sa marque dans des conditions permettant au consommateur d’identifier ses produits. Elle conclut à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la demande en déchéance de la marque pour les produits laitiers, les Sociétés BSA et LACTEL ne démontrant pas une exploitation de produits laitiers autres que le lait. La Société CANDIA prétend que l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être applicable qu’aux marques dénominatives car une marque figurative ne peut devenir la désignation usuelle d’un produit et qu’ainsi la demande est irrecevable. Elle affirme que la déchéance ne peut sanctionner qu’une généralisation de l’usage du signe et non une utilisation ponctuelle, que cette généralisation doit être la conséquence de l’inaction de son propriétaire et d’une tolérance qui ne saurait être inférieure à cinq ans. Elle considère donc que les conditions exigées par l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies en l’espèce et que les différents exemples donnés par les sociétés appelantes ne sont pas probants soit parce que le rose est différent, soit parce qu’il est un simple élément du décor et non d’identification du produit ou qu’il

désigne l’ingrédient de base présent dans le produit par exemple des fruits rouges. Elle fait état des actions judiciaires engagées contre les Sociétés BLEDINA et LONDSALE pour défendre sa marque rose pantone 212 qui sont distinctes de celles l’ayant opposé aux Sociétés BSA et LACTEL.

Attendu que les Sociétés BSA et LACTEL démontrent un intérêt à agir en déchéance de la marque 94.545.460 aussi bien pour le lait que pour les produits laitiers autres que le lait dès lors qu’elles fabriquent et commercialisent ces deux types de produits puisqu’elles justifient de la commercialisation des yaourts et des fromages frais et que par l’intermédiaire du groupe LACTALIS auquel appartient la Société LACTEL celle-ci intervient dans la même sphère d’activité ; Attendu que la validité de la marque n° 94.545.460 déposée le 21 novembre 1994 n’est plus discutée, la Cour d’Appel de PARIS ayant débouté les Sociétés BESNIER SA et LACTEL de leur demande en nullité de cette marque dans son arrêt définitif du 25 novembre 1998 ; Mais attendu qu’en raison de la demande fondée sur l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société CANDIA doit prouver qu’elle a fait un usage sérieux de la nuance « rose P 212 » à titre de marque pour le lait et les produits laitiers visés dans le dépôt pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter du 21 novembre 1994 ; Attendu que pour ce faire elle produit essentiellement une brique de lait croissance de CANDIA portant la date de péremption du 25 janvier 1995, une photographie d’un rayon présentant le conditionnement en briques et en bouteille, des fiches de produits, des publicités datées de 1994, 1995, 1996 et 1997 relatives au lait de croissance sur lesquelles figurent à la fois le conditionnement en brique et celui en bouteille de plastique ; Attendu que sur la bouteille en plastique de couleur blanche, dotée d’un bouchon de couleur « rose fuschia » est apposée une étiquette bandeau bordée en haut et au bas d’un liséré « rose fuschia » encadrant une composition graphique et différentes inscriptions ; Attendu que la brique reprend le même agencement de bandes « rose fuschia » encadrant un fond blanc sur lequel se trouve une composition graphique ; Que dans les deux conditionnements, la composition graphique est un soleil jaune bordé de blanc et d’orange sur halo bleu clair avec des cubes bleu rose fuschia vert et orange et une forme verte sur la gauche représentant un bouquet d’arbres ; Attendu que les publicités ont également un titre ou des inscriptions en « rose fuschia » ou des encadrements dans cette couleur ; Attendu que dans tous ces emballages ou documents publicitaires la couleur « rose fuschia » qui correspond à la couleur « rose P 212 » de la marque n° 94.545.460 ainsi qu’il résulte de la comparaison avec le carré rose déposé, est une couleur dominante dans un ensemble multicolore ; Attendu que même si elle n’est pas la couleur exclusive utilisée en soi pour caractériser l’origine du produit comme l’est par exemple la couleur lilas pour le chocolat MLKA ou la couleur verte pour les yaourts Bio de DANONE, la couleur rose P 212 dont la présence est importante dans l’ensemble constitué par le dessin et les différentes mentions conserve

son individualité et son pouvoir distinctif ; Attendu que l’adjonction de deux bandes « rose fuschia » pour compléter le décor de la marque 9452 5583 et surtout la présence du bouchon « rose fuschia » sur les bouteilles de lait et les languettes de la brique, augmente le pouvoir attractif de cette première marque complexe sans altérer le caractère essentiel de la seconde, la dénomination CANDIA apposée sur le bouchon, difficilement perceptible par le consommateur, n’étant pas l’aveu d’une faiblesse de la distinctivité de la couleur ; Attendu que le tribunal a donc justement décidé que la Société CANDIA, étant donné les documents versés aux débats, démontrait une exploitation non équivoque et ininterrompue de la marque « rose PANTONE 212 » pour son lait de croissance depuis le dépôt à l’I.N.P.I. et a rejeté à bon droit la demande en déchéance de la marque pour ce produit ; Mais attendu que la Société CANDIA n’établit pas qu’elle exploite sérieusement la marque « Rose PANTONE 212 » pour des produits laitiers autres que le lait ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la marque 94.545.460 pour ce type de produits ; Attendu qu’en ce qui concerne la banalisation de la couleur « rose fuschia » pour désigner le lait et les produits laitiers invoquée par les sociétés appelantes, celles-ci contestent avec raison les moyens soulevés par la Société CANDIA selon lesquels cette dégénérescence de la marque serait réservée aux marques nominatives et impliquerait une tolérance du titulaire pendant au moins cinq années ; Attendu qu’en effet le texte de l’article L. 714-6 ne contient aucune indication en ce sens ; Attendu que les Sociétés BSA et LACTEL démontrent par les constats d’huissier du 12 avril 2005 et 14 avril 2005 et par la production des conditionnements des laits NACTALIA, 2^e âge de GUIGOZ, 2^e âge de NESTLE et de BLEDINA, des briques DANONE au lait et aux fruits, des petits GERVAIS, du lait GUIGOZ céréales goût vanille, du lait 2^e âge de NUTRILIA, des laits de croissance de DIA, des produits DELL’light de DELISSE : que les sociétés appartenant à l’activité laitière font usage de la couleur « rose fuschia » qui sans être toujours identique à la couleur « rose PANTONE 212 » est une nuance très proche ne permettant pas à un consommateur d’attention moyenne d’opérer une distinction ; Attendu que cette utilisation sur les étiquettes bandeau des bouteilles, la bande du haut des briques de lait, le fond du décor des boîtes métalliques de lait en poudre, ou de boisson au lait et aux fruits est généralisée et ne fait pas toujours référence au type de fruits contenu dans une préparation mais désigne le lait ou les produits laitiers pour enfants ; Attendu qu’ainsi cette nuance de rose qui est une modernisation de la couleur rose layette ou rose buvard qui identifiaient autrefois les produits infantiles est devenue usuelle pour les sociétés commercialisant les produits laitiers ; Attendu que la Société CANDIA qui établit qu’elle a intenté une action contre les Sociétés BLEDINA et LONSDALE distincte des actions engagées contre les sociétés en cause, ne justifie pas cependant qu’elle a pris des mesures suffisantes pour éviter cette généralisation de l’emploi par des tiers de sa marque déposée « rose PANTONE 212 » et éviter la banalisation de celle-ci ; Attendu qu’il convient donc, réformant le jugement, de faire droit à la demande en déchéance fondée sur les dispositions de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété

Intellectuelle, et ce à compter de l’assignation du 11 décembre 2000 ; Attendu qu’à bon droit le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Société CANDIA qui ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication formée par les sociétés appelantes ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement en ce qu’il a débouté les Sociétés LACTEL SNC et CANDIA de toutes leurs demandes, Statuant à nouveau, Constate que la Société CANDIA ne justifie pas d’une exploitation sérieuse de la marque n° 94.545.460 pour des produits laitiers autres que le lait, Prononce la déchéance de cette marque pour les produits laitiers autres que le lait à compter du 22 novembre 1999, Prononce la déchéance, en raison de sa banalisation, de la marque n° 94.545.460 pour les produits de la classe 29, à compter du 11 décembre 2000, Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe à l’I.N.P.I. aux fins de transcription, Rejette la demande de publication, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société LACTEL SNC et la Société Anonyme BSA aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître L, avoué.