FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par les sociétés NV TOP RANK CORPORATION (ci- après TOP RANK), INSOM, NOMET MANAGEMENT SERVICES BV (ci-après NOMET), THAI GOURMET et M. B à l’encontre d’un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le Tribunal de grande instance de PARIS dans un litige les opposant à la société LE ZENON. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. La société LE ZENON exploite un cabaret restaurant sous l’enseigne et le nom commercial « L’Eléphant bleu » rue de Ponthieu à PARIS (8^e). Se prévalant de cette dénomination ainsi que d’un logo représentant un éléphant de profil dans un cercle, alors qu’elle avait pris connaissance de la création par la société THAI GOURMET d’un restaurant de cuisine thaïlandaise en juin 1991 à PARIS sous la dénomination BLUE ELEPHANT accompagnée d’un loge représentant également un éléphant, LE ZENON a assigné cette société, après l’avoir vainement mise en demeure de cesser l’utilisation de ces signes, le 14 février 1992, devant le tribunal de commerce de PARIS, sur le fondement de la concurrence déloyale et d’agissements parasitaires. Sur cette procédure, un sursis à statuer a été prononcé, les sociétés TOP RANK, THAI GOURMET, INSOM et NOMET ayant parallèlement saisi par acte du 17 septembre 1992 le Tribunal de grande instance de PARIS d’une action en contrefaçon, invoquant des droits sur la marque complexe internationale BLUE ELEPHANT, visant la France, enregistrée sous le n 520 766, le 25 janvier 1988, pour les classes 41 et 42 sous priorité BENELUX du 31 juillet 1987. Ces sociétés avaient également agi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Lors de l’assignation du 17 septembre 1992, le titulaire de la marque internationale était la société SOMANY SPRL, société de droit belge liquidée le 12 septembre 1990. Après avoir procédé à des inscriptions de cession au registre international des marques (au bénéfice successivement d’INSOM, de FIORDILIGI et de TOP RANK) et de concession de licence des marques au registre national des marques, (au bénéfice de NOMET et pour la FRANCE au bénéfice de la sous licenciée de cette société, THAI GOURMET), ces sociétés ont réitéré leur assignation le 12 janvier 1993. THAI GOURMET a également invoqué à titre subsidiaire sa qualité de licenciée de la marque ELEPHANT n 1 313 934 appartenant à la société FRALIB. A cette procédure est intervenu M. Yves B en sa qualité de créateur du logo de l’éléphant élément de la marque, utilisé par THAI GOURMET. Dans le cadre de cette procédure, LE ZENON a repris reconventionnellement les demandes formées devant le Tribunal de commerce de PARIS et a demandé notamment de prononcer la nullité de la marque (dans sa partie française) qui lui est opposée, sur le

fondement de la fraude ainsi que celle d’une autre marque internationale ELEPHANT BLEU n 516 202 du 28 août 1987 sous priorité BENELUX du 5 janvier 1987. C’est dans ces circonstances que le jugement déféré a été rendu. Par ce jugement, le Tribunal a :

- prononcé, pour fraude, la nullité de la partie française de la marque internationale BLUE ELEPHANT n 520 766 « enregistrée à l’INPI le 10 mai 1993 sous le n 158 492 »,
- débouté la société LE ZENON de ses demandes en nullité ou déchéance de la marque internationale ELEPHANT BLEU n 516 202,
- constaté que les sociétés TOP RANK, INSOM, NOMET et THAI GOURMET ne rapportaient pas la preuve de la qualité de licenciée de la marque Eléphant n 1 313 934 de la société THAI GOURMET,
- fait interdiction sous astreinte, avec exécution provisoire, à ces sociétés d’utiliser les dénominations BLUE ELEPHANT et ELEPHANT BLEU,
- ordonné la publication du jugement,
- condamné ces sociétés à payer à LE ZENON pour concurrence déloyale la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 10 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés TOP RANK, INSOM, NOMET et THAI GOURMET ainsi que par M. B concluent à la réformation du jugement. Les sociétés TOP RANK et THAI GOURMET prient la Cour de dire :

- qu’en application des articles L 713-1 à L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la société LE ZENON, en faisant usage à titre d’enseigne et de nom commercial de la dénomination l’Eléphant bleu a porté atteinte à leurs droits de marques et a commis des actes de contrefaçon par reproduction et usage ou à tout le moins par imitation et usage de la portion française de l’enregistrement international n 520 766 de la marque BLUE ELEPHANT déposée sous priorité BENELUX le 31 juillet 1987,
- qu’elle a également par l’usage de cette dénomination à l’égard d’une clientèle identique commis des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire. Les appelants prient la Cour d’ordonner des mesures d’interdiction, de destruction de tous les prospectus publicitaires comportant les reproductions incriminées, de publication et de condamner LE ZENON à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages intérêts. A titre subsidiaire, THAI GOURMET se présentant comme licenciée de la marque ELEPHANT de FRALIB enregistrée sous le n 1 313 934 (dépôt du 25 juin l985 en renouvellement d’un précédent dépôt du 2 septembre 1976) demande, outre les mesures d’interdiction et de destruction ci-dessus exposées, que LE ZENON soit condamnée à payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts en raison des faits de concurrence déloyale et parasitaire résultant de l’usage de ce terme ELEPHANT à titre d’enseigne.

A titre encore plus subsidiaire, les appelants soulignent que les signes en litige peuvent coexister. Ils demandent en outre à la Cour de constater que LE ZENON est irrecevable à agir en contrefaçon du dessin de l’éléphant à défaut de rapporter la preuve de ses droits de propriété artistique sur ce dessin, à tout le moins de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un usage de ce dessin postérieurement à 1985 et qu’en tout état de cause le logo d’éléphant qu’ils utilisent est différent de celui de LE ZENON. LE ZENON soutient d’une part qu’elle dispose d’une exploitation notoire et continue à titre de nom commercial et d’enseigne du terme Eléphant bleu et du logo représentant un éléphant dans un cercle antérieurement au dépôt de la marque internationale qui lui est opposée, depuis à tout le moins 1984, et en réalité depuis 1979 date de création de la société l’Éléphant bleu qui lui a cédé le droit au nom commercial et à l’enseigne, d’autre part, que les sociétés appelantes ont procédé à des cessions successives de la marque internationale de manière frauduleuse dans le seul but de pouvoir les lui opposer dans le cadre de cette procédure et qu’elles ne justifient pas de cessions régulières au regard de la loi belge. L’intimée conclut en conséquence au débouté des appelants et prie la Cour :

- de la dire bien fondée en son appel incident,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la portion française de la marque internationale BLUE ELEPHANT et de prononcer la nullité de la portion française de la marque ELEPHANT BLEU en raison de la fraude,
- de prononcer la radiation de la portion française de ces deux marques à l’OMPI,
- de dire par application de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qu’elle est propriétaire de la marque ELEPHANT BLEU accompagnée de son logotype pour les classes 5, 41 et 42,
- subsidiairement, d’interdire à la société THAI GOURMET d’utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination ELEPHANT BLEU ou BLUE ELEPHANT ainsi que le logotype,
- d’ordonner la destruction de tous les prospectus contenant les termes BLU

DECISION Considérant que les premiers juges ont déclaré LE ZENON bien fondée en ses demandes en retenant :

- que ses adversaires ne peuvent prétendre avoir ouvert leur restaurant thaïlandais de bonne foi puisque la publicité faite pour une même activité existait depuis plusieurs années dans les périodiques qu’elles ont utilisés et qu’il s’agit d’un marché étroit d’une cuisine exotique précise,
- qu’elles ne pouvaient ignorer ni le nom commercial, ni le logo du restaurant l’éléphant bleu et ont créé une exploitation de type identique causant nécessairement la confusion

dans l’esprit d’une même clientèle qu’elles cherchaient ainsi à accaparer,
- qu’en effet, LE ZENON depuis au moins le 4 juillet 1986 pour l’enseigne et le Togo et le 11 décembre 1986 en ce qui concerne le nom commercial, c’est à dire depuis plusieurs années anime de façon ininterrompue à PARIS, un cabaret-restaurant de cuisine thaïlandaise dont l’étendue de la fréquentation est avérée,
- que la règle selon laquelle le dépôt de marque est constitutif de droit n’est pas applicable lorsque le déposant connaissait l’usage antérieur fait par un tiers de la dénomination déposée et qu’il a par ce dépôt cherché malicieusement à justifier des agissements fautifs,
- que « le dépôt à l’INPI, le 12 février 1993 de la portion française de la marque internationale BLUE ELEPHANT » avait été ainsi accompli dans un esprit de tromperie alors qu’une procédure était engagée, qu’il convenait de l’annuler ; Considérant que selon les sociétés appelantes, les premiers juges se sont mépris en fait et en droit ; qu’en effet :

- la marque internationale est enregistrée depuis 1988, soit bien antérieurement à la procédure et a été à tort annulée en sa partie française, les premiers juges ayant de manière erronée considéré qu’elle avait été enregistrée en FRANCE le 10 mai 1993 alors que cette date est celle de l’inscription de la licence consentie par NOMET à THAI COURMET,
- les activités des sociétés ne sont pas identiques,
- la société LE ZENON ne peut revendiquer des droits qu’au titre de l’enseigne et ce seulement à compter du 4 juillet 1986 date de son inscription au registre du commerce, le nom commercial ne pouvant être opposé à défaut de publication,
- cette enseigne n’est pas connue sur l’ensemble du territoire national et ne peut, en conséquence, en application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, lui interdire le dépôt de la marque BLUE ELEPHANT,
- les cessions certes inscrites tardivement ne l’ont cependant pas été en fraude des droits de la société LE ZENON dès lors que les diverses sociétés cessionnaires et licenciées sont des sociétés du même groupe qui ont déjà implanté dans divers pays des restaurants thaïlandais sous la marque BLUE ELEPHANT,
- outre le fait que le logo de l’éléphant est différent de celui de LE ZENON, cette société ne justifie pas de l’usage de ce logo de 1985 à février 1992 date de l’assignation en concurrence déloyale ; Sur la nullité pour-fraude Considérant que reprenant son argumentation de première instance, LE ZENON soulève le caractère frauduleux des cessions de marque et de licence au motif qu’elles ont toutes été effectuées après l’introduction de la procédure et seraient irrégulières au regard de la loi belge sur les constitutions de sociétés ; Considérant qu’en effet, au jour de l’assignation délivrée par LE ZENON à l’encontre de la société THAI GOURMET devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale, la société THAI n’avait aucun droit sur la marque internationale BLUE ELEPHANT ; que les recherches effectuées auprès de l’INPI révélaient l’enregistrement de marques internationales L’ELEPHANT BLEU et BLUE ELEPHANT au bénéfice d’une société

SPRL SOMANY, société en réalité liquidée le 12 septembre 1990 ; que de plus lors de l’assignation en contrefaçon délivrée par les appelantes soit le 17 septembre l992 aucune cession de marques n’avait été enregistrée à leur bénéfice ; Considérant cela étant que d’une part, il convient de relever que les droits sur la marque internationale BLUE ELEPHANT ne se sont pas éteints lors de la liquidation de la société SOMANY SPRL ; que cette société a fait apport de son actif et passif à deux sociétés la société INSOM et la société SOMANY SA ; qu’il était précisé dans ces actes d’apport du 30 août 1990 que SOMANY SPRL transmettait l’universalité de son actif et passif à INSOM à l’exception d’une somme en numéraires transmise à SOMANY SA ; que les consultations de juristes belges mis aux débats et notamment ceux en date du 17 septembre 1993 de M. B et du 5 novembre 1996 de M. C non discutés par LE ZENON démontrent :

- que, si la cession de marque doit avoir lieu par écrit en application de l’article 11 a de la loi Benelux sur les marques du 19 mars 1962, tel a été le cas, l’écrit étant constitué par l’acte d’apport du 30 août 1990 de SOMANY SPRL à INSOM, les marques en litige étant un élément de 1' actif de SOMANY SPRL,
- que l’universalité de l’apport qui inclut les marques a été rappelée dans l’acte constitutif de la société INSOM ; Qu’ainsi il ne peut être sérieusement discuté que la cession des droits de la marque par SOMANY SPRL à INSOM a été régulièrement effectuée ; Considérant d’autre part que les cessionnaires successifs ainsi d’ailleurs que la société THAI GOURMET sont des sociétés appartenant au même groupe ; que différents restaurants sous l’enseigne BLUE ELEPHANT ont déjà été ouverts dans le monde ; que la régularisation des cessions de marques et leur inscription à l’OMPI pour qu’elles soient opposables a certes eu lieu après l’introduction de la procédure ; que ces actes n’ont cependant pas été effectués dans un but malicieux pour échapper à des poursuites mais pour régulariser des droits que « le groupe » avait sur le terme en raison de la marque internationale sous priorité BENELUX du 31 juillet 1987 qui préexistait à la procédure ; qu’une régularisation aux fins de conforter des droits ne présente pas de caractère frauduleux ; que le jugement qui a d’ailleurs confondu l’inscription de licence faite à l’INPI en 1993 avec un dépôt de marque sera donc réformé en ce qu’il a annulé comme frauduleux ce prétendu dépôt ; Sur les droits opposés par LE ZENON Considérant qu’il est admis par les appelants que LE ZENON, société créée en 1984, détient des droits au titre de l’enseigne depuis le 4 juillet 1986, date à laquelle cette enseigne a fait l’objet d’une inscription au registre du commerce ; que la discussion portant sur une origine plus ancienne de droits est inopérante puisqu’il est acquis que le ZENON a utilisé avant le dépôt de la marque internationale, le terme l’éléphant bleu, à titre d’enseigne ;

Considérant que, cependant et comme le soutiennent, à juste titre, les appelants, LE ZENON ne saurait opposer valablement le nom commercial ELEPHANT BLEU ; qu’en effet, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 66 du décret du 30 mai 1984, pour être opposable aux tiers, publicité doit être donnée au nom commercial, sauf s’il est démontré que le tiers auquel il est opposé en avait personnellement connaissance ; que LE ZENON ne rapporte la preuve ni de la publicité du nom commercial ni d’une connaissance personnelle par les appelants de ce nom ; qu’elle ne peut en conséquence l’opposer à ses adversaires ; Considérant que tant au regard de la loi du 31 décembre 1964 que de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le signe constituant une enseigne est indisponible à titre de marque si l’enseigne est connue sur l’ensemble du territoire national et si le dépôt est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public avec l’entreprise connue sous cette enseigne ; Considérant que, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, le ZENON qui exploite près des Champs Elysées un cabaret re