COUR D’APPEL DE PARIS 4ème Chambre – Section A ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2008 (n° ) ,6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15417 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2006 Tribunal de Grande Instance de PARIS RGn° 04/12556 APPELANT Monsieur Vincent SORIANO représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/49084 du 21/12/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE STE BEBE STORES INC. prise en la personne de ses représentants légaux 400 Valley Drive BRISBANE CALIFORNIE U.S.A. représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de M^e Julien L, avocat au barreau de PARIS, toque : D1883

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain CARRE7PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller M^me Brigitte CHOKRÔN, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M^me Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 22 août 2006, par Vincent SORIANO d’un jugement rendu le 3 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * dit être compétent pour connaître de l’affaire s’agissant de la contrefaçon d’une marque communautaire, * dit qu’en déposant à PINPI le 16 septembre 2003, la marque YE BEBE sous le numéro 033 245 790, pour désigner les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en cuir ou en imitation cuir, ceintures, foulards, cuirs et imitation, porte-monnaie, sacs à main, sac à dos, fourrure, gants, cravates, bonneterie, chaussettes, chausson, sous- vêtements, vêtements, malles et valises, portefeuille, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes et de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers », sans autorisation,

Vincent SORIANO a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire BEBE déposée le 29 septembre 1998, enregistrée le 18 mai 2001, sous le n° 945642 et appartenant à la sociét é BEBE STORES INC, * prononcé la nullité de la marque YE BEBE pour l’ensemble des produits susvisés, * dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente à PINPI pour inscription au Registre national des marques, * interdit à Vincent SORIANO de faire usage sous quelque forme que ce soit, de la dénomination YE BEBE, pour les produits désignés identiques ou similaires de la marque communautaire BEBE, * condamné Vincent SORIANO à payer à la société BEBE STORES INC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de la marque, * condamné Vincent SORIANO à payer à la société BEBE STORES INC la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 16 juin 2008, par lesquelles Vincent SORIANO demande à la Cour de : * réformer le jugement en toutes ses dispositions, * subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, * à titre reconventionnel, prononcer la déchéance de la marque communautaire BEBE déposée le 29 septembre 1998, sous le n° 945642 à compter du 1 6 mai 2006, * en tout état de cause, débouter la société BEBE STORES INC de sa demande en nullité pour dépôt frauduleux de la marque YE BEBE déposé le 16 septembre 2003, sous le n° 033245790, * condamner la société BEBE STORES INC au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 2 juin 2008, aux termes desquelles la société BEBE STORES INC prie la Cour, au visa des articles 9 et suivants du règlement n°40/94 du Conseil européen du 20 décembre 1993, de : * dire que la marque YE BEBE déposée par Vincent SORIANO le 16 septembre 2003, est un dépôt frauduleux qui doit être annulé, * dire que la demande en déchéance est irrecevable sans objet, dès lors que Vincent SORIANO ne démontre pas son intérêt à agir notamment pour des produits qui ne le lui ont pas été opposés, et qu’au surplus la marque BEBE a fait l’objet d’un usage réel et sérieux, ou à tout le moins d’un usage suffisant pour échapper à la déchéance, le caractère distinctif du signe n’étant pas altéré par l’usage fait pour les produits couverts par l’enregistrement, * confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la marque YE BEBE constitue l’imitation illicite de l’enregistrement communautaire BEBE, * débouter Vincent SORIANO de ses demandes, * prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque YE BEBE pour l’ensemble des produits et services couverts, * ordonner l’inscription du jugement à intervenir au Registre national des marques, * faire interdiction à Vincent SORIANO d’utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, la dénomination YE BEBE, ou toute dénomination similaire portante atteinte à ses droits antérieurs, * condamner Vincent SORIANO au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamner Vincent SORIANO au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société BEBE STORES INC, de droit américain, a pour activité la création, la fabrication de vêtements de prêt à porter qu’elle commercialise dans des magasins à l’enseigne BEBE et sur son site internet www.bebe.com, * elle est titulaire de la marque communautaire BEBE déposée le 29 septembre 1998, enregistrée le 18 mai 2001, sous le n°945642, pour désigner en cla sses 9, 14, 18 et 25 notamment les produits suivants : "bijouterie fantaisie ; articles en métaux précieux ou en plaqué ; montres, bracelets de montre ; breloques ; chaînes, bracelets… à l’exception de ce type de produits destinés aux enfants, bébés aux femmes

enceintes ; articles en cuir ou en imitation du cuir ; sacs à dos, porte-monnaie, pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à dos à l’exception de ce type de produits destinés aux enfants, bébés aux femmes enceintes ; vêtements mode et jeunes pour femmes (à l’exception des vêtements de travail), y compris chemises, chemisiers, pantalons, caleçons, chandails, tailleurs et robes ; chaussures, accessoires d’habillement y compris ceintures, foulards et chapeaux à l’exception des vêtements de maternité, pour enfants ou pour bébés", * elle a découvert que Vincent SORIANO avait déposé à l’INPI le 16 septembre 2003, la marque YE BEBE , enregistrée sous le n° 033245790 pour désign er en classes 18, 25 et 28 les produits et services de : "vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtement en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement), fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (cuir) ; jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matière synthétique ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes, trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protections partie d’habillement de sport", * par courrier du 13 février 2004, la société BEBE STORES INC a demandé à Vincent SORIANO de limiter sa marque de façon à ne pas couvrir les produits et services désignés par sa propre marque, * le 12 mars 2004, Vincent SORIANO a proposé à la société BEBE STORES INC de lui céder sa marque moyennant la somme de 6.000 euros, * dans ces circonstances, la société BEBE STORES INC, ayant refusé cette proposition, a assigné Vincent SORIANO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon ; Sur la déchéance des droits de la société BEBE STORES INC Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, Vincent SORIANO soulève la déchéance des droits de la société BEBE STORES INC sur la marque communautaire BEBE, exposant qu’aucune exploitation sérieuse n’a été effectuée depuis la date de son enregistrement le 18 mai 2001 ; Que contrairement à ce que soutient la société BEBE STORES INC, Vincent SORIANO, qui formule cette demande de déchéance à titre reconventionnel pour s’opposer au grief de contrefaçon, justifie d’un intérêt suffisant pour poursuivre la déchéance des droits de cette dernière ; Considérant que selon l’article 50 du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dam la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; Que la date à retenir comme point de départ du délai de non exploitation de la marque est celle de la publication de l’enregistrement, soit le 2 juillet 2001 ; Considérant en l’espèce, que la société BEBE STORES INC verse aux débats :

- un contrat de licence avec la société IK Enterprises me pour exploiter la marque en Grèce,
- deux rapports annuels 2002 et 2005, traduits partiellement, faisant état de la vente de vêtements sous la marque BEBE dans des magasins situés en Grèce,
- deux extraits du site internet www.bebe.com datés des 22 et 26 septembre 2005, présentant des modèles de vêtements et mentionnant la présence de trois magasins de la société BEBE STORES INC, les premiers à Athènes et le troisième à Thessalonique,
- des factures adressées à ses licenciés grecs les 20 décembre 2001,17 janvier 2002, 11 août 2003, 29 octobre 2004, 7 novembre 2005,
- de multiples courriels échangés avec ces licenciés portant sur la période du 17 décembre 2001 au 5 mai 2006 démontrant l’activité en Grèce des magasins à l’enseigne BEBE,
- -des photographies annexées en pièces jointes à ces courriels représentant ces magasins et permettant d’identifier des vêtements, chaussures, sacs vendus sous la marque BEBE ;

Que par voie de conséquence, l’ensemble de ces documents démontre l’usage sérieux par la société BEBE STORES INC de la marque BEBE durant la période considérée, dans un état membre de la Communauté, de sorte que la déchéance n’est pas encourue ; Sur le dépôt frauduleux Considérant que la société BEBE STORES INC prétend vainement que Vincent SORIANO aurait déposé la marque YE BEBE dans l’intention de lui nuire, dès lors que cette allégation n’est étayée par aucun élément, le seul fait que Vincent SORIANO lui ait proposé d’acquérir sa marque ne permettant pas, à lui seul, de caractériser une mauvaise foi ou une fraude ; Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que Vincent SORIANO a, par le dépôt de la marque incriminée, détourné le droit des marques de sa finalité ; Sur la contrefaçon Considérant que l’article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11, et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ; Considérant que selon l’article 9 du ce règlement : 1 °) La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; Qu’il convient, de rechercher, au visa de cet article, s’il existe entre les dénominations en présence un risque de confusion visuel, auditif, conceptuel, au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’identité ou la similarité des produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en cuir ou en imitation cuir, ceintures, foulards, cuirs et imitation, porte-monnaie, sacs à main, sac à dos, fourrure (vêtement), gants (habillement), cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, sous-vêtements, malles et valises, portefeuille, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes et de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers » ; Considérant sur la comparaison des signes, que la marque BEBE est écrite en lettres minuscules, sans accent : « bebe » ; que le signe « YE BEBE » est inscrit en lettres majuscules manuscrites et ne comporte pas davantage d’accent ; Que visuellement, phonétiquement, le signe incriminé reprend l’élément déterminant de la marque première, qui exerce à lui seul sa fonction distinctive, l’adjonction de l’interjection YE, simple épithète, renforçant seulement le vocable qu’il précède ; Que, intellectuellement, l’ensemble YE BEBE n’est pas constitutif d’un tout indivisible doté d’une signification propre, au sein duquel le terme BEBE perdrait son caractère distinctif ; Que la différence, liée à la représentation graphique, n’affecte pas la parenté forte qui se dégage des deux signes en présence : Qu’il s’ensuit un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui peut voir dans le signe second une déclinaison de la marque première et leur attribuer une origine commune ;

Que par voie de conséquence, les actes de contrefaçon retenus par le tribunal sont caractérisés ;

Sur les mesures réparatrices Considérant que l’atteinte portée au droit de propriété de la société BEBE STORES INC par le dépôt de la marque YE BEBE a été exactement réparée par le tribunal par l’allocation de la somme de 10.000 euros ; Que pour mettre un terme aux agissements illicites, les premiers juges ont justement prononcé d’une part, la nullité de l’enregistrement de la marque YE BEBE pour les produits identiques ou similaires à la marque première et d’autre part, des mesures d’interdiction d’usage ; Que la demande d’exécution provisoire formée par la société BEBE STORES INC est dénuée de fondement devant la Cour ; Sur les autres demandes Considérant que les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société BEBE STORES INC ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 10.000 euros ; que Vincent SORIANO qui succombe en ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Vincent SORIANO à payer à la société BEBE STORES INC la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne Vincent SORIANO aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.