NL24-0098 Le 13/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

NL24-0098

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 mai 2024, la société par actions simplifiée SOTRAMA (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0098 contre la marque française verbale n° 14 / 4098447 déposée le 17 juin 2014, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée SOCIETE TRANSPORTS MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS (SOTRAMA) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2014-41 du 10 octobre 2014, et régulièrement renouvelé. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale antérieure SOTRAMA, suite à un changement de dénomination sociale, immatriculée le 28 juin 2006 sous le n° 788056901 au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique (lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique), par notification électronique mise à disposition le 9 juillet 2024 et reçue le 9 juillet 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques . Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, et ce dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 4 décembre 2024. 2

NL24-0098

Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur :

- Evoque l’historique de la société demanderesse et notamment le changement de dénomination sociale opéré en 2006 pour devenir SOTRAMA ;

- Présente une argumentation et des pièces visant à démontrer les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée SOTRAMA et notamment les « services de transports, transport de marchandises, location de véhicules industriels, commissionnaire de transport », et fournit de la documentation ;

- Invoque l’identité et la similarité des services et activités en cause ;

- Invoque l’identité des signes ;

- Invoque que le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels du secteur faisant preuve d’un degré d’attention particulier ;

- Invoque le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure SOTRAMA ;

- Invoque l’interdépendance des critères à prendre en considération sur l’appréciation globale du risque de confusion et notamment l’identité ou à tout le moins la similarité des produits et services comparés et l’identité des signes ;

- Demande la prise en charge des frais exposés au titre de la présente procédure par le titulaire de la marque contestée. 10. Dans ses premières observations écrites en réponse, le demandeur répond aux contestations du titulaire de la marque contestée en :

- Invoquant le caractère inopérant des éléments extérieurs à la procédure, notamment la prétendue antériorité des droits du titulaire de la marque contestée ;

- Invoquant la recevabilité de la demande en nullité du fait de l’absence de forclusion par tolérance Et réitère ses premiers arguments. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses observations écrites en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée:

- Evoque l’historique de la société titulaire de la marque contestée et invoque l’antériorité de l’utilisation par celle-ci de la dénomination SOTRAMA notamment en tant que dénomination sociale ;

- Invoque le dépôt de la marque contestée ainsi que la titularité d’autres marques lui appartenant, utilisant le terme SOTRAMA ;

- Invoque la mauvaise foi du demandeur ;

- Invoque la forclusion par tolérance, la marque contestée ayant été publiée il y a plus de dix ans (17 juin 2014) ;

- Demande que les frais de la procédure soient supportés par la demanderesse. 3

NL24-0098

II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande  Sur la forclusion par tolérance 12. Le titulaire de la marque contestée relève que « le dépôt de sa marque SOTRAMA en 2014 rend dans tous les cas forclos et irrecevable une demande en nullité de la Société SOTRAMA (788 056 901 R.C.S. NANCY) sur cette marque, compte tenu du délai écoulé ». Il invoque à cet égard la publication de sa marque le 17 juin 2014. 13. Le demandeur considère que l‘argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il serait forclos à agir doit être rejeté. Il relève que le point de départ de l’appréciation de la forclusion par tolérance indiqué par le titulaire de la marque contestée est erroné, et souligne qu’en tout état de cause ce dernier ne démontre pas que le demandeur a eu effectivement connaissance de la marque litigieuse ou de son usage. 14. L’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». La jurisprudence a pu rappeler à cet égard, que « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com, 6 avril 2022, 17-28.116). 15. Ainsi, il en résulte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut pas être antérieur à la date d’enregistrement « puisqu’avant ce terme le droit de propriété sur le signe n’était pas acquis » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573 ; Cass. Com, 6 décembre 2023, n°22-05-341 Free). 16. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 10 octobre 2014. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 27 mai 2024. 17. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité. 4

NL24-0098

18. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre le demandeur, force est de constater que le titulaire n’apporte aucun élément de preuve aux fins de démontrer que le demandeur aurait toléré l’usage de la marque postérieure. A cet égard, il convient de souligner que « le délai de 5 ans ne commence à courir qu’à compter de la connaissance de l’usage de la marque contestée, après son enregistrement, et non de son dépôt » (CA Paris, 14 juin 2024, RG 23/08957, Fouillhoux fontainebleau). 19. Par conséquent, la demande de forclusion par tolérance est rejetée.  Sur l’antériorité des droits du titulaire de la marque contestée 20. Le titulaire de la marque contestée fait valoir l’absence de droits antérieurs du demandeur en ce qu’il détiendrait lui-même des droits antérieurs sur la dénomination sociale SOTRAMA depuis le 29 août 1966, utilisée de manière constante en qualité de nom commercial, d’enseigne, et de dénomination sociale de l’entreprise, alors que le demandeur précédemment dénommé TELPA n’a adopté la dénomination sociale SOTRAMA qu’en 2006. Ce serait ainsi en totale irrégularité que la société TELPA a adopté cette dénomination sociale, ne pouvant ignorer l’antériorité de ses droits. Il ajoute encore que c’est de parfaite mauvaise foi que le demandeur a procédé au dépôt de la marque SOTRAMA le 30 novembre 2023. 21. En réponse, le demandeur affirme que « sont extérieurs à la présente procédure en nullité les arguments de la défenderesse tenant à la prétendue antériorité de ses droits à l’égard de la dénomination sociale invoquée SOTRAMA ». 22. En l’espèce, la demande en nullité formée par la société SOTRAMA est uniquement fondée sur la dénomination sociale éponyme et vise exclusivement la marque contestée SOTRAMA n° 14 / 4098447. 23. Ainsi, il n’appartient pas à l’Institut dans le cadre d’une procédure en nullité de se prononcer sur l’atteinte aux droits du titulaire de la marque contestée lors de l’adoption de la dénomination sociale du demandeur, ou sur le dépôt d’une marque effectué par ce dernier, mais uniquement d’apprécier si la marque contestée dans la présente procédure porte atteinte aux droits antérieurs invoqués par le demandeur. (CA Paris, 14 juin 2024, RG 23/08957, Fouillhoux fontainebleau, précité). 24. En effet, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle devant l’Institut. Dès lors, si le titulaire de la marque contestée souhaitait contester l’antériorité des droits invoqués par le demandeur, il lui appartenait d’introduire une demande à leur encontre devant les tribunaux judiciaires compétents comme le souligne à juste titre le demandeur. 5

NL24-0098

En l’espèce, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée n’a pas porté à la connaissance de l’Institut l’existence d’une action judiciaire qu’il aurait formée à l’encontre de la dénomination sociale antérieure invoquée. 25. Ainsi, les arguments du titulaire de la marque contestée visant d’autres droits lui appartenant sont extérieurs à la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée. 26. Or, force est de constater que la dénomination sociale invoquée SOTRAMA a été immatriculée le 28 juin 2006, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée SOTRAMA n° 14 / 4098447, le 17 juin 2014. 27. En conséquence, le droit invoqué par le demandeur dans la présente demande est bien antérieur à la marque contestée. B- S ur le droit applicable 28. La marque contestée a été déposée le 17 juin 2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 29. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 30. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 31. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C- S ur le fond 32. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale n° 14 / 4098447 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale SOTRAMA. 33. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 6

NL24-0098

34. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 35. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 36. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale SOTRAMA pour les activités invoquées 37. Le demandeur fait valoir qu’il exerce, sous la dénomination sociale SOTRAMA, les activités suivantes : « Services de transports, transport de marchandises, location de véhicules industriels, commissionnaire de transport ». 38. La marque contestée a été déposée le 17 juin 2014. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 39. A cet effet, le demandeur a produit différents documents, dont les suivants, ainsi listés :

- Annexe préliminaire : Documents justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur
- Annexe 1 : Historique de la société SOTRAMA et immatriculation de la raison sociale
- Annexe 2 : Contrat de location gérance de fonds de commerce de transport et location de véhicules industriels du 30 juin 2006 Contrat de cession du fonds de commerce de transport et location de véhicules industriels du 29 novembre 2019
- Annexe 3 : Lettres de voiture et factures de la société SOTRAMA en relation avec ses activités de transport datées de 2006, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023
- Annexe 4 : Contrat de transport public routier en citerne entre Société des pétroles SHELL et SOTRAMA du 1er août 2008 Contrat de location de véhicules de transport entre SOTRAMA et TRANSPORTS BABIN CHEVAYE du 21 décembre 2011
- Annexe 5 : Certification AFAQ AFNOR délivrée le 5 avril 2007
- Annexe 6 : Exercices clos SOTRAMA 2009, 2010, 2011, 2012.

- Annexe 7 : attestation de SOTRAMA 40. Il ressort des pièces précitées et des observations du demandeur (particulièrement des annexes 3 et 6), que la dénomination sociale invoquée SOTRAMA était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée pour les activités invoquées par le 7

NL24-0098

demandeur, à savoir : « services de transports, transport de marchandises, location de véhicules industriels, commissionnaire de transport », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 8

NL24-0098

b. Sur les activités et services 41. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure SOTRAMA est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ». 42. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « services de transports, transport de marchandises, location de véhicules industriels, commissionnaire de transport ». 43. Il n’est pas contesté que les services de « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à des degrés divers aux activités susvisées. A cet égard l’Institut fait siens les arguments développés par le demandeur. c. Sur les signes 44. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 45. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal SOTRAMA. 46. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques. d. Autres facteurs pertinents 47. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 48. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services et activités en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public de professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. 49. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 9

NL24-0098

50. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. e. Appréciation globale du risque de confusion 51. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 52. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à des degrés divers des services et activités cités au point 43, mais compensée par la stricte identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de l’ensemble des services contestés. 53. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 54. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés dans la demande en nullité.

D- Con

clusion 54. En conséquence, la demande en nullité est totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale antérieure (point 54). E- S ur la répartition des frais 55. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 56. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 10

NL24-0098

57. Les deux parties ont sollicité la prise en charge des frais exposés au titre de la présente procédure. 58. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 59. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande en nullité et a présenté un jeu d’observations en réponse aux observations présentées par le titulaire de la marque contestée, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises. 60. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0098 est justifiée. Article 2 : La marque n°14 / 4098447 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée SOCIETE TRANSPORTS MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS (SOTRAMA) au titre des frais exposés. 11