TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELIN JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL DIX

Ch1 Ca1 Cont Civil Gai Contentieux Affaire n° : 08/00381

DEMANDEUR Société CANTILLANA INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Ponstraat 84 B-9831-DEURLE représentée par M^e Claude GILLET, de la SCP FGB, avocat postulant au barreau de MELUN, et par M^e Vincent PLATEL, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDEUR : LA SOCIÉTÉ SAINT GOBAIN WEBER FRANCE anciennement dénommée société WEBER ET BROUTIN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […] 77170 SERVON représentée par M^e Nathalie DUQUESNE, avocat plaidant au barreau de MELUN et par M^e Sylvie B C, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : En application des articles 779 et 785 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Patricia LEFEVRE, en audience publique le 1^er Décembre 2009. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Patricia LEFEVRE, vice-présidente Assesseur : Dominique L, vice-présidente Assesseur : Sandra D, vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats : Karim M lors du prononcé : Gaëlle LE BRONEC

DÉCISION : Contradictoire en premier ressort, prononcée par Patricia LEFEVRE, Vice- Présidente, qui a signé la minute avec Gaëlle LE BRONEC, Greffier, le 09 Février 2010, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS : La société CANTILLANA INVEST est titulaire de l’enregistrement international de la dénomination STRASSER n°809 365, du 22 août 2003 et désignant la France depuis le 24 octobre 2006. Cette marque est déposée en classe 19, pour "les matériaux de

construction non métalliques, pierres naturelles et artificielles, béton, mortier, ciment gypse, plâtre et enduits". Cette marque a fait l’objet d’un examen par l’office européen, dans le cadre d’une procédure d’opposition ouverte à la demande de la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE qui opposait sa marque française STRASSER. Cette procédure a été déclarée close, le 7 août 2007, l’opposant n’ayant pas produit de pièce de nature à démontrer l’exploitation de sa marque. La société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, filiale du groupe St Gobain est spécialisée dans la fabrication et la vente de mortier industriel. En septembre 2004, elle a acquis la totalité des actions d’une société EUROVENTE (qui sera ensuite dissoute) et est propriétaire de :

- la marque semi-figurative STRASSER n°1 468 695 dépo sée le 30 mai 1988 (renouvelée, le 27 mai 1998) désignant en classe 19 « l’enduit spécial pour ravalement de façade », marque opposée au dépôt de la société CANTILLANA INVEST
- la marque STRASSERVIL déposée le 5 octobre 1982 et enregistrée sous le n°124 918 en classe 19 pour les matériaux de constr uction, en particulier enduits de parement isolants thermiques mortiers spéciaux colles et ciment-colles (renouvelée après décision de l’INPI de relevé de déchéance, le 14 novembre 2003)
-des marques STRASSERLITH, STRASSERDRESS ET STRASSERDEGRO n°013 128 865, 023 152 521 et 023 152 520 déposée t outes trois, le 8 mars 2002 et désignant en classes 19 et 37 les matériaux de construction non métallique, enduit de façade et la rénovation de façade. C’est dans ces conditions que par acte du 10 décembre 2007, la société CANTILLANA INVEST, a fait assigner la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE (ci-après la société SAINT GOBAIN) devant le tribunal d’Avranches, puis en raison de l’incompétence de cette juridiction s’est désistée de son instance pour saisir, par acte du 31 décembre 2007, le tribunal de grande instance de ce siège, d’une action en déchéance de la marque STRASSER n°1468 695 pour défaut d’exploitation régulière et continue. Dans le dernier état de ses conclusions du 31 juillet 2009, la société CANTILLANA INVESTI demande au tribunal de constater la défaillance de la société SAINT GOBAIN dans la preuve d’un usage sérieux et continu de cette marque et donc sa déchéance dont il sera ordonné l’inscription à l’INPI. Il est également sollicité les mesures de publication et d’interdiction d’usage ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 10 000€, le tout avec exécution provisoire. La société CANTILLANA INVEST rappelle les conditions posées par l’article 714 5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle : en l’absence d’un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la déchéance est encourue. Elle fixe la période à examiner : 31 décembre 2002 – 31 décembre 2007. Elle prétend que cet usage doit être fait pour désigner les produits désignés à l’enregistrement et non des produits similaires et à titre de marque. Elle ajoute que l’appréciation globale de l’usage allégué, à laquelle le tribunal doit procéder, suppose, dans l’hypothèse d’une faible commercialisation, que celle-ci soit compensée par d’autres éléments tels qu’une forte intensité ou constance dans le temps de l’usage. Elle conteste tout usage sérieux de cette marque présentée en défense comme une « marque ombrelle » relevant que la société SAINT GOBAIN s’est contentée de

communiquer auprès de sa clientèle en reprenant le slogan de sa filiale absorbée "STRASSERVIL l’enduit chaux aérienne ", en dessous de son logo WEBER. Elle analyse les pièces de son contradicteur : des documents publicitaires édités en 2005, des dépliants qu’il dit avoir diffusés, une enquête de notoriété ainsi que des factures de vente de produits de la gamme STRASSER. Elle retient que la date d’édition n’est pas portée sur les documents publicitaires, que leur diffusion n’est pas prouvée et il y est fait usage de la marque STRASSERVIL (ou des autres marques déposées) et par conséquent, qu’ils ne permettent de justifier d’une commercialisation et de l’usage de la marque déposée, dans la mesure où l’adjonction d’éléments -fortement distinctifs (sthill, dress ou vill)- en altère le caractère distinctif. Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’invoquer l’utilisation de ces signes qui ont fait l’objet d’enregistrements distincts. Elle écarte également la prétention de la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE à voir retenu l’usage de noms commerciaux (EUROVENTESTRASSERVIL OU WEBER STRASSERVILL) car il comporte également des adjonctions.

Elle écarte l’étude de notoriété, faite en juin 2008 soit après la période intéressant le tribunal et qui n’est nullement significative, les entreprises interrogées ayant été soigneusement sélectionnées, le taux de réponses faible et la méthode suivie comme le choix du territoire critiquable. S’agissant des factures produites, elle retient que certaines ne concernent pas la période en cause, leur nombre est limité et le terme STRASSER est utilisé comme nom commercial. Elle avance également qu’il est fait usage des marques voisines et non de la marque STRASSER. S’agissant de la demande reconventionnelle en contrefaçon et en concurrence déloyale, elle retient que la déchéance de la marque, doit conduire à son rejet. La société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE a conclu pour la dernière fois, le 8 septembre 2009. Elle reprend l’historique de la création de la société reprise et de la marque en cause, rappelle que la procédure d’opposition ne lie pas le juge et affirme, enquête à l’appui, la notoriété de sa marque.

Elle reprend les conditions posées par la loi et la jurisprudence, un usage sérieux conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité des produits : il suffit donc d’un usage sérieux même s’il est de faible importance. Elle analyse l’enquête d’opinion et retient que 57% des entreprises ont associé spontanément STRASSER aux enduits de façade. Elle déduit l’usage de sa marque de son apposition sur des documents et dépliants publicitaires édités en 2005 à 50 000 exemplaires. Elle estime que sa marque est une marque ombrelle, déclinée pour identifier les produits et retient que la présentation met en avant (couleurs césure) le vocable distinctif STRASSER.

Elle explique qu’elle produit un échantillon de factures démontrant la commercialisation alléguée et ajoute que l’analyse du tribunal doit être globale. Elle conclut au rejet de la demande, subsidiairement rappelle que le signe serait libre pour désigner des produits ou services non similaires, ce qui interdit au tribunal de prononcer l’interdiction générale d’usage du vocable STRASSER, sollicité.

Elle poursuit les actes de contrefaçon de sa marque STRASSER et de ses autres marques, retenant que la société CANTILLANA INVEST entend se rattacher indûment au nom commercial STRASSERVIL. En premier lieu, elle dénonce un dépôt de marque international contrefaisant désignant la France et la commercialisation au moins imminente en France de produits au regard des indications données sur le site internet de la société CANTILLANA INVEST. Elle sollicite donc, reconventionnellement l’annulation du dépôt pour la France de la marque STRASSER, l’interdiction sous astreinte de son usage et une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

En second lieu, elle conclut sur l’imitation de ses marques dérivées, elle retient l’identité ou la similarité des produits et le caractère distinctif du radical STRASSER décliné avec différents suffixes (degro, lilh, dress) dont il est l’élément dominant. Elle déduit de ces éléments, le risque de confusion, accru selon elle par l’usage dans certains secteurs économiques de procéder à une déclinaison d’un signe principal.

Enfin, elle estime que la société CANTILLANA INVEST s’étant rattachée au nom commercial STRASSERVIL, tente d’en tirer profit ; ce qui caractérise le parasitisme économique ; elle réclame à ce titre 10 000€, demande à laquelle s’ajoute la réclamation d’une somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION : Attendu que aux termes de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet a la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " Attendu qu’eu égard à la date de saisine du tribunal, la période à prendre en compte s’étend du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2007 ;

Attendu que l’usage sérieux requis par le texte précité, suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur, l’identité d’un produit en permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance ; qu’il implique donc un usage à titre de marque c’est à dire pour désigner des produits et services (et non l’exploitation du signe comme nom commercial, enseigne ou dénomination sociale) et pour les produits désignés à l’enregistrement ; qu’il doit être sérieux, et donc bien qu’il ne faille pas justifier d’un seuil de diffusion, celle-ci ne doit pas être accidentelle ou sporadique et elle s’apprécie en fonction de la taille de l’entreprise, des caractéristiques du produit et de la structure du marché ; qu’enfin, il doit s’agir du signe déposé, l’usage d’un signe légèrement modifié ne pouvant être pris en compte que dans la mesure où les éléments distinctifs du signe sont conservés ; Attendu qu’en l’espèce, la marque STRASSER désigne uniquement le produit suivant, en classe 19 : « enduit spécial pour ravalement de façade » ; que pour justifier d’un usage sérieux de sa marque, la société SAINT GOBA1N produit :

- un document publicitaire relatif à la rénovation de façade (pièce 11) portant une date d’édition (02/2007) et sur lequel est porté en page de garde à droite le slogan « Weber Strasservil, l’enduit de chaux aérienne » puis en page 1 l’indication « weber et Strasservil l’union du savoir-faire et de la passion » puis « le savoir-faire weber et broutin et la passion du bâti ancien de Strasservil » – soit un usage à titre de nom commercial – les produits déclinés dans ce catalogue comportant tous une dénomination déclinée à partir du radical WEBER (weber.facim, weber.met etc..) ; que ce document est donc impropre à établir l’usage de la marque STRASSER ;

- un catalogue d’Eurovente de 2005 (sa pièce 18) intitulé « Strasservil, l’enduit de chaux aérienne » comportant l’indication Strasservil à titre de nom commercial (par exemple « les solutions strasservil : parements décoratifs minces unicor » mais également les mentions suivantes : Strasser DRESS ou StrasserDress fin (pour un dressement minéral à base de chaux), Strasser DEGRO (pour un gobetis – c’est à dire un enduit de seconde couche) et strasserLith (pour un enduit de finition) ;

- un dépliant de 2005 (sa pièce 19) plus sommaire mais reprenant les mentions citées ci-dessus ;

- un nuancier Eurovente de 2004 (sa pièce 12) ou l’usage de la dénomination Straverstill est fait à titre de nom commercial.

- 16 factures en pièce 29, comportant le nom commercial STRASSERVIL et relatives à des produits dénommés « strasserfuge cuvelage fin » (2004, 2005 et 2006), « degro », « dress », « strasserdress », « strasserlith » et « strasserdegro » (2003 et 2007). Or, le premier produit ne semble pas être un enduit de façade eu égard à sa dénomination (il concerne 6 factures) ; la dénomination des produits suivants ne comprend pas le radical strasser (3 factures) et les autres produits ont été commercialisés pour des quantités limitées (5 factures et 2 commandes pour 5 palettes et moins de 200 sacs de 30 kilogrammes) ;

- 13 factures en pièce 26, comportant le nom commercial STRASSERVIL et relatives pour 9 d’entre elles à des produits Strasserlith ou strasserdegro (pour moins de 800 sacs de trente kilos) et pour les autres à des produits dont la dénomination est étrangère au présent litige.

- une enquête d’opinion réalisée en juin 2008, qui n’apporte aucun élément quant à l’usage de la marque litigieuse ;

— deux sacs destinés au conditionnement d’enduits « weber.cal » ou « weber.unicor » portant l’indication « Weber Strasservil, l’enduit de chaux aérienne » Attendu que la société SAINT GOBAIN qualifie les factures produites, d’échantillon de sa facturation mais faute pour elle de justifier pour les produits concernés du volume produit ou vendus ou du chiffre d’affaires réalisé, le tribunal ne peut que constater que les factures produites ne prouvent qu’une commercialisation sporadique, dans des quantités symboliques pour un produit destiné à des chantiers de construction ou de rénovation et vendu par une entreprise qui se présente comme un leader dans la commercialisation de produits destinés au bâtiment ; Que s’agissant de la diffusion de catalogues et dépliants, il ne peut être constaté que les quantités éditées et diffusées ne sont ni indiquées ni justifiées (sauf pour le dépliant de 2007, qui ne comporte aucune référence à la marque STRASSER) ; qu’il en est de même des emballages ; Qu’en outre, aucune des mentions à titre de marque, ne concerne le signe déposé STRASSER ; que les produits vendus l’ont été sous d’autres marques propriétés de la société SAINT GOBAIN, strasserdress, strasserlith et strasserdegro ; Que si le titulaire de la marque peut apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, des variations permettant de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation de ses produits, il ne peut revendiquer l’usage du signe utilisé dans le commerce que dans la mesure où il diffère de celui qui a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents ; qu’en l’espèce, l’ajout au radical STRASSER des suffixes DEGRO, DRESS ou LITH qui n’ont aucun caractère descriptif et sont eux même fortement distinctifs, constitue une modification substantielle de la marque première ; Attendu qu’à défaut, pour la société SAINT GOBAIN, de justifier d’un usage sérieux et non altéré de sa marque STRASSER pour la période du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2007, la déchéance de cette marque est encourue et sera prononcée à effet du 31 décembre 2002 ; qu’il convient également d’ordonner la publication de la présente décision et de faire interdiction à la société SAINT GOBAIN d’utiliser le signe STRASSER, seul pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la société CANTILLANA INVEST ; Attendu que les demandes reconventionnelles en contrefaçon de la marque française STRASSER et en nullité de la marque européenne STRASSER désignant la France ne peuvent pas prospérer eu égard à la déchéance prononcée ; qu’il en est de même des actes de contrefaçon allégués relatifs aux autres marques ou des actes de concurrence déloyale, la société CANTILLANA INVEST ne faisant qu’exploiter une marque régulièrement déposée auprès de l’office européen des marques ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige ; Attendu que la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ; qu’il paraît équitable d’allouer à la société CANTILLANA INVESTI la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la déchéance de la marque semi-figurative STRASSER n°1 468 695 déposée le 30 mai 1988 (renouvelée, le 27 mai 1998) désignant en classe 19 « l’enduit spécial pour ravalement de façade pour la première et matériaux », Dit que le présent jugement sera sur l’initiative de la société CANTILLANA INVEST transmis à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques ; Interdit à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, de faire usage du terme STRASSER (seul) pour désigner des matériaux de construction non métalliques, des pierres naturelles et artificielles, béton, mortier, ciment gypse, plâtre et enduits ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Déboute la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE à payer à la société CANTILLANA INVEST la somme de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Dit que les dépens seront recouvrés directement par la SCP FGB en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.