TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2012

3^e chambre 2^e section N° RG : 11/08855

DEMANDERESSE Société ELITE CERAM […] 95200 SARCELLES représentée par M^e Éléonore MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2461

DÉFENDERESSE Société M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT […] 75116 PARIS représentée par M^e André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207,

COMPOSITION PU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 05 Octobre 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL ELITE CERAM, qui a pour activité la fabrication et la vente d’implants dentaires et de produits y afférents, indique être titulaire des marques verbales françaises suivantes :

- la marque ISOPIVOT, déposée le 30 novembre 2010 sous le n°3 786 489 pour désigner en classe 5 les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires et en classe 10 les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; prothèses, implants artificiels,
- la marque SAFE REGULAR IMPLANT, déposée le 30 novembre 2010 sous le n°3 786 488 pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire et en classe 10 les prothèses, implants artificiels,

— la marque SAFE TORNADE IMPLANT, déposée le 30 novembre 2010 sous le n°3 786 487 pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire et en classe 10 les prothèses, implants artificiels,
- la marque SAFE SHARK IMPLANT, déposée le 30 novembre 2010 sous le n°3 786 486 pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire et en classe 10 les prothèses, implants artificiels,
- la marque SAFE IMPLANT, déposée le 30 novembre 2010 sous le n°3 786 483 pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire et en classe 10 les prothèses, implants artificiels,
- et la marque SAFE SHORT IMPLANT, déposée le 30 novembre 2010 sous le n°3 786 475 pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire et en classe 10 les prothèses, implants artificiels.

Elle ajoute être également titulaire du nom de domaine implantdiscount.fr et de droits sur un modèle d’implant dénommé Safe Tornade. Ayant appris en septembre 2010 que la société M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT (ci-après société MAGITECH) commercialisait sur son site Internet accessible à l’adresse www.m2i-implantcomet sur le catalogue dudit site des implants dentaires sous des appellations identiques aux marques susvisées, mettant également en ligne un modèle de moteur dénommé implant discount qui serait la reprise de son nom de domaine, ainsi que la copie de son modèle d’implants Safe Tornade, après mise en demeure du 31 janvier 2011 restée infructueuse, la société ELITE CERAM a, par acte du 19 mai 2011, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marques et de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Par écritures du 19 janvier 2012, la société ELITE CERAM, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :

- dire et juger que la société MAGITECH a commis des actes de contrefaçon des marques françaises ISOPIVOT, SAFE REGULAR IMPLANT, SAFE TORNADE IMPLANT, SAFE SHARK IMPLANT, SAFE IMPLANT et SAFE SHORT IMPLANT,
- dire et juger que la société MAGITECH a commis des actes de contrefaçon de son nom de domaine implantdiscount.fr,
- dire et juger que la société MAGITECH a commis des actes de contrefaçon du modèle d’implant Safe Tornade les droits lui appartiennent, En conséquence,
- ordonner avant dire droit une communication de documents comptables sous astreinte,
- condamner la société MAGITECH à lui verser avant dire droit la somme de 200.000 euros au titre du préjudice économique subi pour la contrefaçon des marques françaises,
- condamner la société MAGITECH à lui verser avant dire droit la somme de 203.837 euros au titre des investissements publicitaires,
- condamner la société MAGITECH à lui verser la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral, sauf à parfaire,
- condamner la société MAGITECH à lui verser la somme de 18.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon du nom de domaine irnplantdiscount.fr, sauf à parfaire,
- faire interdiction à la société MAGITECH d’utiliser ou commercialiser, directement ou indirectement, en France des produits portant les marques

ISOPIVOT, SAFE REGULAR IMPLANT, SAFE TORNADE IMPLANT, SAFE SHARK IMPLANT, SAFE IMPLANT et SAFE SHORT IMPLANT, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société MAGITECH de procéder, à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au rappel des circuits commerciaux français de l’intégralité des produits identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement des marques françaises ISOPIVOT, SAFE REGULAR IMPLANT, SAFE TORNADE IMPLANT, SAFE SHARK IMPLANT^ SAFE IMPLANT et SAFE SHORT IMPLANT,
- condamner la société MAGITECH à lui verser la somme de 10.000 euros pour la publication de là condamnation à intervenir dans 3 journaux spécialisés de son choix,
- condamner la société MAGITECH à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier,
- ordonner l’exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives du 28 mars 2012, la société MAGITECH estime que les six marques qui lui sont opposées ont été déposées frauduleusement dans le seul but de lui interdire d’importer des produits acquis auprès du même fabricant d’implants en Israël, subsidiairement qu’elles sont descriptives, et sollicite donc qu’elles soient annulées. Elle relève également qu’aucun Safe Tornade n’a été déposé à titre de modèle, et considère qu’à titre de droit d’auteur cet implant ne serait pas original, tout comme le nom de domaine implantdiscount.fr. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes, et sollicite l’octroi des sommes de 60.000 euros au titre de la procédure abusive et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Codé de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la validité des marques

*la fraude Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Se fondant sur ce texte, la société MAGITECH fait valoir que les six marques ISOPIVOT, SAFE REGULAR IMPLANT, SAFE TORNADE IMPLANT, SAFE SHARK. IMPLANT, SAFE IMPLANT et SAFE SHORT IMPLANT qui lui sont opposées ont été déposées en fraude de ses droits. Elle précise avoir elle-même commandé en Israël les implants litigieux en août 2010, et commencé à les vendre en septembre 2010, alors que lesdites marques n’ont été déposées que deux mois plus tard, le 30 novembre 2010.

Elle considère donc que ces dépôts ne sont intervenus, postérieurement aux actes argués de contrefaçon, que dans le seul but de lui interdire d’importer des produits acquis en Israël auprès de la société AL-TECHNOLOGY, qui est également le fournisseur de la société demanderesse, de sorte qu’il s’agirait de dépôts frauduleux. S’il est exact que les marques opposées ont toutes été déposées en novembre 2010, il résulte cependant des pièces versées aux débats, en particulier les exemplaires des magazines, Le Fil dentaire et Indépendentaire, les factures de commercialisation, que les signes correspondant aux six marques dont s’agit ont été utilisés par la société demanderesse sur des implants qu’elle offrait à la vente dès l’année 2008. En effet, une publicité pour les implants Shark ou Regular été passée dans le magazine Le Fil dentaire 'octobre 2008, alors qu’en avril et juin 2009, dans le même magazine, il est communiqué sur les implants SAFE IMPLANT, SAFE SHORT IMPLANT SAFE TORNADE IMPLANT. De même, des implants SAFE SHORT IMPLANT, des SAFE IMPLANT REGULAR des SAFE IMPLANT SHARKS ont été vendus en juillet 2008, février et avril 2009, des SAFE TORNADE des SAFE SHORT en avril 2010. Sans qu’il soit besoin eh l’état, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, de caractériser l’originalité de ces noms, il apparaît donc que les signes en cause, à part le signe ISOPIVOT dont on verra qu’il ne fait en réalité pas partie du présent litige, ont été utilisés par la société ELITE CERAM antérieurement à l’année 2010. Dès lors, le dépôt des six marques opposées n’est pas intervenu pour interdire à la société MAGITECH de procéder à des importations d’implants, mais bien pour permettre à la société demanderesse de régulariser par un enregistrement officiel une situation de fait qui durait depuis plusieurs années, et lui permettre de commercialiser ses propres produits.

En conséquence, la fraude alléguée n’est pas constituée; *le caractère distinctif Selon l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinctif a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Se fondant sur ce texte, la société MAGITECH soulève à titre subsidiaire la nullité des marques SAFE REGULAR IMPLANT, SAFE TORNADE IMPLANT, SAFE SHARK IMPLANT, SAFE IMPLANT et SAFE SHORT IMPLANT pour absence de caractère distinctif. Elle rappelle que, selon le dictionnaire Larousse 2006, le mot implant désigne un « élément introduit dans l’organisme pour une longue durée, afin de remplacer un

organe, se suppléer à une fonction ou de traiter une maladie », l’implant dentaire étant défini comme un « cylindre métallique fixé dans l’os maxillaire pour soutenir une prothèse dentaire ».

Elle ajoute que les dentistes, public pertinent en l’espèce,- savent que le mot safe, à savoir sûr, décrit une qualité de l’implant, tout comme regular qui signifie régulier normal, et short veut dire court, de sorte que les expressions safe regular implant, safe implant, safe short implant perçues par le public pertinent comme des implants sûrs, normaux ou courts, ce qui n’aurait rien de distinctif. Toutefois, outre que tous les dentistes ne parlent pas forcément l’anglais, il apparaît que le public pertinent n’associe pas de manière automatique et immédiate les qualificatifs de short, safe regular à des implants dentaires. De plus, les mots sharks et tornades ont totalement arbitraires. Enfin, alors que la distinctivité s’apprécie au vu des produits ou services pour lesquels les marques ont été enregistrées, il convient de rappeler que les cinq marques dont s’agit ont également été déposées pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire, lesquels alliages n’ont aucun rapport, de près ou de loin, avec les qualificatifs évoqués de safe, short ou regular. En conséquence, les marques opposées par la société demanderesse sont valables.

- Sur la protection au titre des droits d’auteur La société ELITE CERAM soutient que les noms de ses implants, à savoir safe regular implant, safe tornade implant, safe shark implant, safe implant et safe short implant étaient protégés par le droit d’auteur dès 2008. Elle ajoute que son modèle d’implant dénommé safe tornade, même s’il n’a pas été déposé officiellement au titre des dessins et modèles, bénéficie également d’une protection par le droit d’auteur. Cependant, si les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, c’est à condition qu’elles soient des créations originales. Or, outre que la société demanderesse se garde bien de préciser de quelle catégorie de l’article L. 112-2 du même Code ses éventuelles créations feraient partie, elle ne procède dans ses écritures à aucune caractérisation de leur originalité, laquelle, tant pour les signes que pour le modèle d’implant, est contestée. En l’absence de cette caractérisation de l’empreinte de leur auteur, dont du reste l’identité n’est pas dévoilée, il convient de refuser toute protection des signes et de l’implant dont s’agit au titre des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la seule contrefaçon qui sera examinée est celle ayant trait aux marques.

— Sur la contrefaçon de marques

Selon l’article L.713-2 du Gode de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Se fondant sur ce texte, la société ELITE CERAM estime que la société MAGITECH a commis des actes de contrefaçon à son préjudice. Elle rappelle être titulaire des marques suivantes, déposées le 30 novembre 2010 pour désigner en classe 5 les alliages de métaux précieux à usage dentaire et en classe 10 les prothèses, implants artificiels : SAFE REGULAR IMPLANT, SAFE TORNADE IMPLANT, SAFE SHARK IMPLANT, SAFE IMPLANT et SAFE SHORT IMPLANT, ainsi que de la marque ISOPIVOT déposée le même jour pour désigner en classe 5 les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires et en classe 10 les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; prothèses, implants artificiels, étant ajouté, devant l’absence de toute précision donnée par la demanderesse sur les produits qu’elle oppose, qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit des prothèses et implants. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2011 par Maître D, huissier de justice à PARIS, d’où il résulte que sont offerts à la vente ce jour-là sur le catalogue accessible sur le site Internet www.m2i-implant.com. des implants dénommés Shark Implant, Regular Implant, Safe Tornado Implant, Safe Short Implant, ainsi qu’un moteur Aseptico sur lequel il serait marqué Implant Discount. De fait, il apparaît que la marque SAFE SHORT IMPLANT n°3 786 475 est reproduite à l’identique sur le magazine litigieux, ce que la société MAGITECH ne conteste pas. Par ailleurs, sur le fondement non de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, mais sur celui de l’article L.713-3 b) du même Code qui interdit « l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement» s’il en résulte un risque de confusion, il convient de comparer les autres marques avec les implants vendus sur le site en question. Or, dans les signes en présence, ce sont les mots shark, regular, tornade qui dominent. Plus précisément, la lettre o n’étant nullement déterminante, un risque évident de confusion existe entre le signe utilisé par la société défenderesse Safe Tornado Implant, et la marque SAFE TORNADE IMPLANT n°3 786 487 dont est titulaire la société ELITE CERAM.

De même, le public sera amené à confondre la marque SAFE SHARK IMPLANT n°3 786 486 avec l’implant, offert à la vente sur le site dont s’agit, dénommé Shark Implant, et la marque SAFE REGULAR IMPLANT n°3 786 488, étan t précisé que dans chaque cas les produits, à savoir des implants, sont identiques.

La contrefaçon de quatre marques par reproduction ou imitation, qui n’est pas contestée en défense, est donc constituée.

- Sur la concurrence déloyale La société ELITE CERAM, se fondant de manière erronée sur les dispositions de l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle, expose encore que le nom de domaine correspondant au site Internet qu’elle exploite à l’adresse www.impiantdiscount.fr aurait été contrefait. A les supposer établis, ces faits seraient constitutifs, non de contrefaçon, mais de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil. La société demanderesse expose donc qu’il résulterait du constat d’huissier que la société MAGITECH reproduirait sur son site Internet les termes implant discount, gravés sur le moteur chirurgical ASEPTICO. Cependant, il apparaît en réalité, si la photographie jointe audit constat montre effectivement la présence, sur la face avant du moteur chirurgical ASEPTICO, des mots implant discount, que ces termes ne sont nullement mis en évidence sur le site Internet, puisqu’il faut s’approcher de l’image pour les distinguer. De plus, il s’agit seulement, apparemment puisque les précisions, là encore, manquent, de l’offre à la vente d’un produit, fabriqué par la société ASEPTICO, supportant ces mots, et non de la reprise caractérisée d’un nom de domaine.

La demande présentée à ce titre sera rejetée.

— Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, dans des conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, il ne sera pas fait droit à la mesure de rappel et de destruction. Par ailleurs, la production de pièces ne sera pas ordonnée, aucun préjudice commercial n’étant justifié. Au vu de ce qui précède, le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société ELITE CERAM la somme de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques. Enfin, il sera fait droit à la mesure de publication.

— Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société MAGITECH, partie perdante, aux dépens, comprendront les frais de constat d’huissier. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société ELITE CERAM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les demandes tendant à l’annulation des marques opposées;

- DIT qu’en offrant à la vente, sur le site Internet www.m2i- implant.com dont elle est titulaire des produits reproduisant ou imitant les marques REGULAR IMPLANT n°3 786 488, SAFE TORNADE IMPLANT n°3 786 487, SAFE SHARK IMPLANT n°3 786 486 et SAFE SHORT IMPLANT n°3 786 475, la socié té M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT a porté atteinte aux droits de la société ELITE CERAM;

- INTERDIT la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou magazines du choix de la société ELITE CERAM et aux frais de la société M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT, dans la limite de 3.500 euros HT par insertion ;

- CONDAMNE la société M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT à payer à la société ELITE CERAM la somme de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques dont elle est titulaire;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la société M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT à payer à la société ELITE CERAM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE la société M2I MAGITECH INNOVATION IMPLANT aux dépens, comprendront les frais de constat d’huissier ;

- ORDONNE l’exécution provisoire.