FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRES NEOLAIT est titulaire de la marque dénominative NUTRIZAN déposée le 14 novembre 1984, renouvellée le 9 novembre 1994 et enregistrée sous le n 1289603 pour désigner, en classes 5 et 31 des produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, désinfectants ; et des produits alimentaires pour animaux. La société LABORATOIRES SMB est titulaire de la marque NUTRIZINC déposée le 12 avril 1995 et enregistrée sous le n 95567367 pour désigner des produits relevant des classes 1, 3, 5 et notamment des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, des substances diététiques à usage médical, et des désinfectants. Il résulte d’un procès verbal de constat dressé à la demande de la société NEOLAIT, le 29 février 1996 par M P, huissier, dans une pharmacie située […] arrt, que la société LABORATOIRES GALEPHAR offre à la vente sous la dénomination NUTRIZINC un produit composé de minéraux et de vitamines et destiné à la peau et aux cheveux. Estimant que la dénomination NUTRIZINC constitue une imitation illicite de sa marque NUTRIZAN pour des produits identiques ou similaires, la société NEOLAIT a, les 17 et 19 avril 1996 assigné la société SMB et la société GALEPHAR aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et l’exécution provisoire sur le tout, elle sollicite la nullité de la marque n 95567367 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer une somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise, et une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 5 septembre 1996, les sociétés SMB et GALEPHAR demandent au tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société NEOLAIT sur la marque NUTRIZAN, pour l’ensemble des produits désignés en classes 5 et 31 et ce, faute d’en démontrer l’usage. A titre subsidiaire, elles contestent la contrefaçon alléguée, en faisant valoir qu’à supposer que les pièces produites par la société NEOLAIT démontrent l’usage par celle-ci de la marque NUTRIZAN pour des produits alimentaires pour animaux, il n’existe aucun risque de confusion entre les aliments pour bétail « NUTRIZAN » et les produits pharmaceutiques « NUTRIZINC », destinés aux êtres humains et distribués en pharmacie. Elles sollicitent une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 40 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NEOLAIT soutient que la demande en déchéance est irrecevable car formée avant le 28 décembre 1996, alors qu’elle aurait pu être présentée sous l’empire de la loi du

31 décembre 1964 et non fondée car elle exploite sa marque pour un produit à usage non seulement alimentaire, mais également diététique et vétérinaire. Elle maintient ses prétentions en insistant sur les ressemblances visuelles et phonétiques des signes et sur la similarité des produits. Par conclusions du 29 novembre 1996, les sociétés SMB et GALEPHAR se bornent à rappeler que la demanderesse « ne rapporte toujours pas la preuve d’un usage sérieux de sa marque pour les produits désignés en classes 5 et 31 ». Elles développent leurs précédentes écritures d’une part en insistant sur l’absence de risque de confusion entre les produits respectivement exploités par les parties compte tenu de leurs destinations différentes et de la distinction des réseaux de distribution et d’autre part en précisant que le préfixe NUTRI étant banal et descriptif pour les produits en cause, la comparaison ne peut porter que sur les suffixes ZAN et ZINC dépourvus de ressemblances compte tenu de leurs nombres respectifs de lettres et du fait que le premier ne comprend que deux phonèmes dont un nasal et que le second en comprend trois dont le dernier sonore. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 1997.

DECISION Sur la déchéance : Le premier dépôt de la marque NUTRIZAN, enregistrée sous le n 1289603 pour désigner, en classes 5 et 31 des produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, désinfectants ; et des produits alimentaires pour animaux, remonte au 14 novembre 1984. Les sociétés SMB et GALEPHAR allèguent du défaut d’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans et sollicitent la déchéance des droits sur celle-ci par application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elles ne précisent, ni dans leurs écritures du 5 septembre 1996, ni dans celles du 29 novembre 1996 la période d’inexploitation qu’elles visent. Force est dès lors de constater qu’elles estiment que la marque n’a jamais été exploitée, ou à tout le moins que la société NEOLAIT ne justifie pas d’une exploitation sérieuse de la marque depuis son dépôt. La période visée d’inexploitation de la marque s’est donc écoulée intégralement sous l’empire de la loi de 1964, avant l’entrée en vigueur le 28 décembre 1991 de la loi nouvelle dont l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle est issu.

C’est par conséquent à juste titre que la société NEOLAIT soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance formée sur le fondement de ces dispositions avant le 28 décembre 1996. Il sera surabondamment rappelé que la société NEOLAIT justifie tant par la production d’un emballage et des publicités du produit NUTRIZAN, que par une attestation de son commissaire aux comptes, d’une importante exploitation de la marque depuis 1994, pour désigner un aliment composé pour jeunes animaux dont l’usage est préconisé pour « se substituer à l’aliment habituel lorsque ce dernier n’est plus supporté », et donc pour un usage vétérinaire. Sur la contrefaçon : Aux termes de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public… l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » La contrefaçon doit, par application de ces dispositions, s’apprécier par référence aux produits ou services désignés dans l’enregistrement de la marque NUTRIZAN par la société NEOLAIT. La société GALEPHAR exploite le signe NUTRIZINC pour désigner un produit, disponible en pharmacie, contenant des minéraux et des vitamines « qui contribuent à la santé de la peau et des cheveux ». Il s’agit d’un produit identique aux « produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques » désignés dans l’enregistrement de la marque NUTRIZAN. La société SMB a déposé la marque NUTRIZINC le 12 AVRIL 1995 pour désigner notamment en classe 5 les produits suivants :

- « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants ». Ces produits sont identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque NUTRIZAN.

- « substances diététiques à usage médical et aliments pour bébé ». Ces produits sont également identiques aux produits diététiques désignés dans l’enregistrement de la marque NUTRIZAN, de façon générale, et donc comprenant les applications à usage médical ou spécifiques aux bébés. Les signes NUTRIZAN et d’une part NUTRIZINC déposé par la société SMB ou d’autre part NUTRIZINC exploité par la société GALEPHAR comportent la même structure d’ensemble et trois syllables dont les consonnes d’attaque sont identiques. Les six premières lettres des deux dénominations sont les mêmes, placées dans le même ordre. Dans les deux terminaisons, la lettre Z est suivie d’une voyelle dont la prononciation est modifiée par la présence du N qui la suit. La présence du C final de la dénomination NUTRIZINC ne parvient à atténuer les ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble des deux signes.

Ces ressemblances persistent, même lorsque l’on considère, comme le font les défenderesses, que NUTRI étant un terme banal pour les produits en cause, seuls doivent être comparés les suffixes ZAN et ZINC. Ces termes commencent en effet par la même lettre, peu employée dans la langue française et ne comportent qu’une voyelle assourdie par le N qui la suit, sans que le C final de ZINC ne détruise les ressemblances résultant de l’association des trois premières lettres. Ces ressemblances visuelles et phonétiques priment une éventuelle distinction intellectuelle des signes. En faisant, sans l’autorisation de la société NEOLAIT, par le simple fait de son dépôt, acte d’usage de la marque NUTRIZINC, et en faisant usage du signe NUTRIZINC, imitant la marque NUTRIZAN pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, la société SMB d’une part et la société GALEPHAR d’autre part créent un risque de confusion dans l’esprit du public. Elles ont commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés. Sur les mesures réparatrices : La société NEOLAIT entend faire désigner un expert chargé de se faire remettre par les sociétés SMB et GALEPHAR tous documents (factures, contrats, courriers échangés…) interroger les parties, déterminer l’origine de la contrefaçon et donner tous éléments sur le préjudice subi. La demanderesse devra être déboutée de cette demande alors qu’elle n’a pas, dans le cadre de la procédure fait pratiquer de saisie contrefaçon dans les locaux de la société GALEPHAR ou demandé, ni a fortiori fait injonction aux défenderesses de produire des justificatifs. Il n’est dans le cadre de la présente procédure établi aucun lien entre les sociétés SMB et GALEPHAR. Le préjudice subi par la société NEOLAIT du fait des agissements de la société SMB, dont aucun élément n’indique qu’elle exploite la marque NUTRIZINC qu’elle a déposée, résulte de la seule atteinte portée aux droits de la société NEOLAIT sur la marque NUTRIZAN. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 francs. La nullité de la marque contrefaisante déposée par la société SMB sera prononcée par application de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu’elle vise les produits et services suivants : « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, désinfectants » Le préjudice subi par la société NEOLAIT du fait des agissements de la société GALEPHAR, qui exploite la dénomination NUTRIZINC, résulte de l’atteinte portée aux droits de la société NEOLAIT sur la marque NUTRIZAN, activement exploitée, de sa banalisation et du trouble causé à la société NEOLAIT pour la défense de sa marque.

Au vu des éléments de la cause, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 80 000 francs. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif. L’exécution provisoire sera ordonnée de ce seul chef. Les développements qui précèdent, conduisent à débouter les sociétés SMB et GALEPHAR de toutes leurs demandes formées à titre reconventionnel. L’équité commande d’allouer à la société NEOLAIT une somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en déposant le 12 AVRIL 1995, sans l’autorisation de la société NEOLAIT, la marque NUTRIZINC, pour des « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, désinfectants », la société SMB a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque NUTRIZAN enregistrée sous le n 1289603, dont la société NEOLAIT est titulaire pour l’avoir déposée le 14 novembre 1984. Dit qu’en faisant usage, sans l’autorisation de la société NEOLAIT, de la dénomination NUTRIZINC, pour désigner un produit compo