TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION rendue le 18 Juin 2015

3ème chambre 4cmc section N° RG 15/05243

DEMANDERESSE S.A.S. EMITEC FRANCE Avenue Jean Monnet 57380 FAULQUEMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LA VOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515

DÉFENDERESSE S.A. INERGY AUTOMOTIVES SYSTEMS RESEARCH […] 11200 BRUXELLES (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par M^e Emmanuel GOUGE et M^e V DE FREITAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0020

DÉBATS Laurence L, Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier. A l’audience du 13 mai 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2015.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société EMITEC FRANCE (ci-après E), immatriculée au RCS de METZ, est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de supports métalliques pour catalyseurs de post-traitement des gaz d’échappement et pour filtres à particules diesel métalliques destinés aux véhicules automobiles et machines mobiles. Elle fabrique également des systèmes de dosage SCR «Sélective Catalytic Réduction ».

La société INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS RESEARCH (ci-après INERGY), de droit belge, a pour activité la recherche et le développement de systèmes à carburant et de systèmes de dépollution.

La société INERGY est titulaire d’un brevet français publié sous le numéro 2916188 (ci-après dénommé « brevet FR’l 88 ») enregistré sous le numéro 07 55118, dont la demande a été déposée le 16 mai 2007. Les redevances annuelles de ce brevet FR’l88 ont été régulièrement acquittées.

Le brevet FR’l88 comporte vingt et une revendications, dont les deux revendications indépendantes 1 et 20 portent :

- pour la revendication 1, sur un réservoir à urée avec élément chauffant intégré,
- pour la revendication 20, sur une embase convenant pour un réservoir à urée et intégrant un élément chauffant.

La société INERGY est également titulaire d’un brevet européen désignant la France publié sous le numéro EP 2 029 865 (ci-après dénommé « EP'865 ») intitulé « système de stockage d’additif pour gaz d’échappement de moteur », dont la demande a été déposée le 7 juin 2007. Ce brevet a été délivré par l’Office Européen des Brevets (ci- après OEB) le 6 octobre 2010.

Le brevet EP'865 a fait l’objet d’oppositions devant la division d’opposition de l’OEB notamment de la part de la société EMITEC Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH. A l’issue de la procédure orale tenue le 1er octobre 2014, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet EP'865 sous une forme modifiée. Les sociétés INERGY, EMITEC Gesellschaft fur Emissionstechnologie mbH, DELPHI DIESEL SYSTEMS Ltd et KAUTEX TEXTRON GmbH ont chacune formé un recours contre la décision de la division d’opposition qui est actuellement en cours devant la Chambre de Recours de l’OEB. Une action en contrefaçon de brevet opposant INERGY à la société CONTINENTAL EMITEC GmbH, société mère d’E, est actuellement pendante en Allemagne, sur le fondement de la partie allemande du brevet européen EP 2 029 865 dont est titulaire INERGY.

Estimant qu’E offrait à la vente en France des modules de dosage portant atteinte à son brevet français FR2916188 intitulé « Réservoir à urée et embase avec élément chauffant intégré», INERGY a sollicité et obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris une ordonnance en date du 19 mars 2015 l’autorisant à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux d’E. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 26 mars 2015. Lors de la saisie, l’huissier instrumentaire Maître Hervé P huissier de justice à Metz, a saisi des éléments confidentiels qui, à la demande d’E, ont été conservés en son étude pour une durée de quinze jours, et qui n’ont pas été divulgués à INERGY. Le conseil d’E a réitéré cette demande de non divulgation par courrier adressé à l’huissier instrumentaire en date du 26 mars 2015.

Lors du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon E a présenté à l’huissier instrumentaire la composition et le mode de fonctionnement des modules de dosage incriminés, notamment les modules de dosage dénommés « GEN III » et « GEN IV », l’huissier instrumentaire a prélevé en trois exemplaires chacun des modules de dosage « GEN III » et « GEN IV ».

L’huissier a procédé à la description des modules de dosage GEN III et GEN IV et a réalisé 74 photographies des modules de dosage. Conformément aux termes de l’ordonnance, le saisi a remis à l’huissier instrumentaire des listes des ventes des modules de dosage GEN III et GEN IV réalisées au cours des années 2014 et 2015.

En outre, l’huissier a, contre paiement de leur prix, saisi trois exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV, dont un pour dépôt au greffe du tribunal de grande instance et deux pour être remis au requérant avec autorisation de procéder au démontage de l’un d’eux, en application de l’ordonnance à fin de saisie-contrefaçon. Au cours des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a reçu une télécopie provenant du Conseil de la société EMITEC sollicitant la conservation à son étude sous séquestre des échantillons et documents saisis et ce jusqu’à l’issue d’une procédure de référé-rétractation. Par procès-verbal du 10 avril 2015, maître Hervé P a notifié à la société EMITEC les photographies qu’il avait réalisé lors des opérations de saisie-contrefaçon. Par acte du 13 avril 2015, un exemplaire de chacun des modules de dosage a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le 8 avril 2015, la société EMITEC a été autorisée à citer en référé-rétractation, pour l’audience du 13 mai 2015, la société INERGY aux fins de voir ordonner des mesures propres à assurer la confidentialité des éléments saisis par l’huissier sur le fondement des dispositions de l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions récapitulatives, la société EMITEC demande de :

- constater le caractère confidentiel de certains éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis et conservés par l’huissier Maître Hervé P, en deux exemplaires chacun, lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 26 mars 2015, En conséquence, à titre principal :

- ordonner la mise sous séquestre, entre les mains du conseil de la société EMITEC, des deux exemplaires de chacun des modules de dosage GENIII et GENIV saisis par Maître Hervé P lors des opérations de saisie-contrefaçon,
- dire que les deux exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV ne pourront pas être versés au débat dans le cadre de l’instance au fond, À titre subsidiaire :

- ordonner à Maître Hervé P de conserver provisoirement les deux exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon en date du 26 mars 2015, dans la perspective de leur examen dans le cadre d’un cercle de confidentialité,
- dire que la société INERGY et la société EM1TEC devront organiser un cercle de confidentialité constitué des conseils des parties ainsi que des responsables de la société EMITEC, à l’exclusion des représentants ou responsables de la société INERGY,
- dire que chaque membre du cercle de confidentialité devra signer un document écrit aux termes duquel il s’engage à ne divulguer aucun des éléments soumis à son examen,
- dire que les conseils de la société INERGY ne pourront pas divulguer les éléments soumis à leur examen à la société INERGY , ou à l’un quelconque des dirigeants, salariés ou préposés de cette dernière,
- dire que le cercle de confidentialité devra examiner les modules de dosage GEN III et GEN IV saisis et conservés par l’huissier, en présence de ce dernier et dans des conditions de nature à préserver leur confidentialité, afin de déterminer ceux des

éléments et composants des modules de dosage qui sont confidentiels, et ceux des éléments et composants des modules de dosage qui ne sont pas confidentiels et qui sont susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon de la revendication 20 du brevet français FR2916188 invoquée par la société INERGY et qui pourront être remis à la société INERGY,
- dire que tout désaccord sur les éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV susceptibles d’être remis à la société INERGY sera tranché par le présent juge, étant précisé que les modules de dosage seront conservés par l’huissier Maître Hervé P dans l’attente de la décision, le cas échéant, statuant sur ce différend,
- dire que l’examen des modules de dosage GEN III et GEN IV devra être effectué dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, A titre très subsidiaire :

- ordonner à Maître Hervé P de conserver provisoirement les deux exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon en date du 26 mars 2015, dans la perspective de leur examen par les conseils des parties et par l’expert désigné,
- désigner tel expert de son choix, spécialisé dans les pièces détachées automobiles, avec pour mission de :

- se faire remettre par l’huissier instrumentaire Maître Hervé P les deux exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 26 mars 2015,
- recueillir les explications des conseils de la société INERGY et de la société EMITEC,
- conserver à l’endroit des tiers et de la société INERGY ou de l’un quelconque des dirigeants, salariés ou préposés de cette dernière, la connaissance qu’il aura eue des éléments et composants de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV,
- procéder à l’examen des éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV en présence des conseils de la société INERGY et de la société EMITEC,
- rechercher, en présence des conseils de la société INERGY et de la société EMITEC, ceux des éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV qui mettent en œuvre un savoir-faire développé par la société EMITEC, et qui sont donc couverts par le secret des affaires et doivent donc être considérés comme confidentiels,
- remettre aux conseils de la société EMITEC ceux des éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV considérés comme confidentiels ;

- remettre aux conseils de la société INERGY ceux des éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV qui ne sont pas considérés comme confidentiels, lesquels pourront être versés au débat par la société INERGY dans le cadre de l’instance au fond au soutien de l’argumentation relative à la démonstration de la contrefaçon de la revendication 20 du brevet français FR2916188 invoqué par la société INERGY,
- établir un rapport de ces opérations, dans lequel il énumérera notamment ceux des éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV qui auront été remis aux conseils de la société EMITEC, et ceux qui auront été remis aux conseils de la société INERGY,
- soumettre tout désaccord des parties au juge compétent ;

- dire que l’expert désigné devra, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, indiquer s’il accepte ou non sa mission et confirmer qu’il est sans relation avec l’une ou l’autre des parties à l’instance,
- dire que l’expert désigné pourra se faire assister de tout sachant ;

— dire que l’expert désigné devra achever sa mission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine;

- dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et sur les frais d’expertise devra être répartie équitablement entre la société INERGY et la société EMITEC, En tout état de cause :

- ordonner à Maître Hervé P de conserver provisoirement les deux exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon en date du 26 mars 2015, en l’attente de l’ordonnance à intervenir ;

- dire que l’expression «conseils de la société INERGY» s’entend exclusivement des membres du cabinet d’avocats PINSENT M FRANCE LLP et du cabinet de conseils en propriété industrielle LLR,
- dire que l’expression « conseils de la société EMITEC» s’entend exclusivement des membres du cabinet d’avocats LA VOIX AVOCATS et du cabinet de conseils en propriété industrielle LA VOIX,
- dire que les deux exemplaires de chacun des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis par Maître Hervé P lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 26 mars 2015, ni aucun de leurs éléments et composants, ne pourront pas être communiqués dans le cadre de procédures étrangères jusqu’à ce qu’une décision au fond de la juridiction française ait statué sur l’existence d’une contrefaçon,
- débouter la société INERGY de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;

- condamner la société INERGY à verser à la société EMITEC la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société INERGY aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, qui est de droit en application des dispositions des articles 489 et S14 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, la société INERGY demande de :

- débouter la société EMITEC de l’ensemble de ses demandes,
- juger que les modules de dosage référencés GEN III et GEN IV ne sont pas des prototypes couverts par la confidentialité,
-juger que les composants des modules de dosage référencés GEN III, notamment la totalité du bloc hydraulique incluant la pompe ("Pump 8-24 & Pump 8-12« ), le capteur de pression ( »Pressure sensor« ), la vanne ( »Solenoide valve") et l’ensemble couvercle lequel contient la carte électronique de gestion, ne sont pas couverts par du savoir- faire ou du secret des affaires ;

-juger que les composants des modules de dosage référencés GEN IV, notamment la pompe (« 24-Pumpe »), l’ensemble accumulateur de volume (« 10, 17, 18, 19, 15, 16, 13, 14, 12, 11 ») et le capteur de pression (« 27- Drucksensor ») ne sont pas couverts par du savoir-faire ou du secret des affaires, En conséquence :

- ordonner la remise à la société INERGY, des deux exemplaires de chacun des modules de dosage référencés GEN III et GEN IV saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 26 mars 2015, avec possibilité pour elle d’en démonter un de chaque conformément aux termes de l’ordonnance à fin de saisie-contrefaçon du 19 mars 2015, A titre subsidiaire, si des composants des modules étaient jugés confidentiels :

- ordonner la remise à la société INERGY, de l’exemplaire de chacun des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 26 mars 2015, revenant à cette dernière et qu’elle doit

conserver sans procéder à son démontage, conformément à l’ordonnance à fin de saisie-contrefaçon,
- juger que toute mesure de restriction liée à la nature confidentielle d’un des composants des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV ne sera effective qu’aussi longtemps que ledit composant conserva son caractère confidentiel,
-juger que toute mesure d’interdiction de communication des éléments et informations dans des procédures étrangères sera limitée aux seuls composants des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV jugés confidentiels,
-juger que l’expression « Conseil » en relation avec la société INERGY s’entend du cabinet d’avocats Pinsent M France LLP et du cabinet de conseils en propriété industrielle LLR, et en relation avec la société EMITEC du cabinet d’avocats Lavoix Avocats et du cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix,
- s’agissant de l’exemplaire de chacun des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 26 mars 2015, dont le de montage est autorisé par l’ordonnance à fin de saisie-contrefaçon du 19 mars 2015 : A titre principal :

- ordonner la remise à la société INERGY d’un exemplaire de chacun des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 26 mars 2015,
- autoriser la société INERGY à démonter cet exemplaire de chacun des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV saisis, à charge pour elle de remettre lors du démontage la carte de gestion électronique à l’huissier instrumentaire ou à son conseil, à charge pour ce dernier de le remettre à l’huissier instrumentaire,
- juger que ce premier démontage des modules de dosage référencés GENIII et/ou GENIV sera réalisé par la société INERGY en présence de l’huissier instrumentaire et des Conseils des parties, sans restriction de participation de représentants de la société INERGY, et qu’à défaut de disponibilité du Conseil de la société EMITEC dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, le démontage pourra s’effectuer avec la seule présence du conseil d’INERGY,
-juger qu’une fois la carte de gestion électronique de l’exemplaire de chacun des modules de dosage GEN m et/ou GEN IV démontée, la société INERGY pourra, sans restriction, démonter les autres composants des modules, sans que la présence du Conseil de la société EMITEC ne soit requise,
-juger que l’huissier instrumentaire devra conserver sous séquestre la carte de gestion électronique de l’exemplaire de chacun des modules précités, jusqu’à ce qu’une décision en ordonne la mainlevée ou la remise à un expert ou à la société INERGY pour faire ce que de droit. A titre subsidiaire :

- ordonner l’organisation d’un « club de confidentialité » avec pour mission de rechercher et déterminer les composants des modules de dosage GEN III et/ou GEN IV, de nature confidentielle ou non, susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon des brevets FR 2 916 188 et EP 2 029 865 de la société INERGY, notamment les revendications 1,2,3,8,11,20 et 21 du brevet FR 2 916 188 et les revendications 1,2,3 et 4 du brevet EP 2 029 865 ;

- juger que le « club de confidentialité » devra se réunir et exécuter sa mission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;

-juger que seront membres de ce « club de confidentialité » au moins un représentant de la société EMITEC et au moins un représentant de la société INERGY, sous réserve

de la remise préalable d’un engagement de confidentialité de ces derniers, et les Conseils des parties,
- juger que les composants des modules de dosage GEN III et/ou GEN IV susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon, qu’ils soient ou non confidentiels, seront remis aux représentants de la société INERGY et au Conseil de la société INERGY, membres du club de confidentialité, qui prendront toute mesure utile pour les verser au débat de l’action en contrefaçon des brevets FR 2 916 188 et EP 2 029 865 actuellement pendante tout en conservant la confidentialité, dont les caractéristiques auront préalablement été définies et détaillées par la société EMITEC au cours de la réunion du « club de confidentialité »,
-juger que les composants des modules de dosage GEN III et/ou GEN IV insusceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon seront remis à l’huissier instrumentaire, à charge pour ce dernier de les conserver sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision en ordonne la mainlevée ou la remise à un expert ou à la société INERGY pour faire ce que de droit,
- ordonner que les parties veilleront à ce que toute audience de plaidoirie devant les juridictions françaises au cours de laquelle des informations confidentielles sur les composants confidentiels seront évoquées se déroule en chambre du conseil (audience non publique), étant entendu que les représentant des parties soumis à engagement de confidentialité et les conseils des parties seront autorisés à y assister,
- ordonner que tout désaccord sur les composants et informations des modules de dosage GEN III et/ou GEN IV susceptibles d’être remis à la société INERGY sera tranché par le présent juge, étant précisé que les modules de dosage seront conservés par l’huissier dans l’attente de la décision à intervenir, le cas échéant statuant sur ce différend,
- A titre infiniment subsidiaire : o ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de : o recevoir l’exemplaire de chacun des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 26 mars 2015, dont le démontage est autorisé par l’ordonnance à fin de saisie-contrefaçon du 19 mars 2015 ; o recueillir les explications des sociétés INERGY et EMITEC et de leurs Conseils, o rechercher et déterminer les composants des modules de dosage GEN III et/ou GEN IV, de nature confidentielle ou non, susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon des brevets FR 2 916 188 et EP 2 029 865 de la société INERGY, notamment les revendications 1, 2, 3, 8, 11, 20 et 21 du brevet FR 2 916 188 et les revendications 1,2, 3 et 4 du brevet EP 2 029 865, o à l’issue de ces opérations, remettre au conseil d’INERGY et à au moins un représentant de la société INERGY tenu à un engagement de confidentialité, les composants des modules de dosage GEN III et/ou GEN IV susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon des brevets FR 2 916 188 et EP 2 029 865 de la société INERGY, notamment les revendications 1,2,3,8,11,20 et 21 du brevet FR2916 188 et les revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet EP 2 029 865, ces derniers prendront toute mesure utile pour verser lesdits composants au débat de l’action en contrefaçon des brevets FR'188 et EP'865 actuellement pendante tout en en conservant la confidentialité, dont les caractéristiques auront préalablement été définies et détaillées par la société EMITEC au cours des opération d’expertise, o remettre à l’huissier instrumentale les composants des modules de dosage non susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon des brevets FR 2 916 188 et EP 2 029 865 de la société INERGY, notamment les revendications 1, 2, 3, 8,

11, 20 et 21 du brevet FR 2 916 188 et les revendications 1,2, 3 et 4 du brevet EP 2 029 865, à charge pour lui de les conserver jusqu’à nouvelle décision de justice ou accord des parties, o dresser un rapport de ces opérations, o soumettre tout désaccord des parties au juge compétent, o achever ses opérations dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
- juger que les opérations d’expertise seront menées en présence des conseils des parties et d’au moins un représentant de chacune des parties soumis à un encagement de confidentialité préalable ;

- ordonner que les parties veilleront à ce que toute audience de plaidoirie devant les juridictions françaises au cours de laquelle des informations confidentielles sur les composants confidentiels seront évoquées se déroule en chambre du conseil (audience non publique), étant entendu que les représentant des parties soumis à engagement de confidentialité et les Conseils des parties seront autorisés à y assister,
- ordonner que les frais d’expertise seront à la charge de la société EMITEC, la désignation d’un expert ayant été sollicitée par elle, A titre très infiniment subsidiaire :

- ordonner la mise sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire des modules de dosage référencés GEN III et/ou GEN IV et/ou des composants jugés confidentiels saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 26 mars 2015 jusqu’à ce qu’une décision en ordonne la mainlevée ou la remise à un expert ou à la société INERGY pour faire ce que de droit. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- condamner la société EMITEC à payer à la société INERGY la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société EMITEC aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère confidentiel des éléments saisis Selon la société Emitec, les modules de dosage saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 26 mars 2015 sont des prototypes sur lesquels elle travaille depuis deux ans qui ne sont pas encore commercialisés. Elle indique n’avoir vendu que quelques uns de ces modules à certains de ses clients, à partir du mois de novembre 2014, aux fins de tests et de vérification de compatibilité. Les faibles quantités mentionnées dans les deux feuilles de listing pour les années 2014 et 2015 remises à l’huissier lors de la saisie-contrefaçon démontreraient qu’aucune commercialisation en série n’a eu lieu. La société Emitec ajoute que la vente de ces prototypes à certains de ses clients a eu lieu exclusivement sous le sceau de la confidentialité. E verse au débat un exemple d’accord de confidentialité, dont les mentions confidentielles relatives notamment à l’identité du client ont été biffées. La société Emitec indique produire au moins cinq modules de dosage différents dans son usine de Faulquemont, l’activité de cette usine n’étant pas exclusivement dédiée à la fabrication des prototypes des deux modules de dosage argués de contrefaçon.

Selon la société INERGY, le Groupe EMITEC promeut depuis des années les modules de dosage GEN III et GEN IV lors de salons professionnels et par des communiqués de presse et présentations commerciales. De plus, selon elle, les modules de dosage GEN III et GEN IV ont été présentés au cours de salons internationaux depuis au moins 2013, sans engagement de confidentialité. Elle évoque à titre d’exemple le salon « IAA Commercial Vehicles » tenu au mois de septembre 2013, à Francfort (Allemagne) où les modules de dosage GEN III et GEN IV ont été présentés. Les modalités d’utilisation et les composants de ces produits étaient déjà connus et divulgués, comme cela ressortirait des communiqués de presse du Groupe EMITEC disponibles sur le site Internet du Groupe et de la société EMITEC promouvant clairement les modules de dosage GEN III et GEN IV afin de les vendre, de sorte qu’il ne pouvait s’agir de prototypes déjà en 2013. Un an après, en septembre 2014, les modules de dosage précités auraient de nouveau été exposés dans ce salon, se déroulant à Hanovre (Allemagne). La teneur des communiqués de presse et des présentations commerciales disponibles sur le site Internet de la société EMITEC confirmerait que cette dernière offre à la vente et commercialise des modules de dosage GEN III et GEN IV fabriqués en série, non de simples prototypes. La phase 4 prévue dans la directive 2004/226/CE du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinées aux engins mobiles non routiers, est entrée en vigueur au 1er janvier 2014, par conséquent la société INERGY considère que la production en série des modules de dosage argués de contrefaçon a débuté en 2013 pour répondre aux exigences légales notamment européennes entrant en vigueur en 2014. La société INERGY souligne que l’usine de la société EMITEC implantée à Faulquemont depuis 2012 serait dédiée à la fabrication de systèmes de dosage SCR, cette gamme étant composée de cinq produits, dont deux sont les modules de dosage argués de contrefaçon, comme il ressort du site Internet de cette dernière.

Selon elle, il ne serait pas vraisemblable qu’une telle usine, implantée depuis 2012 et employant plus de 100 salariés sur une surface de 4 000 m2, ne conçoive que des prototypes des modules de dosage GEN III et GEN IV, alors qu’il s’agit de deux produits phares de la gamme des systèmes de dosage SCR (composée de cinq produits) promus par la société EMITEC. Compte tenu de ces éléments, la société INERGY estime incontestable que la production en série des modules de dosage a débuté en 2013, et considère que l’affirmation de la société EMITEC selon laquelle lesdits modules seraient à l’état de prototypes a pour seul objet de tenter de faire échec aux opérations de saisie- contrefaçon du 26 mars 2015 et à l’action en contrefaçon initiée par la société INERGY.

La société EMITEC diffuserait depuis 2012 des présentations élaborées présentant notamment la gamme des modules de dosage GEN III et GEN IV, les applications de chacun des modules, et les composants et caractéristiques de chacun des modules précités sans qu’il ne soit jamais précisé qu’il s’agirait de prototypes.

Selon la société INERGY, s’il s’agissait de prototypes dont la vente était limitée à certains clients, sous couverts d’accords de confidentialité, elle ne diffuserait et ne commercialiserait pas ces modules de dosage mais elle préciserait qu’il s’agit de prototypes qui ne sont pas destinés à la vente et ne communiquerait pas autant de détails techniques sur le fonctionnement des modules. Ce serait uniquement pour les besoins de la cause que la société EMITEC affirmerait que les modules de dosage GEN III et GEN IV seraient des prototypes prétendument couverts par la confidentialité. Enfin, pour la société INERGY, le caractère confidentiel des modules de dosage GEN III et GEN IV ne serait pas justifié par les accords de confidentialité signés par les clients tels que fournis au débat. L’accord de confidentialité versé au débat par la demanderesse aurait pour objet un « réservoir SCR avec module de dosage Gen 3 » ce qui signifierait que le projet porterait sur le développement d’un réservoir SCR et non sur la commercialisation des modules de dosage argués de contrefaçon.

De plus, l’accord de confidentialité lie la société EMITEC GmbH, non la société EMITEC FRANCE partie à la présente instance et les parties signataires ayant été anonymisées, il porte sur des informations générales et ne fait aucune référence aux modules de dosage en cause qui auraient été divulgués au public depuis au moins 2012 dans des présentations commerciales. Aussi, au vu des informations disponibles sur le site Internet de la société EMITEC FRANCE, les éléments fournis par la société EMITEC FRANCE ne permettraient pas de soutenir que des accords de confidentialité protégeraient la confidentialité des modules de dosage GEN III et GEN IV fabriqués, offerts à la vente et commercialisés par la société EMITEC FRANCE. SUR CE

L’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ». Sur l’absence de production en série des produits GEN III et GEN IV La documentation fournie à l’huissier instrumentale lors du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon établit que pour les années 2014 et 2015, 594 produits GEN III et 493 produits référencés GEN IV auraient été vendus par la société EMITEC.

L’extrait du communiqué de presse « Compact SCR Dosing System Gen III » – « BC India 2013 » indique que les sociétés MAZ et YaMZ vont produire en série la dernière technologie du système de dosage « Emited GEN III » à partir de 2013. Ce document expose sur 4 pages, dans une partie intitulée « SCR Dosing System », des photographies d’un système de dosage intitulé « Emitec SCR-Dosing System Gen III ». L’extrait du communiqué de presse intitulé « Tier 4 final with SCR »

— « Agritechnica 2013 » mentionne que la société Emitec a développé une unité de dosage intitulée « GEN III » qui est sur le point d’être produite. Sur ce document, figurent cinq produits de type système de dosage qui ne sont cependant pas nominativement identifiés. Le communiqué de presse intitulé « Emitec : a brief company profile »
- « Agritechnica 2013 » indique qu’en 2012, la société Emitec a ouvert un site de production de systèmes de dosage en France. Cependant, dans la mesure où aucun document comptable portant sur les années 2012 et 2013 n’a été communiqué, l’annonce dans des documents de presse ou commerciaux de la création d’un site de production notamment dédié à ces produits en 2012 et de la mise en production prochaine des produits objets de ce litige ne peut suffire à démontrer leur mise en production effective à partir de l’année 2013. En outre, les factures fournies par la société EMITEC lors des opérations de saisie-contrefaçon, si elles permettent d’établir la vente des produits GEN m et GEN IV, montrent qu’elles l’ont été en des quantités si faibles en 2014 et 2015, qu’il n’est pas possible de confirmer que ces produits ont été produits et commercialisés en série. Sur la confidentialité des produits GEN III et GEN IV Le document intitulé « Extremely Compact SCR Dosing Modules, 65th IAA Cars September 2013 » sur lequel figure des photographies légendées identifiant les produits en litige ainsi que le document intitulé « Emitec Advances émission réduction in commercial vehicles » portant sur un salon organisé à Hanovre en Allemagne le 23 septembre 2014, mentionne expressément le produit « GEN ni », permettent de déduire que ces produits ont été présentés lors de salons professionnels en 2013. Un document de présentation de la société Emitec daté des 26 et 27 septembre 2012 et un autre daté du 21 septembre 2012 présentent chacun 3 pages sur lesquelles figurent des photographies du produit GEN III. L’accord de confidentialité sur lequel les noms des clients a été biffé indique que « les co-contractants s’engagent mutuellement à garder confidentielles toutes les informations [..,] en rapport avec le projet « réservoir SCR avec modules de dosage Gen 3 ». […] Les parties contractantes s’engagent à imposer à leurs collaborateurs, qui viendraient à avoir connaissance de ces informations, les mêmes obligations que celles exposées ci-dessus qui lient les parties contractantes, pour le cas où ces collaborateurs ne seraient pas déjà liés à une obligation de confidentialité de même portée dans le cadre de leurs contrats de travail. » Par télécopie adressée à l’huissier instrumentaire le 26 mars 2015, soit le jour de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, le conseil de la société EMITEC a indiqué que « les échantillons et documents listés dans l’ordonnance sont relatifs à une technologie et des prototypes extrêmement confidentiels et ne doivent en aucun cas être remis à la société INERGY Automotive Systems à l’issue de vos opérations de saisie. La remise de ces échantillons et documents à la demanderesse causerait un préjudice important à la société EMITEC. Il vous est donc demandé de conserver les échantillons et documents saisis sous séquestre en votre étude et de ne pas vous en départir avant qu’un débat contradictoire ait pu avoir lieu entre les parties sur le sort des documents saisis dans le cadre d’une procédure de référé rétractation devant Madame le vice-président du tribunal de grande instance de Paris. »

L’accord de confidentialité fourni par la société EMITEC signé par huit clients dont les identités ont été rayées, les 10 juin 2013,21 juin 2013, 4 juin 2013 et 6 juin 2013, établit que les informations en rapport avec « le projet « réservoir SCR avec module de dosage Gen 3 » » évoquées lors des discussions entre co-contractant avaient vocation à demeurer confidentielles. Le conseil de la société EMITEC a adressé une télécopie à l’huissier instrumentaire le jour de la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon afin de s’assurer que les échantillons et documents listés dans l’ordonnance ne soient remis à la société INERGY Automotive Systems à l’issue des opérations de saisie.

Les documents de presse permettent d’établir la présentation uniquement par des dessins, des modules de dosage GENIII et GENIV lors de salons professionnels, mais ils ne démontrent pas qu’il eut été possible de les obtenir et de les démonter à cette époque, soit en 2013. Il ressort de l’accord de confidentialité et de la télécopie adressée par le conseil de la société EMITEC à l’huissier instrumentaire, que la société EMITEC a recherché à assurer la confidentialité du module de dosage « GEN III ».

Il ressort par conséquent de ces éléments qu’aucune pièce ne permet d’établir que les modules de dosage GEN III et GEN IV ont été mis à la disposition du public de sorte que leur caractère confidentiel puisse être sérieusement contesté. Par conséquent, il sera jugé que la demande de confidentialité présentée par la société EMITEC est légitime. Il y a lieu de constater que les éléments composants des modules de dosage GEN III et GEN IV, saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon, peuvent présenter un caractère confidentiel. Les moyens de préserver la confidentialité éventuelle Le procès-verbal de constat dressé par l’huissier instrumentaire suite aux opérations de saisie-contrefaçon, qui comprend 46 photographies des modules de dosage en cause et 23 photographies d’écran d’ordinateur représentant des modélisations graphiques sur logiciel de ces produits, sert de fondement à l’action en contrefaçon de son brevet FR’l 88 et de la partie française de son brevet européen EP'865 formée par la société ÏNERGY le 24 avril 2015 à rencontre de la société EMITEC.

Cette action actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG 15/06037 a pour but de faire reconnaître que :

- les modules de dosage GEN III et les réservoirs y afférant reproduisent les revendications 1, 2, 3, 8, 11, 20 et 21 de son brevet FR'188;et
- les modules de dosage GEN m et GEN IV et les réservoirs y afférant reproduisent les revendications 1 à 4 de la partie française de son brevet EP'865 tel que délivré, et à titre surabondant de la revendication 1 du brevet EP 2 029 865 telle qu’issue de la procédure devant la division d’opposition de l’OEB. Il est donc manifeste qu’il est nécessaire de pouvoir étudier les produits critiqués dans le cadre de la procédure au fond.

Par conséquent, la demande de mise sous séquestre entre les mains du conseil de la société Emitec France des deux exemplaires de chacun des modules de dosage « GEN III » et « GEN IV » saisis par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon n’a pas lieu d’être. En revanche, il y a lieu de créer un cercle de confidentialité pour prévoir les conditions de production des pièces en cause dans le cadre de l’action en contrefaçon pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Un expert judiciaire, monsieur Jérôme S sera désigné avec notamment pour mission de réunir un cercle de confidentialité et d’examiner les deux modules GEN III et GEN IV saisis par l’huissier instrumentaire, suivant la mission explicitée au dispositif de la présente ordonnance. Ce cercle sera constitué d’un responsable spécialisé sur les modules de dosage de chacune des sociétés EMITEC et INERGY, éventuellement accompagné d’un conseil en propriété industrielle et des avocats de chacune des parties. Un engagement de confidentialité sera exigé de la part de chacun des responsables des sociétés. Après expertise, l’ensemble des éléments sera distingué en 4 groupes : éléments confidentiels pertinents, confidentiels non pertinents, non confidentiels pertinents et non confidentiels non pertinents. A l’issue de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui détaillera les opérations telles qu’elles se sont déroulées et indiquera la composition des quatre groupes précités. Il prendra soin de mentionner les observations des parties à ce sujet. A la fin de sa mission, l’expert restituera à Maître Hervé P huissier de Justice à METZ qui les conservera dans l’attente d’une décision de la juridiction saisie au fond. L’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile, et déposera l’original de son rapport au greffe de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 octobre 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée. L’expert sera obligé de conserver confidentiels les éléments et composants dont il aura connaissance à l’égard de toute personne extérieure au cercle de confidentialité.

Le recours à l’expert étant justifié par la nécessité de bénéficier des connaissances de ce dernier, l’exigence de la présence des avocats des parties durant toutes les opérations d’expertise n’apparaît pas indispensable. Dans l’attente de la réunion du cercle de confidentialité et postérieurement à cette réunion, les éléments et composants des modules de dosage GEN III et GEN IV saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 26 mars 2015 sont conservés par l’huissier instrumentaire Maître Hervé P. La consignation des frais d’expertise sera partagée par moitié, Chaque partie conservera à sa charge le montant des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance de référé rétractation,

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur Jérôme S, […], 75008 Paris Tel: 01 43 12 84 60 Fax : 01 43 12 84 70 jsartorius@nony.fr Avec pour mission de :

- se faire remettre par Maitre Hervé P huissier de Justice à METZ, un modèle du module GEN III, un modèle du module GEN IV, une copie du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 26 mars 2015 et des photographies notifiées par procès-verbal du procès-verbal du 10 avril 2015,
- réunir un cercle de confidentialité constitué d’un responsable spécialisé sur les modules de dosage de chacune des sociétés EMITEC FRANCE et INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS RESEARCH, éventuellement accompagné d’un conseil en propriété industrielle et des avocats de chacune des parties,
- recueillir l’engagement de confidentialité accompagnée de l’identité complète de chacun des responsables des sociétés présents aux opérations,
- recueillir les explications des avocats des parties ou d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
- étudier les modules saisis en présence des parties étant précisé que pour ce faire l’expert est autorisé à démonter ou à faire démonter notamment par le représentant de la société EMITTEC FRANCE les deux modules présentés même si ces opérations devaient conduire à une destruction de ces modules,
- Distinguer les éléments confidentiels et ceux qui ne le sont pas, et parmi ces deux groupes d’éléments (confidentiels et non confidentiels) dire lesquels peuvent être pertinents au soutien de la preuve d’une contrefaçon des brevets FR 2 916 188 EP 2 029 865 et lesquels ne le sont pas. Disons que l’expert pourra conserver les éléments utiles à sa mission d’expertise jusqu’au dépôt du rapport, Disons qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’ensemble des éléments distingués en 4 groupes (éléments confidentiels pertinents, confidentiels non pertinents, non confidentiels pertinents et non confidentiels non pertinents) seront restitués à Maître Hervé P, huissier de justice, qui devra les conserver dans l’attente d’une décision de la juridiction saisie au fond,

Disons qu’à l’issue de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui détaillera les opérations telles qu’elles se sont déroulées et listera en donnant son avis sur les éléments à considérer confidentiels et ceux qui ne le seront pas. Il prendra soin de mentionner les observations des parties à ce sujet, Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3ème chambre – 4 section du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 octobre 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, Désignons le présent juge statuant en référé, madame Laurence L en qualité de juge du contrôle des expertises de la 3*™' chambre – 44me section,

Disons qu’il sera référé de toute difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations à madame Laurence L, Rappelons que toutes les parties constituant le cercle de confidentialité seront obligées de conserver confidentiels les éléments et composants dont elles auront connaissance à l’égard de toute personne extérieure au cercle de confidentialité. Disons que le greffe notifiera la décision à l’expert, à charge pour les parties de lui remettre sans délai l’ensemble des pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Disons que l’expert fera connaître sans délai au juge s’il accepte la mission, et commencera ses opérations dès la provision consignée, Disons que l’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, Fixons à S 000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par les sociétés EMITEC FRANCE et INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS RESEARCH soit la somme de 2 500 euros chacune à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2ème étage), avant le 15 juillet 2015.

Disons qu’à défaut de consignation par l’une des parties au 15 juillet 2015, l’autre partie pourra consigner la totalité des 5 000 euros demandés avant le 31 juillet 2015. Disons que faute de consignation de la totalité de la provision demandée avant le 31 juillet 2015. la mesure d’expertise ordonnée sera déclarée caduque et privée d’effet, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Disons que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance de référé rétractation.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.