TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Le :

Copies certifiées conformes délivrées à :

M^e HATTIER #A577, M^e NEZLIOUI #C303, M^e MARTIN-TARDIVAT #G11

■

3ème chambre

3ème section

N° RG 23/04407

N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZN

N° MINUTE :

Assignation du :

10 mars 2023

incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 29 mai 2024

DEMANDERESSE

Société UNITED STATES POLO ASSOCIATION

[Adresse 1]

[Localité 2] (ETATS-UNIS)

représentée par M^e Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0577 & M^e Jonathan DENIZOU du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MISS STAR MODE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par M^e Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0303

Société FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 7] (ROYAUME-UNI)

représentée par M^e Benjamin MARTIN-TARDIVAT de la SELARL Cabinet WITETIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0011

Décision du 29 mai 2024

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/04407 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZN

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Anne BOUTRON, vice-présidente

assistée de Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience sur l’incident du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société United States Polo Association Inc. (ci- après « USPA ») conçoit, fabrique et commercialise des vêtements pour hommes et femmes et en particulier des polos et des t-shirts.

Elle est titulaire des marques suivantes :

— la marque de l’Union européenne (« UE ») déposée le 27 mars 2015 et enregistrée le 31 juillet 2015 sous le numéro 013884317 pour les classes de produits 18 et 25, et notamment « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir vêtements de sport et vêtements décontractés y compris hauts et tee-shirts tricotés et tissés » :

— la marque de l’UE déposée le 30 avril 2018 et enregistrée le 11 septembre 2018 sous le numéro 017894096, pour les classes de services 35, et notamment « services de magasins de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, des habits et des accessoires de mode »:

— la marque de l’UE déposée le 5 avril 2006 et enregistrée le 16 février 2007 sous le numéro 004998696 pour les classes de produits 14, 18 et 25, et notamment « chemises polo, tee-shirts » :

— la marque de l’UE déposée le 8 juin 2005 et enregistrée le 15 mai 2006 sous le numéro 004433223 pour les classes de produits 14, 18 et 25, et notamment « tee-shirts, chemises polo»:

— la marque de l’UE déposée le 24 octobre 2003 et enregistrée le 8 septembre 2006 sous le numéro 003445681 pour les classes de produits 18 et 25, et notamment « chemises polo, tee-shirts »:

— la marque de l’UE déposée le 24 octobre 2003 et enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro 003445749 pour les classes de produits 18 et 25, et notamment « chemises polo, Tee-shirts »:

— la marque de l’UE déposée le 14 février 2011 et enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 009733361 pour les classes de produits 18 et 25, et notamment « Vêtements, à savoir hauts (…) chemises »:

— la marque verbale de l’UE “USPA” déposée le 28 juin 2022 et enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 018723100 pour les classes de produits 9, 14, 18, 20 et 25, et notamment « chemises polos (…) tee-shirts »;

— la marque verbale de l’UE “USPA SPORT” déposée le 17 décembre 2021 et enregistrée le 20 avril 2022 sous le numéro 018624239 pour les classes de produits 25, et notamment « chemises polos (…) tee-shirts »;

— la marque verbale de l’UE “U.S. Polo Association” déposée le 31 août 2005 et enregistrée le 30 août 2006 sous le numéro 004567681 pour les classes de produits 14, 18, 21 et 25, et notamment « chemises polo, tee-shirts »;

— la marque verbale française “U.S. POLO ASSN.” déposée et enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 4923343 pour les classes de produits 18 et 25, et notamment « polos, t-shirts »;

— la marque française déposée et enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 4923354 pour les classes de produits 18 et 25, et notamment « polos, t-shirts »:

La société de droit anglais Finsbury Business House Ltd (ci-après « Finsbury”) exerce une activité de commerce de gros de vêtements et de chaussures.

La société française Miss star mode exerce une activité de « vente de vêtements, chaussures, articles de cadeaux, accessoires, bijoux fantaisie, produits cosmétiques non réglementés ».

Par courrier du 24 février 2023, la société USPA a été informée par les douanes de [Localité 6] de la mise en retenue de 34 556 articles correspondants à des polos et des t-shirts, soupçonnés de contrefaire ses marques. Ces produits, expédiés par la société Finsbury et destinés à la société Miss star mode, ont fait l’objet d’une retenue.

La société USPA a fait assigner les sociétés Miss star mode et Finsbury devant le tribunal juiciaire de Paris en contrefaçon des marques de l’UE n°013884317, n°017894096, n°004998696, n°004433223, n°003445681, n°003445749 et n°009733361, par acte du 10 mars 2023 pour la première, enrôlé sous le n° RG 23/04407 et par acte du 21 mars 2021 pour la seconde, enrôlé sous le numéro RG 23/11370. Les deux affaires ont été jointes le 21 décembre 2023.

Par conclusions au fond du 28 février 2024, la société USPA à complété ses demandes pour invoquer également la contrefaçon des marques de l’Union européenne n°018723100, n°018624239, n°004567681 ainsi que des marques françaises n°4923343 et n°4923354 qu’elle estime également reproduites par les sociétés Miss star mode et Finsbury.

La société Finsbury a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, à laquelle s’est associée la société Miss star mode, et l’incident a été plaidé le 21 mars 2024, les parties étant invitées à se prononcer dans le cours du délibéré sur une disjonction de l’instance.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 18 mars 2024, la société Finsbury demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’intégralité des décisions définitives des procédures pendantes devant l’EUIPO concernant les marques de l’Union Européenne n°013884317, n°004998696, n°004433223, n°0097333361, de réserver les dépens et de débouter la société USPA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 27 mars 2024, la société Finsbury a déclaré s’opposer à une disjonction de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Finsbury expose que les marques de l’Union européenne n°013884317, n°004998696, n°004433223, n°0097333361 de la société USPA font l’objet devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de procédures en déchéance pour défaut d’usage formées par la société italienne Giangi S.R.L. engagées avant les retenues en douane et qu’en cas d’annulation, aucune responsabillité ne pourrait être retenue à son encontre en raison du caractère rétroactif de l’annulation. Elle ajoute qu’aucun document ne démontre que la marque n° 003445749 du 24 octobre 2023 a bien été renouvelée à son échéance et que la marque n°017894096 fait l’objet d’une notification provisoire dont l’issue est incertaine. Elle soutient que le sursis doit être prononcé pour l’ensemble du litige bien que toutes les marques invoquées par la société USPA ne soient pas concernées par les procédures pendantes devant l’EUIPO dans la mesure où l’annulation de certaines marques peut avoir des conséquences sur d’autres compte tenu de leurs ressemblances, soulignant en outre que les demandes pécuniaires de la société USPA ne sont pas divisibles par marque et que les préjudices allégués ne sont pas distincts selon les marques concernées.

La société Miss star mode a pris des conclusions formulant les mêmes prétentions et moyens que la société Finsbury.

Par conclusions du 20 mars 2024, complétées en délibéré le 28 mars 2024, la société USPA demande au juge de la mise en état de:

A titre principal

DEBOUTER FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD et MISS STAR MODE de leur demande de sursis à statuer

A titre subsidiaire

ORDONNER la disjonction de la présente instance n° 23/04407 en deux instances, à savoir une instance concernant les huit marques qui ne font pas l’objet d’actions en déchéance (à savoir les marques n°017894096, n°003445681, n°003445749, n°018723100, n°018624239, n°004567681, n°4923343 et n°4923354) d’une part, et une instance concernant les quatre marques qui font l’objet d’actions en déchéance (à savoir les marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361) d’autre part

ORDONNER un sursis à statuer exclusivement pour l’instance concernant les quatre marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361, laquelle instance recevra un nouveau numéro

INTERDIRE à titre provisoire et conservatoire, pendant toute la durée de la suspension de l’instance concernant ces quatre marques, aux sociétés FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD et MISS STAR MODE de faire usage, sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, des quatre marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361 dont la société UNITED STATES POLO ASSOCIATION Inc. est titulaire, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par lesdites marques

RENVOYER les parties, pour l’instance ne faisant pas l’objet d’un sursis à statuer et conservant le numéro n° 23/04407 (qui concerne les huit marques n°017894096, n°003445681, n°003445749, n°018723100, n°018624239, n°004567681, n°4923343 et n°4923354), à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond des sociétés FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD et MISS STAR MODE

A titre infiniment subsidiaire

INTERDIRE à titre provisoire et conservatoire, pendant toute la durée de la suspension de l’instance, aux sociétés FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD et MISS STAR MODE de faire usage, sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, des douze marques n° 013884317, n° 017894096, n° 004998696, n° 004433223, n° 003445681, n° 003445749, n° 009733361, n° 018723100, n° 018624239, n° 004567681, n°4923343 et n° 4923354 dont la société UNITED STATES POLO ASSOCIATION Inc. est titulaire, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par lesdites marques

En tout état de cause

CONDAMNER solidairement la société FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD et la société MISS STAR MODE à verser à la société UNITED STATES POLO ASSOCIATION Inc. une indemnité globale de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société FINSBURY BUSINESS HOUSE LTD et la société MISS STAR MODE aux entiers dépens de l’instance.

Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la société USPA fait valoir que toutes les marques invoquées ne font pas l’objet de procédures susceptibles de remettre en cause leur validité, soit les marques n°017894096, n°003445681et n°003445749 visées dans l’assignation ainsi que les marques n°018723100, n°018624239, n°004567681, n°4923343 et n°4923354 invoquées de manière additionnelle dans ses conclusions et que la contrefaçon est suffisamment établie à l’égard de ces marques. Elle ajoute estimer les demandes de déchéance faites en mauvaise foi et expose, s’agissant de la marque n°017894096 qu’elle ne fait que l’objet d’une demande de modification de services, ce qui n’a pas de conséquence sur sa validité. Elle ajoute que la marque n°003445749, enregistrée le 9 août 2005 est encore valide jusqu’au 25 avril 2024. Au soutien de sa demande subsidiaire de disjonction de l’instance, la société USPA fait valoir que l’intégralité des actes de contrefaçon commis par les sociétés Finsbury et Miss star mode sont établis sur la seule base des huit marques qui ne font pas l’objet de procédures en déchéance, à savoir sur les marques n°017894096, n°003445681, n°003445749, n°018723100, n°018624239, n°004567681, n°4923343 et n°4923354.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 1°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 73 du même code précise que:

« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

L’article 378 du code de procédure civile dispose :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Selon l’article 132 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 Juin 2017 sur la Marque de l’Union Européenne) :“1. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.”

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

En l’occurrence, il est constant que les marques de l’Union européenne n°013884317, n°004998696, n°004433223, n°0097333361 de la société USPA font l’objet devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de procédures en déchéance pour défaut d’usage formées par la société italienne Giangi S.R.L. engagées avant les retenues en douane (pièces Finsbury n°2bis, 3bis, 4bis et 5bis).

Si ces procédures, à l’exception de celle relative à la marque n°004433223, font l’objet de suspension en raison de contestations de la société USPA, notamment pour abus de droit (pièce USPA n°17), celà ne constitue pas une raison particulière de poursuivre la présente instance pour ces marques au sens de l’article 132 du Règlement (UE) 2017/1001.

Il en résulte que l’existence de ces procédures devant l’EUIPO commande le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de leur issue, en application de l’article 132 du Règlement (UE) 2017/1001, relativement aux marques concernées.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Finsbury, ces procédures n’imposent pas de prononcer le sursis à statuer pour l’entier litige.

En effet, d’une part, la société Finsbury soutient à tort que l’éventuelle déchéance des marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361 fondée sur un défaut d’usage remettrait en cause la validité des autres marques, alors que leur validité intrinsèque n’est pas remise en cause. Aussi, la seule ressemblance entre les marques visées par les actions en déchéance et les autres marques ne saurait avoir une influence sur l’issue du litige à leur égard.

D’autre part, la société Finsbury affirme à tort que les marques déposées par la société USPA à la suite des actions en déchéance et dont elle demande la protection dans ses dernières conclusions au fond seraient entachées de nullité, motif pris d’un dépôt frauduleux, alors que la fraude alléguée ne saurait se déduire de la seule identité des marques en cause, la preuve d’une intention frauduleuse devant être rapportée.

En outre, la notification aux douanes des marques alléguées de contrefaites n’interdit pas la société USPA de faire valoir dans la présente instance la contrefaçon d’autres marques à titre additionnel, à condition de démontrer que les demandes les concernant se rattachent par un lien suffisant aux prétentions de la société USPA.

Enfin, si, aux termes de ses conclusions, la société USPA demande la réparation des actes de contrefaçon allégués de manière globale sans distinguer les atteintes selon les marques concernées, il n’en résulte pas une indivisibilité du litige justifiant d’ordonner le sursis à statuer pour sa totalité dès lors que la société USPA peut encore modifier ses écritures en vue de distinguer les préjudices résultant des différentes atteintes.

En conséquence, il convient d’ordonner la disjonction et de prononcer le sursis à statuer pour les prétentions de la société USPA relative aux marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361 et d’ordonner la poursuite de l’instance pour les autres marques.

Sur les mesures provisoires d’interdiction

L’article 789 (4°) du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.

Aux termes de l’article 132, § 3 du Règlement (UE) n° 2017/10013, le tribunal des marques de l’Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

En l’occurrence, la demande de la société USPA en interdiction d’usage des marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361 n’apparaissant pas justifée ni proportionnée, en particulier compte tenu des actions en déchéance en cours, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’occurrence, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne la disjonction de la présente instance n° 23/04407 en deux instances, l’une relative aux prétentions concernant les marques n°017894096, n°003445681, n°003445749, n°018723100, n°018624239, n°004567681, n°4923343 et n°4923354, l’autre relative aux prétentions concernant les marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361

Dit que l’instance relative aux prétentions concernant les marques n°017894096, n°003445681, n°003445749, n°018723100, n°018624239, n°004567681, n°4923343 et n°4923354 se poursuivra sous le RG n°23/04407

Dit que l’instance relative aux prétentions concernant les marques n°013884317, n°004998696, n°004433223 et n°009733361, objet des actions en déchéance devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) se poursuivra sous le RG n° 24/06820

Ordonne le sursis à statuer de l’instance RG n° 24/06820 dans l’attente de décisions définitives dans les procédures pendantes devant l’EUIPO concernant les marques de l’Union européenne n°013884317, n°004998696, n°004433223, n°0097333361

Rejette la demande d’interdiction provisoire et conservatoire de la société United States Polo Association Inc

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Renvoie l’affaire enregistrée sous le N°RG 23/04407 à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024 pour les conclusions au fond des sociétés Finsbury et Miss star mode

Renvoie l’affaire enregistrée sous le N°RG 24/06820 à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 pour faire le point sur les procédures pendantes devant l’EUIPO

Faite et rendue à Paris le 29 mai 2024

La greffière Le juge de la mise en état

Lorine MILLE Anne BOUTRON