à l’audience publique du 2 décembre 1986

ARRET:

contradictoire prononcé publiquement par Madame Z Conseiller

- signé par Monsieur le Président Y et par Monsieur C DU

PONT Greffier.

11-01

COUR, LA

Statuant sur les appels formés le 9 aout 1985 res pectivement par la société de droit britannique EHECHAM GROUP et par la société BEECHAM PRODUCTS FRANCE (ci-après les sociétés BEECHAM) d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre- tère section) du 28 mai 1985 dans le litige les opposant à la société FRAN CAISE DE SOINS ET DE PARFUMS S.A. (ci-après SFSP) ensemble sur la de mande additionnelle de cette dernière et sur la demande reconvention nelle des appelantes.

Faits et procédure :

A. Sur les demandes introduites devant le tribunal de grande instance de Paris par SFSP :

1° le 9 avril 1984 contre BEECHAM GROUP en nullité du dépôt de cinq marques dont celle-ci est titulaire et en contrefaçon par quatre d’entre elles de trois marques antérieurement déposées par E F (aux droits de laquelle se trouve SFSP) pour distinguer tous les produits des classes 3 et 21 et notamment des pâtes dentifri ces comportant des rayures telles qu’èxactement décrites au jugement déféré,

2° le 4 février 1985 contre BEECHAM PRODUCTS FRAN

CE qui commercialise. sous la dénomination « AQUAFRESCH 3 » des pâtes dentifrices comportant également des rayures, en contrefaçon eu à tout le moins imitation frauduleuse des mêmes marques de SFSP.

BEECHAM GROUP contestait la fraude invoquée à l’encontre du dépôt de sa marque 1.187.475 ainsi que la contrefaçon ou l’imitation illicite des marques de la défenderesse dont elle soute nait que la demande était irrecevable comme constituant une infraction aux articles 30 et 86 du Traité de Rome prescrivant la libre circula tion des marchandises dans la Communauté et sanctiomant l’abus de po sition dominante et elle sollicitait des dommages-intérêts pour pro cédure abusive et au titre de l’article 700 du nouveau code de procé

dure civile.

BEECHAM PRODUCTS FRANCE concluait de son côté au débouté et, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu’à décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes dont elle demandait la saisine: dans les termes de l’article 177 du Traité Communauté Econo mique Européenne.

Par jugement du 28 mai 1985, le tribunal, joignant 2ème page

13 l.

--

l’abus de position dominante n’était pas établi. Il a prononcé la nullité des marques déposées par BEECHAM et enregistrées à l’Institut National de la Propriété Indus trielle sous le n° 1.187.475,- 1188.270 ,- 1.224.658,- 1.224.659 et

I.224.660, la première comme frauduleusement déposée,. les quatre autres comme contrefaisantes des marques de SFSP, ordonné l’inscription de cette décision au Registre National des marques conformément aux dispo sitions de l’article 24 du décret du 27 juillet 1965, a dit en outre que BEECHAM devra procéder à leur radiation dans les deux mois de la signification du jugement, a interdit aux sociétés BEECHAM tout usage de l’une quelconque des marques annulées sous astreinte de 100 frs par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de cette significationp a condamné BEECHAM GROUP au paiement à SFSP d’une indem aité de 50.000 frs et BEECHAM PRODUCTS FRANCE à une indemnité de 80.000 frs, a autorisé trois publications du dispositif aux frais des défen deresses dans la limite d’une somme globale de 15.000 frs, a débouté BEECHAM GROUP de sa demande reconventionnelle, acondamné chacune des défenderesses au paiement d’une somme de 5.000 frs sur le fondement de

l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les a condamnées in solidum aux dépens.

B. Le 9 aout 1985 les sociétés BEECHAM ont chacune for mé appel et elles concluent à la réformation du jugement dans son in tégralité.

Dans le dernier état de leurs écritures, elles prient la Cour de : dire que, par application de l’article 30 du

-

Traité C.E.E. les demandes de la SFSP sont irrecevables, T

-subsidiairement, au cas où la Cour le jugerait nécessaire, interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le fondement de l’article 177 du Traité C.E.E en lui soumettant la question préjudicielle suivante : "l’article 36 du Traité doit-il être interprété ;8 en ce sens que constitue une restriction déguisée dans le commerce

« entre les Etats-membres, l’application d’une législation nationale » en matière de droit des marques plus stricte que celle de chacun " des autres Etats-membres en cette matière et aboutissant à reconnaî

« tre à une entreprise X un droit de marques sur un signe et la protec »tion qui en découle, notamment sur le fondement de la contrefaçon, " alors que ce même signe ne saurait être protégé sur les autres Etats

"membres au titre du droit des marques eu que, à supposer qu’il le

" soit, il n’ouvrirait pas d’action en contrefaçon ou en imitation il

« licite ».

En tout état de cause : dire qu’en effectuant le dépôt de la marque n° 1.187.475 du 28 septembre 1981, la société BEECHAM GROUP ne s’est rendue coupable d’aucun comportement frauduleux,

-prononcer la nullité de la marque déposée par E F le 5 décembre 1963 sous le n° 517.744, enregistrée sous le

n° 215.009 comme dépourvue de caractère distinctif,

En conséquence :

-prononcer la nullité des dépôts effectués en re nouvellement de ladite marque soit les dépôts : n° 1.076.581 du 19 sep tembre 1978, n° 1.151.238 du 22 mai 1979, – n° 1.151.239 du 22 mai C

-

1979, Très subsidiairement,- ddre que les dépôts de mar ques suivantes effectués par BEECHAM n° 1.188.170 du 23 novembre 1981, page

34 3ème

JB

1982, ne constituent pas la contrefaçon des marques n° 1.076.581 dù 19 septembre 1978, n° 1.151.238 et n° 1.151.239 du 22 mai 1979.

Elles concluent au débouté de SFSP de toutes ses prétentions et, réitérant leur demande initiale en dommages-intérêts pour procédure abusive, , en élèvent le montant à 200.000 frs et sol licitent au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civi le l’allocation d’une somme globale de 30.000 frs.

.

C. SFSP conclut à la confirmation du jugement, élève

à la somme de 500.000 frs sa demande en dommages-intérêts en raison de l’exploitation poursuivie de manière intensive des marques incri minées et demande la condamnation solidaire des appelantés à une in demnité de 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle prie la Cour de dire que les sociétés BEECHAM ont commis des actes d’imitation frauduleuse de marque et d’usage de marque contrefaite ou à tout le moins frauduleu sement imitée car la présentation utilisée par BEECHAM est suscepti ble de tromper la clientèle.

DISCUSSION :

Considérant qu’il convient de joindre les appels 1 respectifs des sociétés BEECHAM et de statuer par un seul arrêt,

I.- Sur l’exception d’irrecevabilité tirée des dispositions des

l’article 30 du Traité de Rome :

A.- Considérant qu’au soutien de leur appel les sociétés BEECHAM font d’abord valoir l’irrecevabilité de la demande en soule vant une exception de droit communautaire tirée des dispositions de l’article 30 du Traité de Rome, demandant à titre subsidiaire que soit posée à la Cour des Communautés Européennes la question ci-avant pré cisée et en ce cas qu’il soit sursis à statuer,

Considérant que les sociétés BEECHAM rappellent que dans ses demandes d’origine, SFSP a prétendu que la commercialisation en France par BEECHAM PRODUCTS FRANCE d’un dentifrice dénommé AQUA

FRESH 3 constitué d’une pâte blanche à rayures bleues et rouges était un acte de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation frauduleuse de ses marques n° 1076581 consistant dans une pâte blanche à rayures rou ges et n° II51238 consistant dans une pâte blanche à rayures bleues, marques déposées respectivement le 19 septembre 1978 et le 22 mai 1979 en renouvellement d’un dépôt effectué le 5 décembre 1963 par E

F aux droits de laquelle elle se trouve,

2

Que BEECHAM FRANCE estime que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait application ainsi qu’elle le demandait, de l’article 30 du Traité de Rome alors qu’elle avait relevé que le den tifrice incriminé était commercialisé par sa société mère sur le ter ritoire britamique depuis un an et demi avant l’introduction en Fran ce du dentifrice Aquafresh 3, sans que le groupe A dont SFSP est une filiale et qui commercialise depuis longtemps sur le marché 4

britannique le dentifrice SIGNAL – ait rien entrepris pour empêcher en

-

Grande Bretagne la mise en vente du produit Aquafresh 3,

Que reprenant devant la Cour l’argumentation déve loppée sans succès devant le tribunal, les sociétés BEECHAM relèvent qu’il s’avère que " le groupe A traite d’une manière différente selon le territoire sur lequel se manifestent deux situations pour

* tant identiques ", comportement qui aboutit à une restriction quan titative à l’importation, le produit commercialisé en Grande Bretagne page 4ème ne pouvant être vendu sur le territoire français, 163

Qu’elles estiment que si même une action fondée sur le droit des marques n’avait pu être engagée en Grande-Bretagne, UNI

LEVER aurait pu introduire une action en « passing off », ce qu’elle

n’a pas fait et qu’ainsi elle n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre ses droits en Grande-Bretagne; que son compor tement aboutissant à une restriction à l’importation en France du den tifrice AQUAFRESH 3, 1'action engagée en France par SFSP constitue une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et

l’article 30 est bien applicable en l’espèce, ce qui paraît incontes table aux appelantes qui proposent néanmoins à titre subsidiaire le recours à la question préjudicielle dont le texte est indiqué dans leurs écritures; qu’elles font valoir à cet égard que seule la légis lation française, la plus restrictive en la matière " permet à SFSP 11

de prétendre à une protection au titre du droit des marques sur les signes qu’elle invoque, « de même que son application par des juridic » tions françaises, à savoir le tribunal de grande instance de Paris « dans sa décision du 28 mai 1985, a abouti à son profit à la condam »nation au titrede la contrefaçon des marques appartenant à BEECHAM"

Que les appelantes mettent aux débats diverses con 4

sultations de juristes aux fins d’établir que les différentes légis lations des autres Etats membres n’accorderaient pas à SFSP la pro tection au titre du droit des marques sur les signes invoqués par elle dans la présente procédure et que leur application par les juridic tions nationales ne permettaient pas non plus de considérer qu’il 11

existe un risque de confusion entre les marques de SPSP et celles de

BEECHAM que celle-ci a incriminées, Qu’elles concluent que la restriction résultant de la législation française est " manifestement contraire aux disposi

« tions es articles 30 et suivants du Traité »,

B. Mais considérant que si les sociétés BEECHAM ont abandonné devant la Cour un autre moyen d’irrecevabilité tiré de l’art ticle 86 du Traité de Rome (abus de position dominante), l’argumenta tion qu’elles ont reprise et complétée en appel sur le moyen tiré de

l’article 30 et qui avait été rejeté par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément ne peut être admise,

Considérant en effet que le tribunal rappelle exac tement qu’aux termes de l’article 30 du Traité " les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet 11

¹¹ équivalent sont interdites entre les Etats membres « , que selon l’article 36 » ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions

" ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justi

« fiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale »; que « toutefois ces interdictions ou restrictions ne » doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ", 11

Or considérant que BEECHAM, s’appuyant sur ce derf nier texte, n’a pu établir que A et sa filiale SFSP prati quaient une discrimination arbitraire alors qu’il ressort des pièces produites et notamment de l’attestation de M^e Roger WYAND, avocat au barreau de Londres que dès la mise en vente du dentifrice litigieux en juin 1983, A 1'avait chargé d’engager des poursuites contre BEECHAM en Grande-Bretagne, ce qu’il n’avait pu faire puisque jusqu’ici les marques invoquées par SFSP n’ont pas été admises dans ce pays où une procédure d’opposition est actuellement en cours; qu’ainsi BEE 5ème page CHAM ne peut prétendre qu’il y aurait eu traitement différent en JB J

deux pays puisqu’en France SFSP dispose de droits de marques,

Que c’est vainement que les appelantes tentent

d’invoquer une identité de situation de fait dès lors qu’elles ne peu vent prétendre à une identité de situation de droit; qu’en effet, SFSP objecte à juste titre que le fait qu’A n’ait pas exercé en Grande-Bretagne d’autres actions judiciaires ur ^un ^autre ^fondement juridique que le droit de marque est sans effet alors qu’il s’agit de vérifier le caractère discriminatoire ou non de l’action engagée en France et fondée sur les droits de marque,

Que du reste si elle n’a pas engagé en Grande-Bre tagne l’action en « passing off » elle n’a pas davantage engagé en France l’action en concurrence déloyale correspondante;

Qu’ainsi l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris n’est pas exercée de manière discrimina toire et ne constitue pas une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres,

Considérant que le tribunal a estimé à bon droit que SFSP était fondée à invoquer la protection de ses droits de pro priété industrielle pour être déclarée recevable en son action,

Considérant que '1'argumentation complémentaire dé veloppée devant la Cour quelle que soit l’autorité des avis sollici tés ne saurait infléchir une telle décision,

Considérant en effet qu’il convient d’abord d’obser ver que pour quatre seulement des douze états membres les conditions

d’attribution du droit de marque ont été examinées, ce qui ne saurait suffire à démontrer que la législation française en cette matière se rait la plus restrictive,

Considérant qu’au surplus, ainsi que le rappelle exactement l’intimée; la jurisprudence de la Cour de Justice (arrêt

TERRAPIN-TERRANOVA) considère comme légitime l’invocation du droit de marques national pour s’opposer à l’importation de produits commu nautaires sous une dénomination prêtant à confusion lorsque les droits en cause ont été établis par des titulaires distincts sous l’empire de XX législations nationales différentes ",

Qu’il est incontestable que les conditions d’attri bution du droit de marque sont régies par la législation nationale et que l’appellation du droit communautaire est limitée à l’exercice de tels droits,

Qu’alors que les sociétés BEECHAM prétendent sou mettre au contrôle de la Cour de Justice une disparité qui toucherait à l’existence des droits de marque en cause et résulterait de la dis parité des législations nationales, l’article 36 qu’elles invoquent ne s’applique en fait qu’à l’exercice de ces droits, le sanctionnant quand il constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une res triction déguisée dans le commerce entre états membres; qu’il est bien évident que le degré de protection accordé par la législation nationa le n’est pas l’objet de l’article 36 alinéa 2 alors que l’alinéa 1 du même texte consacre expressément l’exception constituée à l’article

30 par les raisons de protection de la propriété industrielle et com merciale, Considérant qu’an l’espèce il n’y a pas eu de la part de SFSP une sélection dans son action qui puisse apparaître comme un comportement discriminatoire visant à ùn cloisement du marché,

Que la demande de SFSP est recevable et qu’il n’y 6ème page a pas lieu à saisine de la Cour de Justice des Communautés Européenner, som f. et surtout, au sursis à statuer qui en résulterait.

II. Sur le caractère frauduleux de l’enregistrement de la marque 13 janvier 1987

n° 1.187.475 de BEECHAM GROUP :

A.- Considérant que BEECHAM soutient que c’est sur le fondement d’une erreur d’appréciation que le tribunal a jugé que ce dé pôt, effectué après l’introduction par SFSP d’une action en déchéance d’une marque quasi-identique déposée par BEECHAM GROUP le 3 septembre

1976 (s/n° 2.26170/965569) pour non exploitation depuis plus de cinq ans présentait un caractère frauduleux,

Qu’elle invoque essentiellement sa bonne foi au mo tif qu’elle avait, avant de procéder à ce dépôt, pris avis de son in génieur-conseil qui l’avait assurée de la licéité d’une telle opéra tion, Qu’elle soutient que du reste le caractère préten dument frauduleux du dépôt ne saurait être sanctionné par la nullité que ne prévoit pas la loi du 31 décembre 1964; qu’il n’y a point de nullité sans texte et que la règle. « Fraus omnia corrumpit. » ne sau rait être appliquée alors qu’elle postulerait dans le domaine du droit des marques que le dépôt d’une marque a été fait en connaissance de cause des faits d’usage sur la même marque réalisés auparavant par un tiers; qu’en l’espèce E F, pas plus qu’ultérieurement SFSP, ne possédait aucun droit sur le signe en cause et qu’il n’y a eu de la part de BEECHAM ni fraude à la loi ni fraude à la convention du 19 jui let 1982; que si même il y avait eu une quelconque faute à la charge de BEECHAM, il ne pourrait y avoir lieu qu’à une mise en jeu de la rest ponsabilité civile contractuelle et non à la sanction objective de

l’annulation d’un droit de propriété industrielle,

Qu’enfin à l’encontre de cette marque SFSP serait mal fondée à invoquer à titre subsidiaire la contrefaçon de sa propre marque n° 1.151.238 laquelle devrait être annulée pour des raisons ex posées ci-après,

B. Mais considérant que les circonstances de fait exact tement exposées par le tribunal et qui seront succintement rappelées, démontrent de manière indiscutable le comportement frauduleux de BEE

CHAMP, Que celle-ci se voyant assignée en déchéance d’une marque enregistrée sous le n° 965.569 consistant dans la représenta tion d’une pâte dentifrice blanc, bleu clair et bleu foncé sortant en vagues de l’extrémité d’un tube, marque qu’elle n’exploitait pas, pro posait à E F de « régler cette affaire à l’amiable » et de ra dier cette marque; que sur justification de la radiation effectuée,

E F se désistait de son action mais devait s’apercevoir ulté rieurement que BEECHAM avait, cinq jours après l’assignation, déposés une marque représentant de la même manière l’extrémité d’un tube de dentifrice d’où s’échappe en vagues une pâte blanche rayée de bleu clair selon la légende; Que BEECHAM ne peut se prétendre de bome foi au seul motif de l’avis favorable que lui aurait donné son conseil en propriété industrielle,

Que l’argument tiré de la loi de 1964, qui ne pres crit pas la sanction de la nullité, n’est pas davantage opérant dès lors qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, c’est sur la fraude affectant le dépôt du 28 septembre 1981 que se fonde sa décision, fraude rési dant dans le fait que BEECHAM, au cours des pourparlers transaction nels, s’était abstenue de révéler l’existence de ce dépôt d’une marque quasi-identique à celle qu’elle avait elle-même offert de radier,

7ème…. page Considérant que SFSP est fondée à relever que cette jo b

seconde marque doit être considérée comme un renouvellement anticipés de la première marque et ce second dépôt comme la continuation pure et simple du premier; que BEECHAM a cherché à tourner la règle légale, que par ailleurs elle n’a pas exécuté de bonne foi l’accord transac tionnel et qu’elle a porté atteinte aux droits de SFSP dont il est vain de prétendre qu’il aurait dû être un droit de marque antérieur sur le même signe alors qu’il s’agit tout simplement du droit d’obte nir la déchéance d’une marque inexploitée,

Considérant que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque ainsi déposée dans des conditions frauduleuses,

III.- Sur la demande en nullité des marques de SFSP formée par les sociétés BERCHAM:

'A.- Considérant que les sociétés BEECHAM font grief au jugement d’avoir retenu le caractère contrefaisant des marques de BEE CHAM alors que TSFSP ne pouvait apporter la preuve de l’étendue exacte de la protection des marques dont elle se prévaut,

Qu’elles relèvent en effet que le modèle de chacu ne des marques de cette société comporte " un dessin identique qui peut être de la pâte dentifrice présentant des motifs qui pourraient 18

« être qualifiés de bandes longitudinales » et une légende indiquant seulement représentation déposée en couleur" sans précision des couleurs revendiquées qu’il est impossible de déterminer à partir des photocopies des dépôts, alors que selon l’article IId de l’arrêté du

27 juillet 1965 la demande d’enregistrement comporte : « la représen » tation de la marque complétée par l’indication des couleurs revendi quées « et qu’aux termes de l’article VIddu même texte le modèle de la marque doit comporter » la représentation de la marque complétée par l’indication des couleurs revendiquées ",¹¹ :

Qu’en l’absence d’une telle mention SFSP n’est pas en droit de revendiquer les couleurs blanc/rouge, blanc/bleu et blanc/vert et à soutenir que les marques déposées par BEECHAM le 14 de cembre 1982 et portant expressément sur la revendication d’une pâte dentifrice comportant pour l’une des rayures rouges et bleues, pour l’autre des rayures rouges etvertes pour la dernière des rayures bleue. et vertes constituent la contrefaçon de ses propres dépôts ne compor tant aucune revendication de couleur,

Que par ailleurs les actes de dépôts ne précisant pas que le dessin reproduit une pâte dentifrice SFSP ne saurait non plus soutenir que ce dépôt couvre non seulement le dessin mais égale ment le produit; qu’il n’est nullement évident que la marque consti tue la représentation d’une pâte dentifrice extrudée, le signe déposé pouvant prêter à discussion,

Qu’au surplus les dépôts invoqués par SFSP sont en tachés de nullité ayant été effectués prétendument en renouvellement du dépôt du 5 décembre 1963 lui-même nul comme non distinctif à rai son de sa généralité car il ne précise ni les nuances de couleurs com binées ni la forme de leur combinaison, 1

Qu’en outre, loin de reprendre à l’identique le dé pôt initial les trois dépôt’s en renouvellement constituent des modifi cations importantes de celui-ci puisque le dépôt initial couvrait une combinaison quelconque de couleurs quelconques et que le dépôt n° 1.076.781 vise seulement une pâte blanche à rayures rouges, le dépôt n° 1.151.238 une pâte blanche à rayures bleues et le dépôt n° II52.239 8ème une pâte blanche à rayures vertes; que pour cette raison encore ces page dépôts, au demeurant effectués en dehors de la période de validité de SB C

Considérant que les sociétés BEECHAM soutiennent en 13 janvier 1987 core que les dépôts des marques de SFSP n’ont été opérés qu’en vue de maintenir au profit de celle-ci indéfiniment la protection temporaire résultant d’un brevet dont elle fut licenciée exclusive, brevet

n° 1.155.502 du 27 juin 1956, tombé dans le domaine public, décrivant un dispositif pour distribuer des matières analogues à des pâtes ou plusieurs pâtes présentant une caractéristique différente sous la for me d’un courant rayé; qu’un tel comportement est constitutif d’abus de droit et de fraude à la loi et que pour ce dernier motif, toutes les marques invoquées par SFSP sont nulles,

Que les appelantes demandent à la Cour d’an pronon

: 1 cer la nullité,

B. Mais considérant que si en partie les remarques des sociétés BEECHAM apparaissent justifiées il n’en résulte pas pour au tant que doive être prononcée l’amulation des marques de SFSP,

Considérant qu’il convient en premier lieu d’obser ver que dans les trois dépôts qu’elle invoque, SFSP revendique la pro tection pour la totalité des produits entrant dans les classes 3 et 21 parmi lesquels sont cités outre les dentifrices de nombreux produits tels les petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) « , ce qui fait ap paraître que la représentation de ces marques est avant tout celle d’un dessin où alternent des bandes blanches et d’une autre couleur (rouge, bleu, ou vert selon les marques) disposées longitudinalement et que, s’appliquant à une pâte dentifrice, elle apparait comme celle du pro duit lui-même et telle que définie dans le dépôt du 5 décembre 1963 où il est dit que la marque » consiste en l’aspect donné à un produit pâ " teux constitué par la réunion de couleurs différentes contrastées de

« manière à aboutir à un produit rayé, cet aspect étant représenté con »ventionnellement dans la figuration ci-contre ," laquelle montre un pâton où alternent des rayures blanches et rouges disposées longitudi

nalement,

Considérant en second lieu qu’il convient encore

d’observer que SFSP objecte exactement que cette marque du 5 décembre 1963 étant expirée il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité,

Considérant toutefois que les dépôts invoqués ayant été opérés « en renouvellement de ce dépôt du 5 décembre 1963 » qui in diquait que la marque peut se faire " ^en ^toutes ^combinaisons ^de ^cou « leurs et que les rayures peuvent être disposées en tout sens », 11

il importe de rappeler que si la loi du 31 décembre 1964 protège les combinaisons de couleurs encore faut-il que celles-ci soient précises tant dans les couleurs et les nuances que dans la disposition revendi quées; que les sociétés BEECHAM sont dom fondées à relever la généra lité des termes de la légende accompagnant le dépôt de 1963 et qui de vrait conduire à la nullité de ce dépôt si l’on ne devait, pour juger du caractère distinctif de la marque, s’en référer au signe déposé le quel consiste en la représentation d’un pâton rayé des couleurs blan che et rouge dans le sens longitudinal; que cette cabinaison est par faitement distinctive appliquée notamment à un dentifrice pour lequel un tel choix est arbitraire et la marque de 1963 valable dans cette limite, de même que celle n° 1.076.58I qui, en fait, est la seule des trois marques invoquées par SFSP dont celle-ci/puisse prétendre l’avoir déposée en renouvellement du dépôt de 1963 qu’elle reprend à l’identi que, Considérant que la combinaison de couleurs blanc/ bleu et blanc/vert des deux autres marques dans cette même disposition des rayures est également distinctive; que c’est à tort que les socié 9ème page tés BEECHAM s’arrêtent à la seule mention que la marque est déposée en SB3-1.

Considérant qu’il est encore à noter que c’est à tort que les appelantes soutiennent que la nullité de la marque de 1963 entraînerait ipso facto la nullité des marques déposées en renou vellement,

Qu’il résulte en effet de l’article 9 de la loi du

31 décembre 1964 de l’article 8 du décret du 27 juillet 1965 que la propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par des dépôts successifs soumis aux formalités d’un premier dépôt; qu’il s’ensuit que le renouvellement n’est pas une simple prorogation du dépôt antérieur venu à expiration mais un nouveau dépôt,

Considérant enfin que l’argument tiré d’une perpé- tuation des droits ayant existé sur un brevet tombé dans le domaine public est également inopérant; que SFSP objecte à juste titre que le brevet couvrait seulement un procédé permettant d’obtenir une pâte quelconque, présentant des rayures et que le signe constituant la mar que, à savoir une pâte rayée, est indépendant des divers procédés qui peuvent être utilisés pour y parvenir; que le dépôt à titre de marque de la forme et de l’aspect du produit lui-même est licite et ne sau rait constituer une fraude à la loi ainsi que le soutiennent les appe lantes,

Considérant en définitive que celles-ci sont mal fondées en leur demande en nullité des marques de SFSP, autres/. IV. Sur la contrefaçon alléguée des quatre marques déposées par

BEECHAM GROUP :

A.- Considérant que le tribunal a fait droit à la de mande de SFSP et déclaré contrefaisantes des trois marques invoquées par celle-ci, les marques de BEECHAM GROUP n° 1.224.658, ^I.²²⁴.⁶⁵⁹ I.224.660 et 1.188.270, estimant que la première représentant une pâtel dentifrice blanche à rayures bleues et rouges constitue à la fois la contrefaçon de la marque 1.076.581 de SFSP couvrant une pâte dentifrice à rayures blanches et rouges et la contrefaçon de la marque I.151.238 de la même société couvrant une pâte blanche à rayures bleues,

-Que la seconde (rayures rouges et vertes) contrefait

-

à la fois la marque 1.076.581 (rayures blanches et rouges) et la mar que 1.151.239 (rayures blanches et vertes) et que la troisième (rayu res bleues et vertes) contrefait à la fois les marques 1.154.238 et I.151.239,

: Que la marque 1.188.270 déposée le 23 novembre 1981 a été déclarée contrefaisante de la marque I.151.238 déposée antérieu rement le 22 mai 1979 qui pore comme elle sur une pâte dentifrice blanche à rayures bleues,

B. Considérant qu’il est constant que l’élément carac téristique de ces marques où la pâte dentifrice est représentée dispo sée sur une brosse à dents est, ainsi qu’il est expressément revendi qué, l’aspect particulier donné à la pâte,

Que dans la marque I.188.270, le tribunal a retenu le grief de contrefaçon s’agissant comme dans la marque I.151.238 de SFSP d’une pâte à rayures longitudinales blanc et bleu; qu’il s’agit, IO ème page nond’une pâte bicolore blanc et bleu clair comme celle figurée dans la

Ac3 1. marque de SFSP mais d’une pâte tricolore comportant du blanc et¹

Considérant que les appelantes contestent à juste titre la méthode adoptée par le tribunal qui a retenu la contrefaçon par la combinaison des marques de SFSP, méthode quixaboutit à protéger un genre, celui des rayures de couleur dans une pâte identifrice; qu’elles sont fondées à faire valoir que la présence dans chacun des dépôts de BEECHAM d’une seconde couleur qui vient s’ajouter à chacune de celles qui fait l’objet d’un dépôt séparé par la SFSP aboutit à la création d’un nouveau signe dis tinctif dans lequel les signes déposés déparément par la SFSP perdent totalement leur individualité et leur éventuel caractère distinctif,

Considérant que vainement SFSP objecte que la mar que étant constituée par l’aspect particulier d’un pâton de forme cy lindrique, l’utilisateur percevra d’une part la couleur blanche rayée de rouge et d’autre part sous un antre angle la couleur blanche rayée de bleu ou rayée de vert; qu’ainsi chacune des marques de BEECHAM au rait contrefait en conséquence deux des siennes et qu’à tout le moins il y aurait imitation illicite, la présentation utilisée par BECHAM étant susceptible de tromper la clientèle,

Considérant que SFSP ayant choisi pour ses différen tes marques une combinaison bicolore ne saurait prétendre interdire l’adoption d’une combinaison tricolore qui incorpore une couleur ou une nuance qu’elle même utilise dans une autre de ses marques mais qui modifie forcément l’aspect de la première combinaison;

Que la contrefaçon postule une identité dans leur ensemble de la marque incriminée et de la marque prétendument contre faite, identité à laquelle SFSP ne peut prétendre qu’en faisant abstrac tion de la troisième couleur ou nuance dont sont rayées les pâtes den tifrices de B, étant observé que la forme cylindrique du produit loin d’oblitérer la troisième couleur souligne au contraire les diffé rences d’aspect des deux dentifrices,

Considérant qu’il n’y a pas contrefaçon et pas da vantage imitation illicite dès lors qu’il n’existe aucune possibilité de confusion, étant au surplus observé que les conditionnements des dentifrices AQUAFRESH 3 et SIGNAL sont, ainsi qu’il n’est pas contesté, fondamentalement différents,

Considérant que le jugement sera en conséquence ré formé dans ses dispositions relatives à ces quatre marques de BEECHAM et les demandes de SFSP rejetées de ce chef,

V. Sur les mesures réparatrices :

Considérant que seule une des cinq marques incrimi nées étant annulée pour les motifs sus-exposés, il apparaît, compte tenu des éléments de la cause, qu’une somme de 30.000 frs réparera équi tablement le préjudice subi par SFSP; qu’il conviendra de maintenir en ce qui concerne cette seule marque la mesure d’interdiction sous as treinte exactement appréciée par le tribunal ainsi que celle prescri vant l’inscription au Registre National des marques de la décision d’amulation; que seule cette mesure étant conforme aux dispositions de l’article 24 du décret du 27 juillet 1965 il n’y a pas lieu d’y ajouter la mesure de radiation sollicitée par SFSP et à laquelle le jugement a fait droit, Qu’il y a également lieu de réformer le jugement en ce qu’il a ordomé la publication qui, eu égard au sort réservé en définitive aux prétentibns respectives des parties, n’apparaît plus

2 justifiée, ¹¹è^me page ja l

Considérant que SFSP ayant gain de cause pour par tie de ses demandes, les sociétés BEECHAM ne sont pas fondées à invo quer la procédure abusive et seront donc déboutées de leur demande de ce chef,

VII.. Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile:

●

Considérant que tant les appelantes que l’intimée succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il appa raît équitable de les laisser supporter: l’intégralité des frais non taxables de procédure par elles engagées tant en première instance qu’en appel,

VIII. Sur les dépens :

Considérant que pour le même motif il sera fait T

masse des dépens d’appel et de première instance qui seront supportés dans la proportion de moitié à la charge des sociétés BEECHAM et de moitié à la charge de la société SFSP,

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers 1 juges,

¹ Joint les appels formés par la société BEECHAM GROUP Limited et la société BEECHAM PRODUCTS FRANCE,

Dit ces appels partiellement fondés,

Confirme le jugement du tribunal de grande instan ce de Paris (3ème chambre lère section) du 28 mai 1985 en ce qu’il

a: 1°- déclaré recevable la société FRANCAISE DE SOINS

ET DE PARFUMS, 2° prononcé la nullité de la marque déposée par la société BEECHAM GROUP Ltd enregistrée à l’Institut National de la

Propriété Industrielle sous le n° 1.187.475,

3°- dit que cette décision devenue définitive sera inscrite au registre National des marques sur réquisition du Greffier! conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 27 juillet

1965, 4°-interdit axx sociétés BEECHAM GROUP limited et

BEECHAM PRODUCTS FRANCE de faire usage de la marque annulée sous as treinte de cent francs par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

-5°- débouté la société BOCHAM GROUP limited de sa demande reconventionnelle,

Réformant: pour le surplus et ajoutant au jugement

Dit la société FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS mal fondée en toutes ses demandes relatives à la contrefaçon alléguée des marques de la société BEECHAM GROUP enregistrées à l’Institut Na tional de la Propriété Industrielle sous les numéros 1.224.658, t

I.224.659, – 1.224.660 et 1.188.270,

Condamne in solidum la société BEECHAM GROUP limi ted et la société BEECHAM PRODUCTS FRANCE à payer à la société FRAN CAISE DE SOINS ET DE PARFUMS en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux de la marque n° 1.187.475 une indemnité de 30.000

francs, 12ème page

[…]

Déboute les sociétés BEECHAM de leur demande recon ventionnelle,

Déboute les parties de leurs demandes respectives du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d’ap pel qui seront partagés entre les parties dans la proportion de moi tié à la charge des sociétés BESCHAM et de moitié à la charge de la société FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS,

Dit que les avoués de la cause, chaaun en ce qui le concerne, pourront recouvrer directement contre les parties ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Approuvés n

BS mot rayé nul et un renvoi

B37 en marge./. J

- 25 – A A

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

PL Le Greffer en Chef para APPEL Mot Approuvé E rayé nul. Ligne rayée nulle et Renvoi ./.

Į

13ème…. page et dernière.

/- على -