FAITS ET PROCEDURE La société régie par les lois de l’Etat du Delaware aux Etats Unis d’Amérique V SECRET CATALOGUE INC est propriétaire de la marque dénominative « VICTORIA’S SECRET » déposée en France le 28 juillet 1983 sous le n 672 118 enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle sous le n 1 250 330, renouvelée le 16 juillet 1993 et servant à désigner : "des catalogues de vente par correspondance ; vêtements pour femmes… services de vente par correspondance« relevant des classes 16, 25 et 35 de la classification internationale des produits et services. La société V SECRET CATALOGUE INC exploite ce signe pour désigner notamment des vêtements et des services de vente par correspondance de vêtements pour femmes. La société ROULET-FRANSAC a déposé en France le 13 mars 1996 la marque dénominative : »VICTORIA’S SECRET« sous le n 96/615.592 pour désigner des »boissons alcoolisées« relevant de la classe 33. Estimant que la société ROULLET FRANSAC avait porté atteinte à sa marque notoire »VICTORIA’S SECRET", la société SECRET CATALOGUE INC l’a assignée le 7 mars 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris, en annulation de la marque n 96/615.592 et en condamnation à lui payer, outre la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; VU le jugement rendu le 1^er avril 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la marque « VICTORIA’S SECRET » déposée par la société V SECRET CATALOGUE INC ne constituait pas une marque renommée ou notoire au sens des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- débouté la société V SECRET CATALOGUE, tant de sa demande en réparation fondée sur ce texte que de sa demande en annulation de la marque "VICTORIA’S SECRET qui appartient à la société ROULLET FRANSAC,
- condamné la société ROULLET FRANSAC à payer à la société V SECRET CATALOGUE, outre la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 100.000 francs en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; VU l’appel interjeté le 24 juin 1998 et les conclusions signifiées le 22 octobre 1998 par lesquelles la société ROULLET FRANSAC, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société V SECRET CATALOGUE la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, sollicite sa confirmation ce qu’il a dit que la marque VICTORIA’S SECRET ne constituait pas une marque jouissant d’une renommée ou notoirement connue au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété

intellectuelle et que l’annulation de marque n’avait pas à être ordonnée ni la condamnation de la société intimée à lui payer, outre la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive prononcée ; VU les dernières écritures signifiées le 20 avril 2000 par lesquelles la société V SECRET CATALOGUE, faisant appel incident, sollicite la condamnation de la société ROULLET FRANSAC à lui payer, outre la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 100.000 francs pour l’atteinte à sa marque renommée ou notoire VICTORIA’S SECRET, l’annulation de la marque n 96/615.892 déposée le 13 mars 1996 et l’interdiction de son usage sous astreinte, la publication de l’arrêt à venir et la confirmation du jugement entrepris pour le reste des dispositions non contraires.

DECISION I – SUR LA RENOMMEE DE LA MARQUE « VICTORIA’S SECRET » CONSIDERANT que conformément à l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’un renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; QUE ces dispositions sont également applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; CONSIDERANT que la société V SECRET CATALOGUE, à qui incombe la charge de la preuve de la notoriété ou de la renommée de sa marque, soutient que celle-ci est une marque prestigieuse connue et exploitée dans le monde entier pour désigner notamment des vêtements et des services de vente par correspondance de vêtements ; QU’elle ajoute que la renommée et la notoriété de cette marque n’est pas seulement due à la qualité des vêtements et des services désignés sous celle-ci, symbole de raffinement, mais aussi à une technique de commercialisation efficace qui repose sur la diffusion massive d’une catalogue de vente par correspondance associée à des moyens publicitaires importants faisant notamment appel à des mannequins mondialement connus pour présenter ses collections ; MAIS CONSIDERANT que les quelques coupures de presse et espaces publicitaires, envois de catalogue, listes des transactions réalisées à l’aide de cartes de crédit françaises dans les magasins VICTORIA’S SECRET au USA et chiffre d’affaires généré par les

ventes des produits marqués « VICTORIA’S SECRET » ne démontrent pas que la marque « VICTORIA’S SECRET », quand bien elle a été promue par des mannequins vedettes jouissant d’une célébrité internationale, jouit spécialement en France d’une renommée au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; QUE les premiers juges, par une motivation que la cour adopte, ont donc exactement relevé que la marque « VICTORIA’S SECRET » n’était pas connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ; CONSIDERANT que la société V SECRET CATALOGUE ne démontre en outre pas que l’emploi de la marque litigieuse par la société ROULLET FRANSAC lui a porté un quelconque préjudice et qu’il constitue une exploitation injustifiée de la part de cette société qui aurait profité de la prétendue renommée de la marque antérieure pour commercialiser ses boissons alcoolisées ; QU’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; II – SUR L’ABUS DE DROIT EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JANVIER 1991 CONSIDERANT que pour solliciter la condamnation de la société ROULLET FRANSAC sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la société V SECRET CATALOGUE INC lui fait grief d’avoir déposé la marque « VICTORIA’S SECRET » pour désigner des boissons alcoolisées, de l’exploiter notamment pour du cognac, en dépit des restrictions importantes fixées par la loi du 10 janvier 1991 sur la publicité en matière de boissons alcoolisées, et notamment par l’article L.17-1 du Code des débits de boisson ; QU’elle ajoute que le seul dépôt par la société ROULLET-FRANSAC de la marque identique « VICTORIA’S SECRET » pour des alcools affecte sa marque déposée antérieurement d’un vice qui n’existait pas auparavant ; CONSIDERANT que la société ROULLET FRANSAC réplique que les premiers juges ont de façon erronée, d’une part exclu la dérogation prévue par l’article L.17-2 du Code des débits de boisson aux motifs qu’elle ne viserait que les produits à l’exception des services et qu’elle ne bénéficierait pas aux opérations de parrainage, d’autre part indiqué que la marque VICTORIA’S SECRET concernerait un service de vente par correspondance, alors qu’en réalité, il n’est pas contesté que cette marque sert à désigner des catalogues de vente par correspondance de vêtements pour femmes ; CONSIDERANT que le dernier alinéa de l’article L.17 du Code des débits de boisson prévoit que toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de boissons alcoolisées ; QUE l’article L.17-1 précise qu’est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique, qui par son graphisme, sa présentation ou

l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ; QUE le dernier alinéa de cet article ajoute que ces dispositions ne sont toutefois par applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mise sur le marché avant le 1^er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique ; CONSIDERANT que si les premiers juges ont exactement indiqué que ces textes de nature répressive doivent s’interpréter de manière restrictive, il convient d’observer, qu’en déposant la marque « VICTORIA’S SECRET » le 13 mars 1996, la société ROULLET- FRANSAC n’a jamais procédé à des opérations de parrainage revêtant la forme de propagande ou de publicité indirecte en faveur d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’une marque afin de rappeler la boisson alcoolique qu’elle commercialise ; QUE les dispositions contenues au dernier alinéa de l’article L.17-1 du Code des débits de boisson n’interdisent donc pas à la société V SECRET CATALOGUE, entreprise juridiquement ou financièrement distincte de la société ROULLET FRANSAC qui fabrique et commercialise une boisson alcoolique, d’effectuer de la propagande ou de la publicité en faveur des produits revêtus de sa marque tels "des catalogues de vente par correspondance ; vêtements pour femmes", dont il n’est pas contesté qu’ils ont été mis sur le marché antérieurement au 1^er janvier 1990 ; CONSIDERANT que la société V SECRET CATALOGUE soutient en revanche pertinemment que la société ROULLET FRANSAC, qui se devait, avant de déposer sa marque, de vérifier l’existence d’une appellation identique à la sienne, a commis une faute dans la mesure où le dépôt de la marque « VICTORIA’S SECRET » pour désigner des boissons alcoolisées affectait la marque déposée antérieurement d’un vice, qui n’existant pas auparavant, avait pour conséquence de la priver de son efficacité en limitant son exploitation ; QU’en outre, les dispositions contenues au dernier alinéa de l’article L.17-1 du Code des débits de boisson qui ne s’appliquent qu’aux produits ne permettent pas à la société V SECRET CATALOGUE d’effectuer de la propagande ou de la publicité en faveur des services, et notamment des « services de vente par correspondance » ; QUE les premiers juges ont en conséquence exactement relevé que la société V SECRET CATALOGUE qui justifie avoir effectuées en France des publicités dans des périodiques de grande diffusion ne pouvait plus exploiter librement sa marque sur ce territoire pour son service de vente par correspondance avec l’appui de campagnes publicitaires ou de parrainages ; QUE subissant de ce fait un préjudice imputable à la société ROULLET FRANSAC, celle-ci doit être condamnée à payer à la société V SECRET CATALOGUE la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

CONSIDERANT que l’atteinte portée à une marque antérieure enregistrée est sanctionnée par la nullité de l’enregistrement fautif de la marque identique contestée ; QUE la demande en nullité de la marque « VICTORIA’S SECRET » formée par la société V SECRET CATALOGUE est donc recevable et bien fondée ; QUE le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ; CONSIDERANT que la demande de radiation, mesure administrative que la Cour ne peut ordonner, doit être rejetée ; QU’il convient en revanche d’ordonner l’inscription du présent arrêt au Registre national des marques ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE V SECRET CATALOGUE CONSIDERANT que les mesures d’interdiction et de publication du présent arrêt devront être ordonnées ; CONSIDERANT que la société ROULLET FRANSAC doit être condamnée à payer à la société V SECRET CATALOGUE la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; QUE les demandes de dommages-intérêts et de paiement des frais non compris dans les dépens formées par la société intimée devront être rejetées ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 1^er avril 1998 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant la société V SECRET CATALOGUE INC de sa demande d’annulation de la marque n 96/615.592 déposée le 13 mars 1996 par la société ROULLET FRANSAC pour désigner des boissons alcoolisées et de celles d’interdiction et de publication, STATUANT à nouveau de ces chefs, PRONONCE la nullité de la marque n 96/615.592 sus-visée, INTERDIT à la société ROULLET FRANSAC de faire usage de ladite marque sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée, un mois à compter de la signification du présent arrêt, DIT que le présent arrêt sera transcrit au Registre national des marques,

ORDONNE la publication du dispositif du présent arrêt, en entier ou par extrait, dans cinq journaux ou revues au choix de la société V SECRET CATALOGUE et au frais de la société ROULLET FRANSAC sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 20.000 francs hors taxes, DEBOUTE la société ROULLET FRANSAC de toutes ses demandes, LA CONDAMNE à payer à la société V SECRET CATALOGUE INC la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués HARDOUIN- HERSCOVICI dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.