Vu la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 21 octobre 2003 qui, statuant sur l’opposition n° 03-0979 formée le 22 avril 2003 par la société QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL, titulaire de la marque nominative «QWEST», n° EM 818 294 déposée le 7 mai 1998, à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque nominative «WEBQLTEST» n° 03 3 203 982, déposée le 14 janvier 2003 par MM. MARTINE J et P Jérôme pour désigner les services suivants, relevant des classes 35, 38 et 42 : «Conseils en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial – services d’affichage électronique – raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Recherche et développement de nouveaux services pour des tiers – études de projets techniques. Programmation pour ordinateur. Elaboration (conception) de logiciels. Création et entretien de sites Web pour des tiers ; Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques. Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web)." :

- l’a reconnu justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants: «Communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial – service d’affichage électronique – raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Hébergement de sites informatiques (sites Web)" et a rejeté la demande d’enregistrement en conséquence ;

- l’a rejetée pour le surplus ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 21 novembre 2003 par M. MARTINE J qui prétend, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition et, à titre subsidiaire, à l’annulation totale de la décision, en raison de l’absence d’identité ou de similarité tant entre les services en cause qu’entre les signes en présence ; Vu les écritures du 5 décembre aux termes desquelles M. P Jérôme, copropriétaire de la marque WEBQUEST, se joint au recours formé par M. MARTINE J ; Vu les observations par lesquelles le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle conclu à la recevabilité de l’opposition, à l’irrecevabilité du recours formé par M. P Jérôme et demande que le recours principal soit rejeté ; Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations orales.

I – Sur l’irrecevabilité du recours de M. P Jérôme Considérant que c’est à juste titre que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle soulève l’irrecevabilité du recours de M. P Jérôme, celui-ci ayant été formé le 5 décembre 2003, soit plus d’un mois à compter de la notification de la décision du 23 octobre 2003 ; Considérant cependant que cette irrecevabilité sans portée, puisque M. MARTINE J étant régulièrement désigné mandataire commun en application de l’art. R. 712-2 al. 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

II – Sur l’irrecevabilité de l’opposition Considérant que le requérant soutient en premier lieu que l’opposition serait irrecevable pour non respect des délais prescris aux art. L. 712-3 et R. 712-16 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant qu’aux termes du premier de ces textes, l’opposition doit être formée « pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement » ; Que celle-ci a eu lieu dans le B.O.P.I. le 21 février 2003, de sorte que l’opposition devait être formulée au plus tard le 22 avril 2003, le 21 avril 2003 étant un jour férié ; Or, considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier que l’opposition a bien été reçue par l’Institut National de la Propriété Industrielle le 22 avril 2003, de sorte que le délai de deux mois a été respecté ; Considérant par ailleurs qu’aux termes du second de ces textes, « l’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement » ; Que le requérant ne peut sérieusement reprocher à l’Institut de ne lui avoir notifié ladite opposition que le 29 avril 2003, puisqu’en tout état de cause, cette disposition ne vise pas les cas d’irrecevabilité de l’opposition et qu’au demeurant, l’exigence de diligence posée par ce texte a été respectée, la notification étant intervenue sept jours suivant sa réception par l’Institut ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la décision pour non respect des délais posés aux art. L. 712-3 et R. 712-16 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut prospérer ; Considérant que le requérant soutient également que l’opposition serait irrecevable pour non respect de l’art. R. 712-26 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui énonce que l’opposition doit comporter « la justification du paiement de la redevance prescrite » ; Considérant que le recours instauré devant la Cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par l’art. L. 411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, réglementé par les art. R. 411-19 et suivants du dit Code, porte sur la régularité de la décision de délivrance ou de rejet des titres de propriété industrielle ; qu’il s’agit d’un recours en annulation et non en réformation ; Que M. M ne peut donc formuler devant la Cour des prétentions qui n’auraient pas été soumises à l’appréciation du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de sorte que sa demande doit être rejetée ; Considérant que le requérant soutient encore que M. B Philippe, conseil en propriété industrielle, aurait omis de fournir le pouvoir l’habilitant à représenter la société QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL et ce, en violation de l’art. R. 712-14, 5° du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais considérant qu’aux termes de ce texte, l’opposition doit préciser « le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l’Institut dans le délai maximum d’un mois » ; Et considérant que l’acte d’opposition ne présentait aucune confusion possible quant à la qualité de conseil en propriété industrielle de M. B Philippe, ce dernier s’y étant bien désigné comme mandataire et conseil en propriété industrielle, précisant même son numéro d’identifiant CPI ; Qu’il s’ensuit que ce moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition pour absence de pouvoir du mandataire doit être rejeté ; Considérant en dernier lieu que le requérant fait valoir que la demande d’enregistrement

contestée porte sur la marque « WEBQUEST » écrite en un seul mot et que l’opposition, qui désigne une marque « WEB QUEST » en deux mots, serait irrecevable, en ce qu’elle ne permettrait pas de cerner l’objet de l’opposition avec certitude ; Mais considérant que l’acte d’opposition contient tous les éléments permettant d’identifier la demande d’enregistrement de M. M et notamment, à ce titre, son numéro et sa date de dépôt; que l’ensemble de ces références sont convergentes et identifient formellement l’objet de l’opposition, à savoir, la marque « WEBQUEST » ; Qu’en outre, l’examen comparatif auquel s’est livré l’Institut National de la Propriété Industrielle et qui a abouti à la décision critiquée, a porté sur la marque « WEBQUEST » correctement orthographiée, de sorte que cette erreur n’a pas porté grief au requérant ; Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’Institut National de la Propriété Industrielle a constaté la recevabilité de l’opposition ; III – Sur le fond 1) Sur le caractère ultra petita de la décision Considérant que le requérant reproche au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle d’avoir statué ultra petita en tenant compte de la taille des caractères de la marque litigieuse, alors même que cet argument n’avait pas été soulevé par l’opposante ; Mais considérant qu’il appartient au directeur de l’Institut, au cours de l’examen comparatif des marques portées à sa connaissance, de tenir compte des éléments distinctifs des signes, de leurs ressemblances et différences; qu’à ce titre, s’il est tenu par les prétentions des parties, il doit se livrer à une appréciation globale des signes qui inclut la présentation graphique ; Qu’il s’ensuit que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n’a pas statué ultra petita ; 2) Sur la demande de production de preuves d’usage de la marque Considérant que le requérant d’une part, allègue de ce que la marque « QWEST » encourrait la déchéance pour défaut d’usage, et d’autre part, réclame la preuve contraire auprès de la société opposante par l’intermédiaire de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Considérant que la Cour d’appel ne statue pas en réformation mais en annulation des décisions de l’Institut, de sorte qu’elle ne peut se fonder sur des éléments qui n’auraient pas été soumis à son appréciation; qu’il est constant que cette requête n’a pas été présentée dans les premières observations en réponse, comme requis à l’art. R. 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’en tout état de cause, le délai de cinq ans posé à l’art. L. 714-5 à partir duquel la déchéance est encourue n’a pas expiré, puisque la marque antérieure a été déposée le 7 décembre 1999 ; Qu’il s’ensuit que cette demande sera rejetée ; 3) Sur la comparaison des services Considérant par ailleurs que M. M reproche à l’Institut d’avoir relevé une similitude dans les services désignés par les marques en cause et que, pour s’y opposer, il invoque des activités différentes: le « marketing en ligne » en ce qui le concerne, et la "fourniture

d’accès à Internet par la fabrication de fibres optiques" en ce qui concerne la société QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL ; Qu’en outre, il fait valoir que « WEBQUEST » a été déposée pour désigner les classes 35, 38 et 42 tandis que « QWEST » l’a été pour les classes 36, 38 et 42, ce qui suffirait, selon lui, à écarter toute similitude entre les services en cause ; Mais considérant que l’examen comparatif des services désignés ne peut porter que sur le libellé de ceux-ci tels qu’ils figurent au dépôt, et non sur leurs numéros de classe ou sur les activités réelles des déposants qui échappent au contrôle de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Considérant que le recours porte sur les services suivants: "Communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Hébergement de sites informatiques (sites web)"; Que la marque antérieure invoquée a notamment été enregistrée pour désigner les services suivants: "services de télécommunication ; transmission électronique vocale, vidéo, de messages et de données ; fourniture d’accès à un réseau informatique d’information mondial" ; Que c’est à bon droit que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a décidé que le service de fourniture d’accès à un réseau informatique mondial de la demande d’enregistrement litigieuse était identique au service de fourniture d’accès à un réseau informatique d’information mondial de la marque antérieure, puisque le second est totalement repris par le premier ; Qu’il en va de même en ce qu’il a retenu un lien de similarité par complémentarité entre le service d’hébergement de sites informatiques (sites web) de la demande d’enregistrement contestée et le service de fourniture d’accès à un réseau informatique d’information mondial, le second constituant effectivement le préalable nécessaire à la prestation du premier ; Que c’est encore justement que l’Institut a relevé un lien d’identité entre le service de communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial de la demande d’enregistrement en cause et les services de télécommunication de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds ; Qu’enfin, il apparaît également justifié de retenir un lien de similarité entre les services d’affichage électronique désignés dans la demande d’enregistrement et celui de transmission électronique vocale, vidéo, de messages et de données, les différences entre les deux étant particulièrement subtiles et, partant, le risque grand pour le consommateur de référence de leur attribuer une origine commune ; Considérant ainsi que c’est à bon droit que l’Institut National de la Propriété Industrielle a retenu l’identité ou la similarité des services désignés par les marques en cause ; que le recours sera sur ce point rejeté ; 4) Sur la comparaison des signes Considérant que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination « WEBQUEST », présentée en lettres manuscrites, en majuscules et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe nominatif « QWEST », présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que le requérant reproche à l’Institut d’avoir écarté la séquence « WEB » de la marque « WEBQUEST » de son examen comparatif, en raison de ce qu’elle serait totalement dépourvue de caractère distinctif pour désigner des services relatifs à Internet ; Considérant que si le terme « web » n’a en effet qu’un caractère faiblement distinctif pour désigner des services liés à Internet, il n’en reste pas moins qu’il acquiert un pouvoir attractif au sein d’un ensemble de fantaisie, de sorte que l’étude comparative de la Cour portera sur la marque telle qu’elle a été déposée ; Considérant que d’un point de vue visuel, les marques diffèrent par le nombre de lettres dont elles sont composées, soit cinq pour la marque antérieure et huit pour la demande d’enregistrement litigieuse, mais également par leur présentation graphique, la marque contestée se distinguant par sa calligraphie de la marque antérieure ; Que phonétiquement, encore, elles se démarquent nettement, « QWEST » pouvant se prononcer de deux façons : [kiou-ouest] ou [kouest], chacune d’entre elles ayant cependant une forte consonance anglo-saxonne ; Qu’il n’en va pas de même de la marque « WEBQUEST » qui peut être, au choix, prononcée à l’anglaise: [web-kouest] ou à la française : [web-kest] ; que dans ce dernier cas, la sonorité du signe est fort éloignée de celle de la marque antérieure ; que l’on ne peut préjuger du choix de prononciation qu’opérera le consommateur de référence, à plus forte raison lorsqu’on examine l’évocation conceptuelle de ce signe ; Considérant en effet que conceptuellement, les marques produisent des impressions d’ensemble éloignées, la première évoquant l’ouest américain, le terme anglo-saxon « west » y étant repris intégralement, la seconde constituant l’abréviation du terme « questionnaire » attachée au terme « web » désignant le réseau Internet ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la marque « WEBQUEST » n’est pas susceptible d’être prise pour une déclinaison de la marque « QWEST »; que dès lors, aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur n’est avéré ; Qu’il s’ensuit que la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle doit sur ce point être annulée ; PAR CES MOTIFS
- déclare le recours de M. P Jérôme irrecevable ;

- annule la décision rendue le 21 octobre 2003 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en ce qu’elle a décidé que la marque « WEBQUEST » constituait l’imitation de la marque antérieure « QWEST » ;

- dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété.