COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 10/22442

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/03964

APPELANTE S.A. VISA EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SAS CARTE BLEUE, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 1 Sheldon S LONDRES W2 6TT ROYAUME UNI et sa succursale […] 75001 PARIS Représentée par la S P – DE MARIA – GUERRE (M^e Jacques P) (avocats au barreau de PARIS, toque : A0980) assistée de M^e Benjamin M de la S ARAMIS (avocat au barreau de PARIS, toque : K0186)

INTIMES Maître Jean Patrick F, de la SCP TADDEI FUNEL, désigné en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL RESORT CLUB MARKETING – RMC […] 06000 NICE Représenté par la SCP RIBAUT (M^e Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assisté de M^e Nathalie A, Avocat au barreau de NICE Case 141

S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING – RCM prise en la personne de son représentant légal […] 06000 NICE Représentée par la SCP RIBAUT (M^e Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assisté de M^e Nathalie A, Avocat au barreau de NICE Case 141

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Carte Bleue, aux droits de laquelle intervient la SA VISA Europe Ltd en vertu d’une transmission universelle de patrimoine le 12 mai 2010, est titulaire des marques suivantes :

— la marque française verbale 'PREMIER’ n° 96 645 2 66 déposée le 10 octobre 1996 et renouvelée le 28 juin 2006 en classes 3, 12, 24, 34, 35, 36, 39, 41 à 45,

— la marque communautaire semi-figurative 'PREMIER’ n° 000 708 396 déposée le 19 décembre 1997 en classes 9, 12, 16, 18, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42,

— la marque française semi-figurative 'PREMIER’ n° 04 331 0133 déposée le 27 août 2004 en classes 9, 36 et 38,

— la marque communautaire semi-figurative 'PREMIER’ n°004 002 705 déposée le 27 août 2004 en classes 9 et 36.

Ayant constaté que la SARL Resort Club Marketing RCM, exploitant l’hôtel Goldstar Resort & Suites à Nice (Alpes-Maritimes), faisait la promotion sur ses sites Internet <www.goldstar-premier.com> et <www.hotel-goldstar-nice.com> d’une carte dénommée 'GOLDSTAR PREMIER', la SAS Carte Bleue a fait dresser deux procès- verbaux de constat d’huissier les 13 mars et 18 juin 2008 puis a mis cette société en demeure, les 13 mars et 03 juillet 2008, de cesser l’utilisation du terme 'PREMIER'.

Autorisée par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2008, la SAS Carte Bleue a fait réaliser le 09 janvier 2009 un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux de la SARL Resort Club Marketing RCM à Nice puis, le 06 février 2009, a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 09 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée le 09 janvier 2009 dans les locaux de la société Resort Club Marketing RCM,

— annulé l’enregistrement de la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266 déposée le 10 octobre 1996 et renouvelée le 28 juin 2006 pour désigner des produits et services en classes 3, 12, 24, 34, 35, 36, 39, 41 à 45 pour défaut de caractère distinctif,

— dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques par la partie la plus diligente,

— débouté la SA VISA Europe Ltd de l’ensemble de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— condamné la SA VISA Europe Ltd à payer à la SARL Resort Club Marketing RCM et à M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA VISA Europe Ltd aux entiers dépens.

Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2010 par la SA VISA Europe Ltd venant aux droits de la SAS Carte Bleue.

Vu les dernières conclusions de la SA VISA Europe Ltd, signifiées le 15 mai 2012.

Vu les dernières conclusions de la SARL Resort Club Marketing RCM et de M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, signifiées le 26 juin 2012.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2012.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LA VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON :

Considérant que la SA VISA Europe Ltd fait valoir que l’exigence d’un délai raisonnable entre la signification de la requête et de l’ordonnance et le début des opérations de saisie ne ressort d’aucun texte, qu’en l’espèce le saisi connaissait parfaitement les motifs justifiant la saisie-contrefaçon du fait de la mise en demeure préalable, que l’huissier a pris soin d’expliquer au saisi la nature de sa mission, que les opérations de saisie-contrefaçon se sont normalement déroulées et qu’elle a bien assigné la SARL Resort Club Marketing RCM dans les délais prévus à l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la SA VISA Europe Ltd en conclut à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 janvier 2009 ;

Considérant que les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé ce procès-verbal en faisant valoir que ni l’ordonnance ni le procès-verbal ne mentionnent les voies de recours, qu’il n’est pas justifié de la signification préalable obligatoire de la requête et de la minute de l’ordonnance, qu’aucune pièce annexée n’a été versée spontanément, qu’aucun délai n’a été laissé au saisi entre la remise de l’ordonnance et les opérations de saisie qui se sont, au surplus, déroulées d’une façon incohérente et incompréhensible, que l’huissier a dépassé le cadre de sa mission en exigeant sous la contrainte la remise des pièces et qu’enfin il n’y a pas eu de saisine valable et régulière dans le délai légal imparti ;

Considérant ceci exposé, que l’ordonnance rendue le 18 décembre 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris autorisant la saisie-contrefaçon mentionne in fine qu’il pourra en être déféré à ce magistrat, en cas de difficultés, une fois que les opérations de saisie-contrefaçon auront été effectuées, qu’en outre le procès-verbal de signification de la requête et de cette ordonnance en date du 09 janvier 2009 rappelle également cette voie de recours prévue à l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’une copie de cette ordonnance et de la requête a bien été remise au saisi, M. Richard M, représentant de la SARL Resort Club Marketing RCM, conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ;

Considérant que si l’heure de cette signification n’est pas indiquée, il est néanmoins établi par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le même jour à 09h30 mn que cette signification a été effectuée préalablement à la saisie, aucun texte ne déterminant expressément un délai entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon ;

Considérant que la cour est en mesure de s’assurer que M. Richard M a eu la possibilité de prendre connaissance de l’ordonnance et être ainsi informé des motifs qui ont justifié la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées, qu’en effet dès le début des opérations de saisie-contrefaçon il a de lui- même fait à l’huissier des déclarations précises et circonstanciées sur l’objet de cette saisie-contrefaçon, contestant notamment l’existence d’une quelconque contrefaçon par l’usage de la carte litigieuse ;

Considérant que les déclarations de M. Richard M ont été intégralement retranscrites par l’huissier dans son procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux et dont il ressort qu’il a de lui-même remis à l’huissier un certain nombre de documents qu’il détaille ;

Considérant qu’il n’est donc pas justifié de ce que l’huissier aurait outrepassé sa mission en procédant à une véritable enquête, notamment par l’interrogatoire de M Richard M ou en exigeant de lui la remise de ces documents ;

Considérant par ailleurs que dans son procès-verbal l’huissier a clairement distingué les déclarations de M. Richard M de ses propres constatations, qu’il a ensuite saisi en double exemplaires la carte litigieuse 'GOLDSTAR PREMIER’ et la brochure correspondant à cette carte, conformément aux termes de l’ordonnance du 18 décembre 2008 ; qu’ainsi le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon n’apparaît ni incohérent ni incompréhensible ;

Considérant enfin que la SAS Carte Bleue, aux droits de laquelle intervient la SA VISA Europe Ltd, s’est bien pourvue au fond en assignant la SARL Resort Club Marketing RCM en contrefaçon de marques le 06 février 2009, soit dans le délai prévu par l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant en conséquence que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’est entaché d’aucune cause de nullité ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de ce procès-verbal et que, statuant à nouveau de ce chef, la SARL Resort Club Marketing RCM et M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, seront déboutés de leur demande en nullité du dit procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

II : SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE VERBALE FRANÇAISE 'PREMIER’ N°96 645 266 :

Considérant que la SA VISA Europe Ltd fait valoir que les juridictions européennes ont rendu de nombreuses décisions établissant le caractère distinctif intrinsèque de la marque 'PREMIER’ qui ne décrit pas une caractéristique des produits ou services en cause et dont la connotation laudative est destinée à orienter favorablement le choix du consommateur ;

Considérant que, subsidiairement, elle fait valoir l’acquisition par la marque d’un caractère distinctif par l’usage eu égard à la notoriété de la marque 'PREMIER’ pour son activité bancaire et les services qui y sont associés et en raison de son ancienneté, ayant été déposée le 10 octobre 1996 ;

Considérant qu’elle en conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a annulé cette marque pour défaut de distinctivité ;

Considérant que les intimés concluent à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en raison de l’absence de distinctivité de la marque 'PREMIER’ du fait de son caractère laudatif qui évoque la qualité supérieure des produits ;

Considérant que les intimés contestent par ailleurs l’acquisition de la distinctivité par l’usage en raison de l’absence d’utilisation du seul terme 'PREMIER’ à titre de marque, celui-ci n’étant jamais utilisé isolément mais avec le terme 'VISA’ ou la reproduction d’une mappemonde ;

Considérant ceci exposé, que la marque verbale française 'PREMIER’ a été déposée à l’INPI le 10 octobre 1996 (renouvelée le 28 juin 2006) sous le numéro 96 645 266 pour désigner les produits et services suivants en classes 3, 12, 24, 34, 35, 36, 39, 41 à 45 : 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air. Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table. Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes. Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Conseils d’affaires. Gestion de fichiers informatiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Emission de chèques de voyage, de lettres de

crédit, de cartes de crédit. Expertise immobilière. Gérance d’immeuble. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Distribution d’eau et d’électricité. Exploitation de transbordeurs. Remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires. Dépôt, gardiennage d’habits. Location de réfrigérateurs. Locations de garages. Réservation de places pour le voyage. Formation ; activités sportives et culturelles. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Location d’accessoire de décors de théâtre. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; service vétérinaires et d’agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; Maisons de repos et de convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales. Pompes funèbres. Travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires. Location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs. Services de reporters. Gestion de lieux d’expositions.' ;

Considérant que si le terme 'PREMIER’ évoque ce qui est classé avant les autres par son importance ou sa valeur, il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou services en cause au sens de l’article L 711-2, a) du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant par ailleurs que si l’article L 711-2, b) dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment sa qualité ou sa valeur, le fait qu’une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits concernés, relève de l’évocation et non de la désignation ;

Considérant qu’en l’espèce le terme 'PREMIER', adjectif numéral ordinal n’ayant aucune valeur descriptive objective des produits ou services qu’il désigne, exprime le degré supérieur d’une qualité sans la définir et présente un caractère arbitraire au regard de l’identification et de la nature des produits et services qu’il désigne ;

Considérant que le signe 'PREMIER’ répond ainsi à l’exigence autonome de distinctivité en étant susceptible d’être perçu comme l’indication pour le public ciblé, consommateur de services bancaires et financiers de haut de gamme, de l’origine commerciale des produits ou services et non comme une simple formule publicitaire incitant à les acquérir ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266 pour défaut de caractère distinctif et que, statuant à nouveau de ce chef, la SARL Resort Club Marketing RCM et M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, seront déboutés de leur demande en annulation de la dite marque ;

III : SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE VERBALE FRANÇAISE 'PREMIER’ N°96 645 266 ET DE LA MARQUE SEMI-FIGURATIVE COMMUN AUTAIRE 'PREMIER’ N°000 708 396 :

Considérant qu’à titre subsidiaire la SARL Resort Club Marketing RCM et M^e Jean-Patrick F, ès-qualités, concluent au visa de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle à la déchéance des droits de la SA VISA Europe Ltd sur la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266 so it sur l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement soit, à titre plus subsidiaire, sur les services d’organisation de voyages et de réservations de places de voyages en classe 39 et d’hôtellerie en classe 43 à partir du 01 février 2007 ;

Considérant que les appelants concluent également à la déchéance de la marque semi-figurative communautaire 'PREMIER’ n°000 708 3 96 sur les services d’hôtellerie et de restauration en classe 43 à partir du 01 février 2007 ;

Considérant qu’ils font valoir l’absence d’usage de ces marques pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Considérant que la SA VISA Europe Ltd réplique que les intimés n’ont pas qualité à agir pour demander la déchéance de la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266 pour les produits et services non conc ernés par l’action en contrefaçon et qu’elle justifie d’un usage sérieux des marques française et communautaire 'PREMIER’ pour les produits et services concernés par l’action en contrefaçon ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; qu’un défendeur à une action en contrefaçon de marque n’est recevable à solliciter à titre reconventionnel la déchéance des droits de la société titulaire de cette marque que pour les produits et services visés à son enregistrement et qui lui sont opposés ;

Considérant qu’en l’espèce seuls sont opposés à la SARL Resort Club Marketing RCM dans le cadre de la présente action en contrefaçon de la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266, les produits et s ervices des classes 36, 39, 41 et 43 suivants : 'émission de chèques de voyage, de cartes de crédit, organisation de voyages, réservation de places pour le voyage, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, restauration (alimentation), hébergement temporaire' ;

Considérant en conséquence que les intimés sont irrecevables à solliciter la déchéance de la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266 pour les produits et services non concernés par la présente action en contrefaçon ;

Considérant qu’en ce qui concerne les dits produits et services tant pour la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266 que pour la marque semi-figurative communautaire 'PREMIER’ n° 000 708 396, la SA VISA Europe Ltd, il ressort des pièces produites aux débats que ces marques font l’objet d’un usage ininterrompu depuis 1988 comme carte de paiement et de crédit notamment pour l’organisation de voyages et de services d’hôtellerie (ainsi les offres spéciales 'PREMIER VOYAGES’ en partenariat avec des voyagistes tels que KUONI, OPODO, NOUVELLES

FRONTIÈRES ou avec des chaînes d’hôtels telles que NOVOTEL de 2002 à 2007) ou de croisières avec conférences (ainsi les offres 'CROISIÈRE VISA PREMIER’ en partenariat avec la compagnie COSTA pour la même période) ;

Considérant dès lors que les intimés seront déboutés du surplus de leurs demandes en déchéance de la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266 et de la marque semi-figurative communautaire 'PREMIER’ n°00 0 708 396 pour les produits et services concernés par la présente action en contrefaçon ;

IV : SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON :

Considérant que la SA VISA Europe Ltd fait valoir que les produits et services pour lesquels le terme 'PREMIER’ est utilisé par la SARL Resort Club Marketing RCM sont pour certains identiques, pour d’autres similaires à ceux pour lesquels ses marques ont été enregistrées ; que l’imitation des marques est caractérisée aux plans visuel, phonétique et intellectuel ; que malgré l’adjonction du terme 'GOLDSTAR', la carte litigieuse crée une impression d’ensemble similaire entre les deux signes conduisant le consommateur d’attention moyenne à la confondre avec la carte VISA PREMIER et à attribuer la même origine aux services offerts par la SARL Resort Club Marketing RCM et par la SA VISA Europe Ltd ;

Considérant qu’elle en conclut à l’infirmation du jugement entrepris afin de dire que l’expression 'GOLDSTAR PREMIER’ constitue la contrefaçon de ses marques françaises et communautaires 'PREMIER’ ;

Considérant que les intimés répliquent que les services ne sont ni identiques ni similaires, la carte litigieuse n’étant qu’un gadget en plastique servant à rappeler les coordonnées de l’hôtel ; qu’il n’y a pas de similarité visuelle, phonétique et intellectuelle entre les marques et qu’aucun risque de confusion n’est à craindre ;

Considérant ceci exposé, que les actes de contrefaçon allégués seront examinés au regard d’une part des quatre marques françaises et communautaires 'PREMIER’ revendiquées par la SAS VISA Europe Ltd et d’autre part des procès-verbaux de constat des 13 mars et 18 juin 2008 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 janvier 2009 ;

Considérant qu’outre la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266 en caractères d’imprimerie majuscules noirs ci-dessus décrite, la marque communautaire semi-figurative 'PREMIER’ n° 000 708 396 déposée le 19 décembre 1997 en classes 9, 12, 16, 18, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 43 ('Appareils et instruments scientifiques, nautiques et géodésiques, à l’exception des aspirateurs, des machines à polir les parquets et leurs accessoires ; supports d’enregistrement magnétiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; extincteurs, tous les produits précités utilisés dans tous les domaines, à l’exception des domaines bancaire, financier et des assurances. Véhicules ; appareils de locomotion par terre ou par air. Papier, y compris produits en papier jetables, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ;

matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils et équipements de cours et d’instruction dans le domaine de l’industrie du nettoyage) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Jeux, jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau. Assurances ; affaires financières ; Affaires monétaires, affaires immobilières ; émission de cartes de crédit bancaires et de paiement. Télécommunications, agences de presse et d’informations, communications par terminaux d’ordinateur sans rapport avec les activités télévisées. Transport de personnes ou de marchandises ; emballage de marchandises. Publication de livres et de magazines ; divertissements et spectacles ; organisation de compétition (enseignement ou divertissement) sans rapport avec les activités télévisées. Hôtellerie, restauration ; accompagnement en société (personnes de compagnie), réservation d’hôtel pour voyageurs, conseils professionnels et établissements de plans (sans rapport avec la conduite des affaires), location de distributeurs automatiques, imprimerie, conseils juridiques') se présente sous la forme d’un rectangle contenant le terme 'PREMIER’ en caractères d’imprimerie majuscules surmontant la représentation d’une mappemonde ;

Considérant que la marque française semi-figurative 'PREMIER’ n°04 331 0133 déposée le 27 août 2004 en classes 9, 36 et 38 ('Carte à puce, carte à piste magnétique ; carte de paiement, de retrait, carte de crédit ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, lecteurs de cartes de paiement, de cartes de retrait et de cartes de crédit ; équipement pour le traitement de l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de communication de données ; réseaux de transmission de données. Assurances ; émission et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électroniques, transfert électronique de fonds : services de porte-monnaie électronique ') et la marque communautaire semi-figurative 'PREMIER’ n° 004 002 705 déposée le 27 août 2004 en classes 9 et 36 ('Carte à puce, carte à piste magnétique ; carte de paiement, de retrait, carte de crédit ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, lecteurs de cartes de paiement, de cartes de retrait et de carte de crédit ; équipement pour le traitement de l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de communication de données ; réseaux de transmission de données. Assurances ; émission et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; services de porte-monnaie électronique') se présentent toutes deux sous la forme d’un rectangle contenant le terme 'PREMIER’ en caractères d’imprimerie majuscules noirs par dessus la représentation d’une mappemonde ;

Considérant que la pièce arguée de contrefaçon est un rectangle de plastique de format 8 cm/5 cm de couleur dorée avec au recto le terme 'GOLDSTAR resort & suites’ en lettres dorées en diagonale et, dans le coin supérieur droit, la représentation partielle d’une mappemonde dans deux cercles blancs surmontés de

cinq étoiles (continents américain et africain et partie occidentale du continent européen) avec en-dessous en caractères majuscules d’imprimerie blancs de plus petite taille le terme 'PREMIER’ et au verso une bande blanche pour l’emplacement de la signature de son titulaire et l’adresse de la société RCM – Goldstar ;

Considérant que le signe critiqué ne reproduit pas sans modification ni ajout tous les éléments des marques 'PREMIER’ revendiquées et n’est donc pas identique aux dites marques ; qu’en l’absence d’identité entre les signes en conflit, l’atteinte au droit de marque est subordonnée au constat de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public conformément aux dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/209 du 26 février 2009 ;

Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en ayant égard à tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, par une appréciation concernant la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

La comparaison des produits et services :

Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 13 mars et 18 juin 2008 à la requête de la SAS CARTE BLEUE que sur le site Internet <www.hotel-goldstar-nice.com>, la carte Goldstar Premier est présentée comme 'le droit exclusif de réserver vos moments d’exception dans un hébergement d’exception et dans des lieux d’exception. Ici à Nice et partout ailleurs c’est devenir membre exclusif avec des droits exclusifs' ;

Considérant que sur le site Internet <www.goldstar-premier.com> cette carte est décrite comme étant 'la première carte prépayée hôtelière 'grand luxe' donnant 'un accès libre pour 10 ans à un hébergement loisir ou affaires dans plus [de] 600 hôtels 5 étoiles dans le monde' ; qu’il apparaît toutefois que ce n’est pas la carte Goldstar Premier qui est une carte prépayée mais la carte Interval International qui est également remise aux possesseurs de la carte Goldstar Premier au prix de 9.000 € pour dix ans ;

Considérant que cette carte ne comporte ni puce électronique ni piste magnétique et ne permet pas de payer, de retirer de l’argent ou de réaliser un crédit, qu’elle n’a ni la même nature ni la même fonction que celles d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait ou des chèques de voyages ;

Considérant en effet que la carte litigieuse n’est pas une carte de crédit bancaire et de paiement, qu’il s’agit d’un simple rectangle en matière plastique permettant à son détenteur d’avoir accès pendant dix ans à une chambre d’hôtel selon la pratique du temps partagé et à un prix moindre ;

Considérant dès lors que la SARL Resort Club Marketing RCM ne fait usage du signe litigieux que pour désigner des services d’hôtellerie et de réservation d’hôtel et qu’il n’y a ni identité ni similitude ni complémentarité entre ces services et ceux désignés par la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266, la marque française semi-

figurative 'PREMIER’ n° 04 331 0133 et la marque co mmunautaire semi-figurative 'PREMIER’ n°004 002 705 ;

Considérant qu’il en découle que la condition première d’une contrefaçon de marque, à savoir l’identité ou la similarité des services couverts par les signes opposés n’est pas réalisée pour les trois marques ci-dessus mentionnées ;

Considérant en revanche que les services désignés par le signe litigieux sont identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque communautaire semi- figurative 'PREMIER’ n° 000 708 396 ( Hôtellerie, réservation d’hôtel pour voyageurs), que la comparaison s’effectuera par rapport à cette marque ;

La comparaison des signes :

Considérant que dans le signe litigieux le terme 'PREMIER’ est attaché au nom 'GOLDSTAR’ sans reprise de la mappemonde figurant dans la marque communautaire semi-figurative n° 000 708 396 ; qu’e n effet, ainsi qu’indiqué précédemment, le terme 'PREMIER’ est inscrit en-dessous de la représentation partielle d’une mappemonde (continents américain et africain et partie occidentale de l’Europe), elle-même placée dans deux cercles blancs surmontés de cinq étoiles, ces éléments ne se retrouvant pas dans la marque semi-figurative revendiquée ;

Considérant en conséquence que visuellement le signe litigieux ne présente pas de similitudes visuelles avec la marque communautaire semi-figurative n°000 708 396 ;

Considérant que, phonétiquement, la dénomination 'GOLDSTAR resort & suites PREMIER’ se compose de cinq éléments verbaux où le terme 'PREMIER’ ne se retrouve qu’en finale alors que la marque revendiquée ne comporte que l’élément verbal 'PREMIER’ ; qu’il n’y a pas de similitudes phonétiques ;

Considérant enfin que, conceptuellement, dans la dénomination litigieuse le terme 'PREMIER’ souligne de façon laudative la qualité de l’hôtel GOLDSTAR en se référant à la distinction 'Interval International PREMIER member resort' (marque semi-figurative internationale déposée le 08 août 2008 par la société de droit anglais Interval International Ltd regroupant dans le monde des hôtels hauts de gamme) que la SARL Resort Club Marketing RCM a obtenu de cette société le 25 septembre 2007 ainsi que cela ressort de la lettre adressée par celle-ci le 23 novembre 2009 ;

Considérant que le terme 'PREMIER', positionné à l’angle supérieur droit de la carte en plus petits caractères que le terme 'GOLDSTAR', lequel barre en diagonale toute la carte, perd donc dans le signe litigieux son caractère prépondérant ;

Considérant qu’il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente excluant, pour les seuls services identiques d’hôtellerie, de restauration et de réservation d’hôtel pour voyageurs, tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre ou à associer ces signes ou encore à attribuer aux services qu’ils désignent une origine commune ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA VISA Europe Ltd de ses demandes au titre de la contrefaçon ;

V : SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET DE PARASITISME :

Considérant que la SA VISA Europe Ltd fait valoir que les cartes utilisées par la SARL Resort Club Marketing RCM ne reproduisent pas seulement le terme 'PREMIER’ mais aussi son format, son fond de couleur or, le dessin d’une mappemonde, la présence d’un hologramme, l’emplacement du nom du titulaire et la date d’expiration de la carte et son numéro, la présence d’une bande horizontale au verso indiquant l’emplacement de la signature du titulaire ;

Considérant qu’elle ajoute que la faute de la SARL Resort Club Marketing RCM est encore aggravée par l’ancienneté et la notoriété de l’usage de la carte PREMIER et du risque de confusion volontairement créé ;

Considérant qu’elle en conclut à l’infirmation du jugement entrepris afin de dire que l’utilisation du terme 'PREMIER’ sur une carte de couleur dorée destinée à des services haut de gamme constitue des actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon ;

Considérant que la SARL Resort Club Marketing RCM conteste l’existence d’actes de contrefaçon en faisant valoir que la SA VISA Europe Ltd ne saurait revendiquer aucun droit ni monopole d’exploitation sur le format et la couleur or d’une carte, pas plus que sur une mappemonde et des étoiles, les ressemblances invoquées étant du domaine public ; qu’en outre il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice ;

Considérant ceci exposé, que la carte utilisée par la SARL Resort Club Marketing RCM est du format courant des cartes de crédit, de fidélité, de paiement ou de retrait, qu’elle comporte les mentions classiques à toutes ces cartes permettant d’en identifier la société émettrice et son titulaire (en particulier par une bande blanche au verso destinée à la signature du titulaire), ainsi que la date de validité ; que la couleur or est également classique pour s’adresser à une clientèle haut de gamme ;

Considérant enfin que la carte litigieuse ne comporte pas d’hologramme contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante et qu’elle ne reproduit pas sur tout l’arrière-plan une mappemonde entière comme la marque communautaire semi- figurative revendiquée mais simplement, dans son coin supérieur droit, une représentation partielle et de petit format d’une mappemonde insérée dans deux cercles surmontés de cinq étoiles ;

Considérant en conséquence qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ni de volonté de se placer dans le sillage de la SA VISA Europe Ltd ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés

en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SA VISA Europe Ltd reste déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, n’obtenant que très partiellement gain de cause en son appel ; qu’en conséquence il sera jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 janvier 2009 et en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266 dé posée le 10 octobre 1996 pour défaut de caractère distinctif, infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :

Déboute la SARL Resort Club Marketing RCM et M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, de leur demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 janvier 2009.

Déboute la SARL Resort Club Marketing RCM et M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, de leur demande en annulation de l’enregistrement de la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266 déposée le 10 octobre 1996.

Déclare irrecevable la demande de la SARL Resort Club Marketing RCM et de M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, en déchéance de la marque verbale française 'PREMIER’ n° 96 645 266 pour les produits et servic es non concernés par la présente action en contrefaçon.

Déboute la SARL Resort Club Marketing RCM et M^e Jean-Patrick F, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Resort Club Marketing RCM, de leurs demandes en déchéance de la marque verbale française 'PREMIER’ n°96 645 266 et de la marque semi-figurative communautaire 'PREMIER’ n°000 708 396 pour les produits et services concernés par la présente action en contrefaçon.

Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.