COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 DECEMBRE 2012

Pôle 1 – Chambre 2 (n° 733, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03190

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris

APPELANTE SA OSCARO.COM […] 75008 Paris Représentée et Assistée de M^e Joëlle A (avocat au barreau de PARIS, toque : B0398)

INTIMEE SARL BELGIUM EUROPEAN INTERPARTS – BEI FRANCE […] 95200 Sarcelles Représentée et Assistée de M^e Nicolas B (avocat au barreau de PARIS, toque : E0329)

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Evelyne LOUYS, Présidente de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère M^me Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M^me Sonia DAIRAIN

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par M^me Evelyne LOUYS, président et par M^me Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :

La SA OSCARO.COM et la SARL BELGIUM EUROPEAN INTERPARTS dite BEI France ont toutes deux pour activité la commercialisation à bas prix, par internet, d’accessoires et pièces automobiles.

La société OSCARO.COM estimant que la société BEI pratiquait à son égard des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, a engagé une action en référé,

après une mise en demeure d’avoir à cesser l’exploitation de la marque CESARO et l’utilisation du site internet sous le nom de CESARO, adressée par lettre du 3 octobre 2011.

Par ordonnance entreprise contradictoire rendue le 31 janvier 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris : ;

-a dit que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par la société OSCARO.COM n’est pas établie

— l’a déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque OSCARO ;

— a déclaré la société OSCARO.COM recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale mais mal fondée ; l’en a débouté,

— a condamné la société OSCARO.COM à payer à la société BEI FRANCE la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société OSCARO COM aux dépens de la présente instance.

La société OSCARO.COM a relevé appel de cette ordonnance le 21 février 2012. La clôture a été prononcée le 24 octobre 2012.

MOYENS ET DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ OSCARO.COM :

demande à la Cour': Par conclusions du 15 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter, la société OSCARO.COM

— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le TGI de Paris en date du 31 janvier 2012 sauf en ce qu’elle a déclaré la société OSCARO.COM recevable en ses demandes au titre des faits de concurrence déloyale.

Et statuant à nouveau,

— dire et juger la société OSCARO.COM recevable et bien fondée en ses demandes.

Vu les articles L 713-3 b) et L 716-l et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 809 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil,

— ordonner à la société BEI France la cessation immédiate de l’utilisation de la marque CESARO, de l’utilisation du nom de domaine www.cesaro.fr et de l’activité du site, sous ce nom et avec ces caractéristiques et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour, à compter du prononcé du «'jugement'» à intervenir.

— condamner la société BEI France à payer à la société OSCARO.COM la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes la société OSCARO.COM fait valoir’ en substance :

-qu’elle a été fondée en 2001 par Pierre-Noël L, titulaire d’un MBA de Sciences Po Paris, et possède «'une longue expérience de la rechange automobile et des bases de données de pièces détachées'» lui ayant permis d’acquérir une grande notoriété dans le domaine de la vente de pièces de rechange automobile de qualité sur internet, par son site www.oscaro.com, avec un excellent référencement sur les moteurs de recherches'; que le nom de domaine OSCARO.COM est enregistré depuis le 8 mars 2000 et la marque OSCARO est enregistrée à l’INPI depuis le 11 juin 2003'; que la société OSCARO. COM a, la première, présenté un site proposant la vente de pièces automobiles à bas prix sur internet,

— qu’elle a découvert récemment que la BEI FRANCE créée en janvier 2010 et dirigée par M. BRAMI, exploitait un site Internet ayant lui aussi pour objet de fournir des produits et services similaires, de pièces auto à bas prix, sous le nom de domaine et la marque www.cesaro.fr; qu’en agissant ainsi BEI FRANCE se rend coupable d’actes de contrefaçon et commet des actes de concurrence déloyale'; que sa mise en demeure de cesser adressée par lettre du 3 octobre 2011 est demeurée sans réponse,

— que, sur la contrefaçon’ (L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle) : . la décision de l’ordonnance entreprise apparaît contraire à l’évidence, et se fonde sur une appréciation des différences et non des ressemblances entre les marques,

. selon l’article L713-3b du Code de la propriété intellectuelle «'sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'»

. selon l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et que constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L713-2, L713-3 et L713-4 du même code.

. la qualification de contrefaçon est subordonnée à la preuve de l’existence d’un risque de confusion lorsqu’un signe seulement similaire à la marque est utilisé pour désigner de produits ou services identiques ou similaires,

. le signe «'similaire à la marque'» est celui qui, sans être identique, est tout de même suffisamment ressemblant pour qu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public en tenant compte de la plus ou moins grande similitude des spécialités respectives ce qui est le cas en l’espèce,

. les 2 sites commercialisent des pièces automobiles à prix discount et proposent des services de livraisons, assistance et conseils, leurs slogans sont les mêmes,

. les marques OSCARO et CESARO sont toutes deux enregistrées à l’INPI sous la classe 12,

. s’agissant de la marque, le premier juge n’a pas tenu compte des similitudes flagrantes pour ne retenir que les seules différences sur les consonances des lettres

d’attaque'; il a jugé que d’un point de vue intellectuel les prénoms différents renvoyaient à «'des références culturelles voire religieuses différentes'» et que les trophées du cinéma qui ont des noms proches (CESARS/OSCARS) établissaient qu’aucune confusion n’est possible même quand l’activité est identique, or les similitudes et le risque de confusion existent car : .elle a choisi un nom qui ne désigne pas directement un accessoire ou une pièce automobile contrairement à tous ses autres concurrents sauf CESARO, qui est un prénom masculin de consonance latine et à vocation internationale, comprenant 3 syllabes et une finale en ARO,

. en déposant la marque CESARO (dont 5 lettres sur 6 sont communes à OSCARO), BEI FRANCE a clairement voulu créer un risque de confusion dans l’esprit du public par des ressemblances visuelles et auditives, mais aussi conceptuelles (références aux récompenses du cinéma français ou hollywoodien), le choix de «'césar'» ayant d’ailleurs été choisi au regard de la similitude avec les «'oscar'».

. le choix de «'cesaro'» ne renvoie pas à Jules C comme prétendu de sorte qu’il ne peut y avoir neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques, et les lauriers évoquent les victoires du cinéma,

. les réactions des internautes confirment que le risque de confusion est bien réel,

— que, sur le préjudice pour ces faits de contrefaçon (article L716-14 du Code de la propriété intellectuelle), il convient de lui allouer une indemnité pour le préjudice tenant aux gains manqués et à la perte subie par banalisation de la marque,

Sur la concurrence déloyale,
-que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a déclarée recevable en son action en concurrence déloyale, après avoir rappelé que la demande avait été formée notamment au visa de l’article 1382 du code civil,

— qu’en revanche, contrairement à ce que dit le premier juge, il y a bien une similitude des sites Internet, qui n’existe pas avec les autres sites concurrents, cela par une présentation commune':

. partie supérieure où se trouve le nom de la marque et slogans pratiquement identiques

. colonne où se trouvent les offres de pièces automobiles dans des petites fenêtres

. recherche s’effectuant de la même manière pour les deux sites (par marque, modèle et par type),

. sous la zone de recherche, les deux sites proposent une énumération de leurs produits,

. par une navigation qui paraît être la même,

. par des éléments qui ne sont présents que pour copier le site OSCARO, par exemple l’encadré «'nos produits'» qui apparaît sans offrir de fonctionnalité et ne vise qu’à ressembler et créer une confusion,

— que la similitude des noms de domaine contribue à cette confusion, et le fait de s’inscrire dans le sillage d’un site Internet pour en tirer les fruits sans bourse délier par un choix de nom de domaine similaire constitue un acte de concurrence déloyale'; que le préjudice tient à la perte d’une chance de conquérir une part plus importante du marché, qu’elle engage chaque année un budget très important de communication, ce qui n’est pas le cas de BEI FRANCE, qui n’a qu’un capital social de 3000 € et profite de se mettre dans le sillage du site de CESARO dans lequel ont été investis des moyens financiers et humains importants,

— qu’elle est fondée en sa demande de cessation des faits reprochés.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE BEI FRANCE :

Par dernières conclusions du 22 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter la société BEI FRANCE demande à la Cour de :

— dire OSCARO.COM irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter,

— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré OSCARO recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale,

— condamner OSCARO.COM à lui payer 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes la société BEI France fait notamment valoir':

Sur la contrefaçon,
-que selon l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle «'la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente'»'; que la vraisemblance de la contrefaçon ne peut être retenue en référé qu’en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque invoquée et le signe litigieux lorsque, comme en l’espèce, la contrefaçon alléguée est fondée sur L713-3 du Code de la propriété intellectuelle; que le risque de confusion doit être apprécié globalement et en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence comme l’a fait le premier juge, qui ne s’est nullement fondé sur les seules différences existant entre les marques en cause, contrairement à ce qui est soutenu'; qu’il existe en l’espèce une différence visuelle sensiblement accentuée par la marque semi-figurative de CESARO.FR, qui est représentée en outre dans un rectangle noir'; qu’il y a aussi une différence intellectuelle majeure, car la marque OSCARO n’évoque personne en particulier contrairement à CESARO qui fait immédiatement penser à Jules C, ce qui est renforcé par les éléments figuratifs de lauriers, et cette circonstance conjure tout risque de confusion, comme le retient la jurisprudence'; qu’un risque de confusion ne peut être établi par des propos tenus sur des forums de discussion'; que l’argumentation analogique avec les

césars/oscars se retourne en réalité contre OSCARO.COM puisque les récompenses cinématographiques coexistent sans difficulté,

Sur les actes de concurrence déloyale,

— que les similitudes alléguées par OSCARO.COM concernant les sites et noms de domaines ne relèvent pas de la contrefaçon de marques mais de la concurrence déloyale, or le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article 716-6 du Code de la propriété intellectuelle qui est un texte spécial limité aux marques, et il ne peut connaître des actes de concurrence déloyale même connexes aux actes de contrefaçon , ni statuer sur les dispositions générales de 808 et 809 du code de procédure civile, conformément à ce que prescrit l’article 810 limitant les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévu par les précédents à toutes les matières où il n’existe pas de procédure de référé particulière,

— que statuant sur le fondement de l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle le juge des référés n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, ou trouble manifestement illicite,

— qu’en tout état de cause la demande de la société OSCARO.COM concernant les sites et noms de domaine se heurte à des contestations sérieuses, car de nombreux signes différencient les sites dont l’aspect général et les couleurs dominantes sont distincts (vert et bleu pour OSCARO.COM et gris et rouge pour CESARO.FR)'; qu’il ne saurait lui être fait grief d’employer les expressions «'pièces auto'» «'prix discount'» et «'nos produits'» ou encore de proposer une recherche par marque de véhicule, modèle et type alors que cela relève de la nécessité dans ce domaine commercial'; que contrairement à ce que prétend la société OSCARO.COM l’aspect général du site CESARO.FR n’est pas plus proche du sien que ceux d’autres concurrents, et la société CESARO.COM est par ailleurs connue pour vendre aussi des pièces de carrosserie.

SUR QUOI, la COUR,

Sur les demandes d’interdiction en raison de contrefaçon

Considérant que selon les disposition de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contradicteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toutes mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (') Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente';

Considérant qu’au soutien de sa demande d’infirmation, fondée sur l’existence d’une telle vraisemblance, l’appelante reproche à l’ordonnance entreprise de s’être fondée sur une appréciation des différences et non des ressemblances entre les marques, alors que la contrefaçon est établie lorsqu’ est rapportée la preuve d’un risque de

confusion qui peut résulter d’un seul signe «'similaire à la marque'» , sans y être identique, utilisé pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, et que, selon elle, le signe cesaro par sa similitude avec oscaro génère ce risque';

Considérant que ne sont contestées ni la notoriété et l’antériorité de oscaro, ni l’identité des produits et services offerts par les deux sociétés';

Considérant qu’il convient de rechercher si la similitude alléguée entre les deux signes génère par une impression d’ensemble fondée sur les facteurs pertinents de comparaison, une ressemblance visuelle, phonétique, conceptuelle, non neutralisée par des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion ';

Considérant d’abord que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a précisément analysé et comparé les éléments de différence et de ressemblance des signes oscaro et cesaro, cela tant du point de vue visuel, phonétique et culturel, relevant que «'d’un point de vue visuel les deux signes OSCARO et CESARO se terminent par la même désinence ARO mais que les lettres d’attaque sont complètement différentes OSC dans le premier cas et CES dans le second de sorte qu’il existe une différence visuelle évidente ; que d’un point de vue phonétique, la prononciation de l’un et l’autre signe est également différente puisque le premier signe a une prononciation plus heurtée en raison du 'sc’ à la différence du 'Ces’ qui a une prononciation plus mouillée'»'; qu’après avoir retenu que les deux signes renvoyaient à deux prénoms différents et donc à des références culturelles différentes même s’ils renvoyaient également aux trophées remis lors de cérémonies éponymes l’une se tenant aux Etats unis et l’autre en France, le premier juge a pu ainsi à bon droit dire non établi le risque de confusion, un tel risque ne pouvant dans l’esprit du client s’évincer de ce renvoi à des manifestations cinématographiques internationales de remises de trophées';

Considérant au surplus que le signe cesaro est une marque semi figurative dont la composition graphique se différencie très nettement du signe oscaro , notamment par la combinaison du nom avec des éléments graphiques, comprenant des palmes ou lauriers et une stylisation schématique de voiture'; qu’en outre les palmes ou lauriers sont en soi un signe polysémique pouvant être symbole général de victoire ou distinction honorifique, de sorte que, par cette différenciation graphique il n’est pas justifié d’une similarité du signe à la marque CESARO, qui n’est associée à aucun graphisme de lauriers ni de palmes, qu’il n’est donc a fortiori pas justifié d’une impression d’ensemble prouvant le risque de confusion allégué';

Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise';

Sur les demandes d’interdiction fondées sur des actes de concurrence déloyale

Considérant que les demandes d’interdiction de l’appelante à ce titre qui concernent la similitude des sites internet et de leurs noms de domaines, sont formées au visa des articles L713-3b et L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil';

Considérant, de première part, que c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que des demandes d’interdiction formées au visa des articles L716-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil peuvent être formées devant le même juge des référés, pour autant qu’il soit compétent en matière de marque et territorialement’ dès lors que l’ article L716-6 désigne un référé spécialisé et non une catégorie différente de référé ; que la compétence matérielle et territoriale du premier juge n’étant pas en l’espèce discutée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef';

Considérant, de seconde part, que la société OSCARO.COM invoque comme similitudes’ tant du point de vue de la navigation que du point de vue de la composition des sites les points suivants :

- une partie supérieure où se trouve le nom de la marque (en haut à gauche) et les slogans quasi identiques, à savoir pour le site OSCARO «'pièces auto d’origine et accessoires à prix discount'» et pour CESARO «'pièces et carrosserie auto à prix discount'»,

— une colonne où se trouvent les offres des pièces automobiles dans des petites fenêtres': pour OSCARO à droite de l’écran et pour CESARO à gauche de l’écran,

— les recherches qui s’effectuent de la même manière pour les deux sites': par marque, modèle et type, celles s’effectuant par carte de mine et par pièce se faisant pour OSCARO à la droite (par carte grise)et en dessous (par pièces) de ces zones de recherches et pour CESARO à la droite de ces zones,

— la place de la colonne de publicité, à droite de l’écran ;

Considérant cependant que la nature similaire des prestations et produits offerts génère nécessairement des similitudes fonctionnelles dès lors que la recherche d’une pièce d’automobile s’effectue obligatoirement par l’identification du véhicule concerné, qui se décline par la marque, le modèle et le type'; que pour même motif la composition d’un slogan comprenant les termes «'pièces, auto, à prix discount'» ne relève d’aucune originalité spécifique à l’une ou l’autre société, ni même à tout site de même activité, étant en outre observé que la société OSCARO désigne quant à elle des pièces «'d’origine'» ce qui constitue un élément différenciateur'; qu’encore, la présentation des pièces par des petites fenêtres ne porte pas plus signe d’originalité’ alors que la composition d’un écran de site étant relativement limitée en espace et capacité graphique, la place de la publicité n’est pas davantage signe de similitude';

Considérant par ailleurs qu’il résulte de la comparaison des sites (page 3 et du procès-verbal de constat du 18 octobre 2011) que la différenciation de leurs bandeaux en tête est certaine, la société BEI France y ayant inséré sa marque semi- figurative CESARO portant à côté du nom les signes graphiques composés de palmes ou lauriers et de stylisation schématique, cela sur fond noir, nettement différente de l’en-tête du site OSCARO, sur fond blanc'; qu’enfin tant les thèmes de couleurs que les présentations générales des sites relèvent de choix bien différenciés’ ;

Considérant que la similitude des noms de domaine ne fait pas davantage la preuve des actes de concurrence déloyale allégués, dès lors que, composé des noms de marque oscaro d’une part et cesaro d’autre part, ils ne présentent pas pour les motifs qui précèdent, un risque de confusion dans l’esprit du client, un tel risque ne pouvant s’évincer de messages d’internautes ou éléments de blogs ou forum de discussion non significatifs ni probants';

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société OSCARO de ses demandes d’interdiction';

Sur les autres demandes

Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société BEI France les frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens seront supportés par la société OSCARO.COM avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise, Y ajoutant,

CONDAMNE la société OSCARO.COM SA à payer à la SARL BELGIUM EUROPEAN INTERPARTS la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société OSCARO.COM SA aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.