RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2021

(n° 014/2021, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/10540 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YTK

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mars 2018 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° CCP15C0088

DÉCLARANTS AU RECOURS

Société ONO PHARMACEUTICAL CO. LTD,

Société de droit japonais, dont le siège social est situé [Adresse 1] JAPON, agissant poursuites et diligences de son President Representative Director, et Chief Executive Officer, domicilié en cette qualité audit siège

Elisant domicile à la SELARL PELLERIN DE MARIA GUERRE

Avocats à la cour [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M^e Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de M^e Emmanuel LARERE et M^e Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03

Monsieur [H] [O],

Né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] (JAPON)

Professeur et chercheur en médecine,

Domicilié au [Adresse 2] JAPON

Elisant domicile à la SELARL PELLERIN DE MARIA GUERRE

Avocats à la cour [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par M^e Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de M^e Emmanuel LARERE et M^e Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par [K] [E], chargée de mission, munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me Françoise BARUTEL, conseillère et M^me Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^me Isabelle DOUILLET, présidente,

M^me Françoise BARUTEL, conseillère,

M^me Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier, lors des débats : M^me Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société de droit japonais ONO PHARMACEUTICAL (ci-après, la société ONO) et M. [H] [O], professeur et chercheur en médecine, prix Nobel de médecine (2018), ont déposé conjointement, le 15 décembre 2015, la demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 15C0088 portant sur le produit nivolumab, sur le fondement du règlement CE n°469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

Cette demande était formulée sur la base du brevet européen n° EP 03741154.3 déposé le 2 juillet 2003, publié sous le n° EP 1 537 878 (ci-après, le brevet EP 878) et délivré le 22 septembre 2010, sous le titre 'Compositions immunostimulantes'. Le brevet EP 878 est la copropriété de la société ONO et du Professeur [O].

La demande de CCP faisait également référence à une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire octroyée le 19 juin 2015 sous le n° EU/1/15/1014 à la société BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, pour une spécialité pharmaceutique dénommée Opdivo-Nivolumab qui a pour principe actif le nivolumab.

Par décision en date du 2 mars 2018, le directeur général de l’INPI a rejeté la demande de CCP n° 15C0088, sur les fondements :

— d’une part, de l’article 3 c) du règlement précité, au motif que le produit, objet de la demande de CCP, a déjà fait l’objet d’un CCP au bénéficie de la société ONO,

— d’autre part, de l’article 3 a) du même règlement, au motif que le produit n’est pas protégé par le brevet de base n° EP 878.

Le 1er juin 2018, la société ONO PHARMACEUTICAL et M. [O] ont formé un recours contre cette décision.

Ils ont adressé des mémoires reçus au greffe les 29 juin 2018, 10 juillet 2020 et 17 juillet 2020, demandant à la cour, dans leurs dernières écritures :

Vu les dispositions du Règlement n°469/2009 relatif aux CCP de médicaments et notamment ses considérants 2 à 5, 7 à 10 et ses articles 3 a), 3c) et 6,

Vu les dispositions du Règlement n° 1610/96 relatif aux CCP de produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 3 §2,

Vu les articles L.411-4 et L.613-29 à L.613-32 du code de la proprieté intellectuelle,

— à titre principal, d’annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le directeur general de l’INPI a rejeté la demande de certificat complémentaire de protection n°15C0088,

— à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :

'Puisqu’un produit n’est pas protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de l’article 3. a) du Règlement n°469/2009, lorsque, bien que relevant de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications de ce brevet, il a été développé après la date de dépôt de la demande du brevet de base au terme d’une activité inventive autonome, comment doit-on comprendre le sens du terme 'autonome’ et comment doit-il être apprécié '

En particulier, un produit relevant de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications d’un brevet de base et développé après la date de dépôt de la demande dudit brevet de base au terme d’une activité inventive postérieure serait-il protégé par ce brevet de base en vigueur au sens de l’article 3.a) du Règlement n°469/2009 si ladite activité inventive postérieure relative audit produit relève d’une invention de sélection, par exemple une invention qui provient de la sélection d’un composé particulièrement avantageux au sein de la classe de composés définie par ladite définition fonctionnelle, tous les composés de ladite classe pouvant en principe être obtenus par l’homme du métier en mettant en oeuvre l’enseignement du brevet de base au regard de ses connaissances générales à ladite date de dépôt'

'Lorsqu’un certificat complémentaire de protection a été accordé sur un produit, conjointement à deux personnes (A et B) sur la base d’un premier brevet dont ces deux personnes sont copropriétaires, l’article 3§2 du Règlement 1610/96 doit-il s’interpréter comme s’opposant à ce qu’un certificat complémentaire de protection portant sur le même produit soit accordé sur la base d’un second brevet dont A est copropriétaire avec une personne autre que B '

La question doit-elle recevoir une réponse différente a) si ce second brevet est détenu par A en pleine propriété ' b) si le premier brevet est détenu par A en pleine propriété et le second brevet est détenu en copropriété par A et une autre entité ''

— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Le directeur général de l’INPI a transmis ses observations écrites reçues au greffe le 9 janvier 2019 et le 15 septembre 2020.

Lors de l’audience du 18 novembre 2020, les conseils de la société ONO et de M. [O] et la représentante de l’INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures, le ministère public en ses réquisitions.

La société ONO et M. [O] ont fait parvenir à la cour une note en délibéré au visa de l’article 445 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Il résulte de l’article 445 code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l’appui de leurs observations pour répondre aux arguments développés par le ministère public.

Il y a lieu, en application de cette disposition, de prendre en considération cette note qui répond aux réquisitions du ministère public développées lors de l’audience.

Sur le motif de rejet fondé sur l’article 3 c) du règlement CE n° 469/2009

L’article 3 du règlement CE n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments prévoit que 'Le certificat est délivré si, dans l’Etat membre où est présentée la demande (…) et à la date de cette demande : (…)

c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat (…)'.

Par ailleurs, l’article 3§ 2 du règlement n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, qui s’applique aux CCP de médicaments, prévoit que 'Le titulaire de plusieurs brevets portant sur le même produit ne peut se voir octroyer plusieurs certificats pour ce produit. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs demandes portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes, chacun des titulaires peut se voir octroyer un certificat pour ce produit'.

Dans la décision contestée, le directeur général de l’INPI a considéré que la société ONO avait déjà obtenu, le 6 janvier 2017, un CCP n° 15C0087 pour le nivolumab, sur la base d’un brevet EP 2 161 336 (ci-après, EP 336) (dont elle est co-titulaire avec une société ER SQUIBB & SONS), ce qui constituait un obstacle à l’obtention d’un nouveau CCP pour le même produit demandé sur la base du brevet EP 878. Il a estimé que la notion de titulaire d’un brevet, au sens du règlement CE 469/2009 et du règlement CE 1610/96, ne s’entend pas de l’entité constituée par l’ensemble des co-déposants du brevet de base et qu’une interprétation contraire contreviendrait à la lettre et l’esprit des règlements applicables comme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt AHP Manufacturing, 3 septembre 2009). Il a précisé que ce motif de rejet ne s’appliquait qu’à l’égard de la société ONO, le Pr [O] n’ayant pas déjà bénéficié d’un CCP sur le produit nivolumab.

Les requérants soutiennent que conformément aux règles du droit civil régissant la copropriété et l’indivision, le 'titulaire’ au sens des règlements précités désigne nécessairement l’ensemble des détenteurs des droits de propriété sur un brevet, de sorte que les brevets EP 878 et EP 336 appartiennent à des titulaires différents et que les conditions de l’article 3§2 (deuxième phrase) du règlement CE 1610/96 sont donc remplies. Dans leur note en délibéré, ils précisent qu’il résulte de la jurisprudence du TPICE (arrêts [C]-[V] et [P] [W]), que lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d’une disposition communautaire par une interprétation autonome, une disposition du droit de l’UE peut être interprétée selon le droit national, ce qui rend pertinente leur argumentation selon laquelle l’appréciation de la propriété du brevet doit s’effectuer au regard du droit civil national. Ils arguent ensuite que la position de l’INPI, qui méconnaît que les deux programmes de recherche ayant donné lieu aux brevets EP 878 et 336 poursuivaient des objectifs différents – le premier étant un programme de recherche fondamentale ayant débouché sur une invention majeure, le brevet EP 878 qui a valu au Pr [O] le prix Nobel, le second étant un programme de développement qui a abouti à une invention de sélection, objet du brevet EP 336 – et qui prive le Pr [O], copropriétaire du brevet EP 878, de toute protection, conduit à une impasse juridique et à une situation non conforme à l’objectif du législateur qui est de garantir une protection suffisante pour encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique et combler l’insuffisance de durée de protection du brevet afin d’amortir les investissements, et ce sans discrimination entre les différents types de recherche. Ils ajoutent que seule leur thèse, selon laquelle deux CCP doivent être octroyés, est respectueuse de ces objectifs et de la balance des intérêts en présence, faisant valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun rique de dépassement de la durée maximale de protection puisque la durée du CCP octroyé sur la base du brevet le plus récent (EP 336) sera toujours plus longue que celle du CCP octroyé sur la base du brevet EP 878 plus ancien. A l’appui de leur demande de question préjudicielle, les requérants invoquent la nécessité de clarifier l’interprétation des articles 3c) et 6 du règlement n°469/2009 et de l’article 3§2 du règlement n°1610/96 compte tenu de la différence d’appréciation entre les Etats membres, indiquant que seuls les offices français et espagnol ont jusqu’à présent rejeté leur demande de CCP sur la base du brevet EP 878 au motif qu’un CCP pour le même produit a été accordé aux sociétés ONO et SQUIBB sur la base du brevet EP 336.

Le directeur général de l’INPI observe, en substance, que la société ONO a obtenu une récompense grâce à l’octroi du CCP n° 15C0087 sur le produit nivolumab, délivré le 6 janvier 2017, et ne saurait prétendre à la délivrance d’un second CCP, qu’en décider autrement serait contraire aux objectifs du règlement n° 469/2009 et à sa lettre, tel qu’interprété à la lumière du règlement n° 1610/96 et de la jurisprudence de la CJUE, que l’argumentation des requérants fondée sur les dispositions du code civil relatives à la copropriété et à l’indivision, étrangères au régime spécifique de la copropriété des brevets, est inopérante. Il ajoute qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle, faisant valoir que si l’Autriche, la Grèce, le Luxembourg ont effectivement délivré un CCP au professeur [O] et à la société ONO, bien qu’un précédent CCP ait également été délivré à cette dernière et à la société SQUIBB sur la base du brevet EP 336, la délivrance d’un CCP s’effectue, dans ces Etats, sans examen préalable des offices nationaux de la condition relative à l’article 3 c) du règlement, les offices autrichiens et grecs examinant seulement les conditions relatives au respect des dispositions des articles 3 a) et b), à l’exclusion de celle relative au point 3 c) tandis que l’office luxembourgeois ne procède à aucun examen.

Le directeur général de l’INPI retient à raison qu’il résulte des articles 3 c) du règlement n° 469/2009 et de l’article 3§ 2 du règlement n° 1610/96 que si plusieurs CCP peuvent être délivrés pour un même produit sur la base de différents brevets de base, c’est à la condition que ces CCP soient délivrés à des titulaires distincts des brevets de base, afin de leur permettre d’être chacun récompensés pour les recherches qu’ils ont menées séparément et qui ont conduit à des innovations brevetées.

Cette interprétation est confirmée par la Cour de justice de l’Union Européenne qui, dans l’arrêt AHP Manufacturing du 3 septembre 2009 (affaire C-482/07), a dit : '(…) la seconde phrase de ce même paragraphe [§2 de l’article 3 du règlement n° 1610/96] permet un tel octroi à deux ou à plusieurs titulaires de différents brevets portant sur le même produit. Il apparaît donc que la condition particulière pour l’octroi de deux ou de plusieurs CCP portant sur le même produit est que les demandes y afférentes émanent de différents titulaires de brevets de base’ (point 25).

En l’espèce, il est constant que la société ONO a obtenu, avec la société ER SQUIBB & SONS, un CCP n° 15C0087 pour le nivolumab, sur la base du brevet EP 336 déposé le 2 mai 2006 dont elle est co-titulaire avec la société ER SQUIBB & SONS, ce CCP devant expirer le 24 juin 2030.

Cette obtention d’un CCP pour le produit nivolumab sur la base du brevet EP 336 constitue donc un obstacle, en application des dispositions précitées, à l’obtention d’un second CCP pour le même produit sur la base du brevet EP 878, quand bien même la société ONO est co-titulaire de ce brevet avec le Pr [O], lequel ne bénéficie pas déjà d’un CCP pour le produit nivolumab. A cet égard, la référence faite par les requérants aux règles du droit civil relatives à la copropriété et à l’indivision pour soutenir que les titulaires des brevets EP 336 et EP 878 ne sont pas les mêmes – l’indivision constituée des sociétés ONO et SQUIBB & SONS, titulaire du brevet EP 336, étant ainsi différente de l’indivision entre la société ONO et le Pr [O], titulaire du brevet EP 878 -, de sorte que les conditions de l’article 3§2 (deuxième phrase) du règlement CE 1610/96 seraient remplies, est inopérante. Le régime de la copropriété des brevets est en effet spécifiquement défini par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle, l’article L. 613-30 précisant expressément que le régime de droit commun de l’indivision résultant du code civil n’est pas applicable à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet. L’article L. 613-29 prévoit que 'Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires (…)'. Il s’en déduit que la société ONO, qui peut exploiter seule les deux brevets EP 336 et EP 878 dont elle est co-titulaire dans les conditions prévues par l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, est 'titulaire’ de ces mêmes brevets au sens de l’article 3§ 2 du règlement n° 1610/96 précité. Par ailleurs, le directeur général de l’INPI indique sans être démenti qu’un CCP aurait pu être délivré au Pr [O] pour le récompenser de ses propres dépenses d’investissement, sans contrevenir aux dispositions de l’article 3c) du règlement n° 469/2009 et il produit (sa pièce 15) une décision par laquelle il a rejeté une demande de CCP d’une société A… au motif que celle-ci avait déjà bénéficié d’un CCP et délivré le CCP au profit de la société D… qui n’en avait pas bénéficié.

La délivrance du CCP visant à permettre à la société qui a financé des recherches de bénéficier d’une protection d’une durée suffisante, cet objectif est atteint pour la société ONO par l’obtention du CCP n° 15C0087, délivré sur la base du brevet EP 336 dont elle est co-titulaire avec la société SQUIBB & SONS et qui expirera le le 24 juin 2030.

Sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner à l’article 3§2 du règlement n° 1610/96 eu égard aux dispositions des règlements concernés et à la jurisprudence de la CJUE précitée qui sont pleinement éclairants, il sera retenu que la décision du directeur général de l’INPI, en ce qu’elle a rejeté la demande de CCP n° 15C0088 au motif que le produit nivolumab avait déjà fait l’objet d’un CCP, n’encourt pas de critique.

Sur le motif de rejet fondé sur l’article 3 a) du règlement CE n° 469/2009

Dans la décision contestée, le directeur général de l’INPI a considéré, à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, notamment des décisions Medeva du 24 novembre 2011 (C-322/10) et Eli Lilly du 12 décembre 2013 (C-493/12), que si la revendication 3 du brevet de base EP 878 couvrait 'implicitement’ le nivolumab, cette revendication portant sur un anticorps anti-PD1 inhibant le signal immunodépresseur de PD1 utilisé pour le traitement du cancer, ce qui correspond à la fonction du nivolumab, elle ne pouvait être interprétée, à la lecture de la description du brevet de base, comme visant ce produit 'nécessairement’ et 'de manière spécifique’ au sens de l’arrêt Eli Lilly, la description du brevet ne contenant aucune indication, tel qu’un mode concret de réalisation ou tout autre enseignement permettant d’individualiser spécifiquement le nivolumab.

Les requérants soutiennent que le nivolumab est protégé par le brevet EP 878 au sens de l’article 3 a) du règlement tel qu’interprété par la jurisprudence de la CJUE. Ils rappellent que cette jurisprudence (notamment, arrêts Eli Lilly, Teva, Royalty Pharma) consacre le principe que le produit peut être revendiqué de façon exclusivement fonctionnelle et

écarte toute exigence d’une description structurelle, le produit n’ayant pas à être identifié en tant que tel dans le brevet, à une double condition : i) que le produit mette en oeuvre la contribution technique du brevet et ii) que le produit soit spécifiquement identifiable par l’homme du métier à la lecture du brevet et de ses connaissances générales, c’est-à-dire que l’homme du métier puisse obtenir le produit en mettant en oeuvre le brevet. Les requérants soulignent que cette dernière condition est remplie lorsque l’homme du métier peut obtenir tous les principes actifs couverts par une revendication fonctionnelle, parmi lesquels le produit objet du CCP, sans qu’il ait à distinguer ce produit des autres principes actifs revendiqués, le fait qu’il existe ou non un brevet ultérieur portant sur le produit étant indifférent. Analysant le brevet, ils font valoir qu’en l’espèce :

— les anticorps revendiqués sont définis de manière fonctionnelle (les revendications sont fonctionnelles),

— le produit nivolumab est implicitement (la revendication étant rédigée en des termes fonctionnels) mais nécessairement et spécifiquement visé par les revendications,

— le produit pour lequel le CCP est demandé (le nivolumab) entre pleinement et sans aucun doute dans la classe qui fait l’objet, de manière ciblée, de la revendication définie de façon fonctionnelle (les anticorps anti-PD 1 inhibant le signal immunosuppresseur) pour l’utilisation

revendiquée (le traitement du cancer),

— le produit nivolumab remplit le test en deux volets des décisions Eli Lilly, Teva et Royalty Pharma :

. le produit objet du CCP relève nécessairement de l’invention couverte par le brevet, car il met en oeuvre la contribution technique apportée par le brevet de base (la lecture du résumé des caractéristiques du produit, document public certifié par l’Agence européenne du Médicament, permet de le vérifier)

. le nivolumab est spécifiquement identifiable par l’homme du métier car le brevet EP 878 enseigne tous les éléments nécessaires pour identifier les anticorps objets de la revendication 1, décrivant de façon détaillée les étapes de production d’un anticorps anti PD-1 et comment cribler ces anticorps pour identifier ceux qui inhibent le signal immunosuppresseur de PD-1 ; l’homme du métier pouvait obtenir, au jour du dépôt du brevet EP 878, par le biais d’une opération de routine, tous les anticorps remplissant la fonction visée par le brevet EP 878, y compris le nivolumab, et il est indifférent que l’hommne du métier n’ait pas été en mesure, au jour du dépôt, de sélectionner le nivolumab parmi les anticorps répondant à la fonction revendiquée par le brevet EP 878, ses caractéristiques avantageuses n’ayant pas été identifiées, ce que la jurisprudence européenne n’exige pas,

— la position de l’INPI, qui exige une identification concrète du produit, n’est pas conforme à la jurisprudence communautaire qui n’impose pas cette exigence, et cette position est en outre discriminatoire dans la mesure où elle revient à privilégier le titulaire d’un brevet portant sur une structure de produit par rapport au titulaire d’un brevet portant sur le même produit mais défini de manière fonctionnelle ; or l’arrêt Royalty Pharma affirme le principe de neutralité technologique (les revendications fonctionnelles et structurelles doivent être traitées de manière identique sous réserve qu’elles remplissent le test en deux volets),

— la position de l’INPI est en outre contraire à ce qu’il décide en matière de formule dite 'de Markush’ (une formule de Markush sert à représenter une classe de composés chimiques présentant certains éléments structurels communs auxquel s’ajoutent des éléments variables (appelés aussi « substituants »), chacun de ces éléments variables pouvant se décliner en plusieurs alternatives, lesquelles ne sont pas nécessairement identifiées concrètement dans le brevet) ; en cette matière, l’INPI admet en effet qu''il suffit que ce produit rentre dans cette formule, même s’il n’est pas exemplifié précisément’ (document intitulé « Autres procédures. Directives brevets et certificats d’utilité » édité par l’INPI en juin 2017),

— la position de l’INPI est enfin contraire à l’économie générale et aux objectifs du règlement n° 469/2009 en privilégiant les recherches de fin de programme de développement d’un produit et les brevets déposés dans les dernières étapes de ce programme alors que les premières recherches et les brevets y afférents sont essentiels pour stimuler l’innovation dans le domaine de la santé.

Le directeur général de l’INPI, qui fonde en grande partie son analyse sur l’arrêt Royalty Pharma rendu par la CJUE le 30 avril 2020, considère que le nivolumab répond au problème technique posé par le brevet de base EP 878 et relève de la définition fonctionnelle contenue dans ses revendications, et qu’il est donc implicitement et nécessairement visé par le brevet. Il estime en revanche qu’au vu des éléments contenus dans le brevet, aucune indication ne permettait à l’homme du métier, à la date du dépôt du brevet de base, d’identifier spécifiquement le produit nivolumab : l’homme de métier n’était pas en mesure, à la date du dépôt du brevet, de déduire directement et sans ambiguïté à la lecture du brevet, en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré et à la lumière de l’état de la technique, que le nivolumab relevait de l’objet du brevet, et un travail de développement, comprenant notamment des opérations de criblage et de purification, supposant une activité inventive autonome, était nécessaire pour identifier, parmi des centaines de milliers de possibilités, l’anticorps spécifique que constitue le nivolumab. Il souligne que le fait qu’il ait fallu à la société ONO trois années supplémentaires, après le dépôt du brevet EP 878, pour déposer un brevet concernant spécifiquement le nivolumab (le brevet EP 336) constitue un indice de la complexité des recherches qui restaient à effectuer.

Ceci étant exposé, l’article 3 du règlement CE n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments prévoit que 'Le certificat est délivré si, dans l’Etat membre où est présentée la demande (…) et à la date de cette demande :

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur (…)'.

Dans l’arrêt Eli Lilly du 12 décembre 2013 (C-493/12), la CJUE a posé le principe selon lequel un principe actif peut être protégé par un brevet de base au sens de l’article 3 a) du règlement lorsqu’il est défini de façon seulement fonctionnelle, mais à la condition que les revendications du brevet, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, visent 'implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique'.

L’expression 'de manière spécifique’ est précisée au point 43 de l’arrêt qui indique : 'Au regard de l’objectif du règlement n° 469/2009, un refus opposé à une demande de CCP pour un principe actif qui n’est pas visé de manière spécifique par un brevet (…) pourrait se justifier (…) dans la mesure où le titulaire du brevet en cause n’a pa entrepris de démarches tendant à approfondir et à préciser son invention de manière à identifier clairement le principe actif susceptible d’être exploité commercialement dans un médicament, répondant aux besoins de certains patients. Dans une telle configuration, octroyer un CCP au titulaire du brevet alors même que, n’étant pas le titulaire de l’AMM du médicament développé au- delà des spécifications du brevet source, ce titulaire (…) n’a pas realisé d’investissements dans la recherche portant sur ce volet de son

invention initiale, reviendrait à méconnaître l’objectif du règlement n° 469/2009, tel que visé au considérant 4 de ce dernier'.

Dans l’arrêt Royalty Pharma du 30 avril 2020 (C-650/17), qui précise les conditions posées dans l’arrêt Eli Lilly pour qu’un produit défini de façon seulement fonctionnelle puisse être protégé par un brevet de base, la Cour de justice a dit pour droit :

'1) L’article 3, sous a), du règlement (CE) n°'469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6'mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit est protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, lorsqu’il répond à une définition fonctionnelle générale employée par l’une des revendications du brevet de base et relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet, sans pour autant être individualisé en tant que mode concret de réalisation à tirer de l’enseignement dudit brevet, dès lors qu’il est spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date.

2)'L’article 3, sous a), du règlement n°'469/2009 doit être interprété en ce sens qu’un produit n’est pas protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, lorsque, bien que relevant de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications de ce brevet, il a été développé après la date de dépôt de la demande du brevet de base, au terme d’une activité inventive autonome'

1: Mise en gras ajoutée.

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En l’espèce, il n’est plus discuté que le nivolumab, principe actif objet de la demande de CCP, anticorps monoclonal humain anti-PD1 se fixant spécifiquement sur la protéine PD1 et utilisé dans le traitement du cancer, répond au problème technique posé par le brevet de base EP 878 et relève de la définition fonctionnelle contenue dans ses revendications et qu’il est donc 'implicitement et nécessairement’ visé par ce brevet (page 8 des observations INPI).

Pour soutenir que ce principe actif était également’spécifiquement identifiable’ par l’homme du métier au jour du dépôt du brevet, les requérants arguent que les procédés de fabrication des anticorps monoclonaux étaient bien connus de l’homme de métier à la première date de priorité du brevet, que le brevet décrit comment cribler les anticorps anti-PD1 pour identifier ceux qui inhibent le signal immunosuppresseur de PD-1, que l’homme de métier pouvait à la lecture du brevet et grâce à ses connaissances générales, obtenir par une opération de routine tous les anticorps remplissant la fonction visée par le brevet, y compris le nivolumab, quand bien même il n’aurait pas été en mesure de sélectionner alors ce principe actif, ce qui n’est pas exigé.

Cependant, l’INPI produit (sa pièce 14) un article 'Introduction aux techniques utilisées en biochimie – Préparation des anticorps’ daté de l’année 2007, duquel il ressort que la préparation d’anticorps monoclonaux suppose un processus complexe afin d’obtenir leur production (par criblage, isolation, clonage), leur mise en culture le plus souvent in vivo, leur sélection et leur purification, toutes ces étapes nécessitant la mise en oeuvre de techniques 'très coûteuses en terme d’installations, de réactifs, de temps et de main d’oeuvre', ce qui tend à accréditer la thèse de l’INPI selon laquelle l’identification du nivolumab à partir du brevet EP 878 nécessitait, non pas une opération de routine comme l’affirment les requérants, mais une véritable 'activité inventive autonome’ au sens de l’arrêt Royalty Pharma.

Cette analyse se trouve confortée par la circonstance qu’il a fallu trois années à la société ONO, en partenariat avec une autre société, pour déposer, le 2 mai 2006, le brevet EP 336 précité concernant spécifiquement le nivolumab, le brevet mentionnant pas moins de sept inventeurs et comportant 25 revendications précisant les séquences des anticorps se liant au PD-1 humain, comprenant 6 régions hypervariables dites CDR (Complémentary Determining Region) définissant précisément la microstructure complète du nivolumab. Le temps nécessaire au dépôt de ce brevet constitue un indice robuste de la complexité des recherches à effectuer et de la nécessité de procéder à partir du brevet EP 878 à une 'activité inventive autonome’ au sens de la jurisprudence Royalty Pharma. La décision contestée de l’INPI ne revient pas à exiger une identification concrète du produit, ce qui en effet ne résulte pas de la jurispudence de l’Union européenne, mais vérifie que le produit était 'spécifiquement identifiable’ par l’homme du métier à partir de ses connaissances et de l’état de la technique à la date de dépôt, ce qui n’est en l’espèce pas démontré.

Le directeur général de l’INPI observe pertinement que sa position n’est pas incohérente au regard des solutions adoptées pour des brevets contenant des revendications portant sur des formules de Markush, dans la mesure où de telles revendications sont de nature différente, répondant à une définition structurelle et non fonctionnelle comme en l’espèce.

Enfin, la position de l’INPI n’est pas contraire à l’économie générale et aux objectifs du règlement n° 469/2009 qui visent à permettre au titulaire d’un brevet pharmaceutique qui a investi dans la recherche et le développement ayant abouti à la commercialisation d’un nouveau médicament couvert par le brevet de compenser à la fois la période pendant laquelle il ne peut exploiter ce brevet dans l’attente de l’octroi de l’AMM correspondante et les dépenses nécessitées par les tests et essais cliniques en vue de l’obtention de l’AMM. Dans l’arrêt Royalty Pharma précité, la CJUE a rappelé que 'le CCP n’a pas pour vocation d’étendre le champ de la protection conférée par le brevet de base au-delà de l’invention couverte par ce brevet. Il serait contraire à l’objectif du règlement n°'469/2009, selon lequel l’octroi de la période d’exclusivité supplémentaire au moyen d’un CCP vise à encourager la recherche et, pour ce faire, à permettre un amortissement des investissements effectués dans cette recherche, d’octroyer un CCP pour un produit qui ne relève pas de l’invention qui fait l’objet du brevet de base, dans la mesure où un tel CCP ne porterait pas sur les résultats de la recherche revendiqués par ce brevet’ (point 46). Dans l’arrêt Teva (25 juillet 2018, C-121/17), la CJUE a aussi précisé qu''admettre qu’un CCP puisse conférer une protection au titulaire du brevet de base au-delà de celle assurée par ce brevet au titre de l’invention qu’il couvre serait contraire à la mise en balance devant être faite, s’agissant de l’encouragement de la recherche dans l’Union au moyen d’un CCP, entre les intérêts de l’industrie pharmaceutique et ceux de la santé publique’ (point 41). En l’espèce, la société ONO, qui a réalisé, en partenariat avec la société ER SQUIBB & SONS, des investissements ayant abouti au dépôt du brevet EP 336 qui a rendu possible le développement du nivolumab, a été récompensée par l’octroi du CCP 15C0087 qui expirera le 24 juin 2030.

Sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner à l’article 3 a) du règlement n° 469/2009 eu égard à la jurisprudence précitée de la CJUE, pleinement éclairante, il sera retenu que la décision du directeur général de l’INPI, en ce qu’elle a rejeté la demande de CCP n° 15C0088 au motif que le produit nivolumab, objet de la demande de CCP, n’est pas protégé par le brevet de base n° EP 878, n’encourt pas de critique.

Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours formé par la société ONO et M. [O] à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le recours formé par la société ONO PHARMACEUTICAL et M. [H] [O] à l’encontre de la décision rendue le 2 mars 2018 par le directeur général de l’INPI ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société ONO PHARMACEUTICAL et à M. [H] [O], ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE