Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

(n°89, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/10741 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CD2RT

Décision déférée à la Cour : décision du 06 mai 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : NL 20-0028 / 4454792 / SHF

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.R.L. SILHOUETTE BY S, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

66, avenue des champs-Elysées

75008 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 827 494 311

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de M^e Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 941

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

15, rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

Société G.F.A. (AUST) PTY LTD, société de droit australien, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

61 Sunmore Cl

HEATHERTON

3202

AUSTRALIE

Représentée par M^e Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252

Assistée de M^e Louis LOUEMBE plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M^me Agnès MARCADE, Conseillère

M^me Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^me Brigitte CHOKRON, Présidente

M^me Laurence LEHMANN, Conseillère

M^me Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^me Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par M^me Monica D’ONOFRIO, Avocate Générale

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M^me Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de M^me Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par M^me Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 6 mai 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de nullité pour atteinte aux droits antérieurs sur une marque internationale désignant l’Union européenne complexe 'BYS’ n° 1024535 dont la date de désignation postérieure est le 29 février 2016, présentée le 29 mai 2020 par la société GFA (Aust) PTY Ltd., australian proprietary company, limited (GFA) contre la marque semi figurative française 'SILHOUETTE BYS’ n°18 4 454 792, déposée le 22 mai 2018 par la société Silhouette By S (Silhouette), l’a reconnue totalement justifiée.

Vu le recours formé par la société Silhouette le 4 juin 2021, et les conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours remises au greffe le 2 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision du directeur général de l’INPI du 6 mai 2021, de condamner la société GFA à lui payer les sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 80 euros pour une commande de disponibilité relative au dépôt d’une nouvelle marque 'SILHOUETTE by S’ auprès de l’INPI, 270 euros au titre du dépôt d’une nouvelle marque et 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société GFA aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021 par la société GFA qui demande à la cour de :

In limine litis

— se déclarer incompétente pour statuer, dans le cadre du recours contre une décision du directeur général de l’INPI, sur les demandes financières de la société Silhouette visant à faire :

— condamner la société GFA à payer à la société Silhouette la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné ;

— condamner la société GFA à payer à la société Silhouette la somme de 80 euros pour une commande de disponibilité relative au dépôt d’une nouvelle marque « SILHOUETTE by S » auprès de l’INPI ;

— condamner la société GFA à payer à la société Silhouette la somme de 270 euros au titre du dépôt d’une nouvelle marque ;

En tout état de cause,

— déclarer les demandes financières de la société Silhouette irrecevables et mal fondées ;

— confirmer la décision rendue par le directeur général de l’INPI le 6 mai 2021 en ce qu’elle a reconnu totalement justifiée la demande en nullité NL20-0028 formée par elle ;

— confirmer la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a déclaré nulle la marque « SILHOUETTE byS » n°4454792 pour les produits suivants de la classe 3 : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; à l’exclusion des cosmétiques destinés aux cheveux ou au cuir chevelu ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ;

— confirmer la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a mis à la charge de la société Silhouette la somme de 550 euros au titre des frais exposés ;

— dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Silhouette et l’en débouter ;

En conséquence

— condamner la société Silhouette à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonner la notification de l’arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle.

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI remises au greffe de la cour pour l’audience du 31 mars 2022 estimant sa décision justifiée.

Le ministère public ayant été avisé.

SUR CE :

La demande en nullité de la marque semi figurative

présentée au directeur général de l’INPI le 29 mai 2020, porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir les : 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; à l’exclusion des cosmétiques destinés aux cheveux ou au cuir chevelu ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage'.

Elle est fondée sur l’atteinte portée à la marque internationale désignant l’Union européenne antérieure depuis le 29 février 2016,

dont la société GFA est titulaire pour désigner les produits et services suivants : 'cosmétiques ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; articles de soins personnels'.

La décision du directeur général de l’INPI déférée a accueilli cette demande de nullité pour la totalité des produits visés en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause, en raison de l’identité des produits et de la similitude des signes.

La société GFA conteste in limine litis la compétence de la cour pour connaître des demandes financières de la société Silhouette dans le cadre d’un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI.

Selon les dispositions des articles L. 411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de L’INPI statue notamment sur les demandes de nullité de marques, les recours exercés à l’encontre de ces décisions sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l’entier litige, la cour statuant en fait et en droit.

S’il ressort de ces dispositions que le recours formé contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une demande de nullité de marque défère à la cour l’entier litige lui permettant de connaître de nouveaux moyens et de prendre en considération de nouvelles pièces qui n’ont pas été soumises au directeur général de l’INPI, ce recours en réformation ne confère pas à la cour plus de pouvoirs que ceux reconnus par le code de la propriété intellectuelle au directeur général de l’INPI et notamment de connaître des demandes tendant à la réparation d’un préjudice qui serait lié à la décision de nullité de la marque critiquée.

Les demandes indemnitaires de la société Silhouette présentées devant la cour doivent en conséquence être considérées comme non recevables.

Sur la comparaison des produits

La demande de nullité de l’enregistrement de la marque 'SILHOUETTE BYS’ ne visait qu’une partie des produits désignés, soit les 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; à l’exclusion des cosmétiques destinés aux cheveux ou au cuir chevelu ; produits de démaquillage; rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage'.

La société Silhouette critique la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’il a retenu l’identité de ces produits avec ceux de la marque antérieure estimant qu’une erreur de droit a été commise en ne prenant en considération que les seuls produits désignés par les libellés des enregistrements en cause indépendamment des conditions d’exploitation des marques. Elle fait valoir que les produits visés par les deux marques n’ont pas la même nature, ceux de la marque SILHOUETTE BYS étant des produits haut de gamme alors que les produits de la marque antérieure sont des produits de maquillage commercialisés à bas prix, différents dans leur utilisation, finalité et destination (produits destinés au bien être physique et mental sur le long terme pour ceux de la marque critiquée, produits de maquillage à usage ponctuel pour ceux de la marque antérieure) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (réseau exclusif pour les produits de la marque arguée de nullité et réseaux de distribution tels Amazon ou Ebay pour ceux de la marque antérieure).

Néanmoins, c’est à raison que la décision déférée a retenu l’identité de ces produits avec ceux de la marque antérieure, les ' savons ; parfums ; huiles essentielles’ figurant dans les mêmes termes dans chacun des enregistrements de marque en cause et les 'cosmétiques ; à l’exclusion des cosmétiques destinés aux cheveux ou au cuir chevelu ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage’ de l’enregistrement contesté entrant dans la catégorie générale des 'cosmétiques’ de la marque antérieure.

En effet, ainsi que l’a pertinemment relevé la décision du directeur général de l’INPI, s’agissant d’une demande de nullité d’un enregistrement de marque fondée sur l’atteinte portée à un enregistrement de marque antérieure, seuls les libellés des marques en présence doivent être pris en compte pour l’appréciation de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause, étant relevé que des produits cosmétiques doivent être considérés comme identiques à des produits cosmétiques quel que soit la qualité ou les choix effectués quant au réseau de distribution de ceux-ci.

Sur la comparaison des signes

Les signes en présence,

pour la marque antérieure, et

pour la marque dont la nullité est sollicitée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Les signes en présence ont en commun les lettres BYS auxquelles est adjoint, dans la marque contestée, le terme SILHOUETTE placé au-dessus des lettres BYS et écrit en petits caractères. L’élément BYS commun aux deux signes est représenté avec une typographie différente, majuscules représentées dans une police particulières pour la marque antérieure, le B et le Y étant écrits en minuscules et le S en majuscule dans le signe contesté, cette casse différente laissant toutefois subsister la séquence des trois lettres qui sont étroitement associées dans la marque seconde.

La décision déférée doit être approuvée en ce qu’elle considère que l’élément BYS est distinctif au regard des produits d’hygiène et de beauté désignés par les marques en cause et constitue l’élément dominant du signe argué de nullité, le terme SILHOUETTE certes inscrit au-dessus de celui-ci, l’est toutefois en très petits caractères, l’élément BYS étant le premier, de par sa taille et sa calligraphie, à attirer l’attention du public, étant en outre relevé que le terme SILHOUETTE évocateur de minceur, présente un caractère distinctif moindre eu égard aux produits désignés.

De même, c’est de manière pertinente que le directeur général de l’INPI a retenu que la société GFA démontrait par les pièces fournies que la marque antérieure BYS mentionnée dans de nombreux magazines, est utilisée de manière intensive sur le territoire français dans le domaine des cosmétiques, et bénéficie donc d’une certaine connaissance par le consommateur moyen des produits en cause et que son caractère distinctif est ainsi renforcé par cette connaissance sur le marché.

C’est également à raison que la décision critiquée définit le public pertinent comme le grand public dont le degré d’attention est normal, les produits désignés étant des produits de consommation courante qui ne nécessitent pas une attention particulière, ce quand bien même les produits commercialisés par la société Silhouette ont pour objet de réparer les peaux abîmées par l’acné notamment, les produits en cause n’étant pas des produits pharmaceutiques.

Aussi, visuellement, le signe antérieur et le signe contesté sont composés de trois lettres, B,Y,S, la différence de typographie utilisée pour les représenter n’étant pas déterminante, celles-ci laissant subsister la séquence des trois lettres. De même, ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’adjonction du terme SILHOUETTE dans le signe contesté ne remet pas en cause les grandes ressemblances visuelles entre les éléments dominants des deux signes constitués par l’élément BYS.

Phonétiquement, les signes en présence ont en commun la syllabe prépondérante BYS qui sera prononcée en premier par le public pertinent pour le signe contesté, prononciation (biss) qui sera identique pour les deux signes, les lettres BYS certes représentées avec une différence de casse dans le signe contesté, étant étroitement associées et n’incitant pas le public moyen à la prononcer en deux temps 'by S’ comme le soutient la société Silhouette.

Intellectuellement, il sera relevé avec le directeur général de l’INPI que le public moyen de langue française auquel il convient de se référer ne donnera aucun sens particulier à l’élément BYS commun aux deux marques. Il n’est en effet aucunement montré que celui-ci appréhendera cet élément comme signifiant 'Be yourself’ comme le soutient la société GFA, ni comme signifiant 'by [T]' par référence à la créatrice des produits couverts par la marque seconde, Mme [T] [F].

Au vu de ce qui précède, l’identité des produits en présence, les grandes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les éléments dominants des signes en cause et la connaissance dont bénéficie la marque antérieure sur le marché font qu’il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, pour le public entre les marques en cause prises dans leur ensemble.

La décision attaquée est dès lors confirmée.

L’équité commande de condamner la société Silhouette à payer à la société GFA une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit non recevables les demandes indemnitaires formées par la société Silhouette by S,

Confirme la décision rendue le 6 mai 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en toutes ses dispositions,

Condamne la société Silhouette by S à payer à la société GFA (AUST) Pty Ltd. une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente