COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 9 mars 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° /2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04630 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIID Décision déférée à la Cour : Décision du 9 février 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle- OPP 19-5281/BAC DÉCLARANT AU RECOURS DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS Collectivité territoriale, Immatriculée sous le numéro SIRET 22930008201453, dûment habilitée par une délibération du Conseil départemental n° 2015-IV- 14 du 2/04/2015, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Hôtel du Département 3 Esplanade Jean Moulin BP 193 93003 BOBIGNY CEDEX Représentée et assistée par M^e My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15, rue des Minimes 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par M^me Héloïse TRICOT, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A. TELECOM DESIGN Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n°432 382 927 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 2 et 2 bis rue Nully de Harcourt Parc d’activités 33610 CANÉJAN Représentée par M^e Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489

Assistée de M^e Romain PECH de la société d’avocats IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me Déborah BOHÉE, conseillère et M^me Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M^me Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre M^me Françoise BARUTEL, Conseil ère, M^me Déborah BOHEE, Conseil ère Greffier, lors des débats : M^me K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT :  Contradictoire  par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.  signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 9 février 2021 par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiel ement justifiée l’opposition n°20-0179 formée le 14 janvier 2020 par la société TELECOM DESIGN sur la base de sa marque verbale de l’Union européenne «IKARYA» à la demande d’enregistrement de la marque n° 19 4 593 474 portant sur le signe complexe «IKARIA LA CARTE DES + DE 60 ANS EN SEINE-SAINT- DENIS» déposé le 24 octobre 2019 par le département de la Seine- Saint-Denis, Vu le recours formé le 8 mars 2021 par le département de la Seine- Saint-Denis contre cette décision,

Vu les dernières conclusions contenant l’exposé des moyens du recours signifiées par RPVA et notifiées à l’INPI par le requérant le 7 janvier 2022, qui demande à la cour de :

- Déclarer recevables les moyens et pièces produits par le Département de la Seine Saint Denis ;

- Rejeter l’intégralité des demandes de la société TELECOM DESIGN ;

- Constater que les signes diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement ;

- Constater qu’aucune confusion dans l’esprit du public ne saurait être démontrée ; Par conséquent,
- Annuler la décision du directeur de l’INPI en date du 9 février 2021. Vu la convocation à l’audience du 25 janvier 2022 adressée au département de la Seine-Saint-Denis, à la société TELECOM DESIGN et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées adressées le 12 juil et 2021, Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 30 août 2021, Vu les dernières conclusions notifiées via le RPVA le 19 janvier 2022 et par lettre recommandé avec accusé de réception à l’INPI par la société TELECOM DESIGN ; Le requérant, la société TELECOM DESIGN et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses observations, SUR CE : Le 24 octobre 2019, le département de la Seine-Saint-Denis a déposé la demande d’enregistrement n° 19 4 593 474 portant sur le signe complexe : Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services des classes 9, 35, 38 et 41 notamment: «Logiciels d’accès à internet; Logiciels de gestion de bases de données; Publications électroniques téléchargeables; Applications logiciel es téléchargeables, notamment sur téléphones mobiles et tablettes électroniques mobiles; programmes d’ordinateurs enregistrés; Service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web; Gestion de bases de données; Compilation de bases de données; Mise à jour et maintenance de

données dans les bases de données informatiques; Abonnements à des services de bases de données pour télécommunications ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique

(télécommunications) ;

raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou internet; Publication par voie électronique; Publication de revues en ligne; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou internet ". Le 14 janvier 2020, la société TELECOM DESIGN a formé opposition à l’enregistrement de ce signe sur la base de sa marque de l’Union européenne antérieure numéro 17 741 885, déposée le 26 janvier 2018 «IKARYA». Cette marque porte sur les produits et services des classes 9, 35, 42 et 45 suivants : - 9 : Systèmes de sécurité pour les personnes et les biens; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation pour la surveil ance de personnes et de biens; équipements de détection automatique et de prévention des chutes; appareils de télésurveillance; applications mobiles pour la surveillance de personnes et de biens; applications mobiles pour systèmes de sécurité; logiciels de géolocalisation et d’aide à la navigation; modules GPS; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; appareils et instruments électroniques de traçage sous la forme de montre-bracelet. - 35 : Collecte de données et traitement de données dans le domaine du bien- être et de la santé ; traitement informatisé de données dans le domaine du bien- être et de la santé. - 42 : Hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés dans le domaine du bien-être et de la santé; développement de systèmes pour le traitement de données dans le domaine du bien-être et de la santé; conception, développement, installation et maintenance de logiciels de géolocalisation et d’aide à la navigation.

- 45 : Services de surveillance, de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des biens et des individus ; organisation de services en rapport avec la sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir consultations en matière de sécurité. Par décision du 9 février 2021, le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services suivants: «Logiciels d’accès à internet ; Logiciels de gestion de bases de données ; Publications électroniques téléchargeables ; Applications logicielles téléchargeables, notamment sur téléphones mobiles et tablettes électroniques mobiles ; programmes d’ordinateurs enregistrés; service de gestion informatisée de fichiers ; Gestion de bases de données ; Compilation de bases de données ; Mise à jour et maintenance de données dans les bases de données informatiques ; Abonnement à des services de bases de données pour télécommunications ; Télécommunications; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou internet ; Publication par voie électronique ; Publication de revues en ligne ; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou internet ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux», retenant qu’ils sont identiques et similaires à ceux invoqués dans la marque antérieure et que les signes en présence présentent des ressemblances visuel es et phonétiques, au regard de leur élément distinctif et dominant faisant naître un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. Le département de la Seine-Saint-Denis estime d’abord être recevable à invoquer divers moyens pour contester l’analyse retenue par l’INPI, même s’il n’a pas déposé de mémoire lors de l’examen de l’opposition. S’il ne conteste pas la similarité entre certains produits et services, il conteste toute ressemblance visuelle et conceptuel e entre les signes en cause, le signe déposé présentant une charte graphique colorée contribuant à créer l’identité de la marque revendiquée et procurant une impression d’ensemble différente, et ne présentant aucune signification particulière en langue française. S’il admet que les deux

termes «IKARIA» et «IKARYA» présentent des similitudes sur le plan phonétique, il précise que le signe déposé comprend d’autres mentions qui le distinguent nettement de la marque antérieure . Il ajoute que son propre signe est destiné à être exploité localement et uniquement à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, ce qui permet d’écarter encore davantage tout risque de confusion. Le directeur général de l’INPI maintient que le seul terme IKARIA apparaît comme distinctif et dominant dans le signe contesté et qu’il existe des ressemblances telles avec la marque antérieure sur un plan visuel et phonétique, qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné, rappelant que les conditions d’exploitation du signe en cause n’ont pas à être prises en compte dans cette appréciation. La société TELECOM DESIGN soutient à titre principal que s’agissant d’un recours en annulation, le département de la Seine- Saint-Denis qui n’a pas fait valoir d’observation lors de la procédure d’opposition devant l’INPI doit être déclaré irrecevable en l’ensemble des moyens qu’il développe et pièces qu’il invoque. À titre subsidiaire, el e fait sienne l’analyse retenue par l’INPI s’agissant tant de la similarité des produits et services que de la comparaison des signes qui présentent le même élément distinctif et dominant et des ressemblances fortes sur un plan visuel, phonétique et conceptuel, de sorte que le risque de confusion sur l’origine des produits et services est, selon elle, pleinement constitué, justifiant la décision prise. Sur la portée du recours contre la décision du directeur général de l’INPI et la recevabilité des moyens et pièces invoqués pour la première fois par le département de la Seine-Saint-Denis devant la cour Comme le rappel e la société opposante, les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI étant des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, sans effet dévolutif, la cour ne peut qu’accueillir le recours et annuler la décision contestée ou rejeter le recours, et ce, en statuant au vu des moyens et des pièces qui ont été soumis à l’INPI lors de la procédure d’opposition. À cet égard, le fait que le département de la Seine-Saint-Denis a été défail ant dans le cadre de la procédure d’opposition suivie devant l’INPI, alors que l’opposition formée par la société TELECOM DESIGN lui a été régulièrement notifiée, n’empêche pas d’examiner son recours, le requérant pouvant en effet invoquer des éléments qui ont nécessairement été soumis à l’INPI lors de l’examen de l’opposition et qui ne peuvent en conséquence être considérés comme des moyens nouveaux, tels ceux concernant la comparaison

des services et des signes en cause, l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci et du risque de confusion. Cependant, dans la mesure où la cour ne peut statuer que sur la base de ces seuls éléments, les pièces nouvel es produites et les moyens nouveaux présentés par le requérant devant la cour doivent être écartés. Sur le bien-fondé du recours - Sur la comparaison des produits et services Le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes : Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels el e a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public. Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Le signe contesté est composé d’une combinaison de onze éléments verbaux, d’élément figuratifs et de couleurs, la marque antérieure étant composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes sont dominés par un élément verbal presque similaire «IKARIA» situé sur la ligne supérieure pour le

signe contesté et en position d’attaque, et «IKARYA», seul élément constitutif de la marque antérieure, leur conférant une ressemblance visuel e notable. Si le signe contesté est présenté dans un cartouche bleu-marine, avec une graphie blanche spécifique rehaussée de points de couleurs et une inscription placée en dessous en lettre majuscules blanches plus petites et fines,» LA CARTE DES + DE 60 ANS EN SEINE-SAINT-DENIS», il n’en demeure pas moins que la place prépondérante occupée par le terme «IKARIA» et la calligraphie spécifique choisie pour le représenter en blanc sur un fond bleu sombre attire immédiatement l’attention sur ce seul terme. Phonétiquement, si le signe contesté est composé d’une suite de onze éléments verbaux comme déjà précisé, et la marque antérieure d’un seul terme, il doit cependant être relevé que ces signes auront une prononciation identique, dans la mesure où la mention « LA CARTE DES + DE 60 ANS EN SEINE-SAINT-DENIS», au vu de sa taille et de sa place, ne sera pas prononcée. Enfin, comme l’a retenu l’INPI, intellectuellement, les deux termes n’ont aucune signification en langue française mais peuvent évoquer pareillement le personnage mythologique d’Icare. Globalement, les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble extrêmement proche. Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, comme l’a justement retenu l’INPI, la marque antérieure est constituée du seul terme «IKARYA», n’ayant aucun rapport avec les produits et services en cause, de sorte qu’il est intrinsèquement distinctif et dominant. Au sein du signe contesté, le terme «IKARIA», pareil ement arbitraire au regard des produits et services visés, apparaît comme l’élément dominant. Il est en effet présenté, comme déjà relevé, dans la partie supérieure du signe complexe avec une police de caractères originale et de grande tail e par rapport à celle des autres éléments verbaux, en outre, la présentation graphique le met particulièrement en exergue grâce à ces lettres larges blanches d’aspect légèrement arrondi sur un cartouche rectangulaire bleu foncé et des points de couleur. De plus les termes « LA CARTE DES + DE 60 ANS EN SEINE-SAINT-DENIS», placés en dessous en petits caractères apparaissent comme une simple mention informative destinée à désigner le service en cause, et en conséquence dépourvu de tout caractère distinctif. C’est en conséquence à juste titre que l’INPI a retenu que l’élément «IKARIA» apparaît comme le terme distinctif et dominant du signe

contesté, par sa taille et sa présentation générale qui le rend dissocié et prépondérant par rapport aux autres éléments. Enfin, les conditions d’exploitation du signe en cause sur un territoire géographique limité (le département de la Seine-Saint-Denis) ou dans le cadre d’une offre non commerciale et dans une logique d’intérêt public, n’ont pas vocation à être prises en compte dans cette appréciation, puisque le dépôt d’une marque confère une protection sur l’ensemble du territoire national et que le contenu du droit du propriétaire de la marque est déterminé par les produits et services visés par le dépôt et non au regard de ceux effectivement exploités sous la marque. Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté. Sur les autres demandes L’équité et la situation des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société TELECOM DESIGN. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Dit que sont irrecevables les moyens et pièces présentées pour la première fois devant la cour par le département de la Seine-Saint- Denis; Rejette le recours formé par le département de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 9 février 2021, sous le n° OPP 20- 0179,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE