R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 20-0010 Le 11/01/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1^er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1^er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e.

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 22 avril 2020, la société ABLETON – société anonyme – (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 20-0010 contre la marque n°17/4356546 déposée le 24 avril 2017, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société PUSHSTART – Société à Responsabilité Limitée- est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-04 du 26 janvier 2018.

2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 9 : appareils cinématographiques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, multimédias portables ; ordinateurs portables ; dispositifs de communication ; logiciels permettant l’accès à des informations sur un réseau informatique mondial ; informations, codes, textes téléchargeables à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ; logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile ; banque de données informatiques ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils d’intercommunication ; interfaces [informatique] ; téléphones mobiles, téléavertisseurs et dispositifs de communication personnels ; publications électroniques téléchargeables ; publications non imprimées ; contenu numérique fourni via l’Internet ; programmes d’ordinateurs ; transmetteurs [télécommunications] ;

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; Aide à la direction des affaires, Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseil en organisation et direction des affaires ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; prévisions économiques ; analyses de données et statistiques d’études de marché ; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en oeuvre de plans de stratégie et de projets de gestion ; mise en place de nouvelles modalités d’organisation et de pilotage des activités de l’entreprise ; services de bureaux de placement ; services de conseils en gestion de personnel ; portage salarial ; services de recrutement et de placement ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; analyse de postes de travail pour la définition d’ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un employé ; réalisation de tests pour la détermination de compétences professionnelles ; réalisation de tests de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

personnalités à des fins de recrutement ; services de conseils en ressources humaines ; gestion de ressources humaines ; organisation et réalisation de salons de recrutement ; prestation d’informations dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ; réalisation de programmes de rétribution pour la motivation d’employés ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de reclassement professionnel ; fourniture de conseils interactifs en ligne en matière d`emploi ; Compilation, systémisation, mise à jour et maintenance d`informations dans des bases de données informatiques ; gestion de bases de données ; enregistrement de données et de communications écrites ; services de gestion informatisée de fichiers ; sondage d’opinion ; établissements de statistiques ; transcription de communications [travaux de bureaux] ; services d’annonces publicitaires pour le recrutement de personnel ; services de surveillance à savoir suivi de références (recommandations de candidats tiers et curriculum vitae, suivi des candidatures, gestion des curriculum vitae et suivi des indicateurs de performance des ressources humaines) en ligne vers des entreprises, organisations et questions commerciales dans le domaine des ressources humaines ; services de réseautage professionnel en ligne et services d’information en matière d’emploi, de recrutement, de ressources d’emploi et de listes d’emploi ;

Classe 38 : Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ; Services d’affichage électronique [télécommunications] ; services de communication par téléphones portables ; communication par terminaux d’ordinateurs ; communication par réseaux de fibres optiques ; services de diffusion sans fil ; mise à disposition de forums de discussions sur internet, de forums en ligne ; fourniture d’accès utilisateur et multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données, à des plateformes et à des portails sur internet dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ; informations en matière de télécommunication ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; transmission de courriels, transmission de fichiers numériques ; transmission électronique de données et documents par le biais de terminaux informatiques et dispositifs électroniques ; transmission de contenus générés par les utilisateurs par le biais d’Internet ; location de temps d’accès à des bases de données ; Services en ligne commerciaux et professionnels de mise en réseau dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ;

Classe 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Analyse de systèmes informatiques ; services de chiffrement de données ; sécurisation et confidentialité des données ; conception de systèmes informatiques ; compilation de programmes informatiques ; conseils en conception de sites web ; services de conseils technologiques, consultation en matière de logiciels ; création et entretien de site web pour des tiers ; création et conception de répertoires d’informations basées sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; conception de bases de données informatiques ; élaboration [conception] de logiciels , de portails web ; services externalisés en matière de technologies de l’information ; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

biais de sites web ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques, de matériels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; numérisation de document [scanning] ; programmation pour ordinateurs ; recherches techniques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; stockage électronique de données ; numérisation de documents [scanning] ; Services de fournisseurs de services d’application dans le domaine des ressources humaines ; fourniture d’informations à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, graphismes et informations audiovisuelles, via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou d’autres réseaux de communications dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ; services informatiques sous forme de création de pages web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur, des profils personnels, des sons et des images ; mise à disposition de logiciels ; services informatiques, à savoir services d’informations personnalisées en ligne (génération de contenus ciblés à partir du profil de l’utilisateur) dans le domaine des ressources humaines ; mise à disposition de logiciels ; conception et développement de logiciels pour des tiers ; hébergement d’infrastructures électroniques pour des tiers pour organisation et tenue de réunions, événements et discussion interactives via des réseaux de communications ; fournisseurs de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, la diffusion, la publication, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus ou informations électroniques sur des réseaux de communications, à savoir conception d’applications (ASP) ; fourniture d’accès en ligne à des outils téléchargeables ou non téléchargeables dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ; hébergement de contenu multimédia pour le compte de tiers ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture d’accès à des logiciels téléchargeables ou non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires d’utilisateurs dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ; Hébergement d’un site web interactif et de logiciels non téléchargeables en ligne via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications dans le domaine des ressources humaines et de l’emploi ; récupération de données informatiques ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conception en arts graphiques et développement d’applications logicielles multimédias ; contrôle de systèmes informatiques et de réseaux informatiques pour le compte de tiers, intégration de systèmes de bases de données informatiques ; Fourniture de services d’informations, de gestion, d’assistance et de conseils liés à tous les services précités ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité et se fonde sur une atteinte à la marque internationale antérieure n° 1163780 désignant l’Union européenne, enregistrée le 17 avril 2013 et portant sur le signe verbal Push.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.

5. Le 2 juin 2020, une notification d’irrecevabilité a été adressée au demandeur, lui impartissant un délai d’un mois pour compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou présenter des observations.

6. En paral èle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à la dernière adresse connue ainsi que par courrier simple au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7. Le demandeur ayant régularisé sa demande dans le délai, l’irrecevabilité a été levée, ce dont il a été informé.

8. La demande en nul ité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur, ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 8 juil et 2020, reçu le13 juil et 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.

10. Les observations du titulaire de la marque contestée ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 15 septembre 2020, reçu le 24 septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

11. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 26 octobre 2020.

Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nul ité, le demandeur fait notamment valoir l’identité et la similarité des produits et services en présence et les similitudes entre les signes.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses observations en réponse à la demande en nul ité, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— soulevé l’irrégularité de la demande en nul ité au motif que « la marque antérieure invoquée est une marque internationale déposée le 17 avril 2013 auprès de l’OMPI, qui a fait l’objet d’une déclaration d’octroi de protection pour l’Union Européenne le 29 avril 2014 et publiée au bulletin 2014/079 de sorte que celle-ci a été enregistrée le 29 avril 2014 et non le 17 avril 2017 » ;

— présenté une requête au sens de l’article L.716-2-3 invitant le demandeur à rapporter la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquel e la demande en nul ité a été formée ;

— présenté des arguments visant à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence.

5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

A. Sur la recevabilité de la demande

1. Sur l’irrégularité de la date d’enregistrement de la marque antérieure n°1163780

14. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée relève que « la marque antérieure invoquée est une marque internationale déposée le 17 avril 2013 auprès de l’OMPI, qui a fait l’objet d’une déclaration d’octroi de protection pour l’Union Européenne le 29 avril 2014 et publiée au bulletin 2014/079 de sorte que celle-ci a été enregistrée le 29 avril 2014 et non le 17 avril 2017 » ; il en déduit que « la demande en nullité est donc entachée d’irrégularité et sera rejetée ».

15. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intel ectuel e « est déclarée irrecevable toute demande en nullité […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ».

16. L’article R.716-1 susvisé prévoit que :

« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend : (…) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués.

17. A ce titre, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1^er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise que : « Le demandeur fournit : 1° au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] a) si la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée : […] la date […] de l’enregistrement de la marque ».

18. En l’espèce, le demandeur a indiqué, dans la partie 7 du récapitulatif de la demande en nul ité relative aux « motifs relatifs de nul ité » les indications suivantes : « Date d’enregistrement : 1163780 – N° d’enregistrement : 17/04/2017 ».

19. Il ressort de ces indications qu’outre l’inversion de la date et du numéro d’enregistrement, la date du 17 avril 2017 ne correspond pas à la date d’enregistrement international.

20. Toutefois, le demandeur a également transmis à l’appui de sa demande en nul ité, une copie de la marque antérieure faisant apparaitre la « date de l’enregistrement », à savoir le 29 avril 2014, de sorte que les indications prescrites par les textes précités figurent bien dans la demande en nul ité.

21. Dès lors, la présente demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable sur ce fondement.

6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure n°1163780 (article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle). 22. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur « établisse l’existence d’un usage sérieux pour chacun des produits et services visés dans sa demande en nullité pour la période allant du 22 avril 2015 au 22 avril 2020 ».

23. L’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intel ectuel e dispose qu’ : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ».

24. L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que : « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa: a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. 2.L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».

25. La marque antérieure invoquée consistant en un enregistrement international désignant l’Union européenne, l’article 203 du règlement (UE) 2017/1001 précité précise, à ce titre, qu’ « aux fins de l’article 18, paragraphe 1, […], la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle commence l’usage sérieux dans l’Union de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union ».

26. Enfin, l’article 190 paragraphe 2 du même code, dispose que « Si aucun refus de protection d’un enregistrement international désignant l’Union n’est notifié en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l’Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l’enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international ».

27. En l’espèce, la demande en nul ité a été formée par le demandeur le 22 avril 2020.

28. Par ail eurs, la date tenant lieu de date d’enregistrement de la marque internationale antérieure invoquée, au sens des articles 18, 190 et 203 du règlement précité, est le 29 avril 2014, tel que mentionné dans la copie de la marque antérieure transmise par le demandeur. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

29. Par conséquent, la marque internationale antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nul ité.

30. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 22 avril 2015 au 22 avril 2020 inclus, pour l’ensemble des produits et services pour lesquels el e est protégée pour l’Union européenne et qui sont invoqués à l’appui de la demande en nul ité.

31. En l’absence de toute réponse du demandeur dans le délai imparti, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services invoqués, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.

32. Par conséquent, la demande en nullité doit être déclarée irrecevable au sens de l’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle. B. Sur le fond

33. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en nul ité (paragraphes 22 à 32), il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte à la marque antérieure invoquée par la marque contestée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nul ité NL20-0010 est déclarée irrecevable.

8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI