NL 20-0012 Le 22/01/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1^er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 avril 2020, la société de droit allemand Speck Pumpen Verkaufsgesesslschaft GmbH (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0012 contre la marque internationale désignant la France n° 1080214, ci-dessous reproduite :

La désignation de la France, postérieure à cet enregistrement, dont la société Alliance Trading Inc – société régie par les lois de l’Etat du Delaware – est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifiée à l’INPI le 22 mars 2012, et publiée à la Gazette 2012/10 du 29 mars 2012.

2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 7 : Parties de rechange pour systèmes de piscine, à savoir joints mécaniques.

Classe 9 : Jauges de niveau; manomètres.

Classe 11 : Parties de rechange pour systèmes de piscine, à savoir unités et sacs pour filtrer et nettoyer l’eau.

Classe 17 : Parties de rechange pour systèmes de piscine, à savoir joints d’étanchéité non métalliques, joints toriques non métalliques et tuyaux de refoulement en matières plastiques.

Classe 20 : Parties de rechange pour système de piscines, à savoir vannes en matières plastiques. »

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe ne peut constituer une marque », « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement par courrier recommandé en date du 5 juin 2020, reçu le 11 juin 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 9 juillet 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 10 juillet 2020, reçu le 15 juillet 2020.

8. Le demandeur a présenté de nouvelles observations le 10 août 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 18 août 2020, reçu le 20 août 2020.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 18 septembre 2020, transmises au demandeur par courrier du 29 septembre 2020, reçu le 1^er octobre 2020.

10. Aucune observation complémentaire n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 novembre 2020.

Prétentions du demandeur

11. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :

— fait valoir que le que signe contesté est composé de termes dont la combinaison est comprise du consommateur pertinent et transmis plusieurs documents en annexe à l’appui de son argumentation ; la marque contestée serait susceptible d’être perçue d’une part comme la simple désignation de la qualité et/ou la destination des produits, et d’autre part comme dénuée de caractère distinctif ;

— soutenu que le signe, constitué de termes qui seraient utilisés dans le commerce, présenterait un caractère usuel dans le langage courant ou dans les habitudes du commerce pour désigner des produits ;

— sollicité que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a notamment :

— soutenu que les termes « PRO » et « PROFESSIONNEL » sont tous deux utilisés pour désigner des produits et s’appuie sur une capture d’écran ;

— contesté le caractère pertinent des précédents enregistrés par l’Institut et listés par le titulaire de la marque contestée à l’appui de son argumentation ;

— argué de ce que le signe « SUPER PRO » était déjà compris en 2012 par le consommateur français ;

— soutenu que les impressions d’écran du titulaire de la marque contestée ne démontrent aucunement que le signe SUPER PRO serait utilisé à titre de marque et ne serait pas exclusivement composé d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes du commerce, tous domaines confondus.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

13. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— fait valoir que le signe « SUPER PRO » ne saurait être de nature à décrire de manière évidente, directe, immédiate ni même étroite les produits désignés, cette expression ne pouvant être associée qu’à une personne ou une activité humaine et non à un produit ;

— soulevé qu’à l’exception de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le 14 juin 2011, l’ensemble des pièces fournies par le demandeur sont postérieures à la date de dépôt de la marque « SUPER PRO », et sont inopérantes aucune d’entre elles ne faisant état d’un usage de ce signe dans le secteur des piscines ;

— affirmé qu’aucune pièce ne serait davantage susceptible de démontrer le caractère descriptif, non distinctif et/ou usuel du signe « SUPER PRO », lequel est au contraire systématiquement utilisé à titre de marque ;

— souligné que de nombreuses marques composées des termes « SUPER » et « PRO » ont été enregistrées ;

— argué, s’agissant de la répartition des frais, de ce que le demandeur ne saurait anticiper la décision de l’Institut et rappelé que l’article L.716-1-1 CPI n’a vocation à s’appliquer qu’à supposer que la décision prononce la nullité de la marque contestée.

14. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— considéré que les extraits de sites internet, fournis par le demandeur, qui font apparaître une dénomination « Produits Professionnels » qui ne saurait être confondue avec la marque « SUPER PRO », corroborent le fait que l’expression « SUPER PRO » n’est ni descriptive, ni usuelle pour qualifier un produit, et font apparaître que le signe SUPER PRO est utilisé à titre d’indication d’origine ;

- souligné le caractère distinctif de la combinaison des deux éléments constitutifs du signe s’agissant d’une marque de produits, au regard du niveau d’attention et de connaissance du public ciblé et compte tenu du caractère inopérant des éléments soumis au débat par le demandeur.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

15. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, 3° et 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

16. Toutefois, l’extension à la France de l’enregistrement international contesté a été notifiée à l’INPI le 22 mars 2012, date à laquelle l’Institut a dû vérifier l’aptitude du signe à constituer une marque conformément aux articles R.712-10 et R.717-4 du code précité – soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

17. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1^er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de la notification de l’extension à la France de l’enregistrement international.

18. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».

19. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ». 20. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ».

21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond 22. En l’espèce, l’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

23. Cet enregistrement international désigne les produits suivants :

« Classe 7 : Parties de rechange pour systèmes de piscine, à savoir joints mécaniques.

Classe 9 : Jauges de niveau; manomètres.

Classe 11 : Parties de rechange pour systèmes de piscine, à savoir unités et sacs pour filtrer et nettoyer l’eau.

Classe 17 : Parties de rechange pour systèmes de piscine, à savoir joints d’étanchéité non métalliques, joints toriques non métalliques et tuyaux de refoulement en matières plastiques.

Classe 20 : Parties de rechange pour système de piscines, à savoir vannes en matières plastiques ».

Sur l’aptitude du signe à constituer une marque

24. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

25. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe ne peut constituer une marque ».

26. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation n’a été apportée par le demandeur quant à la capacité de la marque contestée à constituer une marque. Seuls des arguments relatifs au caractère descriptif, distinctif ainsi que sur le caractère usuel du signe pour désigner les produits ont été développés. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.

27. Par conséquent, ce motif de nullité est rejeté.

Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté

28. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

29. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 23, les produits enregistrés sont destinés à l’entretien de piscines et notamment à celui de leur système de fonctionnement.

30. Par conséquent, si le demandeur n’a pas défini le public pertinent, il convient de retenir qu’il est incarné par un public composé majoritairement de professionnels, mais également de particuliers ayant une certaine maîtrise dans le domaine des piscines. Le public pertinent est donc en l’espèce, du fait de la technicité des produits, composé de consommateurs attentifs et avisés.

31. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives (Annexe 2 du demandeur, TGI Paris, RG 10/01471 du 14 juin 2011).

32. Il appartient ainsi à l’institut de déterminer si la simple combinaison des termes SUPER et PRO, constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).

33. A cet égard, le demandeur soutient que le consommateur pertinent, était en mesure, au moment de l’enregistrement de la marque contestée, d’appréhender le sens de l’expression « SUPER PRO ». Il relève que la marque contestée est une marque verbale composée du terme « SUPER », simple superlatif (Annexe 1 du demandeur, dictionnaire Larousse) et du terme « PRO », abréviation courante du terme « professionnel », dont il indique la définition par le dictionnaire en ligne lintern@ute (https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pro/) : « une personne ayant des connaissances dans son domaine sans forcément en faire son métier ».

34. Le demandeur en déduit, par analogie avec ce qui a été retenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une décision du 14 juin 2011 (Annexe 2 du demandeur) prononçant la nullité de la marque « 100% PRO », que la combinaison de ces termes, chacun étant descriptif, permettait, au jour du dépôt de la marque contestée, au consommateur de référence d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret entre le signe déposé et la qualité des produits figurant dans le libellé ou leur destination, à savoir un public constitué de professionnels.

35. Le titulaire de la marque contestée relève qu’à l’exception de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le 14 juin 2011, l’ensemble des pièces fournies par le demandeur sont postérieures à la date de dépôt de la marque « SUPER PRO ».

36. L’extrait du dictionnaire fourni par le demandeur relatif au terme « SUPER » comporte en effet pour seule date celle de son extraction du site internet, à savoir le « 21/04/2020 ». Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de cette définition que le terme « SUPER » est un préfixe latin et donc ancien « exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré ».

37. En outre, il ressort de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 juin 2011 transmise par le demandeur (précitée), soit antérieurement à l’extension en France de l’enregistrement international contesté le 22 mars 2012, que la « locution PRO, abréviation de professionnel, renvoie au produit ou service rendu mais s’adresse aussi au public concerné, s’agissant d’une clientèle de professionnels spécialisée (…)».

38. Combinés à certaines pièces fournies en annexe 1 des secondes observations du demandeur établissant un usage dans la langue française de l’expression SUPER PRO à cette date (extrait du site internet worden.fr, faisant apparaitre des produits « SKI MAN ETAUX ALPIN SUPER PRO PLUS » relevant de la « saison 2011-2012 », ainsi qu’extrait du site tripadvisor.fr avec un commentaire daté de décembre 2011, faisant état d’un « STAFF SUPER PRO »), ces documents démontrent que les termes SUPER et PRO étaient bien compris isolément du public pertinent tel que défini au paragraphe 30, composé majoritairement de professionnels, au jour de l’extension en France de l’enregistrement international contesté (pour mémoire, le 22 mars 2012, ainsi que développé au paragraphe 16).

39. Ainsi, à cette date, le consommateur concerné percevait le signe « SUPER PRO » appliqué aux produits enregistrés et constitué de la simple association de deux termes, comme la désignation, ainsi que le souligne le demandeur, de leur qualité « très professionnelle » ou de leur destination.

40. Le titulaire de la marque contestée admet d’ailleurs lui-même que « chacune des séquences SUPER et PRO prises isolément pourraient éventuellement, être considérées comme étant susceptibles de renseigner le consommateur sur respectivement, la qualité et la destination des produits désignés ». S’il précise ensuite qu’ « il en va différemment de leur combinaison », il ne

justifie toutefois pas en quoi cette combinaison s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments.

41. Si le titulaire de la marque contestée soulève à cet égard que l’expression « SUPER PRO » ne saurait désigner une caractéristique des produits, dans la mesure où elle ne peut être associée qu’à une personne ou une activité humaine, et « ne saurait être employée pour qualifier « une chose » et à fortiori « un produit » », indiquant que cette analyse est corroborée par les pièces fournies par le demandeur, il n’en demeure pas moins que cette expression peut venir décrire une caractéristique des produits, à savoir leur qualité supérieure ou désigner leur destination. Il suffit à cet égard de constater que la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 juin 2011(précitée) prononce la nullité de la marque « 100 % PRO » non seulement à l’égard de services, mais également à l’égard de produits.

42. Le consommateur percevra donc le signe, dans son ensemble, comme l’indication d’une qualité supérieure ou d’une destination professionnelle et non, comme celle de l’origine commerciale de ces produits. Le signe n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine, celui-ci n’étant pas susceptible de distinguer les produits qu’il entend protéger de ceux d’une autre provenance.

43. Le fait que plusieurs marques composées des termes « SUPER » et/ou « PRO » aient été enregistrées n’est pas de nature à faire obstacle à ce constat. Outre que l’Institut n’est pas tenu par ces précédents portant sur des espèces distinctes, ces marques sont, comme le relève le demandeur, pour certaines dénuées de signification ou dotées d’un élément figuratif leur conférant un caractère distinctif et pour d’autres, des marques délivrées par l’EUIPO.

44. Par conséquent, le signe « SUPER PRO » est dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il peut servir à désigner une caractéristique des produits en cause.

Sur la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits, dans le langage courant ou professionnel

45. Il est établi que la désignation nécessaire d’un produit s’entend de tout signe qui dans la vie courante ou professionnelle est la désignation indispensable du produit ou du service. La désignation générique d’un produit est considérée, quant à elle, comme tout signe désignant la catégorie ou le genre du produit ou du service. Enfin, la désignation usuelle d’un produit se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner l’objet ou le service.

46. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque, de sorte qu’il appartenait au demandeur de démontrer que l’expression « SUPER PRO » était la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits cités au paragraphe 23 et ce, au jour de l’extension à la France de l’enregistrement international contesté, à savoir le 22 mars 2012.

47. En l’espèce, le demandeur indique que la marque contestée serait composée d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant et fournit des captures d’écran et pièces visant à démontrer la grande diversité des produits revêtus du signe « SUPER PRO » pour en déduire que le signe serait couramment utilisé pour désigner des produits.

48. Toutefois, ainsi que souligné par le titulaire de la marque contestée, la plupart des pièces ne sont pas datées (il en va ainsi de l’ensemble des captures d’écran intégrées à l’exposé des moyens du demandeur) ou sont datées postérieurement à l’enregistrement de la marque contestée (annexe 1 des secondes observations du demandeur : site internet « mariages.net » dont le commentaire comportant les termes SUPER PRO date du 24/08/2012 ; extrait du site internet « skipass.com », commentaire daté du 21 décembre 2012 ; extrait du site internet « fork.com » dont le commentaire comportant les termes SUPER PRO date du 27/11/2012).

49. Si les seules pièces, datées antérieurement au 22 mars 2012, permettent d’établir qu’au jour de l’enregistrement de la marque « SUPER PRO », cette expression était connue du consommateur français, il n’en demeure pas moins qu’elles se rattachent à des prestations (annexe 1 des secondes observations du demandeur, extrait du site « tripadvisor.fr » avec un commentaire daté de décembre 2011, faisant état d’un « STAFF SUPER PRO ») ou à des produits autres que ceux visés au libellé de la marque contestée (annexe 1 des secondes observations du demandeur, extrait du site internet « worden.fr », faisant apparaître des produits « SKI MAN ETAUX ALPIN SUPER PRO PLUS » relevant de la « saison 2011-2012 »).

50. Ainsi, et sans avoir à se prononcer sur l’usage du signe SUPER PRO à titre de marque au sein de ces pièces, il convient de souligner comme le relève le titulaire de la marque contestée, qu’aucune des captures d’écran – y compris les pièces comportant une date antérieure au 22 mars 2012 – ne permet de démontrer un usage de ce signe dans le secteur des piscines.

51. Par conséquent, le demandeur n’établit pas qu’au jour de l’extension à la France de l’enregistrement international contesté, le signe « SUPER PRO » était la désignation usuelle des produits cités au paragraphe 23.

52. Ce motif de nullité de la marque contestée est dès lors rejeté.

Conclusion

53. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits visés à l’enregistrement, notamment en ce qu’elle peut servir à désigner une caractéristiques de ceux-ci.

C- Sur la répartition des frais 54. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

55. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

56. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposé. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité.

57. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de ses observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée.

58. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme

de 850 euros au titre des frais exposés [(450 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 400 euros « au titre des frais de représentation »)].

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL20-0012 est justifiée.

Article 2 : L’enregistrement international désignant la France n° 1080214 est déclaré nul, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.

Article 3 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société Alliance Trading Inc au titre des frais exposés.