NL24-0008 16/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 23 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SELFSTOCK.COM (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-0008 contre la marque n° 12/3962980 déposée le 22 novembre 2012 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée PRO INVESTMENT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-35 du 31 août 2018 et régulièrement renouvelé le 3 février 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion

sur

l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 39 : Transport ; emballage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ». 3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué quatre motifs absolus de nullité, à savoir :  « le signe ne peut constituer une marque »,  « le signe est dépourvu de caractère distinctif »,  « le signe est de nature à tromper le public », 2

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 « le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée par courrier recommandé en date du 20 février 2024 reçu le 23 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations écrites auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 24 septembre 2024. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens, le demandeur
- Fait part d’un contexte conflictuel entre les parties : la société Mondial Box, filiale du titulaire de la marque contestée, l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nevers le 20 octobre 2022, de sorte qu’il a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Mondial Box, l’instance étant pendante ;

- Précise que la marque contestée a été partiellement rejetée par l’INPI pour les services d’« entreposage de marchandises ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ;

- Sollicite la nullité totale pour tous les autres services enregistrés et soulève trois motifs de nullité, en application de la Loi du 1er juillet 1992, à savoir : o Le signe est inapte à constituer une marque en application de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, il ne permet pas de distinguer les services du titulaire de la marque contestée en lien avec les activités de stockage de biens de ceux de ses concurrents et est donc « inapte à exercer la fonction principale de la marque, à savoir l’identification de l’origine économique des services pour lesquels elle est enregistrée ». o Le signe est dépourvu de caractère distinctif :  en application de l’article L711-2 a) du code susvisé à savoir le signe constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services visés. En effet, le signe contesté constitue la désignation générique, nécessaire et usuelle de l’activité de self stockage et des services connexes usuellement associés, visés par cette marque. 3

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 en application de l’article et L711-2 b) du code susvisé à savoir le signe sert à désigner une caractéristique des services visés. En effet, les services visés à l’enregistrement s’inscrivent dans le cadre de prestations de self-stockage drive, de sorte que, la marque contestée peut servir à désigner une caractéristique des services offerts, à savoir leur nature et leur destination. o le signe est de nature à tromper le public : application de l’article L. 711-3 c) du code susvisé. En effet, la marque est trompeuse pour tous les services ne concernant pas des boxes de stockage en libre-service accessibles en voiture.

- Demande que l’INPI mette à la charge du titulaire de la marque contestée les frais de procédure, à hauteur de 1100€ 10. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur :

- Précise que l’action judiciaire pendante depuis le 20 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Nevers s’inscrit dans le cadre d’une action en concurrence déloyale et qu’il a formulé des demandes reconventionnelles sur ce fondement. Il mentionne également la demande en déchéance DC24-0017 qu’il a formée devant l’INPI à l’encontre de la marque contestée, actuellement suspendue dans l’attente de la décision concernant la présente demande en nullité ;

- Fait référence à une marque SELF-STOCKAGE DRIVE-IN n° 12/3964722 déposée par le titulaire de la marque contestée à la même période pour les mêmes services que ceux visés dans la présente marque contestée et qui a été totalement rejetée par l’INPI ;

- Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et précise que dès 2006 l’activité de self-stockage était connue du public pertinent et jugée suffisamment importante pour faire l’objet d’une norme dédiée. En outre, le terme « drive » était parfaitement perçu et compris par le consommateur avant le dépôt de la marque contestée pour désigner un lieu ou un service directement accessible en voiture, quel que soit le service proposé.

- Liste les services de la marque contestée et indique qu’ils présentent un caractère nécessaire, générique ou usuel.

- Précise que l’absence de distinctivité et la déceptivité d’une marque sont intimement liées. « En effet, un signe descriptif fait la promesse de caractéristiques attendues du produit ou du service visé. Si cette promesse n’est pas tenue, le signe est nécessairement trompeur ». 11. D ans ses secondes observations en réponse , le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et insiste sur le fait que :

- L’activité de self stockage était connue en France dès les années 2000, donc avant le dépôt de la marque contestée ;

- Le terme « drive » est perçu par le consommateur. 4

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12. A l’appui de son exposé des moyens et de ses observations en réponse, le demandeur a fourni notamment les pièces suivantes : Pièces n° 1 et n° 2 Extrait Kbis de la société SAS Selfstock.com en date du 2 octobre 2023 Extrait BODACC n° 1A du 02/01/2011 de la société SELF STOCK indiquant un début d’activité au 15/12/2010 et extrait Kbis de la société SAS Self Stock en date du 26/07/2011 Pièce n° 3 Extrait Kbis SARL Pro-Investment en date du 2 octobre 2023 Pièce n° 4 Extrait Kbis de la société SAS Mondial Box en date du 5 octobre 2023 indiquant une date de commencement d’activité au 01/01/2013 Pièces n° 5, n° 10 et n° 33 Notice INPI de la marque SELF-STOCKAGE DRIVE n°3962980 Extrait de la base marques du site DATA INPI en date du 5 décembre 2023 Extrait BOPI marque SELF-STOCKAGE DRIVE n°3962980 Etat des inscriptions de la marque SELF STOCKAGE DRIVE (au 3-2-2023) Pièce n° 6 Etude Xerfi – « Le marché du self-stockage » Daté de septembre 2017 (pages 2, 17-21) Mais comportant des éléments relatifs à l’histoire et à l’évolution de l’industrie du self-stockage depuis les années 1970 (pages 22, 23 et 25) Pièces n° 7, n° 19 n° 29, n° 31 et n° 38 Afnor, norme NF EN 15696 Self-stockage – spécifications pour les services de self-stockage Daté de Décembre 2008 Extrait du site afnor.org, Self-stockage – Spécification pour les services de self-stockage, NF EN 15696 en date du 16 mai 2024 Avis relatif à l’instruction du projet de la norme NF EN 15696 par la publication au Journal Officiel du 7-8-2007 Avis relatif à l’homologation de la norme NF EN 15696 par la publication au JO du 13-12-2008 Extrait du site archive.org de la norme NF EN 15696, en date du 06-9-2024 Pièce n° 8 Etude Xerfi – Les services de déménagement Daté de Décembre 2012 Comportant des informations relatives au marché du self-stockage sur les années 2011 et 2012 Pièce n° 9 Extraits site www.stockavenue.fr, l’abecedaire-du-stockage Pièce n° 11 Extraits site www.location-gardemeuble.fr ; Guide comparatif des prestations de garde-meubles En date du 30 novembre 2023 Pièce n° 12 Extrait du site www.larousse.fr /dictionnaires Définitions du mot <drive> D até du 4 oc

tobre 2023 Pièce n° 13 Extraits du site « journaldunet », article « Le self-stockage, un business qui déménage » daté du 1er février 2012 5

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Pièce n° 14 Extraits du blog « blog.location-gardemeuble.fr » en date du 30 novembre 2023 Comportant des articles de « Le Mag » datés de 2011 à 2013 « Prix garde-meubles comment trouver le meilleur », 22-11-2011 ; « La réussite d’un site dédié aux garde-meubles ! » du 30 novembre 2011 ; « Le self-stockage, un business qui déménage », 01-02-2012 ; « Self Stockage Mobile : atteindre de nouveaux marchés », 12-01-2012 ; « Self stockage être un bon gestionnaire de location de box »,12- 01-2012 ; « Comparatif garde meubles et solutions de stockage », 11-01-2012 ; « Réservation Self stockage Montpellier chez Atout Box », 11-01-2012 ; « Bien choisir son garde meuble », 07-02-2012 ; « Choisir un centre de self-stockage ? », 22-02-2012 ; « 10 conseils pour être un maître du self stockage », 10-03-2012 ; « Location Self-stockage : conseils pour diversifier vos revenus », 22-03-2012 ; « Etre un bon manager de centre de self stockage », 22-03-2012 ; « Self stockage : optimisez vos ventes au détail’, 22-03-2012 ; « Conseils self-stockage : téléphone-vente », 22-03-2012 « L’avenir du stockage : la borne et la signalisation ? quid de la borne libre-service et signalisation », 26-03-2012 ; « Solution de stockage professionnelle sur toute la France ? 17-04-2012 « Pourquoi choisir location-gardemeuble.fr » trouver une solution avec le plus grand réseau de box à louer ; Solution box à louer !, 23-04-2012 ; « La domiciliation par Atout Box self stockage », 26-04-2012 ; « Pourquoi votre garde meuble, self stockage doit être sur location-gardemeuble.fr », 24-05-2012 ; « Garde meuble type self stockage : quels usages pour une entreprise ? » 25-06-2012 ; « Types de box de stockage en garde meuble self stockage », 25-06-2012 ; « Construire son 1er centre de self-stockage », 30-8-2012 ; « Mon Garde Meuble Self Stockage est différent ? » 28-01-2013. Pièces n° 15, n° 16 et n° 22 Notice INPI SELF-STOCKAGE DRIVE-IN n°3 964 722 Extrait BOPI SELF-STOCKAGE DRIVE-IN n°3 964 722 Dossier de dépôt de la marque SELF-STOCKAGE DRIVE-IN n°3 964 722. Pièce n° 18 Extrait du site « normalisation.afnor.org » « Vous faites vos normes » En date du 16 mai 2024 Pièces n° 20 et n° 21 Extrait du blog « blog.location-gardemeuble.fr » en date des 7 mai 2024 et 13 mai 2024 Comportant des articles « Le Mag » datés de 2012 « Self stockage ? tout connaître » article daté du 22 janvier 2012 « Marché du self stockage : développement, chiffres et comparatifs (Partie 1) daté du 6 avril 2012 « Self Stockage : chiffres clés » daté du 3 avril 2012 Pièce n° 23 Extrait du site www.dicodunet.com en date du 16 mai 2024 Définition du terme « Self stockage – Self Storage » ajoutée et publiée sur le site le 13 septembre 2012 Pièce n° 24 Extrait du site www.latribune.fr en date du 13 mai 2024 Article « Il y a 15 ans le premier « drive » s’ouvrait, ils sont désormais plus de 2600 » publié le 18 juin 2015 Pièce n° 25 Dictionnaire Le Petit Robert, définition « drive-in », édition 2000 Pièce n° 26 6

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« Comment les dicos adoptent-ils les mots ? », Le Parisien article du 23 mars 2018 Pièce n° 27 Extrait du site www.cite-langue-française.fr en date du 14 mai 2024 Article « comment les mots entrent dans le dictionnaire » cite-langue-française.fr, « Comment les mots entrent dans le dictionnaire ». Pièce n° 28 Création de la Chambre Interprofessionnelle du Self-Stockage, Journal Officiel du 2-6-2000 Pièce n° 30 Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire du patrimoine et de la création contemporaine (liste des termes, expressions et définitions adoptés), JO n°0298 du 23-12-2007 Pièce n° 32 Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité, art.7 Pièce n° 34 Extraits INPI du Registre national des Entreprises, comportant le terme « self stockage », en date du 24- 7-2024 Pièce n° 35 Extrait du site Afnor de la norme NF EN 15017, en date du 6-8-2024 Pièce n° 36 Extrait du site Afnor de la norme NF EN 14804, en date du 18-7-2024 Pièce n° 37 Extrait du site Afnor de la norme NF EN 1384, en date du 6-8-2024 Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée a notamment :

- Présenté les parties et les relations conflictuelles : Il précise qu’il exerce une activité de holding et, dans le cadre de cette activité, contrôle et préside la société MONDIAL BOX qui développe et anime depuis 2013 un réseau commercial dont les membres sont spécialisés dans l’exploitation de centres de location de box destinés au stockage pour les particuliers et les entreprises. Le demandeur est à la tête d’un réseau commercial développé depuis 2017 sous forme de licence de marque, dont les membres exploitent des centres proposant des prestations concurrentes à celles de la société MONDIAL BOX. Il a déposé le 28 février 2018 la marque française portant sur le signe complexe « selfstock.com » enregistrée sous le n° 4432935. Le 20 octobre 2022, la société MONDIAL BOX a assigné le demandeur devant le tribunal de Nevers en raison d’actes portant atteinte à son image et pour des actes de concurrence déloyale. La demande en nullité n’est autre qu’une tentative bien maladroite de répondre à cette action en concurrence déloyale qui vise le demandeur. 7

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— Développé une argumentation relative à la capacité du signe SELF STOCKAGE DRIVE à constituer une marque au sens de l’article L711-1, en déterminant le public et le marché pertinents ainsi que la perception du signe par ce public et son aptitude à constituer une marque
- Développé une argumentation relative au caractère distinctif intrinsèque du signe contesté, au sens de l’article L711-2 a) et b)
- Contesté le caractère trompeur de ce signe
- Sollicité que l’INPI mette à la charge du demandeur les frais de procédure à hauteur de 1100 € 14. D ans ses deuxièmes observations en réponse , le titulaire de la marque contestée a
- Répondu aux arguments développés par le demandeur en particulier au regard du faible pourcentage de français à connaitre l’existence du self-stockage avant le dépôt de la marque contestée ;

- Insisté sur le fait que le demandeur fait uniquement mention de ce que le signe contesté serait inapte à assurer la fonction essentielle d’une marque pour les services en lien avec les activités de stockage, alors que les services enregistrés n’ont pas de lien avec ces activités. 15. D ans ses troisièmes et dernières observations en réponse , le titulaire de la marque contesté a réitéré son argumentation et insisté très largement sur le fait qu’au jour du dépôt de la marque contestée la notion de self-stockage n’était pas connue d’une large partie du public pertinent. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes : Pièce n° 1 Extrait Kbis de la société PRO-INVESTMENT Pièce n° 2 Extrait Kbis de la société MONDIAL BOX Pièce n° 3 Notice INPI de la marque française verbale « SELF-STOCKAGE DRIVE » Pièce n° 4 Extrait Kbis de la société SELFSTOCK.COM Pièces n° 5 et n° 6 Courriers de l’INPI du 20 février 2024 et du 14 février 2024 Pièce n° 7 Article du 13 mai 2018 du journal « Le Parisien » sur l’entrée du mot « DRIVE » dans le dictionnaire LE PETIT ROBERT en 2019 Pièce n°8 Article du journal Ouest France du 25 novembre 2020 Pièce n° 9 Notice INPI de la marque française semi-figurative « SELFSTOCK.COM » Pièces n° 10 et n° 11 Décisions INPI 22 juillet 2014 OPP 14-0613/JHA et du 24 mai 2018 OPP 17- 4163/BAC 8

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Pièce n° 12 Assignation du 20 octobre 2022 devant le Tribunal de Commerce de Nevers et dernières conclusions de la société MONDIAL BOX Pièce n° 13 Capture d’écran du site internet de l’AFNOR pour acheter la norme EN FR 15696 Self- stockage – spécifications pour les services de self-stockage, 12-2008 9

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II.- DECISION A. S ur le droit applicable 16. La marque contestée a été déposée le 22 novembre 2012, en conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 17. Conformément à l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 18. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 19. L’article L. 711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…). Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018). 20. En outre, l’article L. 711-3 du même code dispose que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 10

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B. S ur le fond 22. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : 23. Cette marque est enregistrée pour les services suivants : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion

sur

l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 39 : Transport ; emballage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ». 1. S ur le caractère descriptif du signe au regard des services en présence 24. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclarés nuls les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. 25. A ce titre est considéré comme descriptif un signe qui présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives. 11

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26. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques. 27. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère descriptif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 28. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé susvisé, les services enregistrés et visés par la présente demande en nullité sont des services de consommation courante, de sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs particuliers ou professionnels de culture moyenne, normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. 29. L e demandeur soutient que la marque contestée SELF-STOCKAGE DRIVE « sera comprise par le public – particulier ou professionnel désireux de stocker des biens – comme désignant des services de mise à disposition d’espaces de stockage, indépendant, sécurisés et librement accessibles, y compris en voiture auxquels doivent être adjointes les prestations associées, soit à raison de la règlementation applicable, soit du fait des usages professionnels ». Il en déduit que cette marque peut servir à désigner une caractéristique de l’ensemble des services désignés, à savoir leur nature et leur destination, et ne permet pas de distinguer les services du titulaire de la marque contestée en lien avec les activités de stockage de biens, de ceux de ses concurrents. Il indique que les termes SELF-STOCKAGE désignent une forme particulière de stockage de biens et que cette activité existait déjà au moment du dépôt de la marque contestée, le 22 novembre 2012. A l’appui de son argumentation, il fournit en particulier :

- la pièce n° 6 : Etude Xerfi relatant l’histoire de l’industrie du self-stockage, en particulier son développement en France (page 9) : sa naissance et son début d’activité de 1996 à 2004, son émergence de 2005 à 2009 et son essor de 2010 à 2016;

- les pièces n° 7 et n° 19 : norme NF EN 15696 intitulée « Self-stockage – spécification pour les services de self-stockage, Norme française homologuée par décision du Directeur Général d’AFNOR le 26 novembre 2008 pour prendre effet le 26 décembre 2008 et fixant les exigences s’appliquant à la mise à disposition d’espace de self-stockage et de services associés pour les particuliers et les professionnels ;

- la pièce n° 13 : extrait du site « journaldunet » – article intitulé « Le self-stockage, un business qui déménage » en date du 1 er février 2012 décrivant l’activité de sel- stockage :« Garde-meuble pour les particuliers, lieu de stockage pour les entreprises, les clients de ce concept importé des Etats-Unis au début des années 90 sont de plus en plus nombreux. La formule est simple : des centres comprenant plusieurs centaines de box de 1 à 50 m² où les clients peuvent accéder 24h/24, en parfaite autonomie, pour charger et décharger leurs affaires » ;

- les pièces n° 14, 20 et 21 : nombreux articles Le Mag’ extraits du site internet « blog.location-gardemeuble.fr » et datés de 2011 à 2012 ;

- la pièce n° 23 : extrait du site www.dicodunet.com en date du 16 mai 2024 indiquant que la définition du terme « Self stockage – Self Storage » a été ajoutée et publiée sur le site le 13 12

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s eptembre 2012 ;

- la pièce n° 28 relative à la création de la Chambre Interprofessionnelle du Self-Stockage, publiée au Journal Officiel le 2 juin 2000. Quant au terme DRIVE, le demandeur indique qu’il est perçu comme l’abréviation des termes anglais « drive-in » signifiant « entrer en voiture ». A l’appui de son argumentation et afin de justifier que ce terme était utilisé dans ce sens avant 2012, il fournit en particulier :

- la pièce n° 25 : dictionnaire Le Petit Robert édition 2000 indiquant que le terme « drive-in » est un anglicisme désignant un lieu public directement accessible en voiture ou service aménagé de telle sorte que les usagers motorisés puissent en bénéficier sans sortir de leur voiture (cinéma, bar, guichet de banque, restaurant etc.) ;

- la pièce n° 26 : article du journal Le Parisien en date du 23 mars 2018 intitulé « comment les dicos adoptent-ils les mots » relatif aux critères nécessaires à l’introduction de nouveaux mots dans le dictionnaire. Le demandeur estime que « l’association des termes « self-stockage » et « drive » ne crée pas un ensemble ayant une signification différente du sens résultant de leur simple addition, à savoir le stockage de biens de manière autonome et accessible en voiture », de sorte que ces termes sont utilisés dans leur sens commun et sont compris du public pertinent qui percevra immédiatement et sans effort que les services visés à l’enregistrement s’inscrivent dans le cadre de prestations de self-stockage drive. Il appuie notamment son argumentation sur une objection provisoire portant sur la marque contestée, émise par l’INPI le 13 mars 2013 au moment de l’examen de cette dernière, et ayant abouti à une décision de rejet partiel de cette demande d’enregistrement, le 31 janvier 2019 (pièces n° 5, 10 et 33), ainsi que sur une autre objection provisoire portant sur une marque SELF-STOCKAGE DRIVE-IN également déposée par le titulaire de la marque contestée, émise par l’INPI le 23 mars 2013 au moment de l’examen de cette dernière et ayant abouti à une décision de rejet total le 2 août 2018 (pièces n° 15, 16 et 22). 30. L e titulaire soutient quant à lui que l’activité de self-stockage était peu développée en France au moment du dépôt de la marque, et que cette signification était très peu perçue par le consommateur à cette date. Il cite la pièce n° 6 du demandeur (page 6) qui indique que « le self stockage reste un moyen d’entreposage encore peu connu du grand public. En 2012, seuls 35 % des parisiens connaissaient son existence. Une part qui tombait à 10% en province. ». Il ajoute que le terme DRIVE n’était pas perçu dans le sens d’« accessible en voiture », mais faisait tout au plus référence à un services de récupération de denrées alimentaires (drive de fast food) ou de marchandises d’un supermarché. Il relève, en outre, que le terme DRIVE est inhabituel, puisque les services de stockage ne nécessitent ni ne requièrent, à titre de prérequis, un accès en voiture, de sorte qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une caractéristique attachée à ce type de services, ni a fortiori aux autres services pour lesquels la marque est enregistrée. Il en déduit que le demandeur n’a pas démontré le caractère descriptif du signe contesté qui 13

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combine de manière inhabituelle en 2012 les termes « self-stockage » et « drive » et n’a pas davantage établi que ce signe, dans sa globalité, à cette date, était compris par le public pertinent comme désignant un centre de self-stockage en libre accès dont l’unité de stockage était directement accessible voiture. 31. Il convient de rappeler que s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C90/11 et C91/11, point 23). 32. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime sur la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C265/00, points 39 à 41). 33. E n l’espèce, le signe contesté est composé de l’expression SELF-STOCKAGE DRIVE. Les termes SELF-STOCKAGE désignent une forme particulière de stockage dans laquelle le prestataire de services attribue un espace de stockage déterminé, individuel, indépendant et sécurisable pour lequel le client dispose d’un droit d’accès exclusif. Le demandeur établit que cette activité, existait déjà au moment du dépôt de la marque contestée, le 22 novembre 2012, comme l’avait d’ailleurs également relevé l’INPI dans ses objections émises les 13 et 23 mars 2013 au moment de l’examen de la marque contestée et de la marque SELF-STOCKAGE DRIVE-IN également déposée par le titulaire. En outre, le terme DRIVE apparaît comme l’abréviation des termes anglais « drive-in », compris en France comme signifiant « entrer en voiture ». Ainsi, l’expression SELF-STOCKAGE DRIVE constitutive du signe contesté désigne, dans son ensemble, le stockage de biens ou de marchandises grâce à la mise à disposition de locaux accessibles librement par le propriétaire des biens et avec la possibilité de s’en approcher avec un véhicule, comme l’avait relevé l’INPI au moment de l’examen de la marque contestée. 34. A cet égard, même si l’activité de self-stockage était peu développée en France, comme le relève le titulaire, le demandeur a toutefois clairement établi que l’expression SELF- STOCKAGE était perçue au moins du public professionnel et d’une partie du grand public, au jour du dépôt de la marque contestée, le 22 novembre 2012 Il s’appuie en en particulier sur la pièce n° 14 qui comporte vingt-deux articles publiés dans « Le Mag » en 2011 et 2012 ainsi que les pièces n° 20 et n° 21 qui comportent trois articles publiés dans « Le mag » en 2012, tous ces documents permettant d’établir que l’expression SELF-STOCKAGE était connue du public à cette date pour désigner l’activité décrite 14

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précédemment. 35. En outre, le terme DRIVE peut faire référence à des services de récupération de denrées alimentaires (drive de fast-food) ou de marchandises d’un supermarché, directement depuis sa voiture. A cet effet, la pièce n° 24 qui est un extrait du site www.latribune.fr en date du 13 mai 2024 comporte un article publié le 18 juin 2015 et intitulé « Il y a 15 ans le premier « drive » s’ouvrait, ils sont désormais plus de 2600 », permet d’établir la généralisation de cette pratique. Dans le signe contesté, le terme DRIVE sera perçu comme signifiant « accessible en voiture ». En effet, les termes SELF-STOCKAGE qui le précèdent désignent un service d’entreposage et de stockage, comme précédemment relevé, ce qui suppose que le client apporte des objets et des marchandises lui appartenant puis qu’il les stocke dans l’espace mis à sa disposition. Il ne va donc pas retirer/récupérer les marchandises mises en vente, l’espace de self-stockage n’étant pas un point de vente mais un lieu de stockage. Ainsi, le client accèdera au service en voiture, soit pour stocker les marchandises, soit pour récupérer des marchandises qu’il aura préalablement entreposées dans cet espace. 36. Ainsi, à l’égard des services de « location de garages ou de places de stationnement » de la marque contestée qui visent la mise à disposition d’espaces (garages ou places de stationnement) qui peuvent être destinés à l’entreposage ou au stockage de biens ou de marchandises et sont accessibles en voiture, le signe contesté SELF-STOCKAGE DRIVE peut être appréhendé par le public pertinent comme désignant des services permettant le self stockage accessible en voiture. En relation avec ces services, le public pertinent peut percevoir le signe SELF-STOCKAGE DRIVE pris dans son ensemble comme l’indication d’une caractéristique de ces services, à savoir leur destination, et non comme celle de leur origine commerciale. Le consommateur sera donc en mesure d’établir un lien direct et concret entre ces services et le signe contesté comme désignant des services destinés au self-stockage et accessibles en voiture. 37. Par conséquent, les arguments et pièces du demandeur permettent d’établir un lien suffisamment direct et concret entre le signe SELF-STOCKAGE DRIVE et les services de « location de garages ou de places de stationnement » au jour du dépôt de la marque contestée pour percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans ce signe, la description d’une caractéristique objective de ces services, à savoir leur destination. En sorte que ce motif est partiellement justifié à l’égard de ces services. 38. E n revanche, un tel lien direct et concret n’est pas établi entre le signe contesté et les autres services visés par la marque contestée, au jour de son dépôt, et aucune caractéristique précise en lien direct avec le signe contesté n’a été démontrée par le demandeur. 39. De manière générale, le titulaire relève à juste titre que le demandeur « fait uniquement mention de ce que le signe contesté serait inapte à assurer la fonction essentielle d’une marque pour les services en lien avec les activités de stockage » qui ont été précisément rejetés par l’INPI, mais pas pour les autres services visés en classe 35, 38 et 39, qui figurent dans la marque contestée et qui ont été enregistrés. 15

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40. Ainsi, le demandeur considère que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie » visés en classes 35 et 39 de la marque contestée sont habituellement associés au self-stockage en raison de la règlementation et des normes applicables. Il s’appuie sur la pièce n° 7 décrite au point 29 et en déduit que ces services sont imposés par la norme NF EN 15696 relative aux activités de self-stockage. Il estime en outre que les services suivants sont habituellement associés au self-stockage en raison des usages professionnels visant à répondre aux besoins de la clientèle : - « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques » (en classe 35), - « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » (en classe 38), - « Transport ; emballage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage » (en classe 39). Il indique que ces services sont habituellement proposés par les prestataires de self-stockage en complément des services de self-stockage et s’appuie sur les documents suivants :

- la pièce n° 7 décrite au point 29 ;

- la pièce n° 8 : Etude Xerfi – Les services de déménagement (extraits), datée de décembre 2012 en particulier les pages 55-58, 73 qui désignent les services habituellement associés au self-stockage en raison des usages professionnels visant à répondre aux besoins de la clientèle ;

- la pièce 11 : Extraits du site internet www.location-gardemeuble.fr comportant un guide comparatif des prestations de garde-meubles en date du 30 novembre 2023 et donc pos

térieure au dépôt de la marque contestée ;

- la pièce n° 13 décrite au point 29 ; 16

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— les pièces n° 14 et n° 21 : Extraits du site blog.location-gardemeuble.fr, et articles ‘Le Mag’(en excluant toutefois le dernier article de la pièce 14 en date du 28 janvier 2013 et donc postérieur au dépôt de la marque contestée) : « Self stockage ? tout connaître » du 22 janvier 2012, « Comparatifs, chiffres et développements du self stockage en France » du 6 avril 2012, « Le self stockage en chiffres clés » du 3 avril 2012 ; la page 6 indique la « Diversification des services : Les entreprises de self-stockage élargissent leur gamme de services pour répondre aux besoins diversifiés des clients, y compris la location de véhicules, la vente d’articles d’emballage, les services de déménagement et de livraison, et plus encore »
- la pièce n°23 : Extrait du site dicodunet.com, Self stockage – Self Storage, du 13 septembre 2012. 41. Toutefois, il convient de rappeler que le signe contesté ne porte pas sur les seuls termes SELF- STOCKAGE, mais comporte également le terme DRIVE qui précise la signification du signe contesté SELF-STOCKAGE DRIVE comme désignant des services permettant le self stockage accessible en voiture. Ainsi, si les prestataires de services de self-stockage doivent proposer des accès de stockage sécurisés, éclairés et répondant à certaines normes techniques, l’argumentation du demandeur à cet égard ne permet pas de démontrer en quoi l’expression SELF-STOCKAGE DRIVE désignerait une caractéristique objective et précise des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie » qui restent des prestations dont l’objet et la destination sont bien distincts des services de self-stockage. De même, si les pièces susvisées portent sur certaines activités (location d’utilitaires, locations de bureaux, vente de matériels d’emballage et de déménagement, activités de manutention, services d’assurances) pouvant être proposées de façon annexe aux activités de self-stockage par les mêmes prestataires, ces activités ne concernent pas directement une activité de self- stockage, qui plus est accessible en voiture, mais sont des prestations dont l’objet et la destination sont différents. Ainsi, le signe contesté, appliqué aux services susvisés au point 40, ne désigne pas une caractéristique précise et concrète de ces services. Ainsi, il n’existait pas, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et ces services (visés au point 40) qui aurait fait perdre à la marque tout caractère distinctif. 42. Par conséquent, il n’est pas établi que le consommateur était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée, de percevoir, immédiatement et sans réflexion, le signe contesté SELF-STOCKAGE DRIVE comme la description d’une caractéristique objective des services visés au point 40. 2. S ur la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services 17

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43. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle. 44. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » et l’argumentation du demandeur porte notamment sur le caractère nécessaire, générique ou usuel de la marque contestée susceptible de se rattacher à ce motif. 45. Il est établi que la désignation nécessaire d’un produit ou d’un service s’entend de tout signe qui dans la vie courante ou professionnelle est la désignation indispensable du produit ou du service. La désignation générique d’un produit ou d’un service est considérée, quant à elle, comme tout signe désignant la catégorie ou le genre du produit ou du service. Enfin, la désignation usuelle d’un produit ou d’un service se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner l’objet ou le service. 46. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des services revendiqués par la marque, de sorte qu’il appartenait au demandeur de démontrer que les termes « SELF- STOCKAGE DRIVE » étaient la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services cités au point 23 et ce, au jour du dépôt de la marque contestée, le 22 novembre 2012. 47. Le demandeur indique que le signe SELF-STOCKAGE DRIVE est, dans le langage courant et professionnel nécessaire pour permettre aux acteurs du self-stockage de communiquer et d’exercer leurs activités. Ainsi, les professionnels du secteur, les analystes économiques, les journaux ou les institutions, utilisent les termes SELF-STOCKAGE et SELF-STOCKAGE DRIVE pour exercer ou désigner ces activités. Il s’appuie sur les pièces n° 7, n° 8, n° 11, n° 13, n° 14 et n° 21 précédemment décrites aux points 29 et 40. 48. Toutefois, force est de constater que la pièce 11 est datée postérieurement au dépôt de la marque litigieuse. Il convient également d’écarter les différents éléments postérieurs des pièces fournies (supra point 12, documents dont les dates postérieures sont soulignées). 49. Par ailleurs, si les documents fournis portent sur l’utilisation des termes SELF-STOCKAGE par les professionnels du secteur du self-stockage, force est de constater qu’aucun d’entre eux ne portent pas sur l’utilisation des termes SELF-STOCKAGE DRIVE qui composent le signe contesté dans son ensemble. 50. En outre, si les documents susvisés permettent d’établir que les termes SELF-STOCKAGE constituent la désignation nécessaire et usuelle de l’activité de self-stockage, ce service ne figure pas en tant que tel dans le libellé de la marque contestée. Ainsi ces documents, qui portent exclusivement sur l’utilisation des termes SELF-STOCKAGE en lien avec cette activité, ne permettent pas d’établir que ces termes constituent la désignation nécessaire et usuelle des services visés au libellé. 51. En conséquence, le demandeur ne saurait soutenir que la marque SELF-STOCKAGE DRIVE permet « à un acteur économique de s’approprier les termes essentiels et nécessaires à l’exercice de l’activité de self-stockage en obligeant ses concurrents à user de circonlocutions pour désigner leurs activités ». 18

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52. Par conséquent, le demandeur n’établit pas qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le signe « SELF-STOCKAGE DRIVE » était la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services enregistrés. 3. S ur le caractère distinctif intrinsèque du signe 53. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle. 54. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif suivant : « Le signe ne peut constituer une marque ». Dans son exposé des moyens, le demandeur a visé comme motif de nullité n° 1 « le signe est inapte à constituer une marque » et développé une argumentation à ce sujet. L’argumentation du demandeur concerne l’exigence de distinctivité intrinsèque du signe susceptible de se rattacher à ce motif. 55. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » et porte sur les exigences relatives à la représentation matérielle de la marque, afin que toute personne puisse déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. 56. Il ressort des dispositions précitées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. 57. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 58. En l’espèce, comme relevé précédemment, le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs particuliers ou professionnels de culture moyenne, normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. 59. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués. A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). Sur ce point, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une indication du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services 19

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(TPI 17/04/08, Nordmilch T-294/06, point 23). 60. Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 61. L e demandeur soutient qu’à la date de dépôt de la marque contestée, le signe « self-stockage » était perçu et compris du public pertinent dans son sens commun, à savoir une activité de mise à disposition d’espaces de stockage. Il fournit de nombreux éléments à l’appui de son argumentation.

Il ajoute que le public pertinent comprenait parfaitement, à la date du dépôt de la marque, le terme <drive> comme qualifiant un service accessible en voiture, se référant notamment au dictionnaire le Petit Robert édition 2000, et à la décision de rejet partiel rendue par l’Institut de la marque contestée. Il en conclut qu « en 2012, le public pertinent comprenait parfaitement le sens des termes <self-stockage> et <drive> qu’il s’agisse de chaque terme pris isolément ou de l’expression considérée dans sa globalité, perçue la mise à disposition d’espaces de stockage en libre-service directement accessibles en voiture. Or, cette signification correspond à une activité économique dont les termes doivent demeurer à la libre disposition des acteurs qui l’exerce ». « Appréhendé par le public pertinent comme désignant une catégorie de produits ou de services sans lui permettre d’en déterminer l’origine commerciale, le signe <self- stockage drive> est inapte à remplir la fonction essentielle de la marque et doit rester dans le domaine public et à la disposition de toute personne proposant des services dont le signe <self- stockage drive> peut servir à désigner une caractéristique », et ce « pour l’ensemble des services » visés par la marque. 62. L e titulaire de la marque contestée , considère qu’au jour du dépôt de la marque contestée, l’ensemble SELF-STOCKAGE, a fortiori complété du terme DRIVE, n’avait pas un sens courant et ne décrivait pas les services visés dans l’enregistrement, s’appuyant à cet égard sur les pièces n° 6 et 30 du demandeur. 63. Eu égard à l’argumentation du demandeur, conjuguée aux éléments retenus dans le cadre des développements précités, il apparaît que l’expression SELF-STOCKAGE DRIVE désigne, dans son ensemble, le stockage de biens ou de marchandises grâce à la mise à disposition de locaux accessibles librement par le propriétaire des biens et avec la possibilité de s’en approcher avec un véhicule. 64. Ainsi, en lien avec des services de « location de garages ou de places de stationnement », le signe verbal « SELF-STOCKAGE DRIVE » est compréhensible, pour le consommateur pertinent (qu’il relève du grand public ou d’un public de professionnels), non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir l’indication de services permettant le self stockage accessible en voiture. 20

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Un tel signe ne permet pas donc pas d’identifier une origine commerciale précise pour ces services et de les distinguer sans confusion possible des services concurrents. Par conséquent, le signe apparaît dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des services de « location de garages ou de places de stationnement », de sorte que la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle sur ce motif. 65. En revanche, il n’est nullement avéré qu’au regard des autres services visés au libellé de la marque contestée, que le demandeur qualifie d’accessoires aux services de self-stockage, le signe SELF-STOCKAGE DRIVE est susceptible d’être perçu par le consommateur pertinent comme une simple mention indicative d’une catégorie de services. En effet, comme précédemment relevé, ces activités ne concernent pas directement une activité de self-stockage, qui plus est accessible en voiture, mais sont des prestations dont l’objet et la destination sont différents. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif intrinsèque, est rejeté au regard des services autres que ceux visés au point 64. 4. S ur le caractère trompeur de la marque contestée 66. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique. 67. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELISABETH EMMANUEL, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services. 68. Le demandeur relève que la marque contestée SELF-STOCKAGE DRIVE est trompeuse pour tous les services ne concernant pas des boxes de stockage en libre-service accessibles en voiture. Il ajoute que l’absence de distinctivité et la déceptivité d’une marque sont intimement liées. « En effet, un signe descriptif fait la promesse de caractéristiques attendues du produit ou du service visé. Si cette promesse n’est pas tenue, le signe est nécessairement trompeur ». 69. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui qu’il est contradictoire de prétendre que la marque est descriptive des services en ce qu’elle désignerait une activité de self-stockage pour ensuite faire valoir que celle-ci présenterait un caractère trompeur des services désignés, quant à leur destination. 70. En premier lieu, il convient de faire observer que le fait d’invoquer les motifs de nullité tirés de l’absence de caractère distinctif et du caractère déceptif n’est pas nécessairement contradictoire. 21

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Le fait qu’une marque soit descriptive ne l’empêche pas d’être éventuellement en plus trompeuse, l’absence de caractère distinctif étant de nature à empêcher la marque de distinguer les services qu’elle protège de ceux d’une autre provenance et le caractère trompeur étant de nature à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du service. 71. En l’espèce, il a été établi que l’expression SELF-STOCKAGE DRIVE constitutive du signe contesté désigne, dans son ensemble, le stockage de biens ou de marchandises grâce à la mise à disposition de locaux accessibles librement par le propriétaire des biens et avec la possibilité de s’en approcher avec un véhicule (point 33). 72. Le demandeur n’a toutefois pas établi une contradiction manifeste entre le signe en cause et les services de « location de garages ou de places de stationnement » désignés qui pourraient couvrir des services permettant le self stockage accessible en voiture. En outre, au regard des autres services, il n’est pas établi par le demandeur que la présence de ces éléments verbaux donne lieu à une attente manifeste de la part du public pertinent, susceptible de tromper le consommateur sur des services qui n’auraient pas cette caractéristique, dans la mesure où comme il l’a été précédemment relevé, ces services ne concernent pas directement une activité de self-stockage, qui plus est accessible en voiture, mais sont des prestations dont l’objet et la destination sont différents. 73. Ainsi, en l’état des arguments développés par le demandeur, il n’est pas établi que le signe SELF-STOCKAGE DRIVE, appliqué à l’ensemble des services enregistrés, soit de nature à induire le public en erreur sur une de leurs caractéristiques ce à la date du dépôt. 74. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté. C. Con

clusion 75. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle au regard des services de « location de garages ou de places de stationnement » dont elle désigne une caractéristique, de sorte qu’elle apparaît descriptive (point 37). Au regard de ces mêmes services, elle n’apparait pas intrinsèquement distinctive (point 64). 76. Les motifs de nullité suivants sont quant à eux totalement rejetés :

- Le signe contesté est la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services couverts (point 52).

- Le signe contesté est de nature à tromper le public (point 74). D. S ur la répartition des frais 77. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 22

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78. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 79. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 80. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la condamnation du titulaire de la marque contestée aux frais exposés en application des dispositions susvisées, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 81. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des services visés et que son enregistrement a été modifié par la décision de nullité. 82. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 24-0008 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 12/3962980 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants désignés dans son enregistrement : « location de garages ou de places de stationnement ». Les demandes de prise en charge des frais sont rejetées. Article 3 : 23