OPP 25-0452 09/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société QD DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 193 portant sur le signe verbal BADILIME. Le 6 février 2025, la société CHAUX DE SAINT ASTIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale BADILITH enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 1741281 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur la recevabilité de la demande d’opposition Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève l’irrecevabilité de la demande d’opposition au motif que la société opposante n’a pas numéroté les pièces qu’elle a fournies ni n’a produit un bordereau de pièces. Il fait également valoir que « l’exposé des moyens de l’Opposant ne détaille aucun argument de droit fondant ses prétentions ». A l’appui de son argumentation, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée s’appuie sur les articles R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-16 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sur l’article 5 de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019. L’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ».

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L’article R. 712-15 du même code prévoit que : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-16 du même code prévoit que : « Lorsqu’il est saisi d’une opposition, l’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties à l’opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l’Institut s’effectuent, à peine d’irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». Enfin, l’article 5 de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019- 158 du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation ». Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. En l’espèce, si les pièces transmises par la société opposante ne figurent pas dans un bordereau séparé, force est de constater que chacune de ces pièces est référencée dans le formulaire d’opposition :

- la copie de la marque contestée est référencée dans la rubrique 4 du formulaire d’opposition: « Rubrique 4 : Demande d’enregistrement contesté (…) Document annexe : BADILIME+BOPI.pdf – Copie marque contestée » ;

- la copie de la marque antérieure ainsi que le justificatif de transmission de propriété sont référencés dans la rubrique 6 du formulaire d’opposition: « Rubrique 6 : Fondements de l’opposition Rubrique 6.1 : Marque Copie marque antérieure : BADILITH+octroi UE.pdf Justificatif de la transmission de propriété ou droit de licence : letter inscription officielle 2 (3 mq sup).pdf » Quant à l’exposé des moyens, il a été téléversé sous le nom suivant : « OP25-0452 – M Bpdf » et typé comme « Exposé des moyens ». De cette façon, si les pièces fournies par la société opposante ne sont pas détaillées dans un bordereau séparé, force est de constater qu’elles le sont au sein du formulaire d’opposition, de sorte qu’elles peuvent, sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, être mises en relation avec l’argumentaire de la société opposante.

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En ce qui concerne l’exposé des moyens fourni par la société opposante, celui-ci contient bien, contrairement à ce que soutient la société déposante, les moyens de droits fondant ses prétentions, notamment en p.4 dans la partie intitulée « Exposé des moyens tirés de la comparaison des signes » ainsi qu’en p.6 dans la partie « IV. Appréciation du risque de confusion » au sein desquelles la société opposante rappelle les grands principes de droit régissant la procédure d’opposition à une marque. Par conséquent, l’opposition est bien recevable. B) Sur la demande de preuve d’usage L’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». L’article L 712-5-1 du Code précité dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Conformément à ces dispositions, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant peut être invité à apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si elle était enregistrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure fondant l’opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, force est de constater que cette dernière a été enregistrée le 3 mars 2023 (Gazette OMPI 2023/27), à savoir moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (à savoir le 13 novembre 2024).

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En conséquence, la demande de preuves d’usage de la société déposante ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. C) Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaux de construction; matériaux de construction non métalliques; moulures décoratives et garnitures décoratives non métalliques pour la construction et le bâtiment; panneaux d’agglomérés, avec ou sans enduit, pour le secteur du bâtiment, la décoration de meubles ou d’intérieurs; plâtre; enduits [matériaux de construction] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures) ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; panneaux acoustiques non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois de construction ; bois façonnés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens.

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En revanche, les « constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de structures préfabriquées mobiles ou fixes, n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « matériaux de construction non métalliques » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent des matériaux utilisés dans les travaux de construction pour lier ou consolider des éléments. Si les premiers correspondent à des constructions, des monuments et des parties de constructions et ciblent principalement les professionnels du bâtiment et les entreprises spécialisées dans l’aménagement urbain ou la construction, les seconds, quant à eux, désignent des composants de base nécessaires à la fabrication ou à la solidité des ouvrages de construction et s’adressent à une clientèle plus large, comprenant non seulement les professionnels du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les particuliers réalisant des travaux de bricolage. Ainsi, bien que ces deux catégories de produits appartiennent au secteur très large de la construction, elles répondent à des besoins distincts et s’adressent à des segments de clientèle différents. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités « peuvent être commercialisés dans les mêmes lieux de distribution (Brico dépôt, Leroy Merlin, Castorama…) » dès lors que la société opposante n’apporte aucune pièce à l’appui de son argumentation Ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires. Les « vitraux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de panneaux de verre décoratifs, n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « matériaux de construction non métalliques » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, lesquels n’ont pas de vocation artistique ou décorative. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités s’adressent à des clientèles différentes : les « vitraux » intéressant les architectes et décorateurs d’intérieur, les institutions religieuses, les collectivités et institutions publiques, les artisans verriers et restaurateurs, ou encore les collectionneurs et amateurs d’art. Ils ne sont ni identiques ni similaires. Enfin, les produits suivants : « matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de divers produits utilisés par des artistes et/ou décorateurs pour la teinture ou la peinture, d’additifs utilisés pour donner de la couleur à une denrée alimentaire et de liquides destinés à l’imprimerie ou au travail des peaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Chaux de construction; matériaux de construction non métalliques; plâtre » de la marque antérieure, qui désignent des matériaux utilisés dans les travaux de construction pour lier ou consolider des éléments. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités sont similaires « en ce qu’il s’agit de matériaux destinés à la réalisation des travaux les plus divers » dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits qui présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires.

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Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BADILIME, ci-dessous reproduit :

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La marque antérieure porte sur le signe figuratif BADILITH, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’un élément verbal et d’une police de caractères. Visuellement, la dénomination BADILIME, constitutive du signe contesté et BADILITH, seul élément verbal de la marque antérieure, sont de même longueur et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque BADILI-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations comportent un même rythme en trois temps, ainsi que des sonorités d’attaque et centrales identiques [ba-di] et une sonorité finale des plus proches à savoir [lime] pour le signe contesté, [lite] pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation des plus semblables. La seule différence visuelle et phonétique existante entre ces dénominations réside dans leur terminaison à savoir -ME pour le signe contesté, -TH pour la marque antérieure ; toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur huit situées en fin de signe et qu’elle laisse subsister un même rythme et une longue succession de lettres et de sonorités communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BADILIME est donc similaire à la marque figurative antérieure BADILITH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BADILIME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures) ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; panneaux acoustiques non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois de construction ; bois façonnés ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.