TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

■

[…]

1^re Chambre

[…]

14 Avril 2016

N° R.G. : 14/05156

N° Minute :

AFFAIRE

SARL E F

C/

Société MADE IN PARIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SARL E F

[…]

[…]

représentée par M^e Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0676

DEFENDERESSE

SAS MADE IN PARIS

[…]

[…]

représentée par Maître Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0183

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique devant le tribunal composé de :

Anne BEAUVOIS, 1^re vice-présidente

Estelle MOREAU, Vice-Présidente

Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL E Fragrance est une société de conseil spécialisée dans le développement olfactif et culturel. Elle a été fondée en 2005 par sa gérante M^me G spécialisée dans l’histoire du parfum notamment du 18^e siècle.

La SARL E F, créée en 2011et dont la gérante est également M^me G, est quant à elle spécialisée dans le design et plus particulièrement dans la F de AA parfumées.

La société E Fragrance est titulaire des marques françaises verbales suivantes :

— “H Y à Z” déposée le 2 mars 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 811 216 pour désigner des produits relevant des classes 3, 4 et 30,

— “Potager royal” déposée le 2 mars 2011et enregistrée sous le n° 11 3 811 217 pour désigner des produits relevant des classes 3, 4 et 30.

Ces deux marques ont fait l’objet d’un contrat de licence exclusive au bénéfice de la société E F, contrat de licence inscrit au registre national des marques le 8 octobre 2014.

La société E Fragrance est également co-titulaire avec la société Azuris SA de la marque verbale française “Parfums des Rois” déposée le 3 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 779 150 pour des produits relevant des classes 3 et 30.

Cette marque a fait l’objet d’un contrat de licence exclusive au bénéfice de la société E F, contrat de licence inscrit au registre national des marques le 8 octobre 2014.

La société E F est quant à elle titulaire de la marque verbale française “BOSQUETS ET JARDINS” déposée le 5 avril 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 911 099 pour des produits relevant des classes 3 et 4.

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2011, la société E F a conclu avec l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) une convention intitulée “Convention de mécénat” qui a pour objet “de fixer les conditions et modalités du mécénat entre E F et l’EPV en prévoyant le reversement par E F à l’EPV d’une quote-part de son chiffre d’affaires annuel. Les fonds ainsi reversés seront destinés à contribuer au financement des projets de l’EPV …” (Article 1) l’EPV s’engageant “pendant la durée de la présente convention à ne pas conclure un mécénat concurrent avec une société directement concurrente d’E F sans avoir recueilli l’accord écrit préalable de cette dernière” (article 4) et autorise notamment la société E F à apposer sur les boîtes des AA d’ambiance inspirées notamment de l’histoire de Versailles dont les visuels sont annexés à la présente convention la mention : “Ces AA contribuent à la restauration du Château de Versailles”. Elle s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2014.

Cette convention n’a pas été renouvelée.

La SAS Made In Paris constituée en 2009 par M. J K, décorateur d’intérieur, qui en est le président, a notamment pour activité la distribution, la commercialisation, la reproduction, la promotion, la conception de modèles et objets mobiliers. Elle distribue des AA parfumées. Elle exploite depuis juin 2011 un site internet lfmadeinparis.com.

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2012, elle a conclu avec l’EPV un contrat de licence non exclusive concernant l’exploitation des marques CHATEAU DE VERSAILLES notamment sur le territoire de l’Union Européenne et pour les produits suivants “AA parfumées, parfums d’intérieurs, AA extérieures, photophores, palets parfumés”.

Indiquant avoir constaté avec surprise lors du salon Maison et Objets 2013 que la société Made In Paris commercialisait une ligne de AA parfumées sous la marque “Château de Versailles” reprenant le concept et les thèmes, les noms, les correspondances olfactives et la présentation de sa ligne de AA, la société E F mettait en demeure cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2013 d’avoir à cesser de tels agissements déloyaux. Elle faisait également établir le 6 février 2013 par huissier de justice un procès-verbal de constat sur le site Internet www.lfmadeinparis.com.

C’est dans ces conditions que la société E F exerçant sous le nom commercial E Fragrance By U G a, selon acte en date du 22 avril 2013, fait assigner la société Made In Paris devant le tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015, la société E F demande sur le fondement des articles L. 713-3, L. 716-1, L. 716-5, L. 716-14, L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, 31, 699 et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société Made In Paris,

— débouter la société Made In Paris de son moyen d’irrecevabilité de sa demande au titre de la contrefaçon de la marque n°3779150 « Parfums des Rois »,

— la dire recevable et bien fondée à poursuivre les agissements contrefaisants de la société Made In Paris, depuis janvier 2012 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,

— débouter la société Made In Paris de sa demande de rejet des pièces n°8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 37, 39, 40, 41, 44 à 52, 55, 56, 64 à 69, 72-25, 73-3 à 73-8, 73-13 à […], 74, 75, 77, 78-1, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88-8 à 88-10, 88-20, 88-42 à 88-54 versées aux débats par E F,

- déclarer irrecevables et rejeter des débats les attestations produites par la société Made In Paris non conformes à l’article 202 du code de procédure civile et particulièrement l’attestation communiquée en pièce n°58,

— dire que la société Made In Paris a fait usage des signes « H-Y », «Z 1693», « Le Potager de la Reine », « Les Bosquets », « Eaux des Rois » à titre de marque dans la vie des affaires, pour désigner les AA qu’elle commercialise sous ces marques,

— dire qu’en commercialisant des AA parfumées sous les marques non déposées « H-Y », « Z 1693 », « Le Potager de la Reine », « Les Bosquets », «Eaux des Rois», la société Made In Paris a porté atteinte à ses droits antérieurs sur les marques « H-Y à Z », « Potager Royal », « BOSQUETS ET JARDINS », « Parfums des Rois » et commis des actes de contrefaçon de marques,

— interdire à la société Made In Paris d’utiliser et d’exploiter de quelque façon et par quelque moyen que ce soit, les marques « Le Potager de la Reine », « H-Y », «Z 1693», « Les Bosquets » et « Eaux des Rois », pour désigner ses AA parfumées, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,

— ordonner la reprise et la destruction de toutes les AA, de tous les packagings et de tous documents et matériels commerciaux, marketing, publicitaires sur lesquels sont apposées les marques contrefaisantes « Le Potager de la Reine », « H-Y », « Z 1693 », «Les Bosquets » et « Eaux des Rois », aux frais exclusifs de la société Made In Paris et sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,

— condamner la société Made In Paris à lui payer la somme de 148.148 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques précitées dont elle est titulaire et qu’elle exploite à titre exclusif, sur le fondement de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— dire qu’en pillant ses investissements intellectuels et financiers et notamment, en reprenant et imitant toutes les caractéristiques identifiant la ligne de AA créée « E Fragrance by U G » commercialisée par E F, à savoir leur caractère « narratif », les mêmes récits et anecdotes historiques, les mêmes correspondances olfactives, les mêmes packagings, les mêmes logos et codes couleurs, les mêmes déclinaisons de W, les mêmes présentations de produits, le même argumentaire commercial et marketing, qu’en choisissant les mêmes prestataires, en démarchant agressivement les mêmes distributeurs et en créant une confusion dans l’esprit des médias et de la clientèle entre les deux lignes de AA, Made In Paris s’est rendue coupable d’agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires distincts de la contrefaçon de marques, qui devront être sanctionnés, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

— condamner la société Made In Paris à lui payer la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires dont elle a été victime,

— interdire à la société Made In Paris de commercialiser toutes les AA de sa ligne « Château de Versailles », dès lors qu’elles reproduisent et associent, sur leurs packaging et/ou sur leurs matériels et documents promotionnels et/ou sur leurs verres, les couleurs blanc et or, une couronne stylisée similaire à celle exploitée par elle, des récits historiques et correspondances olfactives identiques ou similaires à ceux choisis par E F et des contenants en verre bullé, de nature à générer une confusion, dans l’esprit du public, entre la ligne de AA « E Fragrance by U G », commercialisée antérieurement par elle et la ligne de bougie « Château de Versailles », commercialisée par Made In Paris, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,

— ordonner la reprise et la destruction de toutes les AA, de tous les packagings et de tous documents et matériels commerciaux, marketing ou publicitaires de la ligne de AA «Château de Versailles », aux frais exclusifs de la société Made In Paris, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,

— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de la société Made In Paris et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir :

*sur la page d’accueil du site Internet de la société Made In Paris www.lfmadeinparis.com ainsi que sur sa page Facebook, durant une période de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

*dans 5 journaux ou périodiques professionnels et/ou de la presse quotidienne nationale ou internationale au choix d’E F, dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;

— l’autoriser à faire publier le dispositif du jugement à intervenir sur son site internet www.E-fragrance.com pendant une période de 6 mois maximum à compter de la date de la décision,

— débouter la société Made In Paris de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la prétendue procédure abusive ainsi que de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens,

— débouter la société Made In Paris de toutes ses demandes,

— condamner la société Made In Paris à payer à E F 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Made In Paris au paiement des entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais et honoraires d’huissier de justice, dans le cadre du procès-verbal de constat établi le 6 février 2013 par M^e X et le 26 mars 2015 par M^e Cherki, dont distraction au profit de M^e Diane Loyseau de Grandmaison, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle explique qu’elle a créé seule ses marques, ses modèles de AA, ses fragrances, ses packagings et sa communication et ne tient pas ses droits sur ses marques et sur ses créations du contrat de mécénat conclu avec l’EPV, qui l’autorise simplement à faire référence à son statut de mécène du Château de Versailles.

Elle considère que, dans ces circonstances, le fait que la société Made In Paris ait conclu un contrat de licence de marque avec l’EPV postérieurement au contrat de mécénat par elle conclu et ait soumis ses produits à l’EPV avant leur commercialisation ne l’autorisait pas à piller ses créations et à contrefaire ses marques antérieures et que la sociéré Made In Paris demeure seule responsable et redevable de ses agissements fautifs et contrefaisants.

Elle fait valoir en substance que :

— à titre liminaire, elle est recevable en toutes ses demandes à l’encontre de Made In Paris et que ses nombreuses pièces versées aux débats sont datées et dotées de force probante,

— elle est titulaire de droits antérieurs sur les marques « H-Y à Z », « Potager Royal », « BOSQUETS ET JARDINS », « Parfums des Rois », dont elle est titulaire ou qu’elle exploite à titre exclusif sous licence, pour désigner les AA parfumées qu’elle commercialise,

— en commercialisant des AA parfumées sous les marques non déposées «H-Y», « Z 1693 », « Le Potager de la Reine », « Les Bosquets », « Eaux des Rois », au mépris de ses droits antérieurs, la société Made In Paris a commis des actes de contrefaçon de marques à son préjudice,

— en imitant les packagings, contenants et étiquettes des AA qu’elle commercialise, en faisant appel au même « nez », en adoptant le même positionnement marketing, en reprenant le même argumentaire commercial, les mêmes thèmes, les mêmes développements et anecdotes historiques, les mêmes concordances entre les personnages/lieux historiques et fragrances dominantes des AA, la société Made In Paris a profité sans bourse délier de ses études, recherches, ses investissements intellectuels et financiers pour créer en un temps record une ligne de AA directement concurrente, ce qui constitue des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires distincts de la contrefaçon de marques,

— elle est donc bien fondée à solliciter la réparation du lourd préjudice qu’elle subit et la cessation des agissements fautifs de la société Made In Paris, la destruction des AA contrefaisantes et des AA lui portant une concurrence déloyale et parasitaire ainsi qur la publication du jugement à intervenir, le tout sous astreinte et aux frais de la société Made in Paris,

— les demandes reconventionnelles de la société Made in Paris sont infondées.

Dans ses dernières écritures en date du 27 novembre 2015, la société Made In Paris entend voir le tribunal :

- constater qu’elle a la qualité de licenciée de l’Etablissement public du Château de Versailles,

— déclarer irrecevable la société E F pour les faits de contrefaçon de la marque n°3779150 « Parfums des Rois » en l’absence de qualité à agir,

— débouter la société E F de ses demandes au titre de la contrefaçon des marques n°11 3 811 216 « H Y à Z » et n°11 3 811 217 « Potager Royal » pour les faits antérieurs au 8 octobre 2014, date à laquelle la licence de marque lui est opposable,

— écarter les pièces n°8,17, 24, 37, 40, 41-1, 41-2, 48-2,48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22,27-1-1, 27-2-1, 29, 39, 41-3, 41-4, 41-5, […], 44, 45, 46, 47, 48-1, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 64, 65, […], 66, 67, 68, 69, 72-25, 73-3, 73-4, 73-5, 73-6, 73-7, 73-8, […], 74, 75-1, 75-2, 75-3, 77, 78-1,79-1, 79-2, 79-3, 79-4, 79-5, 80-1, 80-2, 82, 83-1, 83-2, 86, 87-1, 87-2, 88-8, 88-9, 88-10, […] ;

A titre subsidiaire,

— dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques françaises n°11 3 811 216 «H Y à Z», n°11 3 811 217 « Potager Royal » et n°3779150 « Parfums des Rois », « Bosquets et Jardins » n° 3911099 en commercialisation les AA dénommées H-Y, Z 1693, […], LE POTAGER DE LA REINE et EAUX DES ROIS de la W Château de Versailles qu’elle a développées en partenariat avec l’Etablissement public du Château de Versailles, en l’absence d’usage à titre de marques des signes litigieux,

- dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques françaises n°11 3 811 216 «H Y à Z», n°11 3 811 217 « Potager Royal » et n°3779150 « Parfums des Rois », « Bosquets et Jardins » n° 3911099 en commerciant les AA dénommées H-Y, Z 1693, […], LE POTAGER DE LA REINE et EAUX DES ROIS de la W Château de Versailles qu’elle a développées en partenariat avec l’Etablissement public du Château de Versailles, en l’absence de risque de confusion caractérisé entre les dénominations litigieuses,

- dire qu’elle n’a commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale en élaborant, fabriquant et commercialisant sa W de AA parfumées librement inspirées de l’Histoire, des lieux et personnages emblématiques du Château de Versailles,

- dire qu’elle n’a commis aucun acte parasitaire au préjudice de la société E F,

- dire que la présente action diligentée par la société E F à son encontre présente un caractère abusif,

En conséquence,

- débouter la société E F de l’intégralité de ses prétentions et demandes,

- condamner la société E F à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,

— condamner la société E F à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société E F aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au constat d’huissier établi le 29 avril 2013 par la SELARL L M & Carolle Yana.

Elle fait valoir que :

— la société E F n’est pas recevable à agir sur le fondement de la marque “Parfums des Rois” déposée en copropriété faute pour le co-indivisaire d’avoir consenti à la licence exclusive qui n’est donc pas valable,

— les pièces dont elle demande le rejet n’ont pas date certaine, sont en langue étrangère, illisibles ou constituées par de simple copie d’écran et n’ont donc aucune valeur probante,

— le contrat de licence exclusive a été inscrit au RNM le 8 octobre 2014 et seuls peuvent être poursuivis par le licencié les actes de contrefaçon postérieurs à cette inscription,

— la contrefaçon de marque n’est pas caractérisée, les marques ayant un faible pouvoir distinctif, les mots repris étant banals et les dénominations utilisées à titre décoratif,

— le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et aucune faute ne peut être déduite de la reprise d’éléments banals ou ressortant de l’histoire de France,

— les investissements invoqués par la société E F ne sont pas démontrés pour la W en cause,

— le préjudice de la demanderesse n’est pas caractérisé,

— la présente procédure n’a d’autre fins que l’octroi d’un monopole injustifié et est manifestement abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la recevabilité à agir de la société E F sur le fondement de la marque Parfums des Rois n° 3 779 150.

La société Made In Paris fait valoir que la marque “Parfums des Rois” a été déposée en copropriété par les sociétés E Fragrance et Azurtis et que la licence exclusive d’exploitation concédée à la société E F le 9 juin 2014 publiée au RNM le 8 octobre 2014 n’a été conclue que par un seul co-indivisaire la société E Fragrance. Elle considère que la concession d’un contrat de licence exclusif d’exploitation qui permet au licencié d’agir seul en contrefaçon doit être regardé comme un acte de disposition que le co-indivisaire ne peut effectuer seul sans l’accord de l’autre. Elle considère alors que le contrat de licence exclusive n’est pas valable faute d’accord du co-indivisaire et qu’en conséquence la demanderesse ne peut se prévaloir de ses droits de licencié exclusif et est donc irrecevable à agir.

La société E F répond que la conclusion d’un contrat de licence constitue un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil et ne nécessite pas l’accord de l’ensemble des co-indivisaires et que l’absence d’information de l’ensemble des indivisaires est uniquement sanctionnée par l’inopposabilité du contrat de licence aux seuls indivisaires non informés et n’emporte aucune conséquence vis-à-vis des tiers auxquels le contrat de licence publié au RNM demeure opposable.

La société E Frangrance est co-titulaire avec la société Azurtis SA de la marque verbale française “Parfums des Rois” déposée le 3 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 10 36 779 150 pour des produits relevant des classes 3 et 30.

Cette marque a fait l’objet d’un contrat de licence exclusive au bénéfice de la société E F, contrat de licence inscrit au registre national des marques le 8 octobre 2014. Il ressort de ce contrat de licence que la société E Fragrance y est présentée comme le seul titulaire de la marque et que le licencié exclusif, la société E F, dispose d’un droit d’agir en contrefaçon de la marque.

L’action en contrefaçon de marque doit être regardée comme un acte de disposition au sens de l’article 815-3 du code civil dès lors que la déchéance ou la nullité de la marque peut être demandée à titre reconventionnel.

L’action en contrefaçon doit donc, pour être recevable, être introduite par l’ensemble des co-indivisaires ou par l’un d’entre eux ayant reçu mandat.

De même, à la différence du contrat de licence simple, le contrat de licence exclusif doit également être considéré comme un acte de disposition, la concession exclusive emportant la perte de la jouissance économique de la marque pour le domaine de la licence pour l’ensemble des copropriétaires ainsi que, en application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, la possibilité pour le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation d’agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Il apparaît de ce qui précède que la société E Fragrance a conclu le contrat de licence exclusive susmentionné avec la société E F sans accord de son co-indivisaire.

Aussi, la société E F ne saurait se prévaloir d’une qualité à agir en contrefaçon de marque sur le fondement d’un contrat de licence exclusive qui ne peut être considéré comme valable pour la part concernant la société Azurtis SA.

La société E F doit donc être considérée comme irrecevable à agir en contrefaçon de la marque “Parfums des Rois” déposée le 3 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 10 36 779 150 faute de qualité.

— Sur les demande de rejet de pièces

La société Made In Paris sollicite le rejet des débats de diverses pièces ci-avant listées, communiquées par la société E F, aux motifs que certaines ne comportent pas de date, que d’autres sont de simples copies d’écran de sites internet non constatées par voir d’huissier de justice et sans garantie d’authenticité, sont en langue étrangère non traduite, sont illisibles ne permettant pas d’identifier les AA objets du litige ou encore concernent des AA qui ne font pas l’objet du présent litige.

L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, cette communication devant être spontanée.

Si sur le fondement de ces dispositions le tribunal doit écarter des débats des pièces qui n’ont pas été régulièrement communiquées à l’autre partie, il convient de relever que la société Made in Paris n’invoque pas ce motif à l’appui de sa demande de rejet de pièces.

Aussi, les pièces ayant été régulièrement communiquées à la société défenderesse, il n’y a pas lieu de les écarter des débats, les seuls motifs invoqués par la société Made In Paris tenant à la valeur probante de ces pièces qui sera appréciée par le tribunal à l’occasion de l’examen au fond de l’affaire.

La demande de rejet de pièces ne sera donc pas accueillie.

La société E F sollicite, quant à elle, le rejet des débats des attestations produites par la société Made In Paris comme non conformes à l’article 202 du code de procédure civile et particulièrement l’attestation communiquée en pièce 58 aux motifs que celle-ci ne comporte pas la mention des civilités et des sanctions pénales en cas de fausse attestation.

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’une attestation ne peut être écartée des débats comme non conforme aux exigences de cet article sans démonstration du grief causé à la personne qui l’attaque, grief qui n’est pas invoqué par la société E F.

Cette demande sera également rejetée.

— Sur la contrefaçon des marques n° 11 3 811 216 “H Y”, n° 11 3 […]” et […]

Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la société E F est titulaire de la marque verbale française “BOSQUETS ET JARDINS” déposée le 5 avril 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 911 099 pour des produits relevant des classes 3 et 4 notamment pour les “AA parfumées”.

Elle est en outre bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive en date du 9 juin 2014, inscrit au registre national des marques le 8 octobre 2014, et concernant notamment l’exploitation de deux marques verbales dont la société E Fragrance est titulaire :

— “H Y à Z” déposée le 2 mars 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 811 216 pour désigner des produits relevant des classes 3, 4 et 30, notamment pour des “AA”,

— […] déposée le 2 mars 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 811 217 pour désigner des produits relevant des classes 3, 4 et 30 notamment pour des “AA”.

La société Made In Paris fait valoir que si la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être régularisée avant que le juge ne statue, l’inscription du contrat de licence au RNM rendant opposable aux tiers ledit contrat ayant été régularisée le 8 octobre 2014, elle considère que la société E F doit être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque pour tous les actes antérieurs au 8 octobre 2014.

La société E F répond que la fin de non recevoir tirée de la non inscription du contrat de licence exclusive au RNM a été régularisée avant que le juge ne statue et qu’en conséquence elle est recevable à agir en contrefaçon sur des faits antérieurs à cette inscription en vertu du contrat du 9 juin 2014 qui prend effet rétroactivement au 2 janvier 2012.

Ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Selon l’article L. 714-7 du même code, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques (RNM).

L’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée le 22 avril 2013, le contrat de licence exclusive des marques est en date du 9 juin 2014 avec prise d’effet rétroactive au 2 janvier 2012 et l’inscription au RNM dudit contrat le rendant opposable au tiers en date du 8 octobre 2014.

Le défaut de qualité à agir de la société E F a donc disparu par suite de l’inscription au RNM du contrat de licence exclusive pour faire valoir ses droits opposables aux tiers, peu important que les faits de contrefaçon eussent été constatés antérieurement à cette inscription.

Il n’y a donc pas lieu de rejeter les demandes de la société E F au titre de la contrefaçon des marques “H-Y à Z” et “Potagers Royal” pour les faits antérieurs au 8 octobre 2014.

La société E F fait valoir qu’en commercialisant ses AA parfumées “sous les marques non déposées” “H Y”, “Z 1693", […]”, la société Made In Paris a commis des actes de contrefaçon de marques à son préjudice. Elle considère que contrairement à ce que soutient la société défenderesse ces dénominations apposées sur les fourreaux de ses AA, sur les étiquettes de celles-ci et mentionnées sur Internet identifient et désignent distinctement chacune des AA de sa W “Château de Versailles” et les distinguent les unes de autres, et sont donc utilisées à titre de marque et non comme ornementation.

Elle fait alors valoir que :

— la dénomination […] est une imitation de la marque antérieure “BOSQUETS ET JARDINS” , les signes en présence étant composés du même terme d’attaque “Bosquets” et présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles,

— l’expression “Le Potager de la Reine” est une imitation de la marque antérieure […] en raison des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle, étant toutes deux composée du terme Potager associé à la royauté,

— le signe “H Y” est une imitation de la marque “H Y à Z” car comportant le même signe dominant d’attaque reproduit à l’identique et composé du même prénom composé,

— la dénomination “Z 1693" imite la marque antérieure “H Y à Z” en lui reprenant le terme Z ce qui engendre des similitudes phonétique, visuelle et intellectuelle entre les deux signes.

Elle considère qu’en raison de ces similitudes, il existe un risque de confusion entre ces signes pour le public d’attention moyenne, qui attribuera ces produits à la même origine comme en témoignent des articles dans la presse ou sur Internet, où les journalistes attribuent des produits de la société Made In Paris à M^me G.

La société Made In Paris soutient qu’elle ne fait aucun usage à titre de marque des termes argués de contrefaçon, ceux-ci étant utilisés uniquement sur le fourreau à titre d’ornementation et n’ayant d’autre fonction que de décrire un décor ou une référence olfactive, les AA en cause étant commercialisées sous la marque “Château de Versailles”, seul signe de nature à garantir la provenance des AA. Elle explique avoir cherché dans le cadre de sa W “Château de Versailles” des termes évocateurs, dans l’esprit du public, du château et de les associer à des fragrances et des symboles de la royauté. Elle conteste en outre les similitudes invoquées par la demanderesse estimant que la reprise d’un seul mot commun entre les signes en présence ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ce d’autant plus que ces termes sont banals pour désigner des produits issus du patrimoine du Château de Versailles ou du domaine de la royauté et ne constituent pas des éléments prédominants des marques opposées dont le caractère distinctif est faible évoquant les composantes des produits pour “le Potager Royal” et “Bosquets et jardins”. Elle ajoute que les dénominations par elle sélectionnées, en accord et à la demande de l’EPV, sont publiquement exploitées par ce dernier depuis des siècles pour désigner des parties du domaine royal de Versailles.

Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”, qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon.

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

Il est constant que la contrefaçon de marque s’apprécie selon les ressemblances et non les différences, que cette appréciation doit se faire entre les signes pris dans leur ensemble, et que les ressemblances doivent porter sur des éléments distinctifs de la marque, la distinctivité s’appréciant au regard des produits et services désignés et non des circonstances d’exploitation du signe.

Selon le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 février 2013, à la demande de la société E F, sur le site internet lfmadeinparis.com, l’huissier instrumentaire constate qu’après avoir sélectionné le lien “Château de Versailles”, il apparaît une page sur laquelle se trouve la représentation de huit AA ainsi que la sélection de la première bougie “H Y”. L’huissier de justice procède ensuite à la copie d’écran, tour à tour, de chacune des ces sept AA intitulées “Bureau de N O”, […].

Le procès-verbal de constat en date du 26 mars 2015 sur le site Internet lfmadeinparis.com dressé par huissier de justice montre que, après avoir cliqué sur “la W Château de Versailles”, apparaît une page sur laquelle figure une représentation d’une bougie dans un contenant en verre dénommée “Bougie XL”, sur les pages suivantes, apparaissent des AA dans le même contenant en verre placées aux côtés de leur emballage, respectivement dénommées “Opéra”, “Z 1693", “Bureau de N O”, “Eaux des Rois”, “Galerie des Glaces”, “La Chapelle Royale”, “La Grande Ecurie”, “Le Potager de la Reine”, […] et “H-Y”.

Il ressort de ce qui précède que la société Made In Paris commercialise sous les dénominations “H-Y”, “Z 1693", “Le Potager de la Reine” et […] des AA, produit identique aux “AA” ou “AA parfumées” désignés dans les enregistrements de marques “H-Y à Z”, […] et “Bosquets et Jardins” dont la société E F est titulaire ou bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation.

Il apparaît des procès-verbaux susvisés que ces dénominations sont utilisées pour désigner le produit et le distinguer des autres AA appartenant à la gamme “Château de Versailles”, marque ombrelle, et ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, un élément de décoration de l’emballage, mais bien un signe d’identification de la bougie pour la distinguer au sein de la gamme à laquelle elle appartient ainsi que des produits de la concurrence.

De même, les produits versés aux débats dont il n’est pas contesté par la société défenderesse qu’ils sont commercialisés par elle, montrent que les sur-emballages de couleurs comportent outre des photographies ou décorations et un texte sur les faces de celui-ci, également une dénomination inscrite seule sur une des face en gros caractères : “H-Y”, “Z 1693", “Le Potager de la Reine” ou […].

Ces dénominations, en tant qu’indication d’origine du produit pour le consommateur, sont donc bien utilisées à titre de marque.

La dénomination “H-Y” reprend à la marque antérieure invoquée “H-Y à Z” les termes “H-Y” qui, s’ils renvoient au prénom célèbre porté par la Reine de France, n’en présentent pas moins un caractère attractif certain pour désigner des AA. Cette reprise des deux termes d’attaque de la marque antérieure emporte une grande similitude phonétique, visuelle et intellectuelle entre les signes en cause, la suppression des mots “à Z” présents dans la marque opposée, qui évoquent l’un des lieux que cette même reine affectionnait particulièrement, n’étant pas de nature à supprimer ces grandes ressemblances s’agissant des termes accessoires placés en fin d’expression et qui retiendront moins l’attention du consommateur. Les ressemblances entre ces deux signes utilisés pour de produits identiques engendrent donc un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui attribuera les produits en cause à la même origine.

La dénomination […] et la marque “Bosquets et Jardins” ont en commun le terme “Bosquets” qui ne présente aucune banalité au regard des produits désignés à savoir les AA parfumées désignés au dépôt ne faisant qu’évoquer une fragrance champêtre. Le terme “Bosquets” est le premier mot de l’expression constituant la marque opposée et a un pouvoir attractif propre qu’il ne perd pas dans l’expression “Bosquets et Jardins” qui n’a pas de signification particulière dans laquelle le mot “bosquets” perdrait son sens premier. Il existe entre les signes en présence une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle renvoyant tous deux à la nature. La reprise de ce terme auquel l’adjonction de l’article banal “Les” ne fait pas perdre son caractère attractif fait donc naître un risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne qui est susceptible d’attribuer les produits en cause à la même origine.

L’expression […] constitutive de la marque opposée est particulièrement distinctive pour désigner des AA, étant tout au plus évocateur d’une senteur fruitée. Le signe “Le potager de la Reine” reprend à la marque antérieure le terme d’attaque “potager” auquel est associé les mots “de la Reine” qui, comme l’adjectif “Royal”, renvoie à la notion de monarchie. Les signes en présence présentent donc des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles telles qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public moyen qui n’a pas en même temps les deux signes sous les yeux.

La dénomination “Z 1693" a en commun avec la marque opposée “H-Y à Z” le terme Z. Si le mot Z présente un caractère distinctif pour des AA, il est néanmoins placé à la fin de l’expression déposée à titre de marque “H-Y à Z”, est lié au prénom H-Y dont il indique le lieu où la reine se trouve et dont il ne sera pas dissocié par le consommateur et présente donc un caractère moins attractif. Visuellement, le signe “Z 1693" se compose d’un mot et d’une date alors que la marque antérieure est constituée de quatre mots, phonétiquement, il débute par le terme “Z” de sonorité très différente de “H” et comporte trois syllabes et un nombre alors que la marque est composée de sept syllabes et, intellectuellement, il renvoie au monument versaillais associé à une date qui peut être comprise par le consommateur comme une année ayant marqué un événement qui s’est déroulé dans ce lieu alors que la marque antérieure évoque principalement la reine de France et le lieu où elle se trouve.

Il apparaît de ce qui précéde que la seule reprise du mot Z par le signe “Z 1693" se suffit pas à caractériser un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’attribuera pas les produits à la même origine.

La contrefaçon par imitation des marques “H-Y à Z”, “Bosquets et Jardins” et […] dont la société E F est titulaire ou licenciée exclusif est donc caractérisée pour les seules dénominations “H-Y”, […] et “Le Potager de la Reine” utilisées par la société Made In Paris pour désigner des AA.

La contrefaçon par imitation de la marque “H-Y à Z” par le signe “Z 1693" n’est en revnache pas établie et sera rejetée.

— Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société E F fait valoir que les AA qu’elle a créées bénéficient d’une reconnaissance certaine tant de la part du public que des professionnels du secteur des parfums et AA parfumées pour lesquels elle a engagé des investissements personnels de sa fondatrice M^me G et financiers pour la fabrication, la commercialisation et la promotions des AA qui s’élèvent à 309.558 euros HT depuis sa F. Elle soutient que la reprise systématique par la société Made In Paris de toutes les caractéristiques spécifiquement créées et choisies par elle pour identifier aux yeux de la clientèle sa ligne de AA “E Fragrance by U G” composée de trois collections : “W de la Cour”, “W Baroque” et “W AA AB” et les distinguer des AA concurrentes en retranscrivant le raffinement, l’élégance et le faste de l’art de vivre au Château de Versailles au 18^e siècle est déloyale et parasitaire.

Elle reproche alors à la société Made In Paris de reprendre la caractéristique “narrative” de toutes les collections de AA de sa ligne, les mêmes récits et les mêmes correspondances olfactives entre les noms, les lieux et les senteurs des AA qui résultent de choix non nécessaires ou d’interprétations personnelles de M^me G et qui ne sont pas dictées de façon évidente par l’histoire. Elle ajoute que la société défenderesse a recouru à M^me B “nez” qui a aussi travaillé avec M^me G expliquant ainsi le pillage par la société Made In Paris de tous les thèmes et correspondances olfactives.

Elle soutient également que les packagings, logos et couleurs choisis par E F sont imités par la société défenderesse qui reprend une couronne stylisée blanc et or similaire, nullement nécessaire pour évoquer le Château de Versailles et la royauté, des emballages blancs cartonnés de même forme avec ouverture identique dont les inscriptions sont de couleur or, avec le même récit historique sur l’emballage, une illustration sur le côté de l’élément caractérisant le thème et la marque de la bougie, un logo or au centre du couvercle ainsi que la mention : “ce programme de licences contribue au financement du château de Versailles”.

Elle en déduit que la société Made In Paris a imité touts les éléments caractéristiques identifiant les packagings de la ligne de ses AA ce qui a choqué des clients tant professionnels que particuliers qui l’ont alertée sur le risque de confusion engendré.

Elle ajoute que la société Made In Paris a également choisi de reprendre les caractéristiques essentielles de la ligne des AA parfumées en AA grand format de sa W “Bougie Royale” conditionnée dans un verre bullé sur lequel est apposé un macaron doré et commercialisée depuis novembre 2012 en proposant à la vente une bougie XL de grand format également conditionnée dans un verre bullé, les différences relevées par la défenderesse étant selon elle insignifiantes pour le consommateur d’attention moyenne et ne sauraient suffire à écarter la confusion sciemment entretenue entre ces lignes de AA.

Elle fait aussi valoir que la société Made In Paris utilise le même mode de présentation chez les distributeurs soit des cloches très similaires à celles par elle utilisées depuis 2011.

Elle précise que d’autres concurrents y compris ceux qui se sont inspirés de la royauté ou du Château de Versailles, ont opéré des choix très différents et que leurs lignes de AA se distinguent très nettement des siennes comme de celles de la société Made In Paris.

La société E F considère également que la société défenderesse s’est appropriée son argumentaire marketing et commercial en se présentant faussement comme le précurseur de l’alliance innovante entre l’histoire et les parfums de ses AA, en utilisant les mêmes expressions au sujet de la méthode de fabrication des AA, en présentant dans son communiqué de presse sa dernière bougie 1715 sous le titre “Baroque” qui désigne une des collections de AA de la société E F depuis plusieurs années, en laissant croire par la mention ambiguë utilisée, qu’elle est mécène du Château de Versailles plutôt que licenciée de la marque éponyme, en présentant dans les linéaires des distributeurs ses AA sous des illustrations qu’elle avait déjà choisies et reproduites dans des ouvrages de M^me G.

Elle en déduit que la reprise systématique par la société Made In Paris de toutes les caractéristiques forgeant l’identité et la spécificité de sa ligne de AA afin de les différencier de la concurrence génèrent ensemble une confusion dans l’esprit de la clientèle et des journalistes et constituent des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires qui doivent être sanctionnés.

Elle relève également que la société Made In Paris a recouru au même “nez” M^me B et qu’elle a démarché de façon offensive, insistante et agressive la plupart des clients distributeurs et boutiques déjà sélectionnés par E F, l’ayant remplacée aux Galeries Lafayette et ayant remporté le marché auprès de la société “Autre Monde” grâce à des prix inférieurs qu’elle peut pratiquer en raison du pillage de ses investissements personnel, intellectuel et financier et de ceux de M^me G, lui permettant de créer une ligne de AA sur le Château de Versailles en un mois et lui causant un préjudice commercial certain.

La société Made In Paris rétorque que la stratégie de la demanderesse consiste à jouer sur une prétendue accumulation de faits allégués au titre de la concurrence déloyale montée de toutes pièces sur lesquels elle sait qu’elle ne peut s’approprier aucun monopole.

Elle fait valoir le principe de liberté du commerce et de l’industrie et que seul un usage abusif de cette liberté contraire à la probité et à la loyauté peut être sanctionné et que la reproduction est licite si les éléments reproduits sont banals.

Elle considère alors que la demanderesse ne saurait lui reprocher l’utilisation de la couleur blanche des emballages avec des ornementations dorées ou la forme carrée de cet emballage ouvrant par un rabat et que la commercialisation des AA de la W “Château de Versailles” dans le cadre d’une licence d’exploitation consentie par l’EPV n’a rien de fautif.

Elle conteste avoir repris les thèmes et la “caractéristique narrative “ de la société E F arguant que la demanderesse reprend des passages tronqués des textes présentés sur les emballages pour mettre en exergue des ressemblances qui sont inexistantes, les textes figurant sur ses emballages ayant été établis grâce à la documentation fournie par le Château de Versailles, les références communes appartenant principalement à l’histoire et chaque texte faisant naître dans l’esprit du public des images distinctes. Elle estime que les signatures olfactives de ses AA diffèrent des fragrances des AA de la demanderesse qui ne peut s’approprier les composants tels que la bergamote, la fleur d’oranger, la rose ou le musc.

Elle précise que le tableau de H-Y peint par U AC-AD utilisé pour présenter sa AA aux Galerie Lafayette est un visuel imposé par l’EPV.

Elle soutient n’avoir repris ni le logo, ni les codes couleurs, ni l’agencement général de l’étui, le verre ou le médaillon des AA de la demanderesse, malgré une source d’inspiration commune qu’est le château de Versailles, la reprise de la couronne, symbole de la royauté, étant licite celle-ci faisant en outre partie d’un motif complexe repris d’un emblème de N R présent à Versailles et que certains éléments présents sur l’emballage sont imposés par le contrat de licence qu’elle a conclu avec l’EPV.

Elle ajoute que la demanderesse échoue à démontrer que son packaging des AA appartenant à la “W de la cour” bénéficie d’une notoriété particulière et que l’emballage, les ornementations et écritures dorées des AA de sa W présentent des différences incontestables excluant tout risque de confusion, les AA et les emballages étant de dimensions différentes, son emballage étant double car comportant en sus un étui de couleur, chaque fragrance ayant une couleur distincte et comportant un visuel distinct sur une face, la dénomination de la bougie sur une autre et un descriptif sur une troisième. La boîte étant également très différente, le dessin sur le dessus, les représentations sur les côtés ou les menions à l’arrière (obligation contractuelle) ne reprenant nullement l’emballage de la société demanderesse. Elle considère qu’elle ne saurait être considérée comme responsable de l’association malencontreuse faite par des journalistes entre les deux collections.

Elle fait valoir que la société E F ne saurait lui faire grief de présenter ses AA sous cloche alors qu’elle-même s’est inspirée de concurrents et qui est devenue commune dans le domaine.

S’agissant de sa bougie XL, elle indique que la société E F n’est pas la première à avoir eu l’idée de décliner une bougie en plusieurs tailles et que le verre bullé est une technique ancienne associée à la commune de Biot.

Elle estime que le choix de ses prestataires relève de la liberté du commerce et de l’industrie, que le prétendu démarchage est inexistant, les Galeries Lafayette et le BHV notamment étant déjà ses clients, et que la pratique des prix inférieurs n’est pas déloyale.

Elle conteste que l’utilisation du terme “Baroque” pour présenter la bougie 1715 dans le magazine “Point de Vue” soit de son fait, indiquant qu’il ne s’agit nullement d’un communiqué de presse à son initiative et que l’utilisation de ce qualificatif est le fait du magazine.

Sur le parasitisme, elle conteste les investissements mis en avant par la demanderesse pour la F des éléments prétendument copiés de la “W de la cour”, l’attestation versée aux débats qui n’est pas conforme aux normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes ne faisant pas état de dépenses liées à la W en cause, les factures versées aux débats ne mentionnant pas les produits concernés ou ne visant pas les produits en cause. Elle en déduit que la demanderesse ne démontre pas les investissements par elle consacrés au développement et à la promotion de sa ligne et doit donc être déboutée des ses demandes au titre des agissements parasitaires.

Il est constant que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit peut être librement reproduit, sous certaines conditions tenant notamment en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du produit. L’appréciation du risque de confusion doit se faire de manière concrète en comparant les emballages et leur contenant tels que mis dans le commerce, les similitudes existant entre eux et en prenant en considération l’ancienneté et la connaissance sur le marché du produit copié.

S’agissant de la connaissance sur le marché des produits de la demanderesse, il est à noter que les éléments versés aux débats démontrent surtout que la société E F est portée par la reconnaissance dont bénéficie sa gérante dans le domaine de l’histoire des parfums et produits parfumés. En conséquence, si une réputation doit être reconnue, elle appartient à M^me G plutôt qu’aux AA produites par la société demanderesse qui sont seules à prendre en considération pour apprécier les actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Il convient de rappeler que :

— la société E F a, par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2011, conclu avec l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) une convention intitulée “Convention de mécénat”, jusqu’au 31 décembre 2014, par laquelle l’EPV s’engage “pendant la durée de la présente convention à ne pas conclure un mécénat concurrent avec une société directement concurrente d’E F sans avoir recueilli l’accord écrit préalable de cette dernière” (article 4) et autorise notamment la société E F à apposer sur les boîtes des AA d’ambiance inspirées notamment de l’histoire de Versailles dont les visuels sont annexés à la présente convention la mention : “Ces AA contribuent à la restauration du Château de Versailles”,

— la société Made In Paris est quant à elle bénéficiaire d’un contrat de licence d’exploitation de la marque “Château de Versailles” pour les produits suivants “AA parfumées, parfums d’intérieurs, AA extérieures, photophores, palets parfumés” conclu avec ce même EPV le 19 décembre 2012. Selon l’article 8 de ce contrat de licence :

• « Afin d’identifier le programme de licence de marque initié par l’EPV dans l’esprit du public, le Licencié inclura au sein de l’emballage un label d’authenticité comprenant à minima les éléments suivants :
• - le logo institutionnel de l’EPV ….
• - La phrase suivante « Ce produit contribue au financement du château de Versailles et de ses activités »

- Un texte ou un visuel renvoyant à l’oeuvre ou à la source de la F du produit au sein de nos collections et l’identifiant comme telle ».

Aussi, il convient de relever que tant les AA de la société E F issues de sa “W de la cour” ou de sa “W royale”, que celles de la société Made In Paris de sa W “Château de Versailles” font référence au domaine du Château de Versailles et que les ressemblances entre les produits nées de ces références ne peuvent caractériser des agissements déloyaux.

En conséquence, la société demanderesse ne peut reprocher à la société Made In paris les mentions figurant sur son emballage qui lui sont contractuellement imposées par les dispositions de l’article 8 du contrat de licence ci-avant rappelées.

De même elle ne saurait, comme elle le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (page 35), revendiquer un quelconque monopole sur l’usage de la couleur blanc et or, ni sur le logo en forme de couronne, ni sur l’histoire du château de Versailles.

Il apparaît de la comparaison des emballages en cause que :

— celui utilisé par la demanderesse est un parallélépipède de forme rectangle de couleur blanche sur le devant duquel sont inscrits en caractères dorés, en haut, la mention en gros caractères E FRAGANCE avec en beaucoup plus petit “by U G”, au centre une couronne et en-dessous la dénomination caractéristique du produit […] , “Jardins et Bosquets”… et en bas en gros caractères le mot VERSAILLES en-dessous duquel est inscrite la mention “bougie parfumée” en petits caractères ; sur le haut de l’emballage qui s’ouvre, figure un dessin de couronne en surimpression, sur les côtés un dessin stylisé d’un roi d’une part, et d’une reine, d’autre part, et à l’arrière, un texte explicatif de la senteur de la bougie mêlant histoire et fragrances,

— celui dans lequel sont commercialisées les AA Made In Paris est un emballage double, de forme cubique de taille visiblement plus importante, composé d’une première boîte de couleur blanche comportant des inscriptions dorées, sur le devant une couronne associée à un signe héraldique composé de deux L entrelacés, logo sous lequel est inscrite la marque “CHATEAU DE VERSAILLES”, le dessus de la boîte formant couvercle comporte en son centre une “rosace” de couleur dorée, les deux côtés comportent un décor répétitif de carrés, d’une part, et de petites rosaces, d’autre part, à l’arrière figurent les mentions et marques imposées par le contrat de licence de marque ci-avant rappelées ; autour de cette première boîte, il existe un sur-emballage de couleurs différentes (rose, marron, gris…) selon le type de bougie contenu, laissant apparaître le devant et l’arrière de la boîte, cet emballage comporte, sur une face, la dénomination de la bougie (H-Y, Le Potager de la Reine, Les Bosquets, La Galerie des Glaces, Le bureau de N O…), sur une autre face, un cliché représentant un lieu dans le domaine ou le château de Versailles ou un élément décoratif représentant un tissu fleuri et sur une troisième, un texte expliquant la fragrance de la bougie contenue, la quatrième face étant vierge. A cet égard, la demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que ce sur-emballage s’enlève facilement et qu’il n’apparaît pas sur le site de la défenderesse alors que les procès-verbaux de constats établis à sa demande laissent voir le côté de ce sur-emballage sur lequel figure les clichés du domaine de Versailles en correspondance avec certains noms de la bougie tels que “Galerie des glaces” ou “Bureau de N O”.

La reprise des couleurs blanc et or qui sont les couleurs de la monarchie et celle du symbole de la couronne qui, en outre, est étroitement associé aux deux L enlacés dans l’emballage critiqué, ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du risque de confusion en ce que ces éléments sont banals pour des produits en relation avec le domaine royal de Versailles et peuvent donc être utilisés librement par les concurrents. De même, la reproduction de photographies du domaine de Versailles qui n’ont rien à voir avec les deux représentations stylisées d’un roi et d’une reine figurant sur les emballages de la demanderesse, n’engendrent aucun risque de confusion entre les produits en cause et participent même à les différencier.

Les textes figurant aux dos des emballages, s’ils reprennent des notions communes aux fragrances qui appartiennent à l’histoire de Versailles : boiseries dans le bureau de N O, ou fragrances de fleur d’oranger liée au roi N R, de figuier liée au potager du roi ou sucrées liées à la gourmandise de H-Y ne sauraient caractériser un comportement fautif de la défenderesse, les textes qui doivent être lus dans leur ensemble et non de manière tronquée comme les présente la demanderesse de manière à faire ressortir les éléments communs, étant écrits dans des styles distincts et ne présentant pas de ressemblances telles qu’il puisse en être déduit un acte contraire aux agissements loyaux du commerce, les point communs appartenant à des considérations d’ordre général et à des références historiques que la demanderesse ne peut s’approprier.

S’agissant de l’usage des cloches pour présenter les AA dans le commerce, il apparaît des éléments versés aux débats que la société demanderesse n’est pas à l’initiative de cette présentation, des cloches très similaires à celles qu’elle invoque utiliser depuis décembre 2011 l’étant également par la société Ladurée pour présenter ses AA dans le magazine ELLE décoration d’octobre 2010. Cet usage par la société Made In Paris qui apparaît d’ailleurs très répandu dans le domaine considéré, ne saurait donc être considéré comme fautif.

Quant à la bougie XL de la société Made In Paris, celle-ci apparaît sur le procès-verbal de constat en date du 26 mars 2015. Ainsi que le fait valoir pertinemment la défenderesse la société E F ne saurait revendiquer les caractéristiques liées au grand format de sa bougie “Bougie royale” ni à son contenant en verre bullé qui apparaît déjà utilisé comme tel dans la magazine H S T en 2003 et renvoyant à la verrerie de Biot. Elle relève également avec pertinence que les décorations figurant sur le devant des AA n’emportent pas un risque de confusion, celle de la demanderesse étant un macaron autocollant de forme ronde de couleur dorée sur lequel figure en gros caractères la dénomination E FRAGRANCE surmontée d’une petite couronne et sous laquelle sont inscrites en petits caractères “by U G” et “Versailles” alors que l’élément décoratif de la bougie de la société Made In Paris apparaît être un cachet ovale collé en relief sur lequel figure toujours en relief une couronne avec en dessous deux L entrelacés. Au vu de ce qui précède, aucun risque de confusion entre ces produits n’étant caractérisé, les éléments communs étant banals, aucune faute ne peut être retenue.

Il en va de même de l’usage ponctuel du portrait de H-Y par le peintre U AC-AD, cet usage étant le fait de l’EPV ainsi qu’il ressort du message électronique du 27 novembre 2015 de M. C administrateur général de l’EPV, étant remarqué qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que ce tableau ait été utilisé pour promouvoir ses AA, celle-ci arguant seulement de l’usage de celui-ci dans l’ouvrage consacré à AE-N AF, parfumeur de H-Y, dont M^me G est l’auteure et dont il ne saurait être déduit aucun acte de concurrence déloyale.

Quant à l’usage du terme “Baroque” dans une brève consacrée par le magazine Point de Vue du 11 au 17 novembre 2015 à la bougie 1715 de la société défenderesse, il n’est pas démontré par la société E F que cet usage soit le fait de la société Made In Paris à laquelle elle ne saurait donc reprocher un agissement déloyal à ce titre.

Sur le démarchage reproché à la défenderesse, il est à rappeler que le démarchage des clients d’un concurrent est en principe licite et que seules les manoeuvres déloyales, en l’espèce non démontrées, sont susceptibles de constituer des agissements fautifs. Il en va de même du recours au même prestataire dans la mesure où celui-ci n’est pas lié par une clause de non-concurrence.

A cet égard, le recours au même “nez” par la société défenderesse ne saurait établir la reprise des fragrances de AA alléguées en demande. En effet, les composants communs utilisés tels la rose, le musc ou le jasmin ne démontrent nullement une reprise de la fragrance qui n’est démontrée par aucune pièce versée aux débats.

Les agissements parasitaires ne sont pas plus établis, ceux-ci ne pouvant résulter de la reprise d’éléments banals ci-dessus rappelés. En outre, les éléments versés aux débats par la demanderesse dont l’attestation de M. D, que ce dernier a établi non en qualité de commissaire aux comptes de la société E F, mais en qualité d’expert comptable, ne démontre pas que les investissements qu’il atteste sont consacrés à la W invoquée en demande, cette attestation étant très générale et apparaissant englober l’ensemble des investissements de cette société, les factures fournies n’éclairant pas plus le tribunal, les produits n’étant pas visés, ou lorsqu’ils le sont, relèvent d’une autre W.

Enfin, il n’est pas démontré que la société Made In Paris soit à l’origine des erreurs commises par les journalistes qui présentent ses produits comme ceux de la demanderesse, étant remarqué que le magazine Madame de mars 2014 n’attribue pas le produit à la demanderesse mais à M^me G.

Enfin, les nombreuses attestations versées aux débats où les témoins s’étonnent des ressemblances entre les emballages de la société Made In Paris et ceux de la demanderesse, qui sont pour la plupart concomitantes à l’assignation ou postérieures à celle-ci et apparaissent établies pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à caractériser des actes déloyaux, les ressemblances relevées ne portant pas sur des éléments caractéristiques du produit.

Au vu de ce qui précède, les agissements déloyaux et parasitaires invoqués par la société E F ne sont pas caractérisés et ses demandes à ce titre seront rejetées.

— Sur les mesures réparatrices

La société E F fait valoir au titre du préjudice causé par la contrefaçon de marques qu’elle est bien fondée à solliciter à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, une somme supérieure aux redevances qu’elle aurait négociées pour donner en licence à la société Made In Paris ses marques et que, pour apprécier cette réparation forfaitaire, les juges doivent tenir compte de la masse contrefaisante et du taux de redevance précité et non de la marge brute réalisée par le prétendu contrefacteur.

Elle considère que la société défenderesse commercialise principalement trois lignes de AA dont celles du Chateau de Versailles et qu’en conséquence cette ligne représente 1/3 de son chiffre d’affaires réalisé pour les années 2012 à 2014 soit 2 millions d’euros et que 5 des 9 AA étant contrefaisantes, le chiffre d’affaires issu de la contrefaçon de marque s’augmente à 1.111.111 euros auquel elle ajoute le chiffre d’affaires réalisé en 2015, soit 370.370 euros, soit un total de 1.481.481 euros de chiffre d’affaires auquel elle applique une redevance de 10%. Elle réclame donc la somme de 148.148 euros de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marques.

La société Made In Paris conteste le préjudice invoqué par la société E F aux motifs que les demandes indemnitaires sont passées de 50.000 euros à 466.000 euros entre l’assignation et les dernières conclusions de la demanderesse. Elle ajoute que les actes de contrefaçon commis à l’encontre des marques “H-Y à Z” et […] doivent s’apprécier à compter du 8 octobre 2014, date d’inscription du contrat de licence au RNM, et que la demanderesse ne peut se baser sur les redevances pratiquées par l’EPV, les marques de la demanderesse ne bénéficiant pas de la même notoriété que la marque “Chateau de Versailles”.

En application des dispositions de l’article L. 715-14 du code de la proporété intellectuelle, la juridiction peut, à titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive du préjudice moral causé à la partie lésée.

Au vu de ce qui précède, seules trois dénominations utilisées par la société Made In Paris ont été considérées comme contrefaisant les marques de la société E F.

En revanche, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les faits de contrefaçon constatés antérieurement à l’inscription au RNM du contrat de licence exclusive qui a fait disparaître le défaut de qualité à agir du licencié, peuvent être pris en considération, les droits afférents à ce contrat remontant à 2012.

En conséquence la période à retenir pour la contrefaçon de marque porte sur les années 2012 à 2015. La défenderesse ne conteste pas le montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé (6 millions d’euros entre 2012 et 2014) et la quote part d'1/3 retenue par la demanderesse en ce qui concerne la ligne Chateau de Versailles. Elle ne conteste que le taux de redevance appliqué soit 10 % aux motifs que les marques ne sont pas connues.

Aussi, il convient de retenir au titre du chiffre d’affaire réalisé par la société Made In Paris sur les trois AA portant les dénominations reconnues comme étant une contrefaçon de marques la somme de 2.666.666 euros de chiffre d’affaires de 2012 à 2015 pour les 9 produits de la gamme “Chateau de Versailles” soit 888.888 euros de chiffre d’affaires (2.666.666 x 3/9) pour trois produits.

Ainsi que le fait justement valoir la demanderesse, la somme forfaitaire allouée en réparation du préjudice issu de la contrefaçon doit être dissuasive, et donc sensiblement supérieure à la somme que le contrefacteur aurait payée s’il avait obtenu une licence d’exploitation. Aussi le taux de 10% sera retenu par le tribunal et la société Made In Paris condamnée à payer à la société E F la somme forfaitaire de 90.000 euros en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon.

— Sur les mesures complémentaires

La mesure d’interdiction d’utiliser et d’exploiter de quelque façon et par quelque moyen que ce soit les dénominations “Le Potager de la Reine”, “H-Y” et […] sollicitée par la société E F sera accueillie dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Cette mesure d’interdiction apparaît suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon et la demande de reprise et de destruction des produits en cause n’apparaît pas nécessaire et sera rejetée.

Le préjudice de la société E F apparaît suffisamment réparé par l’allocation de dommages-intérêts et les mesures de publication judiciaire sollicitées n’apparaissent pas proportionnées et ne seront pas accueillies.

— Sur la demande reconventionnelle pour procédure absusive

Les demandes de la société E F ayant partiellement prospéré, la société Made In Paris sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera alloué à la société E F qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier de justice des 6 février 2013 et 26 mars 2015.

La société Made In Paris qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.

— Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Made In Paris, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

— DIT la société E F irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque “Parfums des Rois” déposée le 3 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 10 36 779 150,

— DEBOUTE la société Made In Paris de sa demande de rejet de pièces des débats,

— DEBOUTE la société E F de sa demande de rejet des attestations fournies aux débats par la société Made In Paris,

— DIT qu’en commercialisant des AA sous les dénominations […] , “Le potager de la Reine”et “H-Y”, la société Made In Paris a commis des actes de contrefaçon de la marque “Bosquets et Jardins” n° 12 3 911 099 dont la société E F est titulaire et des marques […] n° 11 3 811 217 et “H-Y à Z” n° 11 3 811 216 dont la société E F est le licencié exclusif,

— DEBOUTE la société E F de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

En conséquence,

— CONDAMNE la société Made In Paris à payer à la société E F la somme de 90.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi au titre de la contrefaçon de marques,

— FAIT interdiction à la société Made In Paris d’utiliser et d’exploiter de quelque façon et par quelque moyen que ce soit, les dénominations « Le Potager de la Reine », « H-Y » et « Les Bosquets » pour désigner ses AA parfumées et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

— SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,

— DEBOUTE la société Made In Paris de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,

— CONDAMNE la société Made In Paris à payer à la société E F la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier de justice des 6 février 2013 et 26 mars 2015,

— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— CONDAMNE la société Made In Paris aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— ORDONNE l’exécution provisoire.

signé par Anne BEAUVOIS, 1^re vice-présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,