FAITS ET PROCEDURE La société R & P DAMMANN FRERES SA, ci-après dénommée DAMMANN, expose qu’elle commercialise depuis de nombreuses années un mélange de thé sous la dénomination DOUCHKA qu’elle a déposée à titre de marque le 25 septembre 1996 sous le n 96/643 059 pour désigner en classe 30 le thé, les boissons à base de thé, tisanes et infusions (non à usage médical), glaces alimentaires, biscuits, gâteaux et confiserie. Ayant constaté que la société PALAIS DES THES qui lui avait acheté du thé dénommé « DOUCHKA » de 1990 à 1994, date à laquelle elle avait cessé de s’approvisionner auprès d’elle, continuait de vendre un mélange de thé sous cette appellation sans son autorisation, elle l’a assigné en contrefaçon par acte du 29 mai 1998 après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans ses locaux. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, les sommes provisionnelles de 300 000 francs pour la contrefaçon et 300 000 francs pour la concurrence déloyale constituée par le fait que la défenderesse commercialise un mélange de thé et de divers agrumes strictement identique à celui qu’elle lui fournissait jusqu’en 1994. Elle demande que soit diligentée une mesure d’expertise, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société LE PALAIS DES THES, après avoir appelé en intervention forcée son fournisseur la société KIRCHNER & CO par acte du 27 août 1998 aux fins de la voir garantir des conséquences de l’action dirigée à son encontre par la société DAMMANN, réplique que le dépôt par celle-ci de la marque DOUCHKA revêt un caractère frauduleux au motif que cette dénomination était déjà librement utilisée par des fournisseurs de thé et était usuelle. Elle en demande la nullité et considère, à titre subsidiaire, que l’action est abusive dès lors que la société DAMMANN savait depuis 1992 qu’elle se fournissait auprès d’une société allemande et commercialisait un thé similaire au sien sous l’appellation DOUCHKA sans émettre aucune interdiction ni, postérieurement au dépôt de la marque, aucune mise en demeure. Elle argue de sa bonne foi pour dénier toute contrefaçon et fait observer que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice. Elle réclame la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles. La société KIRCHNER sollicite sa mise hors de cause en contestant avoir utilisé la dénomination « DOUCHKA » avant que la société LE PALAIS DES THES ne lui commandât sous ce nom une variété particulière de thés « GOUT RUSSE » au début de l’année 1993. Elle développe que dans l’hypothèse où la société DAMMANN justifierait avoir été la première à utiliser la dénomination litigieuse, les pièces produites établissent qu’elle l’a laissée devenir la désignation usuelle d’une qualité particulière de thé « GOUT RUSSE » et conclut à son annulation partielle. Elle demande la somme de 50 000 francs pour procédure abusive ainsi que celle de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles. La société DAMMANN objecte que la société LE PALAIS DES THES ne démontre pas que le dépôt de la marque DOUCHKA a été fait dans l’intention de lui nuire alors que ce dépôt n’a été fait que pour conforter les droits qu’elle est à même de revendiquer sur cette dénomination qu’elle utilise de façon intensive depuis près de vingt cinq ans. Elle relève

qu’aucun document justifiant de ce que de nombreux fournisseurs désignaient sous l’expression « GOUT RUSSE DOUCHKA » le mélange de thé identique au sien n’est versé aux débats. Elle sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au payement des sommes qu’elle revendique dans son assignation. La société KIRCHNER demande au tribunal de dire que la société LE PALAIS DES THES devra la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. La société LE PALAIS DES THES excipe de l’épuisement des droits de la demanderesse en faisant valoir que celle-ci fournit deux sociétés allemandes en thé DOUCHKA de sorte que c’est bien avec son consentement que des articles sont vendus sous sa marque dans un autre Etat membre de la communauté européenne. Elle conclut reconventionnellement à la condamnation de la société DAMMANN à lui verser la somme de 300 000 francs pour avoir commis des actes de contrefaçon à son égard en important du thé sous la marque « THE AUX MOINES » dont elle est propriétaire, demande que la société DAMMANN considère irrecevable en vertu de l’article 70 du Nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LE CARACTERE USUEL DE LA D DOUCHKA Attendu qu’il est soutenu par les sociétés LE PALAIS DES THES et KIRCHNER que le terme DOUCHKA était utilisé librement pour désigner un thé depuis plusieurs années en France, et surtout en Allemagne, par plusieurs fournisseurs de thé dont LE PALAIS DES THES avant son dépôt en 1996 par la société DAMMANN, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucune appropriation. Attendu qu’aux termes de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service visé dans l’enregistrement de la marque. Attendu qu’en l’espèce, la marque DOUCHKA a été déposée le 25 septembre 1996 pour désigner notamment le thé et les boissons à base de thé. Attendu que pour justifier de ce qu’à l’époque de son dépôt elle était couramment employée par les professionnels pour désigner un thé déterminé, la société LE PALAIS DES THES produit divers documents dont certains doivent être écartés pour ne pas être datés (« Le thé à Paris », « Faites connaissance avec le thé »), d’autres pour l’être postérieurement au dépôt de la marque invoquée (offres de vente des sociétés Hälssen & Lyon, Wollenhaupt et Kirchner, toutes datées du mois de juin 1998) et d’autres encore pour ne pas faire référence au terme DOUCHKA mais seulement au thé « Goût russe »

(supplément Télérama du mois de février 1995, conditions générales de vente des Ets George C au 20 octobre 1986) ; que seul le journal TARN ET GARONNE, édition du 21 août 1984, dans un article intitulé « VOYAGE AUX SOURCES DU THE » et consacré aux différentes sortes de thés commercialisés par des confiseurs de Montauban, Monsieur et Madame L, fait état de plusieurs sortes de thés dont « le Douchka » ; que cet article, qui précise au demeurant que les thés vendus par Madame L sont cueillis sur place et élaborés à Paris à la maison DAMMANN, demanderesse à la présente instance, ne peut à lui seul constituer la preuve de ce que la dénomination DOUCHKA était communément utilisée en France à la date de son dépôt à titre de marque pour désigner un genre particulier de thé ; que les défenderesses seront, en conséquence, déboutées de leur demande en nullité de la marque DOUCHKA fondée sur son prétendu caractère usuel. II – SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DU DEPOT DE LA M DOUCHKA Attendu que la société LE PALAIS DES THES affirme que le dépôt de la marque DOUCHKA effectué par la société DAMMANN l’a été dans l’intention de lui nuire et que l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation serait de nature à démontrer la réalité de la fraude qu’elle allègue ; qu’elle se prévaut d’un usage de la dénomination DOUCHKA depuis l’année 1987 indiquant que dès cette année-là elle commercialisait un thé dénommé « TROIKA » (mélange DOUCHKA)« acheté auprès de la société KUSMI. Attendu que celui qui allègue le caractère frauduleux du dépôt d’une marque doit établir qu’il a antérieurement et publiquement utilisé le signe et justifier de l’existence du droit en violation duquel le dépôt a été effectué. Attendu qu’en l’espèce, il résulte des factures versées aux débats par la société LE PALAIS DES THES que s’il est exact qu’elle avait acquis au mois de mars de la société KUSMI du thé sous l’appellation »TROIKA« , ce n’est qu’au mois d’août 1987 que l’expression »TROIKA (mélange DOUCHKA)" apparaît dans ses tarifs soit postérieurement au début de ses relations commerciales avec la société DAMMANN ; que celle-ci justifie quant à elle utiliser de façon continue la dénomination DOUCHKA depuis 1971. Attendu, par d’ailleurs, qu’ainsi que la société LE PALAIS DES THES le fait elle-même observer dans ses dernières écritures, ce n’est que trois ans après la rupture à son initiative de ses relations commerciales avec la demanderesse que la marque DOUCHKA a été déposée ce qui dément l’intention de nuire dont elle fait grief à la société DAMMANN ; que le défaut de mise en demeure de la société LE PALAIS DES THES préalablement à la délivrance de l’assignation ne constitue pas davantage la preuve d’une telle intention.

Attendu qu’en l’absence d’éléments propres à établir la réalité du caractère frauduleux du dépôt de la marque DOUCHA le 25 septembre 1996 par la société DAMMANN, il y a lieu de rejeter ce chef de demande. III – SUR L’EPUISEMENT DES DROITS DE LA SOCIETE DAMMANN Attendu que la société LE PALAIS DES THES se prévaut des dispositions de l’article 713-4 du Code de la propriété intellectuelle pour conclure au rejet des prétentions de la société DAMMANN. Attendu que cet article prévoit que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Attendu que la société LE PALAIS DES THES argue de ce que la société DAMMANN fournit les sociétés allemandes WOLLENHAUPT et HALSSEN & LYON en thé « DOUCHKA » pour en déduire que c’est avec son consentement que des articles sont vendus sous la marque DOUCHKA dans un Etat membre de la communauté économique européenne. Attendu, cependant, que les produits qu’elle a commercialisés en France sous la dénomination DOUCHKA et dont la vente dans ce pays a conduit la société DAMMANN à engager à son encontre la présente action en contrefaçon n’ont pas été acquis auprès des sociétés WOLLENHAUPT et HALSSEN & LYON mais l’ont été de la société KIRCHNER laquelle n’avait pas l’accord de la société DAMMANN pour commercialiser un mélange de thés couvert par sa marque ; que cette mise en circulation par l’intermédiaire d’un tiers non autorisé par la société DAMMANN ne peut valoir épuisement des droits de cette société. Attendu qu’est tout aussi inopérant le fait par la défenderesse de produire des factures que lui ont adressé les sociétés WOLLENHAUPT et HALSSEN & LYON et relatives à des ventes de thé « goût russe DOUCHKA » dès lors que ces factures ont pour objet une commande postérieure aux faits reprochés à la société LE PALAIS DES THES dans le cadre de cette instance ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’épuisement des droits ne peut être accueilli. IV – SUR L’ABUS DU DROIT D’AGIR Attendu que la société LE PALAIS DES THES prétend, à titre subsidiaire, que la société DAMMANN a abusé de son droit d’agir en justice motif pris que celle-ci n’a agi en contrefaçon à son encontre qu’en 1998 sans se manifester auprès d’elle auparavant. Mais attendu qu’outre le fait que la société DAMMANN n’a pas formulé d’interdiction auprès de la défenderesse durant les deux années qui ont suivi le dépôt de la marque

DOUCHKA ne vaut pas de sa part renonciation à se prévaloir de ses droits sur cette marque comme semble l’indiquer la société LE PALAIS DES THES, par ailleurs celle-ci ne démontre pas en quoi la délivrance de l’assignation moins de deux ans après le dépôt de la marque revêt un caractère abusif. V – SUR LA CONTREFAÇON DE LA M DOUCHKA Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 mai 1998 que la société LE PALAIS DES THES proposait à la vente à cette date un mélange de thé dénommé « DOUCHKA » ; que ce terme était reproduit sur les sachets de thé, sur un bocal en métal de même que dans le fascicule intitulé « Le livret du Théophile » et le tarif des thés au 1^er septembre 1997 ; que ce thé est fourni à la société LE PALAIS DES THES par la société KIRCHNER ; que la réalité des actes de contrefaçon de la marque DOUCHKA est ainsi établie. VI – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu qu’il n’est pas contesté par les défenderesses que le mélange de thé qu’elles commercialisent sous la dénomination DOUCHKA est identique au mélange que la société DAMMANN propose à la vente sous sa marque ; que les actes de concurrence déloyale allégués sont constitués. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions définies ci-après au dispositif ; que cette mesure rend inutile la confiscation aux fins de destruction demandée par la société DAMMANN. Attendu que lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 19 mai 1998 dans le magasin de la société LE PALAIS DES THES sis […] du temple à Paris, il a été relevé par l’huissier instrumentaire que le mélange de thé dénommé « DOUCHKA » était offert à la vente par sachets de 100 grammes au prix unitaire de 24 francs ; que la responsable du magasin lui a déclaré se fournir auprès de la maison mère par sacs de 2 kg. Attendu que ces indications ne sont pas suffisantes pour évaluer dès aujourd’hui le préjudice subi par la demanderesse du fan des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; qu’une mesure d’expertise est donc nécessaire pour établir l’ampleur de la masse contrefaisante ; qu’une indemnité provisionnelle de 50 000 francs doit être allouée à la société DAMMANN eu égard aux éléments d’appréciation dont dispose le tribunal ; que les défenderesses seront condamnées in solidum au payement de cette somme ; qu’il sera en outre fait droit à la demande de publication du présent jugement dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

VIII – SUR LES APPELS EN GARANTIE Attendu que la société LE PALAIS DES THES demande au tribunal de condamner la société KIRCHNER à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société KIRCHNER formant la même demande à l’encontre de cette société au motif qu’elle n’aurait commercialisé un mélange de thé sous la dénomination DOUCHKA que pour satisfaire sa cliente, laquelle conteste cette allégation. Attendu que dès lors qu’aucune de ces deux sociétés ne justifie d’une clause de garantie contractuelle, il y a lieu de les condamner in solidum au payement des sommes dues à la société DAMMANN en réparation du préjudice que celle-ci subit du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les défenderesses. IX – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la société LE PALAIS DES THES forme une demande reconventionnelle en contrefaçon fondée sur la commercialisation par la société DAMMANN d’un thé sous la marque « THE AUX MOINES » dont elle est propriétaire pour l’avoir déposée à l’INPI en 1990. Attendu que la société DAMMANN conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 70 du Nouveau Code de procédure civile. Attendu que la présente instance a pour objet des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis au préjudice de la société DAMMANN titulaire de la marque « DOUCHKA » ; que la demande reconventionnelle porte sur la marque « THE AUX MOINES » déposée par la société LE PALAIS DES THES. Attendu qu’une telle demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’elle sera déclarée irrecevable. X – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée du seul chef des mesures d’interdiction et d’expertise. XI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société DAMMANN la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la société LE PALAIS DES THES en important, en offrant à la vente et en vendant, et la société KIRCHNER, FISCHER & Co en vendant sous la marque DOUCHKA n 96 643 959 un mélange de thé identique à celui commercialisé par la société R & P DAMMANN FRERES sous cette marque dont elle est titulaire ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de cette société. En conséquence, Interdit aux sociétés LE PALAIS DES THES et KIRCHNER, FISCHER & Co la poursuite de tels agissements. Avant dire droit sur le préjudice subi par la société R & P DAMMANN FRERES, Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur Michel D […] 75015 PARIS avec mission :

- d’entendre les parties et tous sachants ;

- de se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers qui devront les lui communiquer en application de l’article 138 du Nouveau Code de procédure civile ;

- de fournir au tribunal tous éléments d’appréciation lui permettant de déterminer l’importance du préjudice subi par la société R & P DAMMANN depuis le 1^er octobre 1996 du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale précités. Dit que la société R & P DAMMANN FRERES devra consigner au contrôle des expertises la somme de 15 000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1^er juillet 2000. Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera de plein droit privée d’effet. Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa saisine. Renvoye les parties à l’audience de mise en état du jeudi 21 septembre 2000 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la mission de l’expert. Condamne in solidum les sociétés LE PALAIS DES THES et KIRCHNER, FISCHER & Co à verser à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 50 000 francs.

Autorise la société R & P DAMMANN à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des sociétés LE PALAIS DES THES et KIRCHNER, FISCHER & Co sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge de celles-ci la somme de 40 000 francs. Déboute la société LE PALAIS DES THES de sa demande reconventionnelle. Rejette les appels en garantie. Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et d’expertise. Condamne in solidum les sociétés LE PALAIS DES THES et KIRCHNER, FISCHER & Co à verser à la société R & P DAMMANN la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP J.ARMANGAUD et S.GUERLAIN, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.