FAITS ET PROCEDURE Par acte du 26-09-2000, la société de droit américain PRODIS INC. a fait assigner la SA FRANCE TELECOM. Par acte du 20-04-2001, la société de droit américain PRODIS INC. a fait assigner la SA société PAGES JAUNES. Les instances ont été jointes. La société PRODIS INC. expose qu’elle exploite à Los Angeles (Californie) un site web sous l’enseigne LES PAGES JAUNES FRANCOPHONES et qu’elle développe depuis 1994 d’autres activités dans le domaine des télécommunications sous les noms commerciaux et enseignes FRANCE ONLINE et MAXIMUM TELECOMMUNICATION SERVICES ; qu’elle est par ailleurs titulaire des noms de domaines suivants :

- « PAGES.JAUNES.COM », enregistré le 9-04-1996,
- « PAGESJAUNES.NET », enregistré le 25-04-1997, La société demanderesse relate que 4 ans après avoir enregistré son nom de domaine « PAGES JAUNES.COM » elle a été assignée devant le centre de médiation et d’arbitrage des noms de domaine de l’OMPI par la société FRANCE TELECOM qui est titulaire des trois marques françaises suivantes dénommées PAGES JAUNES :

- marque n° 1 430 717 déposée à PINPI le 14-10-1987 en classe 16 pour désigner des annuaires (dépôt d’origine du 21-10-1977 effectué par l’Etat France)
- marque n° 1 430 719 déposée à l’INPI le 14-10-1987 en classe 16 pour désigner des annuaires (dépôt d’origine du 21-10-1977 effectué par l’Etat France)
- marque n° 97 674 262 déposée à l’INPI le 18-04-1997 en classes 9, 16, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les annuaires ; Que par décision devenue définitive du 21-08-2000, le Tribunal Arbitral a rejeté la demande de FRANCE TELECOM tendant à obtenir à son profit le transfert des noms de domaine « PAGESJAUNES.COM » et « PAGES.JAUNES.NET » ; La société PRODIS INC. précise qu’elle souhaite pouvoir exploiter ses noms de domaine dans le cadre d’un grand portail consacré à tous les annuaires de tous les pays francophones ; que FRANCE TELECOM lui refuse toute exploitation commerciale de ses noms de domaine. Au terme de ses écritures, la société PRODIS INC. demande au Tribunal de statuer comme suit :

- constater qu’à la suite de l’arbitrage devenu définitif de l’OMPI, elle est légitime propriétaire des noms de domaine « PAGESJAUNES.COM » et « PAGES JAUNES.NET » ;

- le cas échéant, saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle : * relative à la date d’appréciation du caractère distinctif d’une marque (date du dépôt ou date de la contestation judiciaire de sa validité)

* relative, dans l’hypothèse de la date du dépôt et au cas où il serait antérieur au 29-12- 1991, date d’entrée en vigueur de la Directive du 21-12-1998 sur la législation applicable, à la législation applicable (loi française antérieure ou loi nouvelle découlant de la directive) * relative, dans l’hypothèse d’une marque devenue objectivement usuelle auprès du public, à la possibilité, au soutien de l’article 12.2 a) de la Directive, de faire échec à la déchéance en raison d’une activité du titulaire,
- constater que FRANCE TELECOM a acquiescé à la décision de l’OMPI du 21-08-2000,
- dire qu’elle a intérêt à agir,
- dire frauduleux les dépôts des marques PAGES JAUNES effectués les 14-10-1987 sous les n°l 430 717 et 1 430 719 par L’Etat Français au motif que ce dernier aurait ainsi tenté d’obtenir un droit privatif sur la traduction de la marque « Yellow Pages » exploitée depuis 1886 aux Etats-Unis et qui avait perdu dans ce pays depuis 1954 tout caractère distinctif par la notoriété de son exploitation,
- dire que les marques « Pages Jaunes » ne sont pas valides puisqu’elles ne permettent pas d’identifier les produits d’une entreprise déterminée,
- dire que les marques « Pages Jaunes » pour désigner des annuaires sont nulles puisqu’elles servent à désigner une caractéristique de ce produit,
- dire que les marques « Pages Jaunes » sont génériques et usuelles pour désigner des annuaires professionnels,
- dire que les marques « Pages Jaunes » doivent être frappées de déchéance suite à leur dégénérescence,
- prononcer la nullité des marques françaises suivantes PAGES JAUNES :

- N° 1430717, déposée à l’INPI le 14-10-1987
- N° 1430719, déposée à l’INPI le 14-10-1987
- N° 97674262, déposée à l’INPI le 18-04-1997
- N° 99800906, déposée à l’INPI le 2-07-1999
- N° 99800905, déposée à l’INPI
- N° 99800903, déposée à l’INPI le 2-07-1999
- N° 99800900, déposée à l’INPI le 2-07-1999
- N° 97674262, déposée à l’INPI le 18-04-1997
-N° 1430716 déposée à l’INPI le 14-10-1987.

- à défaut, sur le fondement de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, prononcer pour défaut d’exploitation la déchéance des marques PAGES JAUNES ci dessus émunérées ainsi que celles n° 1430717 et 1430718, pour les produits ou services déposés autres que annuaires et services d’annuaires,
- dire frauduleux les dépôts des marques PAGES JAUNES n° 3142482 et 3142481 effectués à l’INPI le 18-01-2002 soit plusieurs mois après l’introduction de la présente instance,
- annuler les marques « L’ANNUAIRE », « PAGES BLANCHES » et « L’ANNUAIRE DES PAGES BLANCHES » qui sont descriptives pour désigner des annuaires et services d’annuaires électroniques,
- annuler les marques PAGES JAUNES pour permettre l’utilisation de la dénomination « pages jaunes » pour désigner des annuaires professionnels dans le cadre de la libéralisation du marché des télécoms,
- ordonner les mesures de radiation, interdiction et publication,

— en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, constater que FRANCE TELECOM reconnaît s’être appropriée le concept des pages jaunes développé il y a un siècle aux Etats-Unis et s’est faussement prétendue inventeur d’un concept d’annuaire professionnel intitulé PAGES JAUNES,
- condamner FRANCE TELECOM au paiement de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice commercial pour s’être accaparée indûment un monopole et avoir privé la concluante de la possibilité d’exploiter son nom de domaine,
- à titre subsidiaire, dire que la dénomination PAGESJAUNES.COM ne constitue pas une imitation illicite des marques PAGES JAUNES,
- constater qu’aucun tribunal français n’est en droit de lui interdire d’exploiter sur INTERNET aux Etats Unis un annuaire électronique international au moyen de ses noms de domaine « PAGESJAUNES.COM » et « PAGESJAUNES.NET »,
- condamner les défenderesses au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. La société demanderesse se fonde, outre sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et du Code Civil, sur l’article 6 bis de la Convention de l’Union, sur l’article 2 de la directive européenne du 21-12-1998, sur l’article 8 de l’Ordonnance du 1-12-1986 et sur les articles 18 et 19 de l’ordonnance du 25-07-2001 relative à l’annuaire universel. La société FRANCE TELECOM et la société PAGES JAUNES ont conclu en demandant au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :

- dire l’action irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel et pour absence d’intérêt légitime à agir,
- à titre subsidiaire constater que FRANCE TELECOM n’était plus propriétaire des marques PAGES JAUNES n° 1430717, 1430719 et 97674262 lors de l’assignation du 26- 09-2000 en nullité desdites marques,
- constater que la cession de ces marques à la société PAGES JAUNES est inscrite au Registre National des Marques depuis le 25-09-2000,
- déclarer l’action irrecevable à rencontre de la société FRANCE TELECOM et la mettre hors de cause,
- constater la validité des marques PAGES JAUNES n° 1430717, 1430719 et 97674262 et débouter la société PRODIS de l’intégralité de ses demandes,
- constater que PRODIS n’établit pas que la dénomination « PAGES JAUNES » serait devenue en France, du fait de son titulaire, la désignation usuelle d’un annuaire et rejeter la demande de déchéance présentée sur le fondement de l’article L 714-6 du CPI,
- constater que les marques « PAGES JAUNES » ont depuis leurs dépôts fait l’objet d’une exploitation continue et intensive pour désigner des annuaires et rejeter la demande de déchéance présentée sur le fondement de l’article L 714-5 du CPI,
- dire que le recours en interprétation préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes est dépourvu d’objet,
- condamner la demanderesse à verser à chacune des concluantes la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la demanderesse à verser à chacune des concluantes la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

Outre les moyens d’irrecevabilité, les défenderesses soutiennent que la validité des marques PAGES JAUNES et notamment leur caractère distinctif doit s’apprécier au jour du dépôt conformément aux textes applicables à cette date ; que la jurisprudence s’est déjà prononcée sur le caractère distinctif de cette dénomination qui n’est ni descriptive ni générique ; que ces marques ont fait l’objet d’un usage intensif et ne sont pas devenues des désignations usuelles des produits en cause usuelles.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Attendu que la société PRODIS Inc. est titulaire des noms de domaines « PAGES JAUNES.COM », enregistré le 9-04-1996 et « PAGES JAUNES.NET », enregistré le 25 – 04 -1997 ; que par décision du 21-08-2000 le Tribunal Arbitral de l’OMPI n’a pas considéré que ces dépôts présentaient un caractère frauduleux et a débouté la SA FRANCE TELECOM de sa demande d’attribution de ces noms de domaine ; Attendu que, depuis le 4-10-2002, la société PRODIS Inc., après recours contre une première décision de refus, a également été autorisée à faire procéder à l’enregistrement de la marque communautaire « PAGES JAUNES.COM » ; Attendu que la société PRODIS Inc. sollicite la nullité des trois marques françaises suivantes dénommées PAGES JAUNES :

- marque n° 1 430 717 déposée à l’INPI le 14-10-1987 en classe 16 pour désigner des annuaires (dépôt d’origine du 21-10-1977 effectué par l’Etat France)
- marque n° 1 430 719 déposée à l’INPI le 14-10-1987 en classe 16 pour désigner des annuaires (dépôt d’origine du 21-10-1977 effectué par l’Etat France)
- marque nô 97 674 262 déposée à l’INPI le 18-04-1997 en classes 9, 16, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les annuaires ; Attendu que la demanderesse expose présenter ces demandes en nullité sur le fondement de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dans le but de prévenir tout risque de conflit entre ses propres droits sur les noms de domaine et les droits des défenderesses sur leurs marques ; que la procédure en transfert des noms de domaine qui s’est déroulée devant le Tribunal Arbitral de l’OMPI confirme que les identités de dénomination peuvent se trouver à l’origine de litiges ; que la société PRODIS INC. justifie d’un intérêt à agir sur les marques « PAGES JAUNES ». Attendu que la société PRODIS INC indique souhaiter pouvoir développer ses noms de domaine dans le cadre d’un grand portail consacré à tous les annuaires de tous les pays francophones ; qu’elle n’a pas déposé de noms de domaine dénommés « L’ANNUAIRE », « PAGES BLANCHES » et "L’ANNUAIRE DES PAGES BLANCHES ; que dans ces conditions elle ne justifie d’aucun intérêt à contester les marques de FRANCE

TELECOM comportant ces dénominations ; que ces demandes seront déclarées irrecevables ; Attendu enfin que la demanderesse n’a pas d’intérêt à faire juger que la dénomination « PAGES.JAUNES.COM » ne constituerait pas l’imitation illicite de la marque « PAGES JAUNES » puisqu’une telle demande n’est pas présentée en défense ; que le Tribunal n’est tenu de dire le droit qu’en présence d’un conflit, condition non présente. II – SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE FRANCE TELECOM Attendu que les marques « PAGES JAUNES » n° 1 430 717, n° 1 430 719 et n° 97 674 262 ont été transférées par la SA FRANCE TELECOM à la SA PAGES JAUNES par contrat d’apport d’actif du 23-06-2000 avec inscription au BOPI le 25-09-2000 ; qu’en conséquence le 26-09-2000, date de délivrance de l’assignation, la SA FRANCE TELECOM n’était plus titulaire des marques « PAGES JAUNES » demeurant en litige ; que néanmoins la société PRODIS INC. présente contre la SA FRANCE TELECOM des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour appropriation d’un concept et abus de monopole ; que l’examen de ces demandes auquel il sera ci après procédé nécessite le maintien dans la cause de cette société. III – SUR LA VALIDITE DES MARQUES « PAGES JAUNES » Attendu que les premières marques « PAGES JAUNES » ont été déposées en 1977 ; que leur validité doit s’apprécier conformément à la législation applicable à cette date en l’occurrence la loi du 31-12-1964 ; que la société PRODIS INC. ne saurait qualifier ces dépôts de frauduleux puisque les droits de cette dernière ont uniquement pris naissance en 1996 et 1997, années de dépôt de ses noms de domaine ; que par ailleurs il a déjà été jugé que la preuve n’était aucunement rapportée que l’expression PAGES JAUNES ait été usuellement adoptée en France, en 1977, pour désigner des annuaires professionnels ; que le caractère distinctif de la marque devant être apprécié en 1977, est sans portée, le dépôt intervenu postérieurement de marques comportant la même dénomination notamment au Benelux et en Suisse ; qu’en 1977 la marque « PAGES JAUNES » n’était ni nécessaire ni générique et ne se rapportait à aucune particularité indispensable ou obligatoire ; que s’agissant d’une marque nationale le caractère distinctif s’apprécie par rapport à la France ; qu’est indifférente l’adoption de cette dénomination pour désigner des annuaires professionnels dans de nombreux autres pays étrangers notamment aux Etats Unis depuis 1883 ; que les grief relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère générique de la marque doivent être écartés ; Attendu que par application de l’article 3 de la Loi du 31-12-1964 la dénomination « PAGES JAUNES » n’est pas non plus descriptive puisqu’elle ne porte ni sur la nature ni sur la fonction de ces annuaires professionnels ni sur leurs qualités essentielles ; Attendu que la société PRODIS INC. ne prouve pas que la marque « PAGES JAUNES » serait devenue usuelle « du fait » de la société FRANCE TELECOM au sens de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que cette dernière est étrangère au

développement international de cette dénomination auquel elle ne peut s’opposer ; que sur le territoire français il convient de dissocier la notoriété de la marque de la dégénérescence du signe ; que FRANCE TELECOM justifie s’opposer aux demandes de dépôts de marques comportant la dénomination « PAGES JAUNES » pour désigner des annuaires notamment professionnels ; qu’il résulte également d’une enquête de notoriété versée aux débats que plusieurs autres termes usuels sont utilisés pour désigner les annuaires professionnels notamment « Pages blanches », « scoot », « annuaire soleil » ; que dans un seul dictionnaire le terme « page jaune » est mentionné comme illustration non pas du mot « annuaire » mais du mot « page » ; que la société demanderesse ne prouve pas que « page jaune » serait devenue au sens de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle la désignation usuelle des annuaires professionnels ; Attendu que la société PAGES JAUNES verse aux débats les extraits suivants de l’annuaire par professions « PAGES JAUNES » :

- Ville de Paris Janvier 1978, janvier 1987, mars 1990, mai 1994, avril 2000
- Gironde Juin 1984
- Seine et Marne, septembre 2001 Que se trouve ainsi caractérisée une exploitation des annuaires sérieuse et continue ; Attendu que la société PRODIS INC. sollicite la déchéance pour les autres classes de produits et services visés dans les dépôts des trois marques en litige alors qu’elle ne prouve pas envisager leur exploitation ; qu’en effet son projet porte sur la mise en place d’un grand portail consacré à tous les annuaires de tous les pays francophones ; que de plus si l’exploitation ne reprend pas le graphisme du dépôt il convient de rappeler que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle admet « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » ; que la demande de déchéance pour défaut d’exploitation doit être rejetée ; Attendu qu’il n’existe pas de monopole en matière d’annuaires ; qu’il résulte du rapport d’activités de la Direction Générale des Postes et Télécommunications pour l’année 1994 que 130 annuaires ont été déclarés émanant de 50 éditeurs différents ; que le moyen se rapportant au maintien indu d’une situation de monopole doit être écarté. Attendu que pour les motifs ainsi exposés les demandes de nullité des diverses marques comportant la dénomination « PAGES JAUNES » doivent être rejetées sans nécessité de présenter un recours en interprétation préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes ; Attendu que les marques PAGES JAUNES étant valables, ne sauraient être considérés comme frauduleux les dépôts des marques PAGES JAUNES n° 3142482 et 3142481 effectués à l’INPI le 18-01-2002 ; Attendu que la validité des marques « PAGES JAUNES » ne signifie pas nécessairement que se trouve illicite toute utilisation par des tiers de la dénomination « pages jaunes » pour désigner des annuaires professionnels ; que les sociétés défenderesses ne présentent

aucune demande reconventionnelle d’interdiction ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler les marques « PAGES JAUNES » pour permettre l’utilisation par des tiers dans des conditions non définies de la dénomination « pages jaunes ». IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu qu’en l’absence de demande à ce titre il n’y a pas lieu de constater qu’aucun tribunal français n’est en droit d’interdire à la concluante d’exploiter sur INTERNET aux Etats Unis un annuaire électronique international au moyen de ses noms de domaine « PAGESJAUNES.COM » et « PAGESJAUNES.NET » ; Attendu que la solution du litige conduit à débouter la société PRODIS INC. de l’intégralité de ses autres demandes ; Attendu que les défenderesses ne caractérisent pas le caractère abusif de la présente procédure qui ne saurait se déduire du seul rejet des demandes ; Attendu qu’il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire ; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la société PRODIS INC. à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Dit la société PRODIS INC. dépourvue d’intérêt à contester les marques « L’ANNUAIRE », « PAGES BLANCHES » et « L’ANNUAIRE DES PAGES BLANCHES. » Dit la société PRODIS INC dépourvue d’intérêt à faire juger que la dénomination « PAGESJAUNES.COM » ne constituerait pas l’imitation illicite de la marque « PAGES JAUNES ». Constate la validité des marques PAGES JAUNES n° 1430717, 1430719 et 97674262. Déboute la société PRODIS INC. de ses demandes de nullité des marques « PAGES JAUNES ». Condamne la société PRODIS INC. à verser sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2 500 euros à la SA FRANCE TELECOM et 2500 euros à la SA PAGES JAUNES. Rejette toutes autres demandes

Condamne la société PRODIS INC. aux dépens.