La société en commandite simple MASTERFOODS et la société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware MARS INCORPORATED (ci-après MARS Inc) ont pour activité la fabrication et la vente de produits alimentaires, et notamment de produits de confiserie. La société MARS INCORPORATED est titulaire de la marque communautaire semi- figurative « MALTESERS » déposée le 01(er) avril 1996, enregistrée le 22 mai 1998 sous le numéro 000001743 pour désigner des produits des classes 29, 30 et 32, et notamment la « confiserie à usage non médical » et constituée par la représentation sur un fond rouge de confiseries chocolatées de forme ronde avec un reflet, dont l’une est sectionnée, laissant apparaître le coeur de couleur blonde du bonbon, et par l’élément verbal « MALTESERS » écrit en blanc en diagonale montante de gauche à droite et situé au centre, ainsi reproduite : La société MASTERFOODS fabrique et commercialise en France sous cette marque des petites billes chocolatées croustillantes. Indiquant avoir constaté que la société NESTLE FRANCE fabriquait et commercialisait des produits identiques appelés « KITKAT BALL » dont les emballages reproduiraient selon elles les caractéristiques du conditionnement des produits « MALTESERS », et après avoir fait procéder le 14 juin 2005 à deux constats d’achat, les sociétés MARS INCORPORATED et MASTERFOODS ont, selon acte d’huissier en date du 06 juillet 2005, fait assigner la société par actions simplifiée NESTLE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. La société par actions simplifiée MARS CHOCOLAT FRANCE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 31 mai 2007. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 04 octobre 2007, les sociétés MASTERFOODS, MARS Inc et MARS CHOCOLAT FRANCE demandent au Tribunal de :

- dire et juger l’intervention volontaire de la société MARS CHOCOLAT FRANCE recevable et bien fondée,
- dire et juger les sociétés MASTERFOODS, MARS Inc et MARS CHOCOLAT FRANCE recevables et bien fondées en leur action,
- dire et juger la société NESTLE FRANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter purement et simplement,
- dire et juger que la société NESTLE FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 000001743 de la société MARS Inc sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil et L. 717-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- interdire à la société NESTLE FRANCE de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la marque communautaire n° 000001743 de la société MARS Inc, sous astreinte définitive de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société NESTLE FRANCE au paiement à la société MARS Inc d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque,
- dire et juger que la société NESTLE FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard des sociétés MASTERFOODS et MARS CHOCOLAT FRANCE sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

— interdire à la société NESTLE FRANCE de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, les caractéristiques de emballages MALTESERS commercialisés par les sociétés MASTERFOODS puis MARS CHOCOLAT FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société NESTLE FRANCE au paiement aux sociétés MASTERFOODS et MARS CHOCOLAT FRANCE d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des demanderesses et aux frais de la société NESTLE FRANCE, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3.500 euros H.T.,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société NESTLE FRANCE à payer à chacune des sociétés MARS Inc, MASTERFOODS et MARS CHOCOLAT FRANCE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2007, la société NESTLE FRANCE entend voir :

- prononcer la nullité de la marque communautaire MALTESERS n° 000001743 pour l’ensemble des produits visés à son dépôt,
- constater la déchéance des droits de la société MARS sur la marque communautaire n° 000001743 à compter du 22 mai 2003 pour l’ensemble des produits visés à son dépôt faute d’exploitation sérieuse,
- dire que le jugement à intervenir passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre des Marques Communautaires sur réquisition du greffier du tribunal de céans ou de l’une des parties,
- subsidiairement, dire et juger l’action de la société MARS en contrefaçon de marque et l’action de la société MASTERFOODS en concurrence déloyale irrecevables, à tout le moins mal fondées, et les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
- dire et juger la société NESTLE FRANCE bien fondée en sa demande reconventionnelle, en conséquence, y faisant droit :

- condamner chacune des sociétés MARS et MASTERFOODS à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner chacune des sociétés MARS et MASTERFOODS à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2007.

I – Sur la recevabilité à agir de la société MASTERFOODS Attendu que la société MARS CHOCOLAT FRANCE est intervenue volontairement à

l’instance par conclusions en date du 31 mai 2007, faisant alors valoir que suite à l’apport partiel d’actif effectué à son profit par la société MASTERFOODS, elle assure désormais en lieu et place de cette dernière la fabrication et la commercialisation des produits MALTESERS ; Que selon la défenderesse, la société MASTERFOODS n’est plus recevable à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’elle a transmis l’intégralité de son patrimoine pour la branche d’activité considérée, seule la société MARS CHOCOLAT FRANCE, venant aux droits de la société MASTERFOODS, devant être partie à l’instance ; Que les demanderesses opposent que la société MASTERFOODS demeure recevable à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements de la société NESTLE FRANCE jusqu’à la date d’effet de l’apport, soit jusqu’au 21 avril 2007 ; Que cependant, il résulte du projet de traité d’apport partiel d’actif en date du 26 mars 2007 tel que versé aux débats que la société MASTERFOODS a apporté à la société MARS CHOCOLAT FRANCE « sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous les conditions ci-après énoncées, tous les éléments (actif et passif), droits et valeurs, sans exception ni réserve, qui composeront, à la date de la réalisation définitive de l’opération, la Branche d’Activité Snackfood relative à la production et la commercialisation de chocolaterie, confiserie, barres chocolatées, barres biscuitées et barres à base de céréales, glaces et barres glacées (…) » ; Que la transmission universelle de patrimoine ainsi opérée, pour la branche d’activité concernée, au profit de la société MARS CHOCOLAT FRANCE prive la société MASTERFOODS d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, la société bénéficiaire de l’apport se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ; Qu’il y a lieu en conséquence de la déclarer irrecevable à agir. II – Sur la validité de la marque communautaire n° 000001743 Attendu qu’aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 (ci-après RMC), « peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. » ; Attendu en l’espèce que la marque communautaire semi-figurative n° 000001743 telle que ci-dessus reproduite est un signe complexe composé d’une part de l’élément verbal « MALTESERS » et d’autre part de divers éléments figuratifs ; Qu’elle a été déposée avec la description suivante : « la marque consiste en étiquettes ou emballages à fond rouge portant des motifs de sphères recouvertes de chocolat, comme il apparaît sur la représentation le produit ou le nom de la marque apparaît au centre en lettres blanches bordées de brun, tel que l’illustre la représentation ci-jointe, mais ne se limite pas exclusivement auxdites lettres » ; Que se prévalant des dispositions susvisées, la société NESTLE FRANCE conteste la validité de la marque communautaire n° 000001743 aux motifs que sa description, qui ne serait pas conforme à la reproduction de la marque telle que déposée, ne serait pas susceptible d’une unique représentation graphique et que la marque invoquée ne porterait pas dès lors sur un signe précis et stable susceptible d’exercer la fonction d’indicateur d’origine dévolue à la marque ;

Qu’elle considère à tout le moins que la mention « mais ne se limite pas exclusivement auxdites lettres » est de nature à étendre le champ de la protection réclamée au-delà du signe lui-même et qu’elle entache de nullité la description, entraînant la nullité du dépôt qu’elle concerne ; Qu’elle en veut pour preuve le fait que la société MARS Inc soit également titulaire d’une marque communautaire semi-figurative n° 000001735 déposée le 01(er) avril 1996, dont la représentation graphique est en tous points identique à la marque opposée dans le cadre de la présente instance, qui désigne les mêmes produits que ceux visés dans l’enregistrement de ladite marque et qui ne s’en différencie que par l’absence de description ; Que s’il est incontestable, ainsi que le relèvent les sociétés demanderesses, que le signe tel que déposé est susceptible de représentation graphique et répond ainsi à la première exigence prescrite par l’article 4 du RMC susvisé, il convient cependant d’établir en outre si cette représentation graphique est suffisamment déterminée pour assurer la fonction distinctive de la marque, et ainsi constituer une marque valable au sens de ce texte ; Que les sociétés MARS et MASTERFOODS ne contestent pas dans leurs écritures que la description critiquée indique « que l’usage d’un signe similaire, avec un élément verbal autre, serait susceptible d’entrer dans le champ de protection conféré par ladite marque » ; Qu’elles ne sauraient invoquer le caractère facultatif d’une telle description pour la priver de toute portée dès lors que le déposant, en faisant le choix de la faire figurer lors du dépôt de la marque n° 000001743 et de déposer simultanément une marque n° 000001735 en tous points identique et ne se distinguant de la première que par l’absence de description, a nécessairement entendu s’en prévaloir ; Qu’il ressort de ces éléments que la marque n° 000001743 telle que déposée et décrite est susceptible de plusieurs représentations graphiques dès lors que son élément verbal ne se limite pas aux seules lettres composant le terme « MALTESERS » ; Qu’elle ne constitue donc pas, du fait de cette pluralité de représentations possibles, un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises au sens des dispositions susvisées ; Attendu que par combinaison des dispositions de l’article 51 du RMC, selon lesquelles « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 » et de l’article 7 a) dudit règlement, qui prévoit que « Sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 », il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque communautaire n° 000001743 ; Qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le moyen de défense tiré de la déchéance des droits de la société MARS Inc sur la marque en cause. III – Sur la contrefaçon Attendu que l’action en contrefaçon des sociétés MARS ne saurait prospérer, la nullité de la marque communautaire n° 000001743 sur laquelle elle est seule fondée ayant été prononcée. IV – Sur la concurrence déloyale Attendu que les sociétés demanderesses font valoir à ce titre qu’en reprenant les éléments

caractéristiques de sa marque communautaire, tels que ci-dessus exposés, sur les emballages de ses produits « KITKAT BALL », la société NESTLE FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MARS CHOCOLAT FRANCE et de la société MASTERFOODS ; Qu’elles ajoutent que les produits litigieux sont commercialisés dans les mêmes points de vente et sur les mêmes présentoirs que les produits MALTESERS, qu’il s’agit également de petites billes chocolatées qui n’avaient jamais été commercialisées sous la marque KITKAT auparavant et que le conditionnement de leur concurrent direct reprend le même format rectangulaire de type familial, s’ouvrant par le haut et avec un large fond permettant de le positionner verticalement ; Qu’elles estiment enfin que la société NESTLE FRANCE s’est, ce faisant, placée dans le sillage des sociétés MARS CHOCOLAT FRANCE et MASTERFOODS en tentant de profiter indûment de la notoriété des produits MALTESERS ; Attendu que contrairement à ce que prétend la société défenderesse, la société MARS CHOCOLAT FRANCE – et elle-seule, compte tenu de l’irrecevabilité à agir de la société MASTERFOODS ci-dessus évoquée – est recevable à invoquer au titre de la concurrence déloyale des faits identiques à ceux invoqués par le titulaire de la marque au titre de la contrefaçon, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle fabrique et commercialise en France les produits incriminés ; Qu’il résulte de la comparaison des emballages versés aux débats que le conditionnement des produits « KITKAT BALL » (grand et petit formats) présente, à l’instar de celui commercialisé par la société MARS CHOCOLAT FRANCE sous la marque « MALTESERS », un fond rouge, la représentation de confiseries chocolatées de forme ronde avec un reflet, représentées sur l’ensemble de l’emballage, et dont l’une est sectionnée, laissant apparaître le coeur de couleur blonde du bonbon, et un élément verbal disposé en diagonale, en montant de gauche à droite, au centre de l’emballage ; Que le conditionnement de grande taille présente en outre, de la même manière que l’emballage des produits MALTESERS, une forme rectangulaire s’ouvrant par le haut et un large fond permettant de le positionner verticalement ; Que la défenderesse indique à juste titre que ces différents éléments, qui participent à la fois de l’ornementation et de l’évocation des produits en cause, sont pour certains connus, voire habituels dans le domaine considéré de la confiserie ; Que cependant, la mise sur le marché de boules chocolatées reprenant leur combinaison selon un agencement similaire et des couleurs identiques ne procède pas de l’exercice de la libre concurrence, mais traduit la volonté délibérée de la société défenderesse d’entretenir la confusion dans l’esprit du public ; Que la concurrence déloyale est ainsi caractérisée, sans que la société NESTLE FRANCE puisse utilement invoquer avoir eu recours dès 1998, et antérieurement aux sociétés MARS, à la couleur rouge pour commercialiser des billes chocolatées sous la dénomination « KITKAT BALL » dès lors qu’elle ne pouvait, compte tenu de la situation de concurrence directe entre les parties, ignorer à cette date le dépôt auprès de l’OHMI de la marque n° 000001743 effectué le 01(er) avril 1996, correspondant à l’emballage des produits « MALTESERS » dans leur forme actuelle ; Que les actes de concurrence parasitaire par ailleurs invoqués ne sauraient en revanche être retenus, faute pour les demanderesses d’en justifier de manière distincte.

V – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu’il convient d’allouer à la société MARS CHOCOLAT FRANCE, qui ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’étendue de son préjudice, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Qu’il y a lieu d’autoriser, à titre de réparation complémentaire, la publication du présent jugement selon les modalités prévues au dispositif de la décision. VI – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, l’action des sociétés MARS Inc et MARS CHOCOLAT FRANCE ayant partiellement prospéré. VII – Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société NESTLE FRANCE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés MARS Inc et MARS CHOCOLAT FRANCE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en tant que Tribunal des Marques Communautaires, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE la société MASTERFOODS irrecevable à agir ;

- PRONONCE la nullité de la marque communautaire semi-figurative « MALTESERS » n° 000001743 dont la société MARS Inc est titulaire ;

- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au Registre des Marques Communautaires sur réquisition de la partie la plus diligente ; En conséquence,
- DEBOUTE les sociétés MARS Inc et MARS CHOCOLAT FRANCE de leurs demandes en contrefaçon ;

- DIT qu’en reprenant les éléments caractéristiques des emballages des produits « MALTESERS » – à savoir un fond rouge, la représentation de confiseries chocolatées de forme ronde avec un reflet, représentées sur l’ensemble de l’emballage, et dont l’une est sectionnée, laissant apparaître le coeur de couleur blonde du bonbon, un élément verbal en diagonale, en montant de gauche à droite, au centre de l’emballage – sur les emballages de ses produits « KITKAT BALL », la société NESTLE FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MARS CHOCOLAT FRANCE ; En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société NESTLE FRANCE de poursuivre de tels agissements, sous astreinte définitive de 50 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;

— DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

- CONDAMNE la société NESTLE FRANCE à payer à la société MARS CHOCOLAT FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais du défendeur, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;

- DEBOUTE la société NESTLE FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNE la société NESTLE FRANCE à payer aux sociétés MARS Inc et MARS CHOCOLAT FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

- CONDAMNE la société NESTLE FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l’exécution provisoire.