TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2010

3^e chambre 3^e section N°RG: 10/05396

DEMANDERESSE Société SYSNEXT SARL représentée par son gérant, M. Laurent W. […] 75008 PARIS représentée par M^e Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire U0001

DEFENDERESSE Société CONNEX’COM SARL […] 75020 PARIS représentée par M^e Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.817

COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 21 Juin 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

La société SYSNEXT commercialise sous les termes PACKSHOT et PACKSHOT CREATOR une solution informatique composée de matériel et de programmes informatiques qui permet de réaliser des photos de qualité professionnelle avec une visualisation à 360°. Dans le cadre de son activité, la société SYSNEXT a déposé plusieurs marques françaises, communautaires et internationales à savoir :

- PACKSHOT n°3353049 déposée auprès de l’INPI le 4 av ril 2005 en classes 9, 16, 35 et 42,
- PACKSHOT-CREATOR (semi-figurative) n° 3429589 dépos ée auprès de l’INPI le 15 mai 2006 en classes 9, 16, 35 et 42 ;

- PACKSHOT SPIN (semi-figurative) n° 3605603 déposée auprès de l’INPI le 18 octobre 2008 en classes 9, 35 et 42 ;

- PACKSHOT OFFICE (semi-figurative), n° 07477714, dép osée auprès de l’OHMI en classes 9, 35 et 42 le 18 décembre 2008;

— PACKSHOT-3D n° 007130297, déposée auprès de l’OHMI en classes 9, 16, et 41 le 4 août 2008 ;

- PACKSHOT-CREATOR (semi-figurative) n° 005468343, dé posée auprès de l’OHMI en classes 9, 35 et 42 le 14 novembre 2006;

- PACKSHOT-ANIMATION n° 007149164, déposée auprès de l’OHMI en classes 9, 16, et 41 le 8 août 2008 ;

- PACKSHOT SPIN (semi-figurative) n° 008226052, dépos ée auprès de l’OHMI en classes 9, 35, et 42 le 19 mai 2009 ;

- PACKSHOT.FR (semi-figurative) déposée auprès de l’INPI sous le n°3353063 le 4 avril 2005 en classes 16, 35, 38 et 40 ;

- E-PACKSHOT (semi-figurative) déposée auprès de l’INPI sous le n°3518263 le 3 août 2007 en classes 9, 16 et 41 ;

- PACKSHOT-SOLUTION déposée auprès de l’INPI sous le n°3518258 le 3 août 2007 en classes 9, 16 et 41 ;

- PACKSHOT-3D déposée auprès de l’INPI sous le n° 355 5690 le 11 février 2008 en classes 9,16 et 41 ;

- PACKSHOT-ANIMATION déposée auprès de l’INPI sous le n°3555689 le 11 février 2008 en classes 9,16 et 41 ; Elle présente son activité et ses produits sur le site internet www.packshot-creator.com. La société CONNEX’COM, SARL constituée le 26 août 1992, a notamment pour activité la réalisation de prestations informatiques et de vente de matériel informatique dans le domaine de la photographie. En vertu d’un contrat en date du 27 juillet 2005, modifié le 1^er mars 2006, la société SYSNEXT a confié le soin de revendre le matériel « Solution Packshot Creator » à la société CONNEX’COM, devenue alors partenaire agréé de la société SYSNEXT. La société SYSNEXT a appris que la société CONNEX’COM avait procédé à plusieurs dépôts de marques et noms de domaine comportant le terme « Packshot » et a décidé de résilier le contrat partenaire agréé le 29 avril 2008, la résiliation prenant effet le 30 octobre 2008. Un protocole d’accord transactionnel a par la suite été signé entre les parties le 20 novembre 2008 aux termes duquel la société SYSNEXT a consenti à la société CONNEX’COM le droit non exclusif de distribuer ses produits jusqu’au 31 juillet 2009 et la société CONNEX’COM a cédé à la société SYSNEXT six marques françaises et communautaires ainsi que des noms de domaine comportant le terme « Packshot ». Considérant que la société CONNEX’ COM portait toujours atteinte aux marques PACKSHOT et PACKSHOT-ANIMATION en les utilisant dans les balises meta du document source des pages de son site www. scancube.fr et en apparaissant comme « site sponsorisé » sur le moteur de recherche www.bing.com lorsque le terme « Packshot » est saisi, la demanderesse a adressé à la société CONNEX’COM le 15 mars 2010 une mise en demeure de cesser d’utiliser la marque PACKSHOT sous quelque forme et moyen que ce soit, ce qu’a accepté la société CONNEX’COM le 17 mars 2010 par retour de courrier.

La demanderesse dit avoir constaté le 23 mars 2010 que, malgré les engagements de la société CONNEX’COM, le code source de la page http://scancube.fr/test.php contenait toujours les termes « packs-shot » et « pack shot », c’est dans ces conditions qu’elle a assigné à jour fixe le 1^er avril 2010 la société CONNEX’COM devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 8 juin2010, la société SYSNEXT demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
- dire qu’en utilisant les signes « packshot », « packshots », « pack shot », « packs-shot », « packshot 360 », « studio packshot » et « photo packshot » et « packshot animation » au sein des balises meta du site www.scancube.fr, la société CONNEX’COM a commis et commet encore des actes de contrefaçon par reproduction et imitation des marques « Packshot » n°3353049 et « Packshot – Animati on » n°3555689
- dire qu’en utilisant la marque protégée « Packshot » à titre de mot-clé pour procéder au référencement de son site auprès des moteurs de recherche et des annuaires, la société CONNEX’COM a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire de nature à engager sa responsabilité ;

- dire qu’en faisant apparaître dans sa rubrique « Références clients » une liste de clients de la société SYSNEXT, la société CONNEX’COM s’est illicitement approprié les clients d’un concurrent, a fourni une information déloyale au public et a commis des actes de concurrence déloyale.

En conséquence :

- interdire à la société CONNEX’COM de faire usage des marques « Packshot » dont est titulaire la société SYSNEXT sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit et notamment à titre de balises meta et de mot-clé pour le référencement du site www.scancube.fr sur les moteurs de recherche et annuaires, professionnels ou non, gratuits ou payants, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- interdire à la société CONNEX’COM de mentionner sur son site, dans la rubrique « Références clients » des sociétés qui ont acquis un studio-photo de la marque PACKSHOT CREATOR et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-condamner la société CONNEX’COM à verser à la société SYSNEXT les sommes de : * 50.000 € en réparation des actes de contrefaçon de la marque « Packshot » ; * 40.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale parasitaire tenant au référencement du site www. scancube. fr en association avec le terme « Packshot » ; * 30.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale tenant à l’appropriation illicite de la liste de clients de la société SYSNEXT.

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, dans trois revues de tirage national au choix de la société SYSNEXT et sur la page d’accueil du site de www.scancube.fr pendant une durée d’un mois ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

condamner la société CONNEX’COM à verser à la société SYSNEXT la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société SYSNEXT prétend que la défenderesse est irrecevable à se prévaloir de la nullité de ses marques au motif que son action est prescrite et qu’elle ne serait plus recevable à contester la validité de ces marques dès lors que par la signature du protocole d’accord, elle a reconnu leur validité et renoncé à toute contestation. Elle fait valoir que ses marques PACKSHOT et PACKSHOT-ANIMATION sont distinctives pour les produits et services visés. La demanderesse allègue que la société CONNEX’COM a commis et commet encore des actes de contrefaçon par reproduction et imitation de ses marques françaises PACKSHOT n°3353049 et PACKSHOT ANIMATION n°3555689, au sens des articles L713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle prétend que la société CONNEX’COM commet des actes de concurrence déloyale par sa politique de référencement consistant à associer sans cesse le terme « Packshot » à ses produits et en s’appropriant les clients de la demanderesse pour les présenter comme siens sur son site internet. Elle soutient que le protocole d’accord conclu le 20 novembre 2008 est valable comme comportant des obligations réciproques des parties et qu’elle a respecté ses propres engagements. Sur les demandes reconventionnelles de la société CONNEX’COM, elle soulève l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce compte tenu de la qualité de commerçants des parties et leur irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec le litige principal, au fond, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni dénigrement à l’encontre de la société CONNEX’COM.

Dans ses conclusions du 18 juin 2010, la société CONNEX’COM demande au tribunal de :

- dire que la société CONNEX’COM n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire de nature à engager sa responsabilité ayant provoqué un préjudice direct à SYSNEXT;

- prononcer la nullité des marques françaises «packshot » n°3353049, «packshot-animation» n°3555689 et de la marque comm unautaire « packshot-animation» n°7149164 pour absence de dis tinctivité ;

- prononcer la nullité de l’acte sous seings privés en date du 20 novembre 2008 emportant transaction et en conséquence, prononcer la nullité des cessions de marques et de noms de domaine, objets de ladite transaction ;

- ordonner la cession par la société SYSNEXT au profit de la société CONNEX’COM des noms de domaine • packshot-solution.com • packshotsolution.com • packshot-solution,eu • packshotsolution.eu

• packshot-solution.fr • packshotsolution.fr • e-packshot.eu • e-packshot.fr • packshot-3d.fr • packshot3d.fr • packshot-3d.eu • packshot-3d.info • packshot3d.info • packshot-animation.com • packshot-animation.eu • packshot-animation.fr • packshot-animation. info au prix de 100 € HT dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;

- dire que la société SYSNEXT a commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au préjudice de la société CONNEX’COM ;

- condamner en conséquence, la société SYSNEXT d’avoir à payer à la société CONNEX’COM une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts.

- condamner la société SYSNEXT d’avoir à payer à la société CONNEX’COM une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens et frais de l’instance ;

- ordonner l’exécution du jugement à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société CONNEX’COM, ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société CONNEX’COM et celles qui devront intervenir à l’encontre de la société SYSNEXT. La société CONNEX’COM soulève la nullité des marques françaises PACKSHOT, communautaire PACKSHOT et française PACKSHOT-ANIMATION pour défaut de distinctivité pour les produits et services qui lui sont opposés.

Elle conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale au motif que le terme PACKSHOT doit être libre d’utilisation et estime avoir le droit de citer les clients qu’elle a obtenu par la vente des accessoires de l’appareil de SYSNEXT. Elle considère que la transaction du 20 novembre 2008 est nulle car les marques et noms de domaines ont été cédés pour un vil prix et qu’elle était en état de dépendance économique, que la société SYSNEXT n’a pas respecté ses obligations nées du protocole en réservant les mots clés PACKSHOT et PACKSHOT CREATOR et en modifiant le montant de l’encours passant de 20.000 € à 5.000 € unilatéralement. Elle reproche à la société SYSNEXT des actes de concurrence déloyale et de dénigrement auprès de sa clientèle ainsi que la diffusion d’informations trompeuses sur l’origine et la conception des produits qu’elle commercialise. L’affaire a été plaidée le 21 juin 2010.

MOTIFS Sur la prescription de la demande de nullité des marques. La société SYSNEXT reproche à la société CONNEX’COM des actes de contrefaçon de deux de ses marques :

- PACKSHOT marque française n°3353049 et
- PACKSHOT-ANIMATION marque française n°3555689 En réplique, la société CONNEX’COM soulève la nullité des trois marques suivantes appartenant à la demanderesse :

- PACKSHOT marque française n°3353049 et
- PACKSHOT-ANIMATION marque française n°3555689
- PACKSHOT-ANIMATION marque communautaire n°7149164 La société SYSNEXT prétend que la défenderesse est irrecevable à se prévaloir de la nullité de ses marques au motif que son action est prescrite sur le fondement des articles L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 2224 du code civil. Elle soutient également que la société CONNEX’COM n’est plus recevable à contester la validité de ces marques dès lors que par la signature du protocole d’accord, elle a reconnu leur validité et renoncé à toute contestation. Bien que la demanderesse soulève cette irrecevabilité à titre subsidiaire, après avoir soutenu en réponse à la demande de nullité de la défenderesse que ses marques étaient valables, s’agissant d’une question de recevabilité, le tribunal doit statuer sur ce point avant d’aborder le fond. L’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4. (…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. (…)

En l’espèce, la défenderesse a agi en nullité de la marque non pas sur le fondement de l’article L 711-4 mais sur celui des articles L 711-2 et L 711-3 du code de la propriété intellectuelle qui ne sont pas visés par les dispositions relatives à l’usage toléré de la marque pendant cinq ans. La forclusion de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle n’est donc pas applicable au cas d’espèce. S’agissant de la prescription quinquennale, le tribunal relève que la demanderesse fixe elle-même le jour où la société CONNEX’COM a eu connaissance de l’existence de la marque PACKSHOT au 27 juillet 2005, or, la défenderesse a soulevé la nullité de la marque par conclusions du 18 juin 2010, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité ou non de la connaissance de la marque par la défenderesse, on ne peut que constater que la période de cinq ans n’est pas expirée et qu’il ne peut donc y avoir de prescription quinquennale.

Enfin, la société SYSNEXT soutient que la société CONNEX’COM a expressément reconnu la validité de la marque PACKSHOT aux termes du protocole d’accord signé entre les parties le 20 novembre 2008. Force est de constater que si les parties se sont rapprochées dans le cadre de leurs relations commerciales afin de mettre fin à des divergences dans le cadre de ces relations, le protocole ne comporte aucune reconnaissance de la part de la défenderesse de la validité des marques PACKSHOT et PACKSHOT ANIMATION, ni engagement express de sa part de ne pas contester la validité de ces marques. La société CONNEX’COM est donc recevable à soulever la nullité des marques françaises PACKSHOT et PACKSHOT ANIMATION. S’agissant de la marque communautaire, le tribunal relève que l’action en contrefaçon de la société SYSNEXT n’est fondée que sur les marques françaises PACKSHOT n°3353049 et PACKSHOT-ANIMATION n°3555689, la société CONNEX’COM n’est donc pas recevable à poursuivre la nullité de la marque communautaire PACKSHOT-ANIMATION n°7149164 qui ne l ui est pas opposée devant le tribunal de céans en application de l’article 70 du code de procédure civile. En conséquence, seule la validité des deux marques françaises PACKSHOT et PACKSHOT ANIMATION sera examinée. Sur la nullité alléguée des marques françaises PACKSHOT n°335 30 49, PACKSHOT ANIMATION n°3 55 56 89. La défenderesse soutient que les marques précitées sont nulles pour défaut de distinctivité car elles sont composées du mot PACKSHOT qui est la désignation usuelle dans le langage professionnel du produit, ce que conteste la demanderesse. S’agissant des marques françaises, aux termes de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;(…) En vertu de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4. Il est constant que la validité de la marque s’apprécie au jour de son dépôt. La société SYSNEXT a déposé :

- la marque verbale française PACKSHOT n°3353049 à l’INPI le 4 avril 2005 pour désigner des produits et services suivants :

Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement ; la transmission ; la reproduction ou le traitement du son et des images ; équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes. Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur. - et la marque verbale française PACKSHOT ANIMATION n°3 555689 déposée à l’INPI le 11 février 2008 pour désigner des produits et services suivants : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; Éducation ; formation ; divertissement; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Les produits visés aux dépôts sont essentiellement destinés aux professionnels de la photographie, des médias et de la communication. La société CONNEX’COM produit aux débats un extrait du dictionnaire analogique de la publicité et des médias édition mai 1993 qui définit le mot PACKSHOT sous l’onglet photographie, en ces termes : anglicisme désignant la prise de vues en gros plan d’un produit (plan produit) et un extrait d’un ouvrage intitulé « praximarket – les mille mots clés pour maîtriser le marketing » édition 1996 pour lequel PACKSHOT signifie : l’illustration du produit en gros plan. Elle produit également un extrait de l’ouvrage de M. B 99 francs qui mentionne le terme PACKSHOT comme nom commun et les attestations de six photographes et professionnels de l’édition qui confirment que le terme PACKSHOT est d’usage courant depuis au moins les années 1980 dans les métiers de la communication, de la publicité et de l’édition pour désigner un type de prestation photographique définie par la finalité du cliché, photographie le plus souvent réalisée en studio, illustrant un produit en gros plan et de manière plus générale toute photo en gros plan d’un objet ou d’une composition.

Enfin, elle communique un constat d’huissier du 4 août 2008 qui montre qu’une recherche « photographe packshot » sur le moteur de recherche Google donne 18.900 réponses. La société SYSNEXT, elle-même définissait en 2005 dans le glossaire de son site les packshots comme étant des prises de vue d’un produit, (…) en général sur fond blanc sans aucune mise en scène (…) Il en résulte qu’au moment du dépôt des marques françaises l’une PACKSHOT en 2005 et l’autre PACKSHOT ANIMATION en 2008, par la société SYSNEXT, le terme PACKSHOT était usuel dans le langage des professionnels de la photographie de publicité, des médias et de la communication pour désigner une prise de vue en gros plan d’un produit et qu’il l’est toujours. En conséquence, la marque PACKSHOT est dépourvue de distinctivité pour les produits et services suivants : Appareils et instruments photographiques, photographies ; clichés, services de photographie qu’elle désigne usuellement ainsi que pour les services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des images ; équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels pour lesquels elle désigne une caractéristique essentielle à savoir la destination de ces produits et les services liés. En effet, les produits cités sont nécessaires et indispensables pour effectuer les prises de vues appelées « packshots »et les services sont complémentaires des produits, puisqu’ils permettent leur conception et leur diffusion.

La marque PACKSHOT est donc partiellement nulle, sa nullité étant limitée à ces produits et services. La seconde marque PACKSHOT-ANIMATION est également dépourvue de distinctivité dans la mesure où elle est descriptive pour les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des images; Appareils photographiques, équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; photographies ; clichés ; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; micro- édition. Elle est donc partiellement nulle, sa nullité se limitant à ces produits et services. Sur l’action en contrefaçon des marques PACKSHOT et PACKSHOT ANIMATION La société SYSNEXT prétend que la société CONNEX’COM s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de ses marques PACKSHOT et PACKSHOT-ANIMATION en utilisant les signes « packshot », « packshots », « pack shot », « packs – shot »,

« packshot 360 », « studio packshot » et « photo packshot » et « packshot animation » au sein des balises meta du site Avww.scancube.fr, la société CONNEX’COM, ce que conteste la défenderesse. Dès lors que la nullité de la marque PACKSHOT a été reconnue pour les produits et services suivants : Appareils et instruments photographiques, photographies ; clichés, services de photographie ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des images ; équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et celle de la marque PACKSHOT-ANIMATION pour les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des images; Appareils photographiques; équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; photographies ; clichés ; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; micro- édition. leur titulaire n’est plus recevable à reprocher à la défenderesse la contrefaçon de ces marques pour les mêmes produits et services pour lesquels elle a été annulée. Or, en l’espèce, il est reproché à la société CONNEX’COM d’utiliser ces marques pour promouvoir son activité commerciale de vente de caissons de photos, logiciels et autres accessoires qui entrent dans la catégorie des produits et services visés.

La société SYSNEXT n’est donc pas recevable à agir à rencontre de la société CONNEX’COM en contrefaçon de ses marques françaises PACKSHOT et PACKSHOT-ANIMATION. Concernant les produits et services visés à l’enregistrement pour lesquels les marques n’ont pas été annulées, qui sont pour la marque verbale française PACKSHOT n°3353049 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), cinématographiques ; appareils pour le traitement du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes. Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. et pour la marque verbale française PACKSHOT ANIMATION n°3555689 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;

appareils pour le traitement du son ; logiciels de jeux ; appareils pour le diagnostic non à usage médical; Produits de l’imprimerie; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Éducation ; formation ; divertissement ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Il n’est pas contesté que l’activité de la défenderesse n’a aucun lien avec ces produits et services, en conséquence, il ne peut lui être reproché des actes de contrefaçon de ces marques pour ceux-ci. La société SYSNEXT sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la nullité alléguée du protocole d’accord en date du 20 novembre 2008 En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et il est constant que par cet acte, les parties se consentent des concessions réciproques. En l’espèce, la société CONNEX’COM demande de prononcer la nullité du protocole signé entre les parties le 20 novembre 2008, au motif que cette transaction serait intervenue pour une contrepartie dérisoire, permettant à la société SYSNEXT de racheter pour un vil prix les noms de domaine et marques et concluant à son profit un accord de distribution. En outre, selon la société CONNEX’COM, la société SYSNEXT n’aurait pas respecté ses obligations souscrites au terme dudit protocole, ce que conteste la société SYSNEXT.

Aux termes du protocole du 20 novembre 2008, la société CONNEX’COM
- renonce à toute instance et action contre la société SYSNEXT
- cède ses noms de domaine comportant la dénomination PACKSHOT pour la somme forfaitaire de 119,60 €
- cède ses marques comportant la dénomination PACKSHOT pour la somme forfaitaire de 600 €
- s’engage à ne plus déposer de marques ou proposer à la vente un produit utilisant la dénomination PACKSHOT

la société SYSNEXT, quant à elle,
- renonce à toute instance et action contre la société CONNEX’COM.
- octroie le droit non exclusif à CONNEX’COM de distribuer ses produits jusqu’au 31 juillet 2009, pour l’ensemble des matériels et produits existants
- cède à CONNEX’COM 60 studios photo de type PACKSHOT CRETAOR business, Business HD, 3D ou 3D ou 3D HD
- verse la somme de 4.000€ à CONNEX’COM pour actualiser son matériel de démonstration II apparaît que ces obligations sont bien réciproques et la société CONNEX’COM ne démontre pas que les obligations de SYSNEXT aient été dérisoires, en effet, le prix de cessions des noms de domaine et marques doit être apprécié au vu de l’ensemble des obligations des parties, la transaction formant un tout, et il n’est pas établi que ce prix ait été vil, quant à l’accord de distribution, il correspondait aux

attentes et intérêts des deux parties, dans ces conditions la société CONNEX ' COM ne peut valablement soutenir qu’ il n’ était conclu qu’ au seul profit de SYSNEXT. Enfin, la société CONNEX’COM ne démontre pas qu’elle était dans un tel lien de dépendance économique vis-à-vis de la société SYSNEXT qu’elle était contrainte de conclure cet accord. La société CONNEX’COM fait par ailleurs valoir que le protocole prévoyait en son article 5 que la société CONNEX’COM pourra revendre l’ensemble du matériel de type studio et produits connexes au catalogue de la société SYSNEXT. La cession de ses produits s’effectuera aux conditions en vigueur lors des dernières livraisons du contrat de distribution précédent, notamment en terme de marge, de conditions de livraison, de règlement et de soutien commercial. Elle rappelle que le protocole prévoit expressément qu’en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des présentes, les parties signataires pourront de plein droit demander l’annulation du présent protocole d’accord et de ses conséquences, notamment en terme de cession de marque et de nom de domaine. Il convient de souligner que le non-respect de ses obligations par une partie, fussent-elles nées d’un protocole transactionnel, ne peut entraîner la nullité de la transaction, la nullité devant s’apprécier au moment de la conclusion du contrat. Tout au plus, ce manquement peut entraîner une résiliation de l’accord aux torts de l’une ou l’autre des parties, voir des deux. En l’espèce, il ne peut être valablement reproché à la société SYSNEXT d’avoir réservé les mots clés PACHSHOT et PACKSHOT CREATOR dans l’outil des liens commerciaux de Google, ce qu’elle était en droit de faire en tant que titulaire des marques correspondant, en outre, le protocole ne prévoyait aucune disposition expresse l’interdisant à SYSNEXT, étant précisé que l’accord ne stipulait ni exclusivité ni contrat de licence de marque au profit de la société CONNEX’COM. Quant à la modification temporaire du montant de l’encours passant de 20.000 € à 5.000 €, ce changement dicté par des circonstances économiques et financières particulières dans la situation de la demanderesse n’a pas fait l’objet de contestation ou refus lorsqu’il a été mis en place par SYSNEXT et ne s’appliquait pas à la seule société CONNEX’COM. Ce changement dans les modalités d’exécution du contrat temporaire n’est ni une cause de nullité de l’accord ni même un manquement de nature à remettre en cause l’exécution du protocole. En conséquence, ces arguments ne sont pas de nature à justifier une annulation du protocole d’accord qui est valide. Sur la concurrence déloyale alléguée par SYSNEXT à l’encontre de CONNEX’COM La société SYSNEXT reproche à la société CONNEX’COM des actes de concurrence déloyale, – en utilisant, après la rupture de leurs relations commerciales, la marque PACKSHOT à titre de mot-clé pour procéder au référencement de son site www.scancube.fr auprès des moteurs de recherche et des annuaires,

— en s’appropriant ses clients en faisant apparaître dans la rubrique « Références clients » du site www.scancube.fr une liste de clients de la société SYSNEXT, Conformément à l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent. En outre, dès lors que les marques PACKSHOT et PACKSHOT ANIMATION sur lesquelles la société SYSNEXT fonde ses demandes à l’encontre de la société CONNEX’COM ont été annulées pour les produits et services litigieux, l’utilisation du terme PACKSHOT n’est pas en soi constitutive d’actes de concurrence déloyale. Enfin, il convient de souligner que les parties ont conclu un protocole d’accord le 20 novembre 2008 aux termes duquel elles ont convenu renoncer à toute instance et action contre l’une quelconque des autres parties pour tous faits et actes antérieurs à la date de signature des présentes qui trouveraient leurs origines directement ou indirectement dans les relations commerciales entre les sociétés CONNEX’COM et SYSNEXT.

Ainsi, la demanderesse ne peut valablement reprocher à la défenderesse des actes antérieurs à ce protocole et il lui appartient d’établir que depuis la signature de ce protocole, la société CONNEX’COM détourne à son profit et sans bourse délier les investissements de la société SYSNEXT et ainsi détourner à son profit sa clientèle. S’agissant du référencement sur Internet consistant à associer le site www.scancube.fr au signe PACKSHOT, ce seul fait est insuffisant à démontrer un comportement déloyal de la part de la société CONNEX’COM puisqu’il a été jugé que ce signe n’était pas distinctif et qu’il était la désignation usuelle au moins chez les professionnels d’une prise de vue en gros plan d’un produit, ce qui correspond au produit même vendu par CONNEX’COM et à son activité. A défaut d’éléments complémentaires de nature à démontrer que la société CONNEX’COM cherche en utilisant ce terme à récupérer les investissements et la clientèle de la société CONNEX’COM, la concurrence déloyale ne peut être retenue de ce seul chef. La société SYSNEXT reproche également à la société CONNEX’COM de présenter dans sa rubrique « références clients » quelques-uns de ses clients sans préciser que ces clients ont acheté du matériel commercialisé par SYSNEXT. Le tribunal relève que la société SYSNEXT ne reproche pas à la société CONNEX’COM de citer ces sociétés parmi ses clients mais de ne pas préciser que ces clients ont acquis l’appareil PACKSHOT commercialisé par SYSNEXT et que CONNEX’COM n’a fait que vendre des accessoires de cet appareil. En passant sous

silence, cette information, elle considère que la société CONNEX’COM commet un acte de concurrence déloyale. La société CONNEX’COM ne conteste pas que certaines des sociétés présentes dans sa rubrique ont acquis des produits commercialisés par SYSNEXT mais fait valoir qu’elle a par son savoir-faire et la commercialisation de ses propres produits destinés à améliorer les performances du produit SYSNEXT su séduire ces clients qui sont aujourd’hui ses propres clients et qu’elle est donc bien fondée à les mentionner parmi sa clientèle. Il ressort du procès-verbal de constat du CELOG du 12 mars 2010 que le site scancube.fr comporte une rubrique intitulée « quelques-uns de nos clients » comportant une liste de sociétés dont il n’est pas contesté que certaines ont acquis un appareil PACKSHOT. Les pièces produites par la société CONNEX’COM notamment les attestations de ces clients confirment que la plupart a acquis l’appareil commercialisé par la société SYSNEXT mais ces mêmes sociétés indiquent dans leurs attestations qu’elles ont acquis du matériel SCANCUBE de la société CONNEX’COM afin d’améliorer les performances de l’appareil de SYSNEXT.

Il est donc établi que ces sociétés étaient initialement des clients des produits de SYSNEXT et qu’elles ont acquis auprès de CONNEX’COM, alors qu’il était distributeur des produits SYSNEXT des accessoires et sont devenues ensuite des clientes de CONNEX’COM qui vend aujourd’hui des produits directement concurrents de SYSNEXT. Dans ces conditions, en mentionnant ces sociétés dans la rubrique clients sans autre précision, la société CONNEX’COM fait naître un risque de confusion entre ses produits et ceux de SYSNEXT et tente de profiter des relations commerciales nées à l’occasion de son partenariat avec SYSNEXT pour développer sa propre activité à partir des investissements de la société SYSNEXT. Dès lors, il est établi que la société CONNEX’COM a commis des actes de concurrence déloyale, cependant, la société SYSNEXT n’apporte aucune élément comptable précis permettant de justifier des sommes réclamées au titre de son préjudice qui sera évalué par le tribunal au vu des pièces du dossier à la somme de 10.000 €. Sur les actes de concurrence déloyale allégués à rencontre de la société SYSNEXT par la société CONNEX’COM La société CONNEX’COM reproche à la société SYSNEXT d’avoir violé ses obligations nées du contrat de distribution du 27 juillet 2005 et 1^er mars 2006, celles nées du protocole d’accord du 20 novembre 2008, d’avoir dénigré l’activité et les produits conçus par CONNEX’COM et diffusé des informations mensongères en violation de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle du code de commerce. La société SYSNEXT réplique en soulevant l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au motif qu’il s’agit de contestations entre commerçants qui relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce en vertu de l’article L 721-3 du

code de commerce et que ces demandes reconventionnelles ne se rattachent pas par un lien suffisant avec le litige principal. En vertu de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et demandes en matière de marques sont également compétents pour connaître des actions et demandes portant à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. En l’espèce, la demande reconventionnelle de la société CONNEX’COM est fondée sur des faits allégués de concurrence déloyale en lien avec les marques objets du litige et ces questions, ayant pour origine les relations commerciales et concurrentes des parties, sont intimement liées. Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître de l’ensemble de ces demandes. Quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société CONNEX’COM, dès lors qu’il a été reconnu que l’ensemble des demandes avaient pour origine les relations commerciales et concurrentes entre les parties, l’existence d’un lien suffisant entre ces demandes reconventionnelles et le litige principal est établi et la demande reconventionnelle est donc parfaitement recevable.

S’agissant du manquement à ses obligations nées du contrat de distribution du 27 juillet 2005, dès lors que la protocole d’accord conclu postérieurement le 20 novembre 2008 a été jugé valide, il doit recevoir application. Or, il était convenu que les parties renonçaient à toute instance et action contre l’une quelconque des autres parties pour tous faits et actes antérieurs à la date de signature des présentes qui trouveraient leurs origines directement ou indirectement dans les relations commerciales entre les sociétés CONNEX’COM et SYSNEXT. La société CONNEX’COM est donc aujourd’hui malvenue à reprocher des faits antérieurs à ce protocole directement liés aux relations commerciales entre elles. S’agissant des obligations nées du protocole du 20 novembre 2008, il a été démontré que la société SYSNEXT avait respecté ses obligations contractuelles. Restent les actes de dénigrement et d’informations trompeuses reprochés par la société CONNEX’COM, il apparaît à la lecture des pièces produites, notamment d’attestations que la société SYSNEXT a :

- déclaré auprès de la société VOLCAN que le matériel vendu (par CONNEX’COM) ne correspondait pas à ses besoins, que la société SCANCUBE (CONNEX’COM) était incompétente…

- recontacté la société PROTEK pour lui faire une nouvelle offre avec une remise supérieure et la dissuader d’acheter chez CONNEX’COM
- affirmé à la société CRESUS qu’ils étaient le seul distributeur en France du matériel PACKSHOT
- déclaré à la société BIO2BABY que si elle n’achetait pas chez eux, elle ne pourrait ni lui assurer de service après-vente ni lui vendre les options et futurs développements.

Même si certaines attestations ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, elles peuvent être retenues par le tribunal à titre d’éléments de preuve. Le fait qu’il y ait plusieurs sociétés qui attestent et que du côté de la société SYSNEXT, aucun élément ne vient mettre en doute l’origine de ces attestations, il n’y a aucune raison d’écarter ces attestations. Par ailleurs, la société SYSNEXT ne nie pas qu’elle communique en se faisant passer pour le concepteur de ces appareils photos, elle se contente de l’expliquer par une stratégie de communication élaborée de concert avec le concepteur initial de ces appareils, la société ORTERY. Si la société ORTERY confirme en effet que c’est avec son accord que la société SYSNEXT se présente ainsi, il n’en demeure pas moins que par de telles déclarations qui ne sont pas conformes à la réalité, la société SYSNEXT cherche nécessairement à induire le client en erreur quant à l’origine des produits et de leur conception, ce qui est une pratique déloyale à rencontre de ses concurrents directs notamment la société CONNEX’COM. Pour l’ensemble de ces faits, la société CONNEX’COM est en droit de solliciter des dommages et intérêts qui, au vu des pièces du dossier, à défaut d’éléments plus précis quant au préjudice subi par la société CONNEX’COM sera évalué à la somme de 10.000 €. Sur la demande de compensation des condamnations La société CONNEX’COM demande au tribunal qu’en cas de condamnations prononcées à rencontre de chacune des parties, d’ordonner la compensation de ces condamnations. En l’espèce, les condamnations respectives prononcées à rencontre des parties présentent les conditions légales de liquidité et exigibilité conformes aux articles 1289 et suivants du code civil qui permettent leur compensation. Sur les autres demandes Les marques PACKSHOT et PACKSHOT-ANIMATION ayant été partiellement annulées et la demanderesse étant irrecevable à agir en contrefaçon à rencontre de la société CONNEX’COM, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’interdiction de la demanderesse d’utiliser ces marques. Le protocole n’ayant pas été annulé, il n’y a pas lieu d’ordonner la cession des noms de domaine au profit de la société CONNEX’COM. S’agissant de la demande de retrait des noms de clients sur le site de la société CONNEX’COM, dans la rubrique « Références clients » des sociétés qui ont acquis un studio-photo de la marque PACKSHOT CREATOR sous astreinte, cette demande est trop imprécise puisqu’elle ne liste pas le nom des clients concernés et l’exécution d’une telle mesure donnerait nécessairement lieu à discussion, en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande. Quant à la demande de publication judiciaire, elle n’est pas justifiée au vu de la décision rendue.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
- Se déclare compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société CONNEX’COM,
- Prononce la nullité de la marque française PACKSHOT n° 3353049 pour absence de distinctivité pour les produits et services suivants : Appareils et instruments photographiques, photographies ; clichés, services de photographie, Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des images ; équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels - Prononce la nullité de la marque française PACKSHOT-ANIMATION n°3555689 pour absence de distinctivité pour les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des images; Appareils photographiques; équipement pour le traitement de l’information et des ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs photographies ; clichés ; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; micro- édition
- Déboute la société CONNEX’COM de sa demande de nullité de l’acte sous seing privé en date du 20 novembre 2008 emportant transaction
- Condamne la société CONNEX’COM pour avoir commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société SYSNEXT à lui payer la somme de 10.000 €
- Condamne la société SYSNEXT pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au préjudice de la société CONNEX’COM à lui payer la somme de 10.000 €
- Ordonne la compensation entre les condamnations respectivement prononcées à l’encontre des sociétés CONNEX’COM et SYSNEXT.

- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue

— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
- Ordonne la transmission à l’INPI de la décision une fois devenue définitive, à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription de la décision au Registre des marques.