TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 3^e section

N°RG: 11/16220 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Avril 2013

DEMANDERESSE Société ARKEMA FRANCE […] représentée par M^e Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159

DEFENDERESSE Société HONEYWELL INTERNATIONAL Inc […] PO Box 2245 Morristown NJ 07962-2245 NEW JERSEY-USA représentée par M^e Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS A l’audience dul9 Mars 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Avril.2013.

ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société HONEYWELL INTERNATIONAL INC est titulaire du brevet EP-B- 1716216 déposé le 29 avril 2005 sous le numéro 05744161, sous priorité américaine du 29 avril 2004, et délivré le 18 novembre 2009. Ce brevet, intitulé « compositions contenant des oléfines substituées par du fluor», porte sur la composition de fluide frigorigène pour la climatisation automobile de nature à éviter la destruction de la couche d’ozone et le réchauffement climatique. Par acte d’huissier transmis le 19 novembre 2009 à l’autorité compétente, la société ARKEMA FRANCE, qui a une activité de fabrication et vente de produits chimiques et plastiques, a assigné la société HONEYWELL INTERNATIONAL INC en nullité de la partie française du brevet EP-B-1716216. L’affaire a été radiée le 1^er juin 2010, la demanderesse n’ayant pas communiqué ses pièces au défendeur. Suite aux conclusions de la société ARKEMA FRANCE en date du 17 novembre 2011, qui avait communiqué ses pièces le 16 février 2011, l’affaire a été rétablie au rôle.

Le brevet EP-B-1716216, suite à neuf oppositions, a été révoqué par la division d’opposition de l’OEB le 27 mars 2012 pour extension au-delà du contenu de la demande initiale et son titulaire a formé un recours à rencontre de cette décision le 29 mars 2012. La société HONEYWELL INTERNATIONAL a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer par conclusions du 18 mai 2012 dans l’attente de la décision définitive de l’Office européen des brevets. Par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société HONEYWELL INTERNATIONAL et a renvoyé l’affaire au 5 février 2013 pour ses conclusions au fond. La société HONEYWELL INTERNATIONAL a déposé le 1^er février 2013 une requête en limitation, pour la France, du brevet européen n° 1 716 216 devant l’Institut national de la propriété industrielle. Par conclusions du 5 février 2013, la société HONEYWELL INTERNATIONAL a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de limitation. Par décision notifiée le 19 février 2013, l’INPI a indiqué que la requête en limitation était irrecevable en raison du fait que les revendications du brevet ne sont pas définitives, compte tenu de la procédure d’opposition devant l’OEB. Par courrier du 5 mars 2013, la société HONEYWELL INTERNATIONAL INC. s’est opposée à cette analyse.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2013, HONEYWELL INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 377,378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 613-24 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle,
- Surseoir à statuer sur la demande de la société Arkema en nullité de la partie française du brevet européen Honeywell n° 1 716 216 jusqu’à ce que la requête de la société Honeywell en limitation des revendications de la partie française du brevet européen Honeywell n° 1 716 216 soit examinée, la d écision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle régulièrement publiée et le délai de recours prévu par l’article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle expiré, et, en cas de. recours, jusqu’à une décision définitive dans le cadre de la procédure de limitation française,
- Réserver les dépens. A l’appui de ses demandes, elle indique que la bonne administration de la justice commande de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de limitation puisque le brevet limité constituera le nouvel objet de l’action en nullité. Elle soutient que les limitations sollicitées sont cohérentes avec les revendications modifiées proposées dans les 25 requêtes auxiliaires qu’elle a soumises à la chambre de recours et qu’il importe que la justice française et la chambre de recours examinent des revendications comparables, ce qui constitue le seul moyen de préserver l’identité de ses droits sur ce brevet en France et dans les autres pays

qu’il désigne et de ne pas créer de distorsion entre ses chances de conserver un brevet en France et dans les autres pays. Elle indique que le but de la demande de limitation est de faire en sorte que les juridictions françaises statuent sur les mêmes revendications que celles qui sont soumises à l’Office européen des brevets. Elle estime qu’il existe un risque que la procédure française aboutisse à une décision définitive sur la validité avant une décision définitive de l’Office européen des brevets dans la mesure où le brevet a été révoqué par la division d’opposition sur le seul fondement de l’extension de l’objet des revendications au-delà du contenu de la demande initiale alors que la chambre de recours statuant peut renvoyer ces revendications devant la division d’opposition pour discussion des autres motifs de nullité invoqués par les opposantes, cette nouvelle décision pouvant elle-même faire l’objet d’un recours. Elle en conclut que l’annulation en France du brevet européen tel que délivré alors que le brevet européen peut être maintenu sous forme modifiée par l’OEB créerait une situation juridique inédite puisque les juridictions françaises auraient statué sur les revendications d’un brevet réputé ne jamais avoir eu d’effet du fait de la décision de maintien du brevet sous forme modifiée ayant un effet rétroactif et qu’il appartiendrait alors aux juridictions françaises de statuer à nouveau sur les revendications du brevet telles que modifiées.

Elle fait valoir qu’elle a attendu pour déposer sa demande en limitation de prendre connaissance des mémoires des opposants en janvier 2013 et particulièrement celui de la demanderesse au fond qui ne l’a déposé que le 18 février 2013. Elle ajoute que la société ARKEMA est libre d’entreprendre ou de poursuivre, à ses risques et périls, l’activité de production du gaz en question, n’est l’objet d’aucune mesure d’interdiction judiciaire et ne court aucun risque de mesure d’interdiction avant l’issue de la procédure d’opposition en cours qui paralyserait toute action en contrefaçon. Elle prétend qu’il est impossible pour la société ARKEMA d’envisager une exploitation du brevet pour le seul territoire français car elle ne peut limiter l’utilisation du fluide de climatisation breveté aux seuls véhicules fabriqués en France et destinés au marché fiançais. Elle estime que la solution proposée par la société ARKEMA qui consisterait à ce que les parties échangent des conclusions d’abord sur les revendications délivrées de la partie française du brevet européen Honeywell n° 1 716216, avant d’échanger ensuite des conclusions sur les revendications modifiées, alourdit et complexifié l’instruction de cette procédure et le budget que demande la préparation de conclusions sur le brevet tel que délivré, ce travail devra être réitéré pour les revendications telles que limitées. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2013vla société ARKEMA FRANCE sollicite de :

- Dire et juger la société HONEYWELL INTERNATIONAL INC. mal fondée en sa demande tendant à voir le tribunal surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur l’action en nullité du brevet EP-B-1 716 216 jusqu’à ce que la requête de la société HONEYWELL INTERNATIONAL INC. en limitation

des revendications de la partie française du brevet européen HONEYWELL soit examinée, la décision du Directeur Général de l’INPI régulièrement publiée et le délai de recours prévu par l’article R.411-20 du code de la propriété intellectuelle expiré.

En conséquence,
- Rejeter la demande de sursis à statuer ;

- Donner injonction à la société HONEYWELL de déposer des conclusions en défense au fond dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, conclusions en défense qui porteront sur toutes les revendications du brevet européen EP-B-1 716 216 tel que délivré le 18 novembre 2009 ;

- Donner injonction à la société HONEYWELL INTERNATIONAL INC. de communiquer à la société ARKEMA FRANCE et au Tribunal copie de, la décision du Directeur de l’INPI dans les 8 jours de sa notification, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai, ceci afin que le tribunal puisse préciser éventuellement l’objet du renvoi ordonné ;

- Réserver les dépens. La société ARKEMA FRANCE fait valoir que 6 des 9 revendications limitées, dont la principale, reprennent les revendications telles que délivrées et que les revendications additionnelles, objets des revendications dépendantes délivrées, se retrouvent toutes dans le jeu des revendications joint à la requête en limitation.

Elle relève que ces revendications constitueront l’objet de l’action en nullité, quel que soit le sort réservé à la requête en limitation. Selon elle, une bonne administration de la justice commande de poursuivre la procédure car rien ne justifie que le débat relatif aux revendications délivrées et à leurs caractéristiques, qui ne seront pas affectées par la procédure en limitation, si la requête en limitation était recevable, soit encore retardé par une décision de sursis à statuer. Elle soutient que la demande de sursis à statuer est manifestement dilatoire compte tenu de la tardiveté de la requête en limitation qui est de surcroît manifestement irrecevable et du fait que celle-ci contient des revendications dont la société HONEYWELL ne pouvait raisonnablement pas ignorer la nullité, celles-ci ayant fait l’objet de la notification de rejet de l’USPTO dans le cadre de la procédure de réexamen du brevet US 8,065,882. Elle estime que si la société HONEYWELL avait voulu rendre ses revendications « cohérentes » avec les revendications proposées dans les requêtes auxiliaires qu’elle a soumises à la Chambre de recours de l’OEB, elle aurait déposé sa requête en limitation en même temps que son mémoire de recours le 15 août 2012 et au plus tard lorsqu’elle a eu connaissance du jugement du 5 octobre 2012 rejetant sa précédente demande de sursis. Elle s’interroge sur le fait de savoir avec laquelle des 25 requêtes auxiliaires la demanderesse à l’incident a souhaité mettre « en cohérence » les revendications de la partie française de son brevet européen et estime que compte tenu de ce nombre, il est inévitable que le juge français et la Chambre de recours statuent sur des revendications différemment libellées.

Elle relève en tout état de cause que la requête française en limitation laisserait subsister la revendication principale du brevet européen délivré et la plupart des revendications dépendantes. Elle ajoute que le principe de proportionnalité justifie le rejet de la demande de sursis puisque par le biais de cette demande, la titulaire du brevet cherche à maintenir dans la durée un monopole sur l’exploitation de son brevet sous la marque SOLSTICE® qu’elle sait indu et qu’elle-même voit l’exploitation à laquelle elle souhaite se livrer des fluides réfrigérants HFO1234 paralysée par l’existence d’un titre, aussi longtemps que sa nullité n’est pas prononcée. Elle conclut que le rejet du sursis à statuer lui permettra d’espérer obtenir plus rapidement la décision d’annulation et de s’assurer ainsi une liberté d’exploitation, alors qu’on ne voit pas quel trouble un tel rejet causerait à la société HONEYWELL. MOTIFS L’article 378 du code de procédure civile donne la possibilité au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’événement qui détermine la décision de sursis.

II convient d’évaluer dans ce contexte le trouble causé à la partie titulaire du brevet et celui causé à la demanderesse en nullité en cas de sursis ou de rejet de sursis de sorte que le trouble causé par la décision d’administration judiciaire cause proportionnellement le moins de préjudice possible. Le juge de la mise en état relève que l’instance a été rétablie depuis 18 mois, sans que la société HONEYWELL INTERNATIONAL ait conclu au fond, ce délai étant excessif au regard de la conduite de l’instance dans un délai raisonnable. De plus, compte tenu de la position exprimée par l’INPI dans son courrier du 18 février 2013, la procédure en limitation risque de durer 18 mois, du fait de la procédure de recours devant la Cour d’appel, et encore plus dans le cas d’un pourvoi en cassation. Faire droit à la mesure de sursis reviendrait à geler la procédure pendant au moins 18 mois, soit une durée au total de 3 ans sans conclusions au fond du titulaire du brevet. Il est constant qu’une telle durée n’est pas raisonnable, compte tenu des avantages concurrentiels procurés au titulaire du brevet du fait de son monopole sur un titre susceptible d’être annulé. Comme le tribunal l’a indiqué dans son jugement du 5 octobre 2012, du fait de l’existence du brevet querellé, la société ARKEMA FRANCE ne peut commercialiser l’objet du brevet tant que celui-ci n’a pas été révoqué ou annulé, la défenderesse au fond ne pouvant lui faire grief de vouloir respecter ses droits de propriété industrielle et lui reprocher de ne pas démarrer cette commercialisation dès à présent!

La limitation sollicitée ne modifie pas la revendication principale du brevet et les revendications 2 et 3 à 8 du brevet (qui en comporte 8) figurent aussi dans les nouvelles revendications. Ainsi, si la limitation était accordée, elle ne porterait que sur la revendication 4 et 9 nouvelles revendications. Par ailleurs, il peut être répondu, à certains moyens développés au soutien de la demande de nullité – comme l’absence de cession du droit de priorité ou le fait que la demande US ne constitue pas une première demande et ne mentionne pas je composé revendiqué- indépendamment du sort de la demande de limitation. S’agissant en outre du défaut de nouveauté et d’activité inventive, le débat se focalisera sur la revendication principale. En conséquence, si la limitation du brevet est acceptée en cours de procédure, les ajouts et modifications aux écritures des parties ne seront qu’accessoires et les frais en découlant pour la société HONEYWELL INTERNATIONAL, qui se présente comme un leader mondial dans les matériaux de haute performance, les solutions de commande et de contrôle à distance, les composants pour l’aéronautique et les composants pour l’industrie automobile, seront supportables.

En conséquence, l’application du principe de proportionnalité amène à rejeter la demande de sursis dans la mesure où les avantages à le refuser sont nettement supérieurs à ceux tendant à l’accorder qui ne reposent que sur un supplément d’honoraires d’avocat. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société HONEYWELL INTERNATIONAL, Réservons les dépens, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2013 à 14 heures 30 pour conclusions au fond de la société HONEYWELL INTERNATIONAL. A défaut de conclusions, la clôture sera prononcée. Fait et rendue à Paris le 19 Avril 2013