TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 02 mars 2017

3^e chambre 1^re section N° RG : 17/01404

Assignation du 25 janvier 2017

DEMANDERESSES S.A.S. NGE GENIE CIVIL Parc d’activités de Laurade 13103 ST ETIENNE DU GRES

S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION […] 57950 MONTIGNY LES METZ Toutes deux représentées par M^e Loïc LEMERCIER et M^e Martin B, vestiaire #P0438, tous deux avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE S.A.S. CAMPENON BERNARD R […] Bâtiment B 38240 MEYLAN représentée par Maître Jérôme SALEUR de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0041, et M^e Marie D, avocat au barreau de LYON

DÉBATS Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier,

AUDIENCE À l’audience du 08 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mars 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE La société CAMPENON BERNARD REGIONS, immatriculée sous le numéro 493 489 488 au RCS de Grenoble, est une filiale du Groupe Vinci Construction, spécialisée dans la réalisation d’ouvrages de génie civil.

Se présentant comme titulaire du brevet français 2 921 398 (ci-après brevet FR 398) intitulé « Module pour la construction d’un escalier provisoire, escalier et procédé d’installation d’un tel escalier » déposé le 25 septembre 2007 et délivré le 30 novembre 2012 et indiquant avoir constaté la présence sur un chantier géré par DEF à Bagneux d’un escalier susceptible de contrefaire la revendication 1 de ce brevet, elle a sollicité et obtenu l’autorisation par ordonnance du 21 septembre 2016 de faire procéder à une saisie-contrefaçon sur ce chantier . Ces opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 26 septembre 2016. Par assignation en référé en date du 25 janvier 2017, la S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION , au visa des articles L.613-9, L.615-2, L.615-5 du code de la propriété intellectuelle et des articles 58, 496 et suivants et 813 du code de procédure civile, a demandé au juge ayant autorisé la saisie- contrefaçon de rétracter son ordonnance. Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 8 février 2017, S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, faisant valoir le défaut de titularité des droits de la requérante à la saisie-contrefaçon, l’absence de signature de l’avocat habilité à la représenter pour soutenir la requête, son comportement déloyal et l’absence de précision des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- Rétracter, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 septembre 2016 à la demande de la société CAMPENON BERNARD REGIONS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 493 489 488 et ayant son siège social à Meylan (38), autorisant une saisie contrefaçon sur le chantier des sociétés NGE GENIE CIVIL et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION situé […] (92220) ;

- Ordonner la destruction de toutes les copies des pièces saisies, de leurs extraits ou de toutes photographies, qu’elles soient en la possession de la société CAMPENON BERNARD REGIONS, de ses conseils, de l’huissier instrumentaire ou de toute autre personne ;

- Interdire à la société CAMPENON BERNARD REGIONS d’utiliser ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon menée en application de l’ordonnance rétractée et les pièces saisies ;

- Assortir cette interdiction d’une astreinte de mille (1.000) euros par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte ;

— Se réserver la liquidation des astreintes, par application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner la société CAMPENON BERNARD REGIONS à verser aux sociétés NGE GENIE CIVIL et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de douze mille (12.000) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société CAMPENON BERNARD REGIONS aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse présentées oralement à l’audience du 8 février 2017, la S.A.S CAMPENON BERNARD R , au visa notamment des articles 58, 114, 127, 462, 497, 813 et 700 du code de procédure civile, de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°93-492 du 25 mars 1993 demande au juge saisi de la demande de rétractation en référé de :

- Constater que par un contrat d’apport partiel d’actifs en date du 11 juin 2007, la société CAMPENON BERNARD REGIONS est devenue titulaire de la branche au sein de laquelle l’activité de recherche et développement sur le projet ESCALIB était effectuée ;

- Constater que la société CAMPENON BERNARD REGIONS a sollicité, le 20 septembre 2007, la société BREDEMA afin qu’elle procède au dépôt de la demande de brevet ESCALIB en son nom et pour son compte ;

- Constater que malgré l’ordre clair donné par la société CAMPENON BERNARD REGIONS, le dépôt de la demande de brevet contenait une erreur du fait de l’existence d’une société homonyme ;

- Constater que la société CAMPENON BERNARD REGIONS a obtenu de l’INPI, le 24 janvier 2017, la rectification de l’erreur matérielle affectant le dépôt de la demande de brevet ; En conséquence,

— Dire et juger que contrairement à une inscription de transfert de droits de propriété, la rectification d’une erreur matérielle est rétroactive au jour de la demande initiale, à laquelle elle s’incorpore sans la dénaturer ;

- Dire et juger que la société CAMPENON BERNARD REGIONS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 493 489 488 est le titulaire inscrit du brevet n°2 921 398 depuis le 25 septembre 2007 et qu’elle était donc en droit d’agir en contrefaçon à l’égard des demanderesses à la rétractation par requête du 20 septembre 2016 ;

— Dire et juger que la société CAMPENON BERNARD REGIONS qui ignorait alors l’existence de cette erreur, n’a pas fait preuve de déloyauté lorsqu’elle a présenté sa requête au Président du tribunal de grande instance le 21 septembre 2016 ;

- Constater que la requérante est représentée par le Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, ayant son siège social à Paris par Maître Jérôme SALEUR, avocat au barreau de Paris et habilité à postuler devant les juridictions parisiennes;

- Constater que la requête est signée par une personne habilitée et qu’en tout état de cause, le défaut de signature de l’avocat postulant au pied de la requête est une nullité de forme ; En conséquence,
- Dire et juger que la réalité de la postulation du Cabinet LAMY LEXEL devant le tribunal de grande instance de Paris, par le ministère de Jérôme SALEUR, avocat associé inscrit au barreau de Paris, est établie ;

- Dire et juger que Marie D, également avocat associée au sein du cabinet LAMY LEXEL, était parfaitement habilitée à signer la requête en date du 20 septembre 2016 pour le compte de Jérôme SALEUR qui lui a donné pouvoirs à cet effet ;

- Dire et juger que les sociétés NGE et DEMATHIEU BARD n’apportent pas la preuve d’un grief résultant de la signature de la requête par Marie D ;

- Constater que la requête en saisie contrefaçon était justifiée par l’urgence à faire procéder à des constatations sur un chantier et sur des installations par nature provisoires ;

- Constater que la sanction de l’absence des mentions de l’article 58 alinéa 3 du code de procédure civile n’est pas la nullité de l’acte mais la possibilité, pour le juge, de proposer une mesure de conciliation ou de médiation ;

En conséquence,
- Dire et juger que la société CAMPENON BERNARD REGIONS n’était pas tenue d’entreprendre des diligences auprès des demanderesses à la rétractation pour résoudre amiablement le litige avant d’avoir toutes les preuves matérielles de la contrefaçon résultant des opérations de saisie ;

- Dire et juger qu’en tout état de cause, la requête ne peut être rétractée sur le fondement de l’article 58 alinéa 3 du code de procédure civile ; En conséquence,

— Débouter les sociétés NGE et DEMATHIEU BARD de leur demande de rétractation totale de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2016 à la demande de la société CAMPENON BERNARD REGIONS autorisant une saisie contrefaçon sur le chantier des sociétés NGE et DEMATHIEU BARD situé […];

- Débouter les sociétés NGE et DEMATHIEU BARD de l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;

- Confirmer l’ordonnance de saisie contrefaçon rendue par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 21 septembre 2016 autorisant la société CAMPENON BERNARD REGIONS à faire procéder à une saisie contrefaçon sur le chantier des sociétés NGE et DEMATHIEU BARD situé […] ;

- Condamner les sociétés NGE et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTIONS à payer in solidum la somme de 7.000 euros à la société CAMPENON BERNARD REGIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. MOTIFS Sur le moyen tiré du défaut de justification de la titularité des droits Au visa des articles L. 613-9 et L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION font valoir que la requête a été présentée par la société CAMPENON BERNARD REGIONS, ayant son siège […] (38) et immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 493 489 488 distincte du titulaire inscrit au Registre national des brevets qui est la société CAMPENON BERNARD REGIONS, désormais dénommée CAMPENON BERNARD M, ayant son siège […] (69) et immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 841 555, laquelle a déposé la demande de brevet en 2007. Ils en déduisent que, faute pour la requérante d’avoir justifié de l’inscription au registre de l’acte par lequel les droits attachés au brevet lui auraient été transmis, elle n’avait pas qualité pour requérir une saisie. Affirmant que le juge de la rétractation est tenu de prendre en considération l’ensemble des faits intervenus depuis l’ordonnance discutée, CAMPENON BERNARD R explique que la demande de brevet du 25 septembre 2007 était entachée d’une erreur matérielle puisqu’elle a effectivement été présentée par la société CAMPENON BERNARD REGIONS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 841 555 ayant son siège social à Vaulx-en-Velin, aujourd’hui dénommée CAMPENON BERNARD M alors que depuis un traité d’apport partiel d’actifs signé à Lyon le 11 juin 2007, la société CAMPENON BERNARD RHONE ALPES SUD immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 493 489 488, et devenue CAMPENON BERNARD R était devenue titulaire de la branche d’activité

« bâtiments, travaux publics et génie civil » avec transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse. Imputant cette erreur matérielle à l’homonymie des deux sociétés, elle explique avoir procédé à une demande de rectification d’erreur matérielle auprès de l’INPI, à laquelle il a été fait droit le 24 janvier 2017 avec effet rétroactif au jour de la demande initiale, de sorte que la titularité ne fait aucun doute. Elle ajoute que tous les actes relatifs au brevet ont, postérieurement à la demande, toujours été effectués par elle et qu’elle n’avait pas connaissance de cette erreur matérielle lors de la présentation de la requête. Sur ce, L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », et l’article 497 du même code précise que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Il résulte des dispositions de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle que l’action en contrefaçon est exercée soit par le propriétaire du brevet, soit par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sauf stipulation contraire du contrat de licence, ou par le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. L’article L.613-8 du même code précise que les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie et en application de l’article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Selon l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. Il résulte de la combinaison des textes susvisés qu’a seul qualité à requérir une saisie-contrefaçon, outre le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dans les conditions prévues à l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire du brevet qui doit, s’il n’est pas le titulaire initial, justifier à des fins d’opposabilité au prétendu

contrefacteur de la publication au registre national de la propriété intellectuelle de l’acte lui en ayant transféré la propriété. En l’espèce, il est acquis aux débats que la demande de brevet FR 398 a été déposée le 25 septembre 2007 par la société CAMPENON BERNARD REGIONS, une SAS ayant son siège social […] en Vélin (69120) immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 841 555, ainsi qu’il résulte des termes de la requête en délivrance produite à l’instance. Il n’est pas contesté non plus que cette société, désormais dénommée CAMPENON BERNARD M et dont le siège social actuel est situé […] (69) est une société distincte de la société requérante, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 493 489 488 et dont le siège social est à Meylan (38). Il est enfin constant qu’aucun transfert des droits attachés à cette demande de brevet ou au brevet délivré au nom de la société déposante n’a été inscrit au registre national des brevets. La S.A.S CAMPENON BERNARD R expose que la requête en délivrance du brevet est néanmoins affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle aurait dû être déposée en son nom pour avoir été bénéficiaire dès le 11 juin 2007 du transfert de la branche d’activité « bâtiment, travaux publics et génie civil » avec transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse pour la branche d’activité en question et transfert à son profit du contrat de travail du salarié inventeur. Cette analyse est néanmoins contredite par les pièces produites aux débats, dont il résulte que la date du 11 juin 2007 est celle du projet d’apport partiel d’actif et non de la prise d’effet de cet apport qui, soumis au régime juridique des scissions, n’a pu être effectif avant la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, conformément aux dispositions de l’article L.236-4 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l’apport, à défaut d’autre date prévue au contrat,. Ainsi, et nonobstant le fait que, de manière déloyale, la société CAMPENON BERNARD REGIONS s’est gardée de produire l’intégralité du projet d’apport partiel d’actif qu’elle qualifie à tort et à dessein dans ses conclusions de « traité » d’apport partiel d’actifs, le transfert à la requérante de la branche d’activité « bâtiment, travaux public et génie civil » et donc la transmission universelle des biens, droits et obligations de la société apporteuse pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ainsi que le transfert du contrat de travail du salarié inventeur au profit de l’actuelle société CAMPENON BERNARD REGIONS alors dénommée C BERNARD RHONE ALPES SUD n’a pu être effectif avant le 31 octobre 2007, date de l’Assemblée générale extraordinaire de l’actuelle société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT alors dénommée CAMPENON BERNARD R (pièce 1.5 en demande).

Cette prise d’effet au 31 octobre 2007 de l’apport partiel est confirmée tant par la mention portée au KBis de la société apporteuse qui fait état de la prise d’effet à cette date de la « fusion » opérée avec la société CAMPENON BERNARD RHONE ALPES SUD que par celle du KBis de la société bénéficiaire de l’apport relative au changement à compter de cette date de sa dénomination sociale devenue CAMPENON BERNARD REGIONS en lieu et place de CAMPENON BERNARD RHONE ALPES SUD. Il est ainsi amplement démontré que la demande du brevet FR398 déposée le 25 septembre 2007 n’aurait pu être formulée au nom de l’actuelle société CAMPENON BERNARD REGIONS immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 493 499 488, laquelle n’était pas encore bénéficiaire de la branche d’activité concernée par le brevet et exerçait encore sous sa précédente dénomination sociale CAMPENON BERNARD RHONE ALPES SUD. C’est donc sans erreur que le brevet a été demandé au nom de l’ancienne société CAMPENON BERNARD REGIONS désormais dénommée CAMPENON BERNARD M, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 841 555, puis délivré à cette même société, faute pour la requérante à la saisie d’avoir fait inscrire le transfert postérieur à son bénéfice de la demande de brevet résultant de l’apport partiel de la branche d’activité à laquelle il se rapporte. A cet égard, l’appréciation portée par l’INPI relative à une prétendue erreur matérielle sur le numéro de RCS et l’adresse du siège social du titulaire du brevet ne saurait lier le juge de la rétractation qui est seul compétent pour vérifier la qualité à agir du requérant à la saisie, laquelle doit au demeurant s’apprécier au jour de la requête, soit au 21 septembre 2016, date à laquelle aucune demande de rectification d’erreur matérielle n’avait été déposée.

Faute d’inscription au registre national des brevets, le transfert du brevet FR 398 au profit de l’actuelle société CAMPENON BERNARD REGIONS (RCS 493 489 488) n’est pas opposable aux tiers. En conséquence, le juge des requêtes qui n’a pas été mis en capacité de relever cette fin de non-recevoir, faute de production de la requête en délivrance et d’explications relatives à l’apport partiel d’actif, pourtant contemporain du dépôt de la demande, et à l’homonymie entre les deux sociétés impliquées dans cet apport, doit rétracter l’ordonnance litigieuse rendue le 21 septembre 2016, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés au soutien de la demande de rétractation. L’ordonnance étant rétractée, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant cette décision, ce qui signifie que la société CAMPENON BERNARD REGIONS doit restituer à la S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la

totalité des pièces saisies et que le procès-verbal de saisie- contrefaçon est également censé n’avoir jamais été dressé. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge statuant en référé, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Fait droit à la demande de rétractation totale de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2016 par le juge délégué par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la S.A.S CAMPENON BERNARD R ; En conséquence, Ordonne la restitution à la S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de l’ensemble des pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 26 septembre 2016 et de tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon rédigés par l’huissier instrumentaire ; Condamne la S.A.S CAMPENON BERNARD R à payer à la S.A.S. NGE GENIE CIVIL et la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la S.A.S. CAMPENON BERNARD R aux dépens.