TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 4^e section N°RG: 13/11815 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2014

DEMANDERESSES

Société Merck KGaA […] 64293 Darmstadt (ALLEMAGNE)

S.A Merck S.A.S Merck Médication Familiale SA.S Merck Santé SA.S Merck Serono sis […] LYON

Société Merck Chimie […] 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Toutes représentées par Maître Arnaud MICHEL de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03

DÉFENDERESSES

S.A.S MSD France […] de Vinci 92400 COURBEVOIE

S.A.S Laboratoires Merck Sharp & Dhome-Chibret […]

S.A.S Intervet […] de Serres 49070 UEAUCOUZE Toutes représentées par Maître Marie-Aimée DE DAM PI ERRE du PUK HOGAN L (PARIS) LEP, avocutsau barreau de PARIS, vestiaire £10033

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Claude H, Vice-Présidente assistée de Sarah B, Greffier-stagiaire en pré affectation

DÉBATS A l’audience du 13 mars 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2014.

ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe pharmarceutique et chimique Merck est un groupe ancien né en Allemagne. La société Merck KgaA a de très nombreuses filiales dont plusieurs en France, incluant le nom Merck dans leurs dénominations sociales. Elle est, en outre, titulaire de la marque française Merck n° 1537 463 et de la marque internationale Merck n° 279186 visant la France, pour désigner les médicaments et les produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques. La société de droit américain Merck était une filiale américaine du groupe Merck mais confisquée pendant la 1^re guerre mondiale, elle est devenue une société indépendante en 1917. Le groupe américain Merck Sharp & D est également un groupe mondial dans le domaine pharmaceutique mais il n’a plus aucun lien avec le groupe allemand Merck. Les deux groupes ont conclu des accords relatifs aux modalités de leur coexistence et notamment un accord conclu en 1970 et complété en 1975. Cet accord dispose que le groupe Merck Sharp & D a le droit de détenir des marques Merck aux Etats- Unis et au Canada et que le groupe Merck a ce même droit pour le reste du monde. Ainsi, le groupe Merck Sharp & D ne peut utiliser le nom Merck isolément à titre de marque ou de dénomination sociale, en France. Considérant que les sociétés françaises Merck Sharp & Dohme France, laboratoires Merck Sharp & D -Chibret et Intervet utilisaient le signe Merck sur le site Internet dirigé vers le public français et dans les adresses électroniques de leurs salariés, de manière contrefaisante, le 1^er août 2013, la société allemande Merck KgaA et ses filiales françaises Merck SA, Merck médication familiale, Merck chimie, Merck santé et Merck Serono les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de leurs marques Merck, de la concurrence déloyale et de l’atteinte à leurs dénominations sociales et à leur nom commercial. Elles sollicitent des dommages et intérêts à parfaire et la désignation d’un expert pour évaluer leurs préjudices ainsi que la production d’informations comptables. Elles réclament également des mesures d’interdiction et de publication, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. Les sociétés défenderesses sollicitent qu’il soit sursis à statuer en application de l’article 28 du règlement UE n°44/2001 du 22 décemb re 2000. Elles exposent que le 8 mars 2013, la société allemande Merck a intenté une procédure judiciaire à rencontre des sociétés Merck corp, Merck& co Inc, Merck Itd, Intervet ltd et Intervet international BV devant la High court of justice en Grande Bretagne. La société Merck demande que soient constatées les violations de l’accord de coexistence de 1970 et sollicite une interdiction de porter atteinte à ses droits de marque au Royaume-Uni. Les défenderesses déclarent également que le 11 mars 2013, la société allemande Merck a introduit une procédure judiciaire contre les sociétés Merck corp et Merck & co inc ainsi que contre la filiale allemande devant le landgericht d’Hambourg afin d’obtenir des mesures d’interdiction de porter atteinte à leur marque allemande, leur marque communautaire et leur marque internationale ainsi qu’à la dénomination sociale Merck.

Les défenderesses demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive par la 1^re juridiction saisie, la High court of justice, en raison du lien de connexité existant entre ces procédures. Elles font valoir que le litige est relatif à l’usage du signe Merck, que les actes d’usage incriminés à savoir l’usage du signe Merck sur Internet sont de même nature, et que les sociétés impliquées sont toutes liées par l’accord de coexistence du fait de leur affiliation aux sociétés mères. Elles ajoutent que l’interprétation de l’accord de coexistence et son application aux usages sur Internet sont fondamentales. Elles concluent que celui-ci doit faire l’objet d’une interprétation uniforme en application de la même loi applicable dans tous les pays concernés et qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la 1^re juridiction saisie afin d’éviter des décisions incohérentes entre elles. Les défenderesses font valoir que la notion de connexité doit être interprétée de façon large ainsi que celle de bonne administration de la justice qui doit comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions. Elles relèvent que les différentes parties appartiennent aux mêmes groupes, que les trois procédures concernent les mêmes actes de contrefaçon allégués et que les mêmes mesures sont sollicitées, que le signe en cause est Merck protégé par différentes marques. Elles indiquent que le juge anglais est saisi de l’interprétation de l’accord de coexistence et qu’il doit statuer sur la loi applicable à l’issue d’une audience prévue en octobre 2014. Elles soutiennent qu’il faut d’abord interpréter l’accord de coexistence puis tirer les conséquences juridiques de l’interprétation retenue. Les défenderesses distinguent les critères de la connexité tels que résultant de l’article 6.1 et de l’article 28 du règlement en faisant valoir que l’objet de ces dispositions sont différentes. Elles soutiennent que dans le cadre de l’article 28, le lien de connexité doit être interprété de façon large et être retenu lorsque la solution des différents litiges reposent sur une question commune. Elles ajoutent que conformément à la jurisprudence Roche /Primus, les litiges se rapportent à une même situation de fait, à savoir l’utilisation du signe Merck sur Internet, et une même situation de droit, à savoir l’application de l’accord de coexistence aux usages effectués par la société américaine. Elles excluent l’application de la jurisprudence Gantner electronics relative à la litispendance. Elles expliquent que la procédure française n’est apparemment pas fondée sur l’accord de coexistence afin de dissimuler les liens évidents avec la procédure anglaise et que le juge doit tenir compte de la véritable nature des demandes. Les défenderesses invoquent le risque de décisions contradictoires quant à la loi applicable et à l’interprétation de l’accord de coexistence.

Enfin elles déclarent que le sursis à statuer qui ne fait que reporter la décision française, ne porte pas préjudice aux demanderesses dès lors que les faits poursuivis sont anciens. Elles concluent donc au bien-fondé de leur demande de sursis à statuer et elles réclament la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses font valoir que les défenderesses n’ont aucun droit à utiliser isolément le signe Merck en France et que les usages qu’elles en font sur un site

Internet destiné au public français ainsi que dans les adresses électroniques de leurs salariés constituent des actes de contrefaçon. Elles font valoir qu’elles tiennent leur droit en France de l’enregistrement de leurs marques et que l’accord de coexistence a seulement pour objet d’engager la société allemande à ne pas s’opposer à l’usage du signe Merck par les sociétés du groupe Merck Sharp & D en association avec d’autres termes, dans certaines conditions. Elles soutiennent qu’en l’espèce, il s’agit de l’usage du signe Merck pris isolément qui échappe à l’accord de coexistence et qui va à l’encontre du monopole d’exploitation conféré par les marques enregistrées en France. Elles estiment que le fait que l’accord de coexistence contienne une clause par laquelle l’une des parties s’engage à ne pas commettre d’actes délictuels ne modifie pas la nature de ces derniers. Elles contestent l’existence d’un lien de connexité en faisant valoir qu’il doit exister une même situation de fait et de droit, conformément à la jurisprudence de la CJUE Roche/ Primus qu’elles considèrent comme transposable au présent litige. Elles relèvent que les défenderesses sont différentes, que les actes de contrefaçon qui sont mis en oeuvre dans des Etats différents, ne sont pas les mêmes, que les titres sont différents et que les différents litiges ne s’inscrivent donc pas dans une même situation de fait et de droit. Les demanderesses déclarent également que la connexité s’apprécie en tenant compte des demandes et non pas des moyens de défense soulevés par le défendeur ainsi qu’il ressort de la jurisprudence Gantner Electronics et elles font valoir que cette solution, dégagée en matière de litispendance, doit également s’appliquer en matière de connexité. Elles relèvent que dans la procédure française, elles n’invoquent pas la violation de l’accord de coexistence. Les demanderesses enfin soutiennent que le sursis à statuer ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice alors que les défenderesses n’invoquent pas actuellement l’accord de coexistence à titre de moyen de défense et qu’elles reconnaissent que cet accord ne concerne pas Internet. Elles ajoutent que l’accord de 1970 n’a pas déterminé la loi applicable, qu’il a laissé le juge de chaque Etat déterminer quelle était celle-ci et qu’il n’existe pas de motif de laisser le droit international privé anglais s’appliquer seul alors que les parties ne l’ont pas choisi. Elles ajoutent que la procédure ne concerne que des sociétés défenderesses françaises et qu’une interprétation différente de l’accord de 1970 selon les juridictions saisies, serait sans incidence et elles rappellent les possibilités offertes par la géocalisation. Elles ajoutent que le sursis à statuer entraînerait la poursuite de leur préjudice jusqu’à ce qu’une juridiction britannique rende une décision définitive. Elles concluent donc au rejet de la demande de sursis à statuer et elles réclament la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 28 du règlement 44/ 2001 du 22 décembre 2000 dispose que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer et son dernier alinéa définit les demandes connexes comme étant celles qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin

d’éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La jurisprudence de la CJUE considère que l’objectif de bonne administration de la justice dans l’Union européenne doit conduire à une interprétation large de la connexité et l’admettre dans tous les cas où il existe une contrariété de solutions même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s’excluent pas mutuellement (arrêt Tatry). Cependant dans le cadre de l’interprétation de l’article 6 qui définit la connexité selon les mêmes termes que l’article 28, la Cour de justice a retenu que des décisions ne peuvent être contradictoires que si leur divergence s’inscrit dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. En l’espèce, il est constant que la procédure engagée en France vise des sociétés défenderesses françaises à qui sont opposées des marques françaises soumises au droit national et que par ailleurs, il leur est reproché des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et non pas de violation du contrat de coexistence de 1970. Il ressort de ces éléments que l’action engagée en France peut aboutir à une décision divergente de la décision anglaise mais qui selon cette jurisprudence, ne sera pas contradictoire. Néanmoins, on peut admettre que l’interprétation de la connexité soit plus souple sur le fondement de l’article 28 dont la mise en oeuvre n’a pour conséquence qu’un sursis à statuer, que sur le fondement de l’article 6 qui déroge aux règles normales de compétence à l’initiative du demandeur et qu’elle admette une définition plus large de la décision contradictoire. Or, même si l’assignation en justice devant le tribunal de grande instance de Paris n’est pas fondée sur la violation de l’accord de 1970, le tribunal français pourrait être amené à en tenir compte dans l’appréciation des droits des parties et de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale. Par ailleurs, l’accord de coexistence de 1970 a défini trois zones géographiques, et la Grande Bretagne et la France appartenant à la même zone, il peut apparaître d’une bonne administration de la justice d’aboutir à des solutions semblables sur ce territoire commun. Néanmoins, il y a lieu de constater que l’accord de 1970 n’a pas défini la loi applicable de telle sorte que chacune des juridictions saisies s’attachant à connaître la portée de cet accord et son éventuelle application au litige, va rechercher la loi à appliquer en fonction de ses propres règles de conflit. Or les règles de droit international privé anglaises et françaises ne sont pas identiques de telle sorte que la décision prise par l’une des juridictions, sera sans portée réelle sur celle de l’autre.

Il peut également être envisagé la situation où le tribunal français qui n’est pas directement saisi de la violation de l’accord de 1970 estime que celui-ci est sans

incidence sur les actes de contrefaçon dont il a à connaître dans la mesure où il n’appréhendait pas les problèmes d’Internet et de ses identifiants. Ainsi le sursis à statuer apparaît être une mesure inadaptée et disproportionnée par rapport à l’avantage recherché dès lors que l’incidence de la décision anglaise sur la décision française apparaît aléatoire et qu’une simple adaptation du calendrier des audiences peut permettre à la juridiction française saisie plus tardivement, de prendre connaissance, à tout le moins, de la décision de première instance britannique au moment où elle statuera. Il sera alloué aux demanderesses la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, statuant publiquement, contradictoire ment et par décision non susceptible de recours immédiat. Vu l’article 771 du Code de procédure civile, Vu l’article 28 du règlement du Conseil 44/2001 du 22 décembre 2000. Rejetons la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses. Condamnons in solidum les défenderesses à payer aux demanderesses la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum les défenderesses aux dépens de l’incident, Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2014 à 14 H 30, les défenderesses devant avoir conclu pour le 25 août 2014 (date relais).