TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 3^e section N° RG : 12/10245 JUGEMENT rendu le 16 Mai 2014

DEMANDERESSE S.A.R.L. CDI-B […] Oingt~BP l 69620 LE BOIS D OINGT représentée par M^e Pierre ORTQLLANDj avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231 & M^e Bernard GHETTO1? Cabinet RATHEAUX du barreau de LYON.

DEFENDERESSE Société VENTE-PRIVEE.COM 249 Avenue du Président Wilson 93210 ST DENIS représentée par M^e Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #DG519

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Présidente, signataire de lu décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 24 Mars 2014 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société CDI-B a une activité de gestion et exploitation de droits de propriété industrielle. Elle est titulaire depuis le 30 septembre 2002 des marques verbales françaises :

- n° 1 727 350 PIERRADE déposée le 17 juillet 1990.

- n° 1 348 820 LA PIERRADE. déposée le 27 mars 1986. Ces deux marques désignent notamment des appareils de cuisson et ont été régulièrement renouvelées. Par acte sous seing privé du 29 janvier 1990. une licence d’exploitation exclusive de la marque LA PIERRADE dans le domaine du petit électroménager a été octroyée à la société TEFAL. Par avenant du 27 juin 2002, le contrai a été étendu à la marque PIERRADE. La société CDI-B indique avoir appris que la société VENTEPRIVEE.COM commercialisait sur son site internet <venle-privee.com >sous la référence « Duo

pierrade/racletteSavoie 1 200 W 8 pers » un appareil à cuisson sur pierre de la société ROBUSTA. Estimant que celle reproduction de ses marques constituait une contrefaçon, elle lui a adressé copie de la lettre de réclamation envoyée à la société TRISTAR pour éviter la réitération de ces actes, par courrier du 21janvier 2010. La demanderesse prétend qu’en dépit de celte mise en demeure, la société VENTEPRIVEE.COM a de nouveau procédé à des actes de contrefaçon dans le cadre d’une nouvelle vente de produits ROBUSTA du 2 octobre au 9 octobre 2010. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 22 octobre 2010. En l’absence de réponse, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2011, la société CDI-B a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société VENTE- PRIVEE.COM en contrefaçon. Par ordonnance du 13 lévrier 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent au profit de ce tribunal. L’affaire a été distribuée à cette chambre le 20 septembre 2012.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 mai 2013, la société CDI-B demande de : Dire et juger que la société VENTE-PRIVEE.COM s’est rendue coupable de contrefaçon des marques « Pierrade » et « La Pierrade ». Rejeter la demande reconventionnelle en déchéance de marques formée par la société VENTE-PRIVEE.COM et confirmer la validité des marques « Pierrade » et « La Pierrade ». Faire interdiction à litre définitif à la sociétéVENTE-PRlVEE.COM de reproduire, de quelque manière que ce soit, les marques « Pierrade » et « La Pierrade », et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, chaque reproduction illicite constituant une infraction distincte. Dire et juger que le tribunal de céans se réserve la liquidation de cette astreinte. Condamner la société VENTE-PRIVEE.COM à payer à la société CDI-B la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq publications au choix de la société CDI-B aux frais avancés de la société VENTE-PRIVEE.COM. dans la limite de 5 000 € HT par insertion et par annonce. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société VENTE-PRIVEE.COM au paiement de la somme de 10.00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société VENTE-PRIVEE.COM en tous les dépens distraits au profit de Maître Pierre O dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La société CDI-B prétend rapporter la preuve de la contrefaçon, dont elle rappelle qu’elle peut être prouvée par tous moyens, par la copie de pages internet corroborée par une attestation. Elle soutient que le terme PIERRADE n’est pas devenu une désignation usuelle, l’abus de langage n’en constituant pas la preuve. Elle ajoute que le terme n’est pas

utilisé systématiquement et massivement par les professionnels du secteur et qu’il ne faut pas confondre la notoriété de la marque avec la dégénérescence. Elle estime que les titulaires successifs de la marque depuis 20 ans ont agi pour protéger la marque. Elle fait valoir que la contrefaçon est constituée par la reproduction des marques pour désigner des appareils de cuisson. Elle sollicite la réparation de son préjudice résultant de l’atteinte au pouvoir distinctif des marques notoires dont elle est titulaire et que la défenderesse a présenté comme des mots du langage courant. Elle argue aussi de son préjudice commercial, lié aux redevances perdues. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2013, la société VENTE- PRIVEE.COM sollicite : A titre principal : CONSTATER que la société CDI-B ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue. DÉBOUTER la société CDI-B de l’intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel : CONSTATER que les marques Pierrade et La Pierrade sont atteintes de dégénérescence CONSTATER que cette dégénérescence est due au fait des titulaires successifs des marques PRONONCER la déchéance des marques Pierrade et La Pierrade en classes 11, 21, 42 et 43.

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société CDI-B de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire : CONSTATER que la société Vente Privee.com a utilisé le terme Pierrade dans son acception courante pour désigner les produits mis en vente, EN CONSEQUENCE. CONSTATER que la société CDI-B ne démontre pas d’acte matériel de contrefaçon. DEBOUTER la société CDI-B de l’intégralité de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : CONSTATER qu’il n’y a pas de lien entre la perle du caractère distinctif du mot pierrade et les agissements de la société Vente Privee.com. CONSTATER qu’il n’y a pas de lien entre la perle commerciale hypothétique prétendue et les agissements de la société Vente Privee.com. EN CONSEQUENCE. CONSTATER que la société CDI-B n’apporte aucun élément propre à établir et chiffrer le préjudice qu’elle allègue. DIRE que le préjudice subi par la société CDI-B sera réparé par l’allocation d’une somme symbolique CONDAMNER la société CDI-B au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elisabeth M C sous sa due affirmation.

A titre liminaire, la société VENTE-PRIVEE.COM soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon. Elle expose que l’impression écran de pages du site internet n’est pas intègre en l’absence de connaissance du contexte technique de la copie et qu’aucune date n’apparaît sur ces impressions, si bien qu’elles n’ont pas de force probante. S’agissant de l’attestation émanant d’un ami du représentant légal de la demanderesse, elle estime qu’elle ne constitue pas une preuve extrinsèque des faits poursuivis. Elle sollicite la déchéance des marques PIERRADE pour dégénérescence, ce terme étant devenu selon elle dans le langage courant le mot usuel pour désigner des pierres de cuisson tant pour les consommateurs que les professionnels du secteur l’utilisent de manière massive. Elle estime par ailleurs que la preuve de l’activité du titulaire de la marque n’est pas rapportée et qu’il n’est pas établi qu’il n’est pas à l’origine de la dégénérescence. Elle soutient qu’il n’a pas initié les actions nécessaires et immédiates visant à empêcher le grand public de s’emparer de la marque mais seulement quelques procédures contre des concurrents, qui sont insuffisantes à démontrer son absence de faute. Elle ajoute que le licencié de la marque ne l’a pas utilisée dans sa fonction de marque mais comme désignation d’un produit vendu, pendant 10 ans. si bien que le titulaire a volontairement laissé le terme devenir usuel. Elle conteste à titre subsidiaire la contrefaçon à défaut d’usage du signe litigieux à titre de marque, compte tenu de l’utilisation d’un élément du langage courant dans son acceptation courante, pour désigner des produits, la marque ROBUSTA étant par ailleurs indiquée.

Elle s’oppose aux demandes au titre du préjudice au motif que la marque n’est pas connue du grand public, n’est pas utilisée à litre de marque par son licencié et que l’atteinte au pouvoir distinctif ne provient pas de ses agissements mais du fait que les fabricants et distributeurs d’appareils pour cuisson commercialisent depuis l’origine leurs produits en les désignant par le vocable « pierrade », si bien qu’il n’existe pas de lien de causalité. Elle ajoute que dans les faits de l’espèce. Pacte d’achat n’a été impulsé que par la présence de la marque ROBUSTA. La clôture a été prononcée le 3 septembre 2013.

MOTIFS

Sur la preuve de la contrefaçon La société VENTE-PRIVEE.COM soutient à litre liminaire que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée, si bien qu’il convient en premier lieu de statuer sur celle existence. En vertu de l’aliéna Ide l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Les captures d’écran versées au débat par la société demanderesse, dont les conditions techniques d’obtention sont ignorées et la date n’est pas avérée, sont insuffisantes en elles-mêmes à rapporter la preuve des faits litigieux.

La société CDl-B produit en outre une attestation conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile de Monsieur C qui indique avoir imprimé les pages du site <venleprivéc.com> qu’il a communiquées à Monsieur B, le gérant de la société demanderesse. Ces copies écran sont jointes à l’attestation. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, celle attestation ne constitue pas une preuve faite à soi-même des lors qu’elle n’émane pas de la demanderesse. Juger le contraire reviendrait à nier la force probante des attestations qui proviennent le plus souvent de personnes connues des parties qui les ont sollicitées. Le seul lait que Monsieur C ait des liens amicaux le gérant de la société CDl-B n’est pas de nature à remettre en cause le contenu de son attestation. De plus, le tribunal observe que la société VENTE-PRIVEE.COM a produit aux débats une facture portant sur des produits ROBUSTA d’octobre 2010. ce qui établit l’existence de la vente durant ce mois. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu des captures d’écran de son propre site internet.

Il en résulte que la preuve des faits litigieux est rapportée et qu’il est établi que du 2 au 9 octobre 2010 dans le cadre d’une vente ROBUSTA, la société VENTE- PRIVEE.COM a proposé à la vente un élément de cuisson qu’elle a présenté sous la dénomination « duo pierrade-raclette Savoie ». Sur la demande en déchéance des marques françaises n° 1 727 350 PIERRADE et n° 1 348 820 LA PIERRADE Aux termes de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle. "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du .service ". La dégénérescence n’est caractérisée que si la marque est devenue dans te commerce la désignation usuelle du produit et que le titulaire n’a pas empêché du fait de son altitude celle-ci de perdre sa distinctivité. La première condition doit être appréciée par rapport à l’ensemble des milieux intéressés, que ce soit les consommateurs et les professionnels qui interviennent dans la commercialisation des plaques de cuisson. Si le site wikipédia modifié en dernier lieu le 27 octobre2010, indique "la Pierrade désigne un mode de cuisson convivial où chacun fait cuire ses lamelles de viande el de poisson .sur une pierre chauffée", il mentionne également qu’il s’agit d’une marque déposée et renvoie au site <pierrade.com>. La défenderesse produit une enquête réalisée en juin 2011 par la société EXACTITUDES qui a interrogé 307 internautes, dont il est justifié qu’ils sont représentatifs de la population française. A la présentation d’une image d’un appareil de cuisson par plaque chauffante, 34% des sondés la désigne sous la dénomination « pierrade » et 46 % « plancha ». Sur les 66% qui n’ont pas donné le nom « pierrade » à la question de savoir s’ils connaissent d’autres noms, 14% répond "« pierrade ». Il en

résulte que 48% des sondés désignent usuellement une plaque de cuisson composée d’une pierre par le mot « pierrade ». Le tribunal relève que ce sondage n’a pas été réalisé à partir d’un échantillon suffisamment important et surtout qu’il n’est pas explicité les conditions dans lesquelles les internautes ont été sollicités pour y participer, ce qui constitue pourtant un élément important pour l’analyser. De plus, le public représentatif de la population française n’est pas celui pertinent et ne représente pas !e consommateur habituel de plaques de cuisson. Le sondage constitue néanmoins un indice de l’association entre la planche de cuisson et le nom "pierrade'. S’agissant des professionnels, il ressort des pièces versées au débat que les sites <carrefour.fr>. <amazon.fr>, <pinceminister.com> et <cdiscount.lr> présentent des planches de cuisson sous la dénomination « Pierrade ». Cependant, cette mention sur seulement 4 sites, au demeurant non spécialisés en électroménager, implique que l’usage des marques n’existe pas sur les sites marchands dans ce domaine et donc n’établit pas qu’elles sont devenues dans le milieu professionnel la désignation usuelle de la planche de cuisson. Par ailleurs, il est justifié du comportement suffisamment vigilant du titulaire de la marque pour éviter la dégénérescence, qui n’implique pas de poursuites systématiques de sa part. En effet, celui-ci a agi depuis 1991 régulièrement en justice pour taire respecter ses droits, par le biais de 46 procédures visant des distributeurs, dont les sociétés LÀ REDOUTE, CASTORAMA ou CARREFOUR. IKea outre adressé de nombreuses mises en demeure à des acteurs du secteur. La preuve de l’utilisation par le licencié de la marque pendant 10 ans de celle-ci à titre de nom commun n’est pas rapportée. En conséquence, les conditions de la déchéance ne sont pas réunies et il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur la contrefaçon Il résulte de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux designés dans l’enregistrement ». Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s’impose pas de manière absolut1, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte

à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service. L’annonce litigieuse porte sur un produit intitulé « duo pierrade/raclette Savoie » au prix de 39 euros au lieu de 59 euros. La dénomination du produit qui figure sur son emballage est SAVOIE. Le signe « pierrade » n’est pas un nom commun appartenant à la langue française mais un néologisme. Ainsi, le service du dictionnaire de l’Académie française dans son courrier de 1989 indique au sujet de la création du mot « pierrade » que le suffixe « ade » n’a aucun rapport avec un mode de cuisson ou une préparation culinaire mais associé à un nom prend la valeur d’un collectif.

Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le signe a été utilisé dans un sens courant, peu important sa notoriété résultant des investissements de son titulaire et de son licencié pour le faire connaître auprès du grand public et dès lors qu’il a été jugé qu’il n’est pas devenu du fait de son titulaire la désignation usuelle d’un mode de cuisson. Ainsi, dans l’annonce, le signe « pierrade » désigne expressément un produit avec un signe sur lequel la société CDI-B détient un monopole. Il renvoie à l’origine d’un produit et est donc utilisé à titre de marque, le fait qu’il soit associé au terme générique « raclette » désignant du fromage fondu n’en altérant pas la fonction. S’il est constant que l’internaute sait qu’il achète un produit ROBUSTA, puisqu’il se trouve sur les pages dédiées à la vente de ceux-ci, il percevra cette marque comme ombrelle, associée à celle opposée et en tirera la conséquence d’un partenariat entre les deux marques. Il n’est pas contesté que le signe reproduit à l’identique les deux marques verbales, l’absence de « la » pour la marque "« La pierrade » étant insignifiante et désigne un produit protégé, à savoir un appareil de cuisson. II s’ensuit que la contrefaçon par reproduction est constituée et engage la responsabilité civile de la société VENT H-l’RI VEE.COM. Sur les mesures d’indemnisation En vertu de l’article 1.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Le tribunal rappelle que la multiplication des marques sur lesquelles sont fondées la demande en contrefaçon ne multiplie pas le préjudice. Il sera tenu compte dans l’évaluation du préjudice le fait que si la contrefaçon a duré 7 jours en octobre 2010, elle a eu lieu sur un site grand public.

La société VENTE-PRIVEE.COM est mal fondée à soutenir l’absence de lien de causalité entre le préjudice et ses agissements dès lors qu’en reproduisant sur son site internet sans l’autorisation de leur titulaire les marques associées à un produit vendu par un concurrent du licencié, elle a contribué à la perte de leur valeur distinctive et à leur dévalorisation et banalisation. Contrairement ace que soutient la défenderesse et ainsi que l’établit le sondage qu’elle verse au débat, les marques sont connues du grand publie. De plus, les pièces produites par la société CDI-B établissent que son licencié utilise les signes à titre de marque, puisqu’elles sont suivies de la mention « r ».

Dans ces conditions, le préjudice moral du titulaire des marques sera évalué à 5000 euros. S’agissant du préjudice économique, celui-ci est caractérise dans la mesure où l’exposition illicite des marques a généré un manque à gagner pour le titulaire des marques, sans qu’il soil besoin de déterminer le facteur ayant impulsé l’achat, et un bénéfice pour la société de vente en ligne qui a bénéficié positivement de l’apposition des marques attirant le consommateur. Il résulte de la facture versée au débat que la défenderesse a acheté 120 produits SAVOIE suivant commande du 11 octobre 2010 au prix de 23.50 euros qu’elle revendait 39 euros. Cependant, il n’est pas établi que seule cette quantité a été vendue en l’absence d’éléments certifiés et étant relevé que le produit a été épuisé et présenté comme indisponible à la vente. La redevance prévue au contrat de licence entre le titulaire de la marque et la société THFAL s’élève à 0.69 euros hors taxe au 1^er juillet 2002 avec une indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation. Le préjudice économique de la licenciée sera évalué au vu de l’ensemble de ces éléments à 2.000 euros. La société défenderesse sera donc condamnée à indemniser la société CDI-B à hauteur de 7.000 euros. Les faits litigieux remontant à 2010, une mesure d’interdiction sera ordonnée en tant que besoin sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte. Le préjudice de la demanderesse ayant été suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts, la demande de publication sera rejetée. Sur les autres demandes Partie perdante, la société VENTE- PRlVEE.COM sera condamnée aux dépens et devra indemniser la demanderesse des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice à hauteur de 5.000 euros. La nature de cette décision justifie d’en ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Rejette la demande en déchéance des marques françaises n° 1 727 350 PIERRADE et n° 1 348 820 LA PIIIRRADE.

Dit que la société VENTE-PRIVEE.COM a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1 727 350 PIERRADE et n° I 34 8 820 LA PIERRADE au préjudice de la société CDI-B. En conséquence. Interdit à la société VENTE-PRIVEE.COM de reproduire les marques françaises n° 1 727 350 PIERRADE et n° 1 348 820 LA PIERRADE p our désigner un appareil de cuisson dans la vie des affaires. Condamne la société VENTE-PRIVEE.COM à payera la société CDI-B la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice. Rejette la demande de publication judiciaire. Condamne la société VENTE-PRIVEE.COM aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Pierre O dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société VENTE-PRIVEE.COM à payer à la société CDI-B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la décision.