TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 juillet 2016

3^e chambre 1^re section N° RG : 15/05226

Assignation du 01 avril 2015

DEMANDEURSSE Société BURBERRY LIMITED Horseferry House Horseferry Road SWIP 2AW LONDRES (ROYAUME UNI) représentée par Maître Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265

DÉFENDERESSES Société K-RACTER-MANIA […] 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ESP représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

S.A.S. MARSAFI Zone Acti-Sud 21160 MARSANNAY LA COTE représentée par M^e Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0333

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 30 mai 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société BURBERR Y LIMITED se présente comme un acteur majeur de l’industrie du luxe ayant depuis plus d’un siècle une activité internationale de concepteur, fabricant, grossiste, bailleur de licence et de vendeur de produits de luxe et notamment de vêtements et d’articles de maroquinerie.

Elle est titulaire :

-d’une marque de l’union européenne figurative composée par le « Carreau Burberry » déposée à l’EUIPO le 8 octobre 1996 et enregistrée le 21 juin 1999 sous le n° 000377580 en classes 18. 24 et 25 pour les produits suivants : « 18 Cuir et imitations dit cuir, produits en ces matières non compris clans d’autres classes: peaux d’animaux: malles et valises: parapluies, parasols et cannes: Jouets et sellerie. 24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes: couvertures de lit et de table. 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. » .

— d’une marque française constituée du même carreau déposée le 26 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1510937. Ce « carreau burberry » est apposé sur de nombreuses lignes de produits, vêtements pour hommes, femmes, enfants, souliers, chapeaux, accessoires tels gants ou écharpe, montres et notamment des gammes entières d’articles de maroquinerie . La société K-RACTER MANIA est une société espagnole fondée en 2000. Elle est spécialisée dans la fabrication d’accessoires de mode et articles de voyage pour enfants et adolescents commercialisés, sous licences, notamment avec la société DISNEY concernant des produits vendus sous la marque « Violetta ».

La société MARSAFI exploite un hypermarché sous l’enseigne « LECLERC » dans la zone commerciale de MARSANNAY LA COTE, en Côte d’Or. Le 30 octobre 2014, la société MARSAFI a passé commande auprès de la société K-RACTER MANIA divers produits de maroquinerie vendus sous la marque « Violetta ». Le 24 février 2015, la Brigade des Douanes de Dijon a procédé à une retenue douanière de 103 articles en provenance de la société K- RACTER MANIA, à destination de la société MARSAFI susceptibles de contrefaire les droits de la société BURBERRY sur ses marques précitées. À partir des photographies communiquées par la Brigade

des Douanes de Dijon, la société BURBERRY a confirmé le caractère contrefaisant des 23 références de produits retenus et a sollicité les informations relatives à l’identité de leur expéditeur et du destinataire ainsi que celles relatives à leur origine et à leur quantité:

- Sacs à dos (référence 8 435376 328267)
- Sacs tabulaires (référence 8 435376 328373)
- Besaces (référence 8 435376 328434)
- Porte-monnaie cœur (référence 8 435376 328397)
- Trousses petit modèle (référence 8 435376 328342)
- Petits sac à main (référence 8 435376 328243)
- Sacs action tablette 10 (référence 8 435376 328366)
- Porte-monnaie ronds (référence 8 435376 328250)
- Petits sacs à main (référence 8 435376 328175)
- frousses de toilette (référence 8 435376 328284)
- Porte-monnaie chaîne (référence 8 435376 328304)
- Sac bandoulière (référence 8 435376 328427)
- Trousses kiss (référence 8 435376 328205)
- Mini sacs à dos (référence 8 435376 328281)
- Trousses grand modèle (référence 8 435376 3283 11)
- Porte-monnaie (référence 8 435376 328212)
- sac à main kiss (référence 8 435376 328199)
- Sacs action tablette 8 (référence 8 435376 328845)
- sacs à main (référence 8 435376 328274)
- Coque pour Smartphone (référence 8 435376 328410)
- Petits sac à main mini kiss (référence 8 435376 328380)
- Sac slim kiss (référence 8 435376 328335)
- Petit sac de sport (référence 8 435376 328229) Sur autorisation du Président de ce tribunal en date du 5 mars 2015, la société BURBERRY LIMITED a fait procéder le 6 mars 2015 à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux des douanes de Dijon ainsi que de la société MARSAFI, au cours desquelles il a été procédé à la photographie des 23 références litigieuses et à la saisie réelle d’un exemplaire de chacune d’entre elle.

La société BURBERRY LIMITED indique avoir également constaté que les produits litigieux étaient proposés à la vente et vendus en France sur les sites Internet www. karactermania.com. www.mark-et- zoe.com . www.edisac.com et www.amazon.fr. et, par acte d’huissier du 31 mars 2015, a fait procéder à un constat d’achat de plusieurs produits litigieux sur le site Internet de la société www.karactermania.com.

Par acte d’huissier en date des 1^er et 3 avril 2015, la société BURBERRY LIMITED a fait assigner les sociétés K-RACTER MANIA et MARSAFI devant le présent tribunal en contrefaçon de sa marque de l’Union Européenne figurative « Carreau Burberry », en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 445 du code de procédure civile la société BURBERRY LIMITED demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

-débouter les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

À TITRE PRINCIPAL
-dire et juger que l’importation et/ou la détention et/ou l’offre en vente et/ou la vente en France, par les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI de tous les articles litigieux susvisés et référencés dans le corps des écritures comportant l’imitation illicite de la marque de l’Union Européenne n°000377580 de la société BURBERRY LIMITED, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717-1. L713-3. L716-1. 1.716-9. L.716-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence,
-interdire aux sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI d’importer et/ou de détenir et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre tous produits constituant la contrefaçon de cette marque et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

-ordonner, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la société K-RACTER-MANIA et sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en sa possession.

-dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande,
-ordonner la confiscation au profit de la société BURBERRY LIMITED de l’ensemble des articles litigieux objet de la retenue douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier et aux frais de la société MARSAFI,
-condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de SOIXANTE MILLE euros (60.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l’Union Européenne n°000377580.

-condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de TROIS CENT TROIS MILLE CINQ CENT DEUX euros (303.502 euros) en réparation du préjudice commercial subi par la société BURBERRY LIMITED.

-condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de CINQUANTE

MILLE euros (50.000 euros), en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société demanderesse. À TITRE SUBSIDIAIRE
-dire et juger que la renommée de la marque figurative française « Carreau Burberry » n°1510937 revendiquée est telle qu’il existe à tout le moins un risque d’évocation ou un lien entre les signes en cause portant atteinte à la marque figurative française « Carreau Burberry » n°1510937 au sens de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

-interdire aux sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI d’importer et/ou de détenir et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre tous produits constituant la contrefaçon de cette marque et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

-ordonner, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la société K-RACTER-MANIA et sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en sa possession.

-dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande,
-ordonner la confiscation au profit de la société BURBERRY LIMITED de l’ensemble des articles litigieux objet de la retenue douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier et aux frais de la société MARSAFI.

-condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de TROIS CENT MILLE euros (300.000 euros) en réparation du préjudice subi par la société BURBERRY LIMITED du fait de la captation indue de la renommée de sa marque « Carreau Burberry ». À TITRE ADDITIONNEL
-dire et juger recevable la demande formulée par la société BURBERRY LIMITED fondée sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire et dire et juger que les sociétés K-RACTER- MANIA et MARSAFI se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire.

-condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 euros) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société BURBERRY LIMITED et aux frais

des défenderesses, à raison de CINQ MILLE euros (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
-ordonner également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.kractermania.com, en lettres noires sur fond blanc de type arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par jour de retard,
-condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et MARSAFI à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de QUINZE MILLE euros (15.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défenderesses aux entiers dépens. En réplique, dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mai 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 445 du code de procédure civile, la société K-RACTER MANIA demande au tribunal de:

-dire et juger que la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée; dire et juger que l’atteinte à la marque renommée n’est pas démontrée ;

-débouter la société BURBERRY de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, et en tout état de cause, les déclarer mal fondées ;

-En conséquence, débouter la société BURBERRY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-À titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice subi par la société BURBERRY ;

-En tout état de cause, condamner la société BURBERRY à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 29 mars 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 445 du code de procédure civile, la société MARSAFI demande au tribunal, au visa du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009, des articles L713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle etl625, 1626 du Code civil, de : dire et juger que les actes de contrefaçon allégués par la société BURBERRY LIMITED ne sont pas caractérisés ;

-dire et juger que l’atteinte à la renommée de la marque française 1510937 Carreau Burberry n’est pas caractérisée de la part de la société BURBERRY LIMITED ;

-dire et juger que les actes de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas démontrés par la société BURBERRY LIMITED ;

-débouter la société BURBERRY LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; À titre subsidiaire,

— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société BURBERRY LIMITED, En toutes hypothèses,
-condamner la société K-RACTER MANIA à relever et garantir la société MARSAFI de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

-condamner la société BURBERRY LIMITED à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société BURBERRY LIMITED aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 17 mai 2016. MOTIFS 1°) Sur la contrefaçon de la marque de l’union européenne n°000377580 Au visa de l’article 9) 1. B) du règlement n°207/2009 du 26 février 2009 et des articles L.717-1 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, la société BURBERRY LIMITED affirme que les articles saisis constituent une imitation illicite de sa marque de l’union européenne n°000377580 en ce que:

- les articles litigieux reproduisent la combinaison répétée des éléments dominants du « carreau burberry », les différences entre les deux motifs relevant de détails insignifiants. Elle ajoute que le personnage de Disney « Violetta » reproduit sur les sacs ne permet pas d’écarter le risque de confusion, l’imitation du « carreau burberry » étant nettement dominante dans les articles litigieux. Elle conteste également que ce motif soit utilisé comme simple élément de décor dès lors qu’il recouvre l’intégralité des produits litigieux. • les produits en cause sont strictement identiques, à savoir des articles de maroquinerie relevant de la classe 18 de la classification internationale. Sur ce point, en réponse aux moyens soulevés par les défenderesses, elle conteste la qualification de « jouet » avancée en défense et rappelle qu’à la date du dépôt de sa marque « carreau burberry » , le visa de l’intitulé général de la classe 18 permettait de couvrir l’ensemble des produits ou services de cette classe
- le risque de confusion dans l’esprit du public est avéré et d’autant plus important que le « carreau Burberry » est très largement exploité et constitue le signe emblématique de la « Maison Burberry depuis sa création. Fortement distinctif, il a fait l’objet de campagnes publicitaires massives et est très connu du public de sorte qu’un consommateur d’attention moyenne pourrait penser que les objets litigieux ont été commercialisés en partenariat avec Burberry. S’agissant du public pertinent, elle précise qu’il est constitué des parents susceptibles d’acheter les produits litigieux à leurs enfants, et non seulement de fillettes de moins de 10 ans. La présence du personnage »Violetta" sur les produits, de même que les différences entre les réseaux de distribution des produits en cause sont, selon elle, indifférentes car le risque de confusion doit s’apprécier par référence au dépôt sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits. De plus, ce

personnage n’est visible que sur une face de chacun des produits et la marque « Disney VIOLETTA » que sur 3 références sur 23 et en très petits caractères. De même, elle relève que la couleur rose n’écarte en rien le risque de confusion, elle-même déclinant sa marque sous ce coloris et que le sondage produit en défense est inopérant compte tenu de la présentation tronquée des visuels au panel de consommateur et de l’absence de précision des questions posées. Elle conteste vouloir par le biais de sa marque s’approprier des droits sur un genre et précise que la validité de sa marque a été reconnue dans de nombreuses décisions. En réponse, la société K-RACTER MANIA fait valoir que l’imprimé à carreaux apposé sur les produits litigieux ne constitue pas un usage à titre de marque mais de simple décor, élément secondaire par rapport à la photographie du personnage « Violetta » de Disney placée au premier plan au recto des produits litigieux et, sur certaines références, également au verso. Elle ajoute que l’imprimé à carreaux se fond dans le décor qui comprend également d’autres éléments figuratifs comme les inscriptions « Kiss Kiss Kiss » et précise que la marque Disney Violetta est visible sur les étiquettes et au verso de certaines références. Elle soutient également qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé en ce que, en premier lieu, les produits ne sont pas similaires, les références litigieuses étant constituées de sacs en polyester assimilables à des jouets et non à des articles de maroquinerie. En second lieu, elle explique que sont ajoutés au signe litigieux d’autres éléments, dont l’effigie prédominante du personnage "Violetta, avec lesquels il forme un tout indivisible faisant perdre aux éléments de la marque leur pouvoir distinctif autonome. Elle se réfère ainsi au sondage TNS Sofres qu’elle a fait réaliser selon lequel seulement 2% des personnes interrogées ont fait un lien avec la marque BURBERRY. Elle souligne que le personnage VIOLETTA, qui jouit d’une grande notoriété et est mis en avant lors de la présentation des produits en magasin, constitue l’élément décisif qui va orienter le choix du consommateur. Soulignant les différences entre le carreau burberry et l’imprimé à carreau litigieux, notamment son coloris rose, elle expose que le sien est inspiré du tartan écossais de la famille L et non de la marque de la demanderesse. En dernier lieu, elle fait valoir l’absence de clientèle commune entre les deux sociétés: le public des produits de luxe Burberry d’un côté, plus attentif au moment de l’achat et donc moins enclins à confondre la marque avec d’autres produits éventuellement similaires, et des fillettes de moins de 10 ans de l’autre, lesquelles ne connaissent aucunement la marque en demande. Elle en déduit l’absence de risque d’association des produits avec la marque BURBERRY. La société MARSAFI adopte une argumentation similaire, faisant valoir qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé, en l’absence de reprise des éléments visuels ou conceptuels, d’absence de similarité des produits litigieux à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque et d’absence d’identité du public de référence.

Sur ce Conformément à l’article 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’union européenne, tel que modifié par le règlement CE 2015/2424 du 16 décembre 2015, la marque de l’union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque de l’union européenne pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. b) d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public: le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon ». 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9. 10. 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du publie : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, seule l’imitation de la marque de l’union européenne n°00377580 est alléguée, ce qui suppose de caractériser l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

À cet égard, en application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre pari par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux, le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La société BURBERRY LIMITED a déposé le 8 octobre 1996 la marque de l’union européenne figurative composée par le « Carreau Burberry » enregistrée le 21 juin 1999 sous le n° 000377580 notamment pour les produits suivants de la classe 18 : « 18 Cuir et intitulions du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux: malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. ». Le signe constituant la marque est un carreau consistant en trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales noires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d’intersection des lignes intercalaires, et en une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge sur un fond marron clair.

Aux termes des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 6 mars 2015, les 231 produits litigieux vendus par la société K- RACTER MANIA à la société MARSAFI comprennent une gamme de 23 références de sacs, trousses, portefeuille, portes-monnaie et coques pour smartphone comprenant toutes au verso, l’effigie de la chanteuse « Violetta » héroïne de la série télévisée éponyme produite par Disney et la mention « KISS KISS KISS » apposée sur un dessin de lèvres, le tout sur fond d’imprimé à carreaux dans les tons rose pâle et violet, constitué :

- d’une succession de trois lignes parallèles horizontales violettes, d’égales épaisseur et également espacées, se croisant avec trois lignes verticales violettes, d’égales épaisseur et également espacées,
- de lignes de couleur plus claire à l’intérieur de ces lignes violettes.

- de carrés de couleur blanche aux intersections.

- de deux lignes fines verticales rouges se croisant avec deux lignes fines horizontales rouges de même dimension et épaisseur.

Le verso, pour la majorité des références, est exclusivement constitué de cet imprimé « carreaux roses ». Trois références (8 435376 328427. 8 435376 328267 et 8 435376 328434) comportent en outre au verso un logo '« D VIOLETTA » sur fond rose et trois autres comportent l’effigie de Violetta sur les deux faces (portes-monnaie et trousses).

Il s’ensuit que l’imprimé carreaux litigieux, s’il est similaire dans sa structure au carreau Burberry par l’association de trois lignes horizontales foncées également espacées se croisant avec trois autres lignes horizontales de même teinte, avec la couleur blanche prédominant aux points d’intersection des intercalaires, s’en distingue d’une part par les coloris rose et violet choisis et par la présence de deux fines lignes verticales rouges au lieu d’une seule dans le carreau Burberry. L’impact visuel des couleurs rose et violet étant prédominant sur l’ensemble des références des produits litigieux, la similarité entre les signes est donc réduite. Les produits argues de contrefaçon sont, à l’exception des coques pour téléphone mobile, des sacs, portefeuilles, bourses et trousses, certes destinés à un public de petite fille mais ne constituant pas pour autant des jouets, soit essentiellement des articles de bagagerie ou de maroquinerie, entendue au sens large et dans son acception actuelle, qui comprend aussi bien des articles en cuir que des objets originellement réalisés en cette matière mais pouvant désormais indifféremment être créés en tous matériaux (matériaux synthétiques, tissus). Ces produits relèvent bien la classe 18 et sont donc identiques à ceux pour lesquels la marque « carreaux Burberry » est déposée, peu important à cet égard que le dépôt ne vise que I’intitulé général de cette classe, dès lors qu’il est acquis qu’à sa date, la désignation d’un intitulé de classes pouvait couvrir tous les produits ou services répertoriés dans celle-ci et qu’en application des articles 28(5) et 28(8) du nouveau Règlement UE n°2015/2424 du 16 décembre 2015, cet intitulé doit désormais être interprété comme comprenant l’ensemble des produits couverts par le sens littéral de l’indication générale d’intitulé de classe, soit notamment pour les produits « Cuir et imitations du cuir » et « malles et valises », les porte-monnaie, portefeuille, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, peu importe leur matière. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes et il est donc inopérant pour la demanderesse de faire valoir qu’elle même décline sa marque clans des tons roses. En revanche, s’agissant du signe litigieux, les conditions de son exploitation et de commercialisation des produits argués de contrefaçon doivent être prises en compte pour apprécier

la perception qu’en a le public pertinent et le risque de confondre celui- ci avec le signe constituant la marque. Dans ce cadre, le public pertinent est constitué par le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits litigieux étant des sacs et accessoires similaires d’une gamme modeste, soit des produits de consommation courante. Ce consommateur peut certes être constitué des fillettes utilisateurs finales des produits contrefaisants niais également et surtout des adultes qui vont procéder à l’achat pour leurs enfants. L’ensemble des références litigieuses comprend sur son recto une photographie de « Violetta », héroïne d’une série télévisée produite par DISNEY, dont la notoriété auprès du jeune public est avérée par les coupures de presse produites aux débats. Cette effigie, à laquelle est accolé un dessin figurant une trace de rouge à lèvre avec les termes « KISS KISS KISS » recouvre à plus des trois-quart l’une des faces au moins de chaque référence. En raison du pouvoir attractif de l’héroïne Disney auprès du jeune public, la face revêtue de cette photographie est destinée à être mise en avant lors de la commercialisation du produit, en témoignent les photographies des présentoirs produits aux débats. Dans ce cadre, l’effigie de « Violetta » constitue l’élément figuratif dominant de ces articles, sur lequel le consommateur moyen va fonder son acte d’achat, et l’imprimé à carreaux litigieux sera perçu par ce dernier comme un habillage de fond destiné à le mettre en valeur, et donc un simple élément d’ornementation, et non comme une indication relative à l’origine des produits. Exclusif d’un usage à titre de marque, le signe litigieux n’est pas susceptible, pour le public pertinent, d’être confondu avec celui déposé à titre de marque, ni même, compte tenu de la faible similarité des signes, d’être associé avec la marque « Carreaux Burberry ». À cet égard, le sondage TNS Sofres daté du 24 mars 2016 produit aux débats par la société K- RACTER MANIA (pièce 18 et 33) conforte cette analyse puisque, sur les 1014 personnes interrogées, seuls 2% ont associé à BURBERRY les visuels des produits litigieux, qui présentaient ajuste titre la face revêtue de l’élément dominant de ceux-ci, à savoir l’effigie Violetta (question A2 « évocation des visuels »). En l’absence de risque de confusion caractérisé entre l’imprimé à carreaux rose apposé sur les produits argués de contrefaçon et le signe constituant la marque de l’union européenne n°000377580, les demandes au titre de la contrefaçon seront rejetées. 2°) Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n° 15109.37

Au visa de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, la société BURBERRY LIMITED soutient à titre subsidiaire que les produits litigieux VIOLETTA portent atteinte à la renommée de sa marque figurative française « carreau Burberry » n° 1510937 en ce que "l’utilisation d’une imitation de la marque « Carreau Burberry » sur des

produits de maroquinerie en plastique, associés à un personnage de série télévisée et destinés à être vendus dans des supermarchés, porte préjudice au caractère distinctif de la marque, en raison du lien que peut faire le public entre les signes, vulgarise cette marque qui est associée à des produits de luxe, en dilue ainsi l’identité et son emprise sur le public". Elle ajoute que les défenderesses entendent également tirer indûment profit du caractère distinctif de la renommée de sa marque. La société K-RACTER MANIA conteste l’existence d’un risque d’association entre les produits en cause et la marque française « carreaux Burberry » compte tenu de la présence essentielle du personnage de VIOLETTA. Elle en déduit que la dissimilarité des produits écarte toute possibilité d’atteinte à la marque renommée, et qu’au demeurant la dilution de son pouvoir attractif alléguée qui n’est pas démontrée, la demanderesse justifiant au contraire d’une augmentation du nombre de consommateurs de sa marque. La société MARSAFI conclut également à l’absence de similitude entre les signes, à l’absence de caractérisation précise du lien entre les deux prétendument créé dans l’esprit du consommateur, compte tenu notamment des modes de distribution différents des produits, de l’absence de faute de sa part et à l’absence de démonstration d’une dilution du pouvoir attractif de la marque ou d’une atteinte à sa renommée. Sur ce L’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. L’article 10 paragraphe 2 c) de la directive UE n 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, à la lumière duquel le droit interne doit être interprété, prévoit pour sa part que: "Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque

celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.« La mise en œuvre du régime de protection spécial de la marque renommée est ainsi subordonnée d » une part, à la constatation d’un degré de similitude entre les signes en conflit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces derniers, c’est- à-dire établisse un lien entre ceux-ci, quand bien même il ne les confond pas et, d’autre part à l’existence d’un profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d’une atteinte à son pouvoir distinctif ou à sa renommée. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment:

- le degré de similitude entre les signes en conflit:

- la nature des produits ou des services sur lesquels ils sont apposés:

- l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

- le degré de caractère distinctif. intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure:

- l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, la notoriété de la marque française figurative « carreau Burberry » n°1510937 n’est pas contestée. Il est en effet avéré par les nombreuses pièces versées aux débats par la demanderesse que le carreau Burberry jouit d’un usage ancien et intense lui conférant un degré de renommée important, ainsi qu’un pouvoir distinctif fort. Le signe constituant la marque française étant identique à celui constituant la marque de l’union européenne invoquée au titre de l’action en contrefaçon, il sera référé à l’examen de la similarité des signes effectué dans ce cadre, dont il résulte que la marque et l’imprimé litigieux ont un degré de similitude faible au regard essentiellement des couleurs qui les distinguent. Il a également été jugé l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, défini comme le consommateur moyen d’articles de bagagerie et de maroquinerie, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Si la nature des produits concernés, qui relèvent de la petite bagagerie et de la maroquinerie, sont identiques, ils sont en revanche commercialisés selon des modes de distribution distincts : dans des enseignes dédiées pour les produits BURBERRY, en grande surface pour les produits litigieux. Ainsi, au regard du faible degré de similitude des signes en cause, de la large prédominance du personnage de « Violetta » sur les produits litigieux .du caractère simplement ornemental de l’imprimé à carreau en cause, et des canaux de distribution différents des produits concernés, l’imprimé litigieux n’est pas de nature à évoquer la marque « carreau Burberry » dans l’esprit du public pertinent, comme le démontre à nouveau les résultats du sondage TNS Sofres aux termes desquels le pourcentage de personnes établissant qui un lien entre les deux (2%) est trop insignifiant pour caractériser le pouvoir évocateur

du premier. À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, les produits litigieux ne sont pas susceptibles de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice.

Au surplus, même à supposer ce lien existant, la simple allégation que l’usage reproché au défendeur est de nature à profiter indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque « carreau Burberry » ou de créer un risque sérieux de dilution du pouvoir distinctif et attractif de celle-ci, est insuffisante. Il incombe en effet à la société BURBERRY LIMITED d’apporter la preuve qu’à la suite de cet usage, le pouvoir d’attraction de sa marque « carreau Burberry » a diminué, au risque pour le consommateur moyen de maroquinerie et petite bagagerie de s’en détourner. Or, l’ensemble des pièces qu’elle produit aux débats pour démontrer son préjudice (notamment ses pièces 29 et 33) traduit au contraire un succès stable voire croissant de ses produits de maroquinerie en France, et ce au moins jusqu’en 2014. Aucune pièce postérieure ne permet en revanche d’apprécier l’évolution des ventes en 2015, soit postérieurement à l’écoulement en France par la société K-RACTER MANIA de 12.293 articles litigieux, selon l’attestation comptable produite en pièce 16. Aucune atteinte n’est donc au demeurant démontrée.

Dès lors, les demandes au titre de l’atteinte à la renommée de la marque française n°15I0937 seront rejetées.

3°) sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire

La société BURBERRY LIMITED reproche aux sociétés défenderesse, au titre des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, la création d’un effet de gamme en déclinant leurs produits en 23 références d’articles de maroquinerie identiques ou similaires à sa gamme BURBERRY « Horseferry Check » / « House Check » commercialisée concomitamment. Elle estime que ce fait caractérise la volonté des défenderesses de se placer dans son sillage et de profiter indûment de sa notoriété et de ses investissements réalisés pour la création et la promotion de ses produits. Elle affirme qu’elle justifie bien d’offre en vente, en France de ses articles de maroquinerie BURBERRY notamment par le bais de son magasin en ligne. La société K-RACTER MANIA fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de la demande, faute pour la société K-RACTER MANIA de démontrer des actes de commercialisation en son nom en France et subsidiairement conclut au débouté des demandes en l’absence d’existence de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et de faute de sa part de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du publie. La société MARSAFI conclut pour sa part à l’absence de démonstration par la société BURBERRY LIMITED de la valeur

économique, des investissements réalisés et des efforts de recherche qui auraient été accaparés par les défenderesses. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de l’élément copié. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. La société BURBERRY LIMITED démontre, par la production de captures d’écran de sa boutique en ligne accessible à partir de l’adresse www.burberry.com. qu’une offre en vente des produits de maroquinerie revêtus de ses marques « carreau burberry » est bien effective sur le territoire français, le site étant rédigé en français et les prix proposés en euros. Sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire est donc bien recevable. De plus, la faute imputée aux sociétés défenderesses, qui consiste en la déclinaison des produits litigieux en 23 références destinée à créer un effet de gamme, est bien distinct de l’imitation de sa marque alléguée au titre de l’action en contrefaçon et de l’atteinte à la marque renommée. Néanmoins, les produits sont déclinés dans des formes particulièrement banales pour des articles de maroquinerie/bagagerie (sacs à dos. sac tubulaire. besace, trousse, sac à tablette, sac à main à rabat, porte-monnaie rond, sac à bandoulière…). De plus, les pièces produites en demande ne permettent pas de démontrer que les produits de maroquinerie BURBERRY reproduits dans les écritures de la demanderesse et en pièce 25 font partie d’une seule et même gamme de produits, alors même que ses conclusions établissent

qu’au moins deux gammes sont concernées (« Horseferry Check » et « House Check »), ni qu’ils ont été commercialisés concomitamment aux produits litigieux. Elle échoue également à démontrer la réalité des investissements allégués engagés pour concevoir, promouvoir et valoriser spécifiquement cette gamme. En outre, le risque de confusion susceptible de résulter d’un tel effet de gamme, à le supposer constitué, serait inexistant compte tenu des différences dans les modes de commercialisation des produits (exclusivement dans les boutiques de la marque pour les premiers, en grande surface pour les seconds). En conséquence, les demandes de la société BURBERRY LIMITED au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées.

4°) Sur les demandes accessoires La société BURBERRY LIMITED, qui succombe, supportera les dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société K- RACTER MANIA et de la société MARSAFI les frais qu’elles ont dû engager dans le cadre de cette procédure. La société demanderesse sera en conséquence condamnée à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société BURBERRY LIMITED au titre de ces dispositions seront rejetées.

L’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société BURBERRY LIMITED de l’intégralité de ses demandes. Condamne la société BURBERRY LIMITED à payer à la société K- RACTER MANIA et à la société MARSAFI la somme de 10. 000 euros (dix mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement:

Condamne la société BURBERRY LIMITED aux entiers dépens.