T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
N° RG : 15/51126 N° : 1/FB Assignation du : 13 et 15 janvier 2015 (footnote: 1)	ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2015 par I J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de G H, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur D X

[…]

ALLEMAGNE

Monsieur E Y

[…]

ALLEMAGNE

représenté par M^e Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS – #A0443 substituée par M^e PAUTROT avocat au barreau de PARIS – #A0443

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. VAP EXPERIENCE

[…]

[…]

représentée par M^e Virginie BRUNOT, avocat au barreau de PARIS – E0241

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. TRADE PAL

[…]

[…]

représenté par M^e Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS – #A0443 substituée par M^e PAUTROT avocat au barreau de PARIS – #A0443

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2015, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs D X et E Y, commerçants ayant une activité de fabrication et de commercialisation de matériels liés à la cigarette électronique dans le cadre de la société de droit allemand SMORKERSTORE GmbH, indiquent être co-titulaires :

— de la marque internationale désignant l’Union européenne C, enregistrée le 17 mai 2013 sous le n°1 178 172 pour désigner plusieurs produits et services des classes 9, 11, 34 et 35,

— du modèle communautaire enregistré le 17 janvier 2014 sous le n°002386292-0001 consistant en un atomiseur reconstructible pour cigarette électronique.

Ils ajoutent que, basés en Allemagne, ils n’exploitent pas directement le produit et la marque en France, mais qu’ils ont donné licences exclusives pour ce territoire à la société TRADE PAL.

Ayant découvert que la société VAP EXPERIENCE proposait à la vente un atomiseur reconstructible étant une copie de leur modèle, commercialisé, ainsi que d’autres produits, sous la griffe C GT, et après l’envoi le 8 octobre 2014 d’une mise en demeure restée infructueuse, Messieurs X et Y ont, par acte du 13 janvier 2015, fait assigner cette dernière en référé.

Dans leurs dernières conclusions visées à l’audience du 5 mars 2015, Messieurs X et Y demandent en ces termes au juge des référés de :

— dire et juger que la société VAP EXPERIENCE a contrefait la marque internationale n°1178172 C,

— dire et juger que la société VAP EXPERIENCE a contrefait le modèle communautaire n°002386292-0001 d’atomiseur reconstructible pour cigarette électronique,

En conséquence,

— faire interdiction à la société VAP EXPERIENCE de faire usage du signe C enregistré en tant que marque internationale sous le numéro 1178172, seul ou combiné à d’autres termes, dénominations, signes, logos, sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, sous une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,

— faire interdiction à la société VAP EXPERIENCE de faire usage du modèle d’atomiseur reconstructible pour cigarette électronique enregistré en tant que modèle communautaire sous le numéro 002386292-0001, seul ou incorporé à d’autres éléments, sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, sous une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

— ordonner la saisie descriptive et/ou réelle, aux frais de la société VAP EXPERIENCE, de l’ensemble des produits reproduisant la marque internationale n°11178172 C et le modèle communautaire n°002386292-0001 d’atomiseur reconstructible ainsi que l’ensemble des documents publicitaires et catalogues proposant à la vente ces produits qui seraient en possession de la société VAP EXPERIENCE,

— ordonner à la société VAP EXPERIENCE de communiquer l’ensemble des documents comptables relatifs aux ventes des produits C que cette dernière a réalisées du 1^er janvier 2014 à la date du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

— condamner la société VAP EXPERIENCE à leur verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle,

— ordonner la publication du dispositif du jugement (sic) à intervenir dans cinq publications périodiques (papier ou électronique) de leur choix et aux frais de la société VAP EXPERIENCE sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 2.000 euros,

— ordonner la publication intégrale du jugement (sic) à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société VAP EXPERIENCE pendant une durée continue de trois mois à compter de la signification du jugement (sic) sous une astreinte de 500 euros par jours de retard,

Et en tout état de cause,

— débouter la société VAP EXPERIENCE de sa demande reconventionnelle de versement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement d’une prétendue procédure abusive,

— condamner la société VAP EXPERIENCE au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société VAP EXPERIENCE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d’intervention volontaire visées à la même audience, la société TRADE PAL, sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice propre tenant à la contrefaçon de la marque C et de 33.411 euros en réparation de son préjudice propre résultant de la contrefaçon du modèle communautaire, outre celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées à la même audience du 5 mars 2015, la société VAP EXPERIENCE entend voir le juge des référés :

— dire et juger que Monsieur D X et Monsieur E Y sont irrecevables pour défaut de droit à agir au titre du modèle communautaire n°002386292-0001,

— dire et juger que la société Trade Pal est irrecevable pour défaut de droit à agir au titre de la marque C n°1178172 et du modèle communautaire n°002386292-0001,

— dire et juger que la société Trade Pal est irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles L.521-6 et L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle,

— dire et juger qu’elle justifie de la cessation des actes argués de contrefaçon et que Messieurs X et A et la société Trade Pal ne démontrent pas l’existence d’une atteinte imminente à leurs droits, en conséquence dire que les mesures provisoires d’interdiction, de saisie et de communication sont sans objet et, en conséquence, les rejeter,

Dans tous les cas,

— dire et juger que Monsieur D X, Monsieur E Y et la société Trade Pal ne démontrent pas le caractère vraisemblable de l’atteinte à la marque C n°1178172 ou d’un risque imminent d’atteinte à cette marque et, en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,

— dire et juger que Monsieur D X, Monsieur E Y et la société Trade Pal ne démontrent pas le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits sur le modèle communautaire n°002386292-0001 ou d’un risque imminent d’atteinte à ce modèle et, en conséquence, les débouter de leurs demandes à ce titre,

— dire et juger le préjudice invoqué par Monsieur D X et Monsieur E Y est sérieusement contestable et, en conséquence, les débouter de leurs demandes de provision,

— dire et juger que la société Trade Pal est irrecevable à solliciter une demande de provision sur le fondement des articles L.521-6 et L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; dans tous les cas, dire et juger que le préjudice invoqué est sérieusement contestable et, en conséquence, débouter la société Trade Pal de ses demandes de provision,

— rejeter la demande de communication sous astreinte, les demandes de publication sollicitées,

— dire et juger que la présente procédure est abusive et condamner in solidum Monsieur D X, Monsieur E Y et la société Trade Pal à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,

— condamner in solidumMonsieur D X, Monsieur E Y et la société Trade Pal à lui payer la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal,

— condamner in solidumMonsieur D X, Monsieur E Y et la société Trade Pal à lui payer la somme de 1.000 euros, correspondant au coût du procès-verbal de constat en date du 4 février 2015,

— condamner Monsieur D X, Monsieur E Y et la société Trade Pal aux dépens de l’instance.

SUR CE

Sur la recevabilité

*celle de Messieurs X et Y

La société VAP EXPERIENCE conteste la recevabilité à agir de Messieurs X et Y, au motif qu’ils ne justifieraient pas de leurs droits sur la marque C et le modèle communautaire n°0023866292-0001.

Cependant, s’il est exact que toutes les pièces n’étaient pas produites au moment de l’assignation, la situation a depuis été régularisée puisque les deux demandeurs versent à présent aux débats le certificat d’enregistrement de la marque C n°1 178 172 auprès de l’OMPI daté du 16 février 2015 et le certificat d’enregistrement du modèle n°0023866292-0001 délivré par l’OHMI, qui les désignent comme co-titulaires de ces deux droits de propriété intellectuelle ou industrielle, et montrent qu’ils ont bien qualité à agir.

*celle de la société TRADE PAL

La société VAP EXPERIENCE estime qu’il résulte de la combinaison des articles L.716-5 et L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle que seul le titulaire d’une marque, et par dérogation le licencié exclusif si le titulaire n’exerce pas ce droit, peut agir en référé en matière de marque, ce qui aurait pour conséquence selon elle que la société TRADE PAL, licenciée exclusive de la marque C, serait irrecevable à agir.

Cependant, il est constant que si l’article L.716-5 permet au licencié exclusif d’agir seul en cas de carence du titulaire, il ne lui interdit pas pour autant d’agir, aux côtés du titulaire ou à sa suite, pour demander réparation de son propre préjudice, que ce soit au fond ou en référé.

La fin de non-recevoir présentée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande d’interdiction fondée sur le droit des marques

L’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».

De plus, l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, Messieurs X et Y sont titulaires, ainsi qu’il a été dit, de la marque internationale verbale C.

Ils incriminent au titre d’une atteinte contre cette marque la commercialisation par la société VAP EXPERIENCE de produits supportant une reproduction de leur marque, à savoir un atomiseur reconstructible C GT clone de B, le tank réservoir C GT Inox SS, le tank réservoir C GT PMMA Poly, et l’atomiseur reconstructible Mini C GS Clone.

La société VAP EXPERIENCE conteste en premier lieu la validité de la marque qui lui est opposée.

*validité de la marque C

Les demandeurs estiment que seuls doivent être discutées en référé la titularité des droits et l’évidence de la contrefaçon à l’exclusion de tout débat sur la validité de ces droits, qui serait selon eux uniquement un moyen de défense au fond.

Cependant, même s’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité de la marque invoquée, il doit en revanche s’assurer qu’elle n’est pas manifestement entachée d’un vice qui aurait alors pour effet qu’aucune atteinte à cette marque ne serait vraisemblable.

En l’espèce, la société VAP EXPERIENCE soutient, au visa de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait (…) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service », que la marque C serait atteinte de dégénérescence, le mot C étant devenu, dans le langage courant des professionnels et utilisateurs de cigarettes électroniques, la désignation usuelle d’un type d’atomiseur reconstructible, à savoir un atomiseur reconstructible avec réservoir translucide.

Elle en veut pour preuve que, selon les demandeurs eux-mêmes, de multiples professionnels proposent à la vente des atomiseurs reconstructibles avec réservoir sous le nom de C, ainsi qu’un procès-verbal de constat montrant que plusieurs utilisateurs parlent dans les divers forums de Taifuns ou de Taifuns/Kayfuns.

Toutefois, s’il est certain que des consommateurs emploient parfois ce signe pour désigner un atomiseur sans savoir s’il s’agit d’un produit ou d’une marque, force est de constater que la défenderesse ne produit aucune autre pièce, par exemple extrait d’un dictionnaire, article de journal, livre, décision officielle, de nature à montrer que le mot désigne dans le langage courant, donc de manière généralisée, un atomiseur reconstructible avec réservoir translucide, de sorte qu’à tout le moins preuve n’est pas à l’évidence rapportée, à ce stade, de la dégénérescence alléguée.

*l’atteinte à la marque

La société VAP EXPERIENCE considère que cette atteinte n’est pas vraisemblable, puisque aucune atteinte à la fonction d’origine ne serait constituée.

Elle relève à ce titre que le vendeur est parfaitement identifié, à savoir elle-même, qui ne revendique aucun lien avec les titulaires de la marque, et que de même le fabricant est identifié, à savoir la société B.

Elle ajoute que la marque des produits qu’elle commercialise, c’est-à-dire la marque B, est elle-même clairement identifiée, le signe C n’étant utilisé, non pour identifier l’origine du produit, mais pour représenter un type générique de produits, l’atomiseur reconstructible avec réservoir à mèche translucide permettant de contrôler le niveau de e-liquide.

Si ces arguments ont une pertinence plus ou moins indéniable, force est cependant de constater que les demandeurs ne se donnent pas la peine dans leurs écritures ou dans leurs explications orales d’articuler des moyens de nature à les combattre, n’indiquant nullement en quoi le signe contesté aurait été utilisé à titre de marque.

En outre, aucune description de l’atteinte n’est faite, les demandeurs se contentant, dans le paragraphe consacré à la contrefaçon de la marque, de dire que la société défenderesse a importé et détenus « des contrefaçons du produit ».

Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’atteinte à la marque invoquée est vraisemblable, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Sur les demandes fondées sur les atteintes au modèle

Selon l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.

Se fondant en particulier sur ce texte, les demandeurs soutiennent qu’il a été porté atteinte à leur modèle communautaire n°0023866292-0001.

De même que pour la marque, la société VAP EXPERIENCE soutient en premier lieu que le modèle invoqué n’est pas valable, étant précisé qu’il sera fait les mêmes remarques sur la nécessité d’examiner cette validité que ce qui vient d’être dit plus haut relativement au droit des marques.

*validité du modèle

La société VAP EXPERIENCE conteste donc la validité du modèle invoqué en faisant valoir d’une part que ses caractéristiques sont exclusives de toute protection, et d’autre part qu’il est manifestement dépourvu de nouveauté.

a. les caractéristiques imposées par la technique

Selon l’article 8 du Règlement 6/2002, sont exclues de toute protection les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement dictées par sa fonction technique.

En l’espèce, la société VAP EXPERIENCE, qui relève que l’objet de la protection revendiquée ne porte pas d’après les photographies du modèle tel que déposé sur une cigarette électronique prise dans son entier, mais uniquement sur un atomiseur reconstructible, considère que ses caractéristiques ne peuvent faire l’objet de protection, dans la mesure où :

— ses dimensions, diamètres et proportions sont imposées par la nécessité d’intégrer chacun des éléments constitutifs les uns dans les autres, puis de raccorder mécaniquement l’atomiseur à un ''mod'', c’est-à-dire la partie inférieure intégrant la batterie,

— l’embout est arrondi, de petite taille et élargi à l’extrémité, pour permettre son insertion et son maintien dans la bouche lors de l’aspiration, et également le refroidissement de la vapeur lorsqu’elle arrive à l’extrémité de l’embout,

— les rainures à la base de l’embout ont pour unique fonction de permettre une meilleure prise en main,

— la partie translucide correspondant au réservoir a pour unique objet de permettre à l’utilisateur de contrôler le niveau de liquide à l’intérieur de ce réservoir, la partie visible à l’intérieur de cette partie translucide correspondant à la chambre d’atomisation,

— du métal est utilisé afin de résister à l’humidité, à l’abrasion et à la chaleur produite par la résistance.

Pour s’opposer à ce moyen, Messieurs X et Y soutiennent que si certaines des caractéristiques de leur modèle sont effectivement dictées par des considérations techniques, ce n’est pas le cas de toutes les caractéristiques, puisque notamment rien n’impose la forme en accordéon du bec de leur atomiseur.

Cependant, comme le soutient à juste titre la société VAP EXPERIENCE, cette forme alléguée en accordéon correspond en réalité à des rainures qui n’ont aucune motivation esthétique ou de forme, mais qui ont pour fonction, ainsi qu’il vient d’être dit, de permettre au consommateur une meilleure prise en main de l’embout lorsqu’il doit être raccordé ou au contraire désolidarisé du réservoir, meilleure prise que ne permettaient sans doute pas les quelques autres modèles d’atomiseurs reconstructibles présents sur le marché qui ne contiennent pas une telle caractéristique.

En outre, il convient de relever que les demandeurs ne contestent absolument pas les fonctions purement techniques des autres caractéristiques du modèle invoqué.

b. l’absence de nouveauté

Selon l’article 4 du Règlement n°6/2002, un modèle communautaire n’est protégeable « que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». L’article 5 du même Règlement dispose qu’un modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de sa date de priorité et ajoute que des modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Outre plusieurs modèles d’atomiseurs datant de 2011 et 2012 qui présentent également la ''forme en accordéon'', la société VAP EXPERIENCE oppose sur le fondement de ces textes un modèle d’atomiseur reconstructible doté d’un réservoir qui figurait en 2013 dans le catalogue de plusieurs fournisseurs, comme dans le catalogue RainbowHeaven du 28 novembre 2013, ou encore celui tel qu’il figure dans un courrier qu’elle a reçu de la société ECG le 15 décembre 2013, lequel apparaît sur plusieurs sites Internet en novembre et décembre 2013.

Pour leur part, les demandeurs se bornent à exciper de l’article L.511-6 du Code de la propriété intellectuel qui dispose que « lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération (…) si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause », sans contester en quoi que ce soit l’identité de leur modèle avec ceux qui leur sont ainsi opposés.

Or, il s’agit là d’une mauvaise interprétation de ce texte puisque, outre qu’il s’agit d’un texte français alors que le modèle invoqué est un modèle communautaire, il ne vise surtout que le cas particulier de l’auto-divulgation, c’est-à-dire le cas où l’antériorité qu’on oppose au modèle a été commercialisée par le créateur lui-même ou quelqu’un de son entourage.

Il n’est donc nullement applicable au cas d’espèce, puisque les modèles opposés à celui de Messieurs X et Y n’émanent pas d’eux ou de leur ayant cause.

Dans la mesure où il s’agit bien de modèles antérieurs, puisqu’il convient de rappeler que le modèle invoqué a été déposé le 14 janvier 2014 alors que ceux qui lui sont opposés datent de la fin de l’année 2013, et où, encore une fois, l’identité n’est en rien contestée par les demandeurs qui paraissent donc l’accepter, un doute à tout le moins s’impose sur la validité du modèle n°0023866292-0001, au titre tant de l’absence de nouveauté que de caractéristiques essentiellement imposées par des nécessités techniques.

Dès lors, la contrefaçon alléguée ne sera pas examinée, puisque l’atteinte audit modèle dont la validité pose problème ne peut ainsi apparaître comme étant vraisemblable.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé, et toutes les demandes de Messieurs X et Y et de la société TRADE PAL seront rejetées.

Sur la procédure abusive

La société VAP EXPERIENCE estime que les demandeurs ont cherché à détourner le droit de la propriété industrielle dans le seul but d’empêcher une réelle concurrence et d’instrumentaliser la justice en invoquant un préjudice inexistant.

Cependant, l’exercice d’une action en justice, en particulier en référé, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de MESSIEURS X ET Y ou de la société TRADE PAL, la société VAP EXPERIENCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Monsieur D X, Monsieur E Y et la société TRADE PAL, parties perdantes, aux dépens.

En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société VAP EXPERIENCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros, la demande relative aux frais de constat d’huissier étant en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

— DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur D X, Monsieur E Y et par la société TRADE PAL,

— CONDAMNONS Monsieur D X, Monsieur E Y et la société TRADE PAL aux dépens,

— CONDAMNONS in solidum Monsieur D X, Monsieur E Y et la société TRADE PAL à payer à la société VAP EXPERIENCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— REJETONS le surplus des demandes,

— RAPPELONS que la présente est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 03 avril 2015

Le Greffier, Le Président,

G H I J

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le: