TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 mai 2016

3^e chambre 4^e section № RG : 16/00277 INCIDENT SURSIS A STATUER

DEMANDERESSES Madame Isabel M S.A.S. IM PRODUCTION […] 75001 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. S.A.S. ISABEL M D […] 75001 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Toutes représentées par M^e Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0119 DÉFENDERESSES S.A.R.L. SKECHERS […] 1003 LAUSANNE (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, S.A.S. SKECHERS USA FRANCE […] 75002 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par Maître Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laurence L, Vice-Présidente chargée de la mise en état assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS À l’audience des plaidoiries sur incident du 14 mai 2016

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Madame Isabel M A exerce la profession de styliste. Elle indique avoir pour activités la conception de chaussures, de vêtements de prêt-à- porter et la création de bijoux et d’accessoires. Elle a cédé les droits patrimoniaux attachés à ses créations à la société IM PRODUCTION qui en assure la fabrication. Ces créations sont commercialisées sous la marque ISABEL MARANT dont la société IM PRODUCTION est titulaire. La société SKECHERS USA FRANCE est une société française qui distribue en France des chaussures de marque SKECHERS (chaussures de sport, chaussures de ville, bottes, sneakers, etc.) pour femmes, hommes et enfants. Par exploit du 27 mai 2013, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ont assigné les sociétés SKECHERS USA FRANCE et SKECHERS SARL (ci-après, les sociétés SKECHERS) devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation des préjudices qu’elles allèguent avoir subis du fait d’actes de contrefaçon de modèles communautaires, de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale. L’assignation portait sur trois créations de chaussures revendiquées par Madame Isabel M et déposées comme modèles communautaires :

- un modèle référencé BEKETT qui aurait été créé en 2010 et déposé le 22 juin 2010 sous le numéro 001221584-0023,
- un modèle référencé WILLOW qui aurait été créé en 2012 et déposé le 8 mars 2012 sous le numéro 001317457-0001,
- un modèle référencé BOBBY / BETTY qui aurait été créé en 2010 et déposé le 27 décembre 2010 sous le numéro 001252266-0027. L’assignation faisait suite à des opérations de saisie-contrefaçon effectuées par huissier de justice le 6 mai 2013. Elle a été enrôlée sous le numéro RG 13/7062. Par conclusions d’incident signifiées le 12 juillet 2013, les sociétés SKECHERS avaient, avant de soulever toute exception de procédure ou toute défense au fond, demandé au juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans cette affaire, en raison des actions en nullité introduites par les sociétés SKECHERS USA FRANCE à ('encontre de six modèles communautaires de la société IM PRODUCTION, incluant notamment les modèles communautaires n°001221584-0023 et n°001317457-0001 invoqués par

Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION au soutien de leurs demandes en contrefaçon. Par ordonnance en date du 17 octobre 2013 et à la suite d’un débat contradictoire, le juge de la mise en état faisait droit à cette demande, et sursoyait à statuer sur l’ensemble des demandes, tant au fond que reconventionnelles, de Madame Isabel M, de la société IM PRODUCTION et de la société ISABEL MARANT DIFFUSION. Par six décisions rendues entre les 23 septembre 2015 et le 13 octobre 2015, la Chambre de Recours de POHMI a prononcé la nullité de cinq des six modèles communautaires attaqués (001252266-0025, 001252266-0049, 001317457-0001, 001317457- 0007 et 001325039-0054) et a confirmé la validité du modèle communautaire 001221584-023. Par message RPV A en date du 26 novembre 2015, les demanderesses ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Par message RPV A en date du 1 er décembre 2015, les défenderesses ont indiqué qu’elle considéraient prématurée la réinscription au rôle car elles entendaient former un recours contre la décision de la Chambre de Recours de POHMI rendue sur le modèle 001221584- 023. L’affaire n° RG 13/7062 a été remise au rôle sous le n° RG 16/277. Le 11 janvier 2016, la société SKECHERS USA FRANCE a saisi le Tribunal de l’Union Européenne d’un recours visant la décision rendue le 13 octobre 2015 par la chambre de recours de l’OHMI. Par conclusions d’incident signifiées le 9 février 2016, les sociétés défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de maintien du sursis à statuer au vu du recours formé devant le Tribunal de l’Union Européenne. Madame Isabel M, les sociétés IM PRODUCTION et ISABEL M D se sont opposées à cette demande et ont sollicité la communication de divers documents au titre du droit à l’information. Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 16 mars 2016, les sociétés SKECHERS sollicitent du juge de la mise en état de : A titre principal : • Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION dans leur assignation, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions communautaires sur la validité du modèle communautaire 001221584-0023 ; • Surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles formées devant lui par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION, dans l’attente d’une décision

définitive des juridictions communautaires sur la validité du modèle communautaire 001221584-0023 ; • Ordonner à Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, de communiquer au conseil des sociétés SKECHERS USA FRANCE et SKECHERS SARL :

- un exemplaire de chacun des produits argués de contrefaçon dans le cadre des instances ayant donné lieu d’une part aux ordonnances de référé des 7 mars et 16 novembre 2012 et d’autre part aux ordonnances de référé des 20 septembre 2011 et 3 avril 2012 et la copie de l’ensemble des pièces produites par les sociétés défenderesses dans le cadre de ces quatre instances ainsi que la copie de leurs bordereaux de pièces. À titre subsidiaire : • Rejeter l’intégralité des demandes d’incident formées à titre reconventionnel par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION, Et en tout état de cause, réserver les dépens. Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 21 mars 2016. Madame Isabel M et les sociétés IM PRODUCTION et ISABEL M D sollicitent du juge de la mise en état de:

- déclarer la société SKECHERS USA FRANCE et la société SKECHERS SARL irrecevables et mal fondées en leur demande de sursis à statuer et les en débouter,
- recevoir Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION en leurs demandes incidentes reconventionnelles, et y faisant droit :

- ordonner aux sociétés SKECHERS USA FRANCE et SKECHERS SARL de communiquer, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures passée la signification de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants, permettant la révélation de la masse contrefaisante certifiés conformes aux règles comptables et à la comptabilité de l’entreprise par un expert- comptable indépendant ou un commissaire aux comptes :

- le nombre de chaussures portant les références 48094 et 48093 «RAISE THE BAR», 48176 «URSULA» et 48113 «MELODIES», constituant la contrefaçon des modèles BEKETT, WILLOW et BOBBY/BETTY (ainsi que toute référence des mêmes chaussures, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quel que soit le prix) :

- mis en fabrication par taille et par couleur ;

- commandés par taille et par couleur ;

- livrés par taille et par couleur ;

- commercialisés par taille et par couleur en FRANCE ;

- commercialisés par taille et par couleur dans l’espace communautaire couvert par la protection des dessins et modèles ;

- restant en stock par taille et par couleur ;

— le sort du stock résiduel par taille et par couleur des chaussures litigieuses (ainsi que toute référence des mêmes chaussures, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quel que soit le prix) ;

- les noms et adresses du bureau de style ayant réalisé les chaussures litigieuses ;

- les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs des chaussures litigieuses (ainsi que toute référence des mêmes chaussures ; dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quel que soit le prix) ;

- les adresses où se situe le stock résiduel en France ou en dehors du territoire national ;

- les documents douaniers, établissant le parcours des retours des modèles litigieux ;

- dire que l’inventaire de ce stock résiduel devra être constaté par huissier, aux frais solidaires des sociétés SKECHERS USA FRANCE et SKECHERS SARL ;

- dire que la société SKECHERS USA FRANCE sera désignée comme séquestre du stock résiduel, lequel sera, sous sa responsabilité, placé dans tout lieu d’entreposage qu’elle choisira sur le territoire français, sans qu’il puisse être déplacé ou remis dans un circuit commercial ;

- ordonner aux sociétés SKECHERS USA FRANCE et SKECHERS SARL, sans délai, de consigner, entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Paris désigné comme séquestre, une somme de 350.000 euros, cette somme devant demeurer consignée jusqu’au prononcé d’une décision définitive ;

- dire que les sociétés SKECHERS USA FRANCE et SKECHERS SARL devront justifier avoir procédé à cette consignation dans les quinze jours du prononcé ou de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;

- ordonner à la société SKECHERS USA FRANCE et à la société SKECHERS SARL de procéder au rappel immédiat des marchandises litigieuses (références 48094 et 48093 «RAISE THE BAR», 48176 «URSULA» et 48113 «MELODIES» ) commercialisées sur ou vers le territoire français, et de justifier de ces rappels par la communication de la lettre de rappel, de la liste de ses 30 destinataires et des accusés de réception, dans les quinze jours du prononcé ou de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;

- dire que les marchandises rappelées devront être entreposées en France, en tout entrepôt du choix de la société SKECHERS USA FRANCE qui en sera constituée gardienne, aux frais de la société SKECHERS USA FRANCE, dans les quinze jours du prononcé ou de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;

- dire qu’un inventaire détaillé, sous contrôle d’huissier, aux frais de la société SKECHERS USA FRANCE devra être dressé dans les

quinze jours du prononcé ou de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;

- se réserver la liquidation des astreintes ;

- réserver les dépens. MOTIFS Le juge de la mise en état avait par ordonnance en date du 17 octobre 2013 ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et dit que « / 'affaire sera retirée du rôle jusqu’à la décision de l’OHMI et qu’elle y sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ». Les sociétés SKECHERS font valoir que la décision du juge de la mise en état avait mentionné que le sursis était ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive de l’OHMI intervienne sur la validité des trois modèles litigieux, que les demanderesses ont sollicité le rétablissement de l’affaire prématurément car les décisions de l’OHMI n’étaient pas définitives, la société SKECHERS USA FRANCE ayant formé un recours le 11 janvier 2016 contre la décision validant le premier modèle déposé par Madame Isabel M. Elles ont fait valoir que les causes du sursis ne sont pas épuisées et que l’affaire n’aurait donc pas dû être rétablie. Elles sollicitent le prononcé d’un nouveau sursis dans l’attente d’une décision définitive des juridictions communautaires sur la validité du modèle communautaire 001221584-0023. Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION répondent que les décisions de l’OHMI sont définitives car il n’existe plus de recours au sein de l’OHMI et que le recours exercé devant le Tribunal de l’Union Européenne aurait pour conséquence de bloquer la procédure pendant une trop longue période, accordant en faveur des opposants et des contrefacteurs allégués un trop long délai avant que la procédure en contrefaçon ne reprenne devant le tribunal saisi de cette demande.

Elles soutiennent que la saisine du Tribunal de l’Union Européenne s’apparente à un contrôle de légalité des actes des institutions, en l’espèce de l’OHMI au travers de sa Chambre de Recours – et n’a pas de caractère suspensif tel le pourvoi en cassation. SUR CE ; L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». L’article 379 du même code ajoute :

« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». L’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 octobre 2013, indiquait que le sursis était ordonné dans l’attente d’une décision définitive de l’OHMI sur les modèles communautaires invoqués. Il est constant que seul le modèle communautaire n°001221584-0023 déposé le 22 juin 2010 et enregistré le 4 août 2010 auprès de l’OHMI a été confirmé comme valide par décision du 23 septembre 2015 de la troisième chambre de recours de l’OHMI et que la société SKECHERS USA FRANCE a formé un recours contre cette décision le 11 janvier 2016, actuellement pendant devant le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne (TPIUE). Ainsi, il convient de constater que la décision de l’OHMI relative au modèle communautaire n°001221584-0023 n’est pas définitive puisqu’un recours a été formé à son encontre et qu’il est pendant devant le TPIUE.

L’alinéa 1 de l’article 91 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que : « 1. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action visée à l’article 81, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office ».

En l’espèce, la demande de nullité du modèle communautaire n°001221584-0023 avait été formée par la société SKECHERS USA FRANCE le 23 avril 2013, soit avant l’assignation délivrée par les demanderesses le 27 mai 2013.

Le juge de la mise en état avait donc sursis à statuer conformément aux dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile et par application de l’article 91 alinéa 1 du Règlement CE n°6/2002. En l’espèce la décision rendue par la chambre de recours de l’OHMI le 23 septembre 2015 notifiée le 12 novembre 2015 n’est pas définitive puisqu’un recours a été formé le 11 janvier 2016.

Il importe peu que la décision ait un caractère exécutoire, cette notion étant différente de celle de la décision définitive, c’est-à-dire décision à rencontre de laquelle plus aucun recours, fut-il de légalité, ne peut être formé. Ainsi, les conditions du sursis sont toujours remplies puisque la décision de l’OHMI n’est pas définitive tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue par le TPIUE ou la CJUE sur le modèle communautaire n°001221584-0023. En effet, le tribunal de grande instance de Paris statuant en qualité de tribunal communautaire ne peut statuer sur les demandes reconventionnelles de nullité du modèle communautaire n°001221584-0023 formées par les sociétés défenderesses, une demande de nullité ayant été formée antérieurement contre ce modèle et étant pendante devant le TPIUE. Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ne donnent pas d’élément justifiant de raisons particulières de poursuivre la procédure autre que le fait que le délai devant les juridictions européennes serait un avantage disproportionné accordé aux sociétés défenderesses auxquelles sont reprochés des actes de contrefaçon. Or, il ressort des écritures des sociétés défenderesses que les chaussures n’ont pas été vendues en France, hormis la paire de chaussures acquise dans le cadre de la commande effectuée pour apporter une preuve dans le présent litige et qu’elles ne sont plus offertes à la vente en tout état de cause depuis l’assignation de sorte que les demanderesses ne subissent plus d’actes de contrefaçon en France. Le présent tribunal n’étant saisi que des actes de contrefaçon commis en France, les sociétés défenderesses n’ayant pas de siège social situé sur le territoire français, il n’existe aucune circonstance particulière qui justifierait de poursuivre la procédure, puisque l’offre en vente semble avoir cessé et que seuls d’éventuels dommages et intérêts pourront être réclamés si le modèle communautaire enregistré n°001221584-0023 est reconnu valable par les juridictions européennes. En conséquence, il sera ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne, ou le cas échéant de la Cour de Justice de l’Union Européenne, statuant sur la validité du modèle communautaire enregistré n°001221584-0023. Eu égard à la décision de sursis et aux raisons qui l’ont motivé, la demande de production de pièces sur le fondement du droit à

l’information est prématurée et les demanderesses en seront déboutées. PAR CES MOTIFS. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 776 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis sur l’ensemble des demandes formées par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne, ou le cas échéant de la Cour de Justice de l’Union Européenne, statuant sur la validité du modèle communautaire enregistré n°001221584-0023. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2016 à 15 heures pour faire le point sur la procédure pendante devant le TPIUE Réservons les dépens.