TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 mai 2016

3^e chambre 2^e section № RG : 15/12435

Assignation du 07 août 2015

INCIDENT

DEMANDERESSE au principal (défenderesse à l’incident) Société ALLGAIER WERKE GmbH […] 73066 UHINGEN (ALLEMAGNE) représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DEFENDERESSE au principal (demanderesse à l’incident) S.A. COMESSA […] Napoléon 67100 STRASBOURG représentée par M^e Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2I90

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julien S. Vice-Président assisté de Jeanine P faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 14 avril 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2016.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS Vu l’assignation délivrée le 7 août 2015 à la demande de la société ALLGAIER WERKE GmbH (ci-après « ALLGAIER ») à l’encontre de la société COMESSA en contrefaçon de la partie française de son brevet EP 2 456 560 B1 (ci-après « EP 560 ») ayant pour titre « procédés et dispositifs de traitement de rognures de verre », faisant suite à une saisie-contrefaçon opérée le 7 juillet 2015 dans les locaux de la société IPAQ à Izon, autorisée par ordonnance du 3 juillet 2015 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 1^er décembre 2015 par la société COMESSA demandant au juge de la mise en état :

-la nomination d’un huissier afin qu’il constate le fonctionnement d’une installation se trouvant dans les locaux de la société IPAQ à Béziers, qui serait de nature à établir un droit de possession personnelle antérieur au brevet en cause ;

-une injonction à la société ALLGAIER de produire la preuve du dépôt de la traduction française des revendications auprès de l’INPI, conformément à l’article L.614-9 du code de la propriété intellectuelle : Vu les conclusions d’incident notifiées par la société COMESSA le 11 avril 2016 demandant au juge de la mise en état de nommer M^e Philippe J, huissier de justice à BEZIERS, ou tout autre huissier territorialement compétent, aux fins d’exécuter la mission détaillée dans lesdites conclusions et de déclarer exécutoire sur minute l’ordonnance : Vu les conclusions d’incident notifiées par la société ALLGAIER le 8 mars 2016 demandant de:

- Rejeter l’ensemble des demandes de la société COMESSA.

- Faire injonction à la société COMESSA de conclure au fond dans les huit jours de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.

- Dire que le juge de la mise en état se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée, par application de l’article L. 131 -3 du code des procédures civiles d’exécution.

- Condamner la société COMESSA à lui verser la somme de 25.000 euros pour procédure abusive et dilatoire, ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

À l’audience du 14 avril 2016, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions ; l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2016, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera à ce stade de la procédure uniquement rappelé que :

- la société COMESSA fabrique et commercialise des machines de séchage industriel ;

- la société ALLGAIER WERKE, société de droit allemand demeurant à […], a fait réaliser une saisie contrefaçon dans les locaux de la société IPAQ situé à IZON concernant une installation qu’elle attribue à la société COMESSA. Sur la demande de désignation d’un huissier aux fins de constat Aux termes de l’article 771 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour « Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

En l’espèce, il est constant que, dans le cadre d’une commande passée le 20 juillet 2007 par la société IPAQ, dont le siège social est situé dans la zone industrielle d’IZON (33), la société COMESSA a installé le 12 juin 2008 une machine de séchage de verre broyé, sur le site de la société IPAQ à BEZIERS (34). La société COMESSA expose que la fabrication et la vente de cette installation constitue un droit de possession antérieur qu’elle veut opposer à la société ALLGAIER WERKE Gmbh dans le cadre de l’action en contrefaçon diligentée par cette dernière à son encontre, dont elle veut obtenir la preuve objective de l’usage antérieur au moyen d’un constat d’huissier, usage qui constitue un motif d’invalidation dudit brevet, outre la preuve de la description de l’installation et de son fonctionnement pour le séchage de verre broyé. La société ALLGAIER WERKE Gmbh s’y oppose, aux motifs notamment que la société COMESSA détiendrait déjà les éléments concernant la livraison de l’installation faite par elle à la société IPAQ à BEZIERS et les caractéristiques structurelles de cette installation, et que depuis la livraison faite à la société IPAQ à BEZIERS, l’installation a pu être modifiée. La demande de la société COMESSA n’en demeure pas moins bien fondée, dès lors qu’elle conteste toute contrefaçon et que, nonobstant la détention manifeste par elle de certains éléments concernant la livraison de l’installation à la société IPAQ à BEZIERS et les caractéristiques structurelles de cette installation, réalisée il y a plusieurs années, seul le constat d’huissier sollicité permettra d’attester objectivement de l’existence ou non du droit de possession antérieur qu’elle entend opposer à la société ALLGAIER WERKE dans le cadre de la présente action en contrefaçon, et plus précisément d’apporter la preuve de la fonction qu’elle exerce, à savoir le séchage de verre broyé, outre des éventuelles modifications, transformations ou améliorations intervenues depuis l’installation, ce qui caractérise autant de motifs légitimes permettant de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne peut être réalisée que par un huissier mandaté judiciairement à cette fin, s’agissant de pénétrer dans les locaux d’un tiers. Il sera ainsi fait droit à la mesure telle que précisée ci-après, dans le dispositif de l’ordonnance. Sur la demande de communication de pièces traduites en français Aux termes de l’article L.614-9du code de la propriété intellectuelle, "Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615- 5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich.

Si la publication [d’un brevet européen] a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l’Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ou a été notifiée au contrefacteur présumé". L’article R614-11 alinéas 1 à 3 dispose que : « La traduction des revendications de la demande de brevet européen mentionnée à l’article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l’Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d’une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n’est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance. Mention de la remise de la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet.»

Enfin, aux termes de l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, « Par exception aux dispositions de l’article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l’article L. 612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Toutefois, entre la date visée à l’alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet : 1° Le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues après la première de ces dates ; 2° Lorsque le brevet concerne l’utilisation d’un micro-organisme, il n’est opposable qu’à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ALLGAIER WERKE Gmbh invoque dans son assignation le brevet Européen EP 2 456 560, dont elle est titulaire, pour soutenir que la société COMESSA s’est livrée à des actes de contrefaçon des revendications dudit brevet.

Ce brevet, qui désigne la France, a été demandé le 23 septembre 2010 et a été délivré le 17 juillet 2013. Rédigé en allemand, la langue de procédure devant l’Office Européen des

Brevets était l’allemand, conformément à l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle. Conformément à l’article 21 (1) et (2) du Patent Coopération Treaty (traité de coopération en matière de brevets), la demande de brevet a été publiée le 12 mai 2012 et conformément à l’article 158 (l) de la Convention sur le Brevet Européen, du 5 octobre 1973, dans sa version révisée applicable à compter du 13 décembre 2007, cette publication remplace la publication de la demande de brevet européen, qui est mentionnée au bulletin européen des brevets. Si la société ALGGAIER WERKE Gmbh a bien produit dans son assignation une traduction en français du brevet EP 2 456 560 conformément à l’article L614-7 du code de la propriété intellectuelle, elle n’a pas produit la preuve du dépôt, auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, de la traduction en français des revendications, prévue à l’article à L614-9 sus-visé. Elle s’oppose à la demande qui lui est faite aux motifs qu’elle n’a pas à produire la preuve d’un dépôt auprès de l’INPI de la traduction en français des revendications dès lors qu’elle n’exerce pas des droits qu’elle détiendrait sur une demande de brevet, mais sur un brevet délivré avant qu’elle n’engage la présente action. Cependant, dès lors que les faits allégués de contrefaçon antérieurs à la date à laquelle la traduction française des revendications a été publiée à l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet, il convient de faire droit à la demande sollicitée sous forme d’injonction par la société COMESSA, afin d’établir la date à laquelle la protection a été conférée au brevet, par le dépôt en français des revendications auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, et donc la réalité des actes de contrefaçon revendiqués. Sur les autres demandes Compte tenu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle d’injonction de conclure au fond formulée par la société ALGGAIER WERKE Gmbh ne peut qu’être rejetée. Elle supportera les dépens, et verra sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance exécutoire sur minute. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Désigne M^e Philippe J, huissier de justice à BEZIERS, ou tout autre huissier territorialement compétent, avec pour mission, aux frais avancés par la société COMESSA : .De se rendre dans les locaux de la société IPAQ demeurant dans la ZAE BEZIERS Ouest 34500 BEZIERS, .De se faire présenter l’installation fournie par la société COMESSA selon commande du 20 juillet 2007, réceptionnée le 12 juin 2008, .De procéder à toutes constatations, notamment à la description détaillée à l’aide de tous moyens, en particulier de dessins, photocopies, photographies et/ou vidéogrammes, de l’installation, des dispositifs la constituant, du procédé mis en œuvre par l’installation et du fonctionnement des dispositifs la constituant, .Autorise l’huissier à apporter sur les lieux tout matériel adapté pour réaliser ses constatations, et à réaliser des photocopies et/ou photographies, et/ou copies de documents et informations concernant ladite installation, quel qu’en soit le support, et notamment toute imprimante et/ou scanner et/ou ordinateur et/ou moyens de stockage, .Autorise l’huissier à être accompagné de tout photographe ou tout caméraman, ou à procéder lui-même à toutes prises de vue, sous forme de photographies ou d’images vidéo, de l’installation et de tous les dispositifs constituant l’installation et des écrans de contrôle de l’installation ou des dispositifs la constituant, les prises de vues et/ou films pouvant, à la diligence de l’huissier, être transcrits sur tous supports,

.Autorise l’huissier à décrire, à copier ou à faire reproduire, sur tous supports, tous descriptifs, documents, notices d’instructions, notices techniques, notices d’utilisation, plans, fiches de sécurité, concernant l’installation en cause, .Autorise l’huissier, dans l’hypothèse où les éléments précités ne seraient pas disponibles immédiatement, à se les faire remettre sans délai sur le lieu du constat, par courriel ou télécopie, ou à se les faire remettre à son étude dans un délai de 4 jours ouvrables, .Autorise l’huissier, en l’absence de photocopieur ou d’imprimante sur les lieux du constat, ou en cas d’impossibilité d’utiliser ceux-ci, à emporter momentanément les documents à copier, afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer après copies faites, dans les 24 heures,

.Autorise l’huissier à requérir des personnes présentes sur les lieux du constat leur aide et assistance pour procéder à ses opérations, notamment dans l’utilisation et le fonctionnement de l’installation et des dispositifs constituant l’installation, et pour ouvrir ou faire ouvrir tous les dispositifs constituant l’installation,

.Autorise l’huissier à recueillir auprès de personnes présentes sur les lieux des informations relatives à l’installation en la faisant fonctionner et en expliquant sa fonctionnalité et la fonctionnalité de tous les dispositifs constituant l’installation. .Autorise l’huissier à requérir et à se faire fournir par les personnes présentes sur les lieux du constat, pour lui-même et pour toute personnes autorisées à l’assister ou l’accompagner, tout équipement particulier éventuellement nécessaire (tels que masques, lunettes, gants etc) à l’accès à certains locaux concernant l’installation en cause, le cas échéant en offrant d’en payer le prix. .Autorise l’huissier à être assisté, pour l’aider dans sa description, par tous collaborateurs de son étude tels que clercs ou secrétaires, et à se faire assister par un représentant de la force publique territorialement compétent. .Autorise l’huissier à suspendre ses opérations afin de les reprendre le jour suivant. .Dit qu’il sera procédé aux opérations de constat pendant les heures d’ouverture des locaux contenant l’installation en cause, et même après, si besoin est. .Dit qu’il sera procédé aux opérations de constatation dans le délai d’un mois de la date de l’ordonnance. .Dit que l’huissier pourra requérir si besoin est, le concours de tout représentant de la force publique territorialement compétent. .Dit que huissier pourra si nécessaire se faire assister des services d’un serrurier, .Enjoint à la société ALLGAIER WHEKE GmbH de produire la preuve du dépôt, auprès de l’Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle, de la traduction en français des revendications du brevet L:P 2 -456 560 et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle courra durant 3 mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2016 à 10 heures pour conclusions impératives en défense avant le 20 septembre 2016 (lesquelles, conformément au protocole de procédure civile signé le 11 juillet 2012 entre le président du tribunal de grande instance de Paris, l’ordre des avocats du Barreau de Paris et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, doivent être synthétiques);

Déboute la société ALGGAIER WERKE Gmbh de ses demandes.

La condamne aux dépens de l’incident.

Rejette toute autre demande.