TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 janvier 2018

3^e chambre 2^e section N° RG : 16/10126

Assignation du : 22 juin 2016

DEMANDERESSE

S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES Zone Artisanale de Morlon […] 26800 PORTES LES VALENCE représentée par M^e François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CDS ENERGY Zone Artisanale de Pen Mane 56520 GUIDEL représentée par M^e Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 & M^e Luc F, Avocat au barreau de LORIENT,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François A, Premier Vice-Président adjoint Marie-Christine C, Vice-Président, Françoise BARUTEL, Vice-Président assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 novembre 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société THERMATIS TECHNOLOGIES, qui a pour activité la conception, le développement et la commercialisation d’appareils thermiques et électriques, se présente comme spécialisée dans le domaine du chauffage naturel par géothermie depuis 1981 et notamment dans les pompes à chaleur.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

— La marque verbale française SOFATH n°94500448 déposée le 6 janvier 1994 et régulièrement renouvelée, pour désigner divers produits et services de la classe 11 et 37, et notamment les appareils de chauffage, pompes à chaleur, services liés à l’installation et à la réparation desdits appareils.

— La marque verbale française ECOTHERMIE SOFATH n°99771112, déposée le 26 janvier 1999, pour désigner divers produits et services de la classe 11, 37 et 42 et notamment les appareils et installations de chauffage et les pompes à chaleur.

La société CDS ENERGY a pour activité l’étude, la vente et la réparation de tous systèmes de chauffage et l’installation de tous systèmes d’isolation et de production d’énergie renouvelable.

Elle a acquis par acte du 5 septembre 2014 le fonds de commerce de la Société ECOTHERMIE, ancien concessionnaire de la société THERMATIS TECHNOLOGIES, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de cette dernière société par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 4 juillet 2014.

Indiquant avoir constaté que la société CDS ENERGY faisait usage des marques SOFATH et ECOTHERMIE SOFATH, sans avoir été désignée comme son concessionnaire, la société THERMATIS TECHNOLOGIES a, par exploit d’huissier en date du 22 juin 2016, assigné la société CDS ENERGY en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 4 mai 2017, la société THERMATIS TECHNOLOGIES, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile, demande en ces termes au tribunal de :

DECLARER la société THERMATIS TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Y faisant droit :

DIRE ET JUGER que la société CDS ENERGY a commis des actes de contrefaçon des marques SOFATH n°94500448 et ECOTHERMIE SOFATH n°99771112,

DIRE ET JUGER que la société CDS ENERGY a commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à l’enseigne et au nom commercial SOFATH de la société THERMATIS TECHNOLOGIES,

EN CONSEQUENCE,

FAIRE INJONCTION à la société CDS ENERGY de :

— cesser les actes de reproduction et d’utilisation de la marque «SOFATH» sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit,

— sous astreinte de 300 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— se réserver la liquidation de l’astreinte.

CONDAMNER la société CDS ENERGY au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,

CONDAMNER la société CDS ENERGY au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 13 mars 2017, la société CDS ENERGY, au visa des articles L. 711-2, L. 713-3, L. 713-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, demande en ces termes au tribunal de :

PRONONCER la nullité de la marque française verbale « ECOTHERMIE SOFATH » déposée sous le numéro 99771112 le 26 janvier 1999 pour les produits et services suivants : « Appareils et installations de chauffage », « pompes à chaleur », « échangeurs de chaleur et leurs composants », « installation et réparation des appareils et installations de chauffage », « pompes à chaleur », « échangeurs de chaleur », sur le fondement de sa descriptivité.

Débouter purement et simplement le Société THERMATIS TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société THERMATIS TECHNOLOGIES à verser à la Société CDS ENERGY une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Société THERMATIS TECHNOLOGIES en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité partielle de la marque française verbale «ECOTHERMIE SOFATH » n° 112 ;

La société CDS ENERGY soutient que la marque française verbale «ECOTHERMIE SOFATH » est nulle en raison de son caractère descriptif au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, pour les produits et services suivants : « Appareils et installations de chauffage », «pompes à chaleur », « échangeurs de chaleur et leurs composants », « installation et réparation des appareils et installations de chauffage », « pompes à chaleur », « échangeurs de chaleur ».

Elle expose que le terme « ECOTHERMIE » est une expression composée des mots « ECO » et «THERMIE », soit une formule généralement comprise par le consommateur comme signifiant les économies en utilisant un système de chauffage. Elle ajoute que l’expression « ECOTHERMIE » est particulièrement courante lorsqu’il s’agit de désigner des sociétés spécialisées dans la géothermie.

En réponse, la société THERMATIS TECHNOLOGIES fait valoir que le seul fait qu’il existe des sociétés dont la dénomination sociale comporte le mot « écothermie » ne saurait suffire à établir l’absence de caractère distinctif de la marque ECOTHERMIE SOFATH à la date du dépôt de la marque. Elle considère qu’à supposer que le mot «ECOTHERMIE » soit descriptif, le signe contesté « ECOTHERMIE SOFATH » composé d’un mot descriptif et d’un mot arbitraire devrait être considéré comme un ensemble distinctif.

Sur ce ;

En application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».

L’article L. 711-2 du même code pose comme condition de validité de la marque qu’elle ait un caractère distinctif à l’égard des produits ou des services désignés et dispose que « Le caractère distinctif d’un

signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service”.

Pour être véritablement distinctif, outre les conditions fixées aux articles précédents, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d’origine du produit ou du service par rapport au public visé. Il s’agit de permettre au public visé d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque et de croire que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque.

En l’espèce la marque française n°99 771 112 dont la nullité est poursuivie est composée des deux termes suivants : « ECOTHERMIE SOFATH » et la nullité est poursuivie uniquement pour certains des produits et services visés dans l’enregistrement à savoir les « Appareils et installations de chauffage », «pompes à chaleur », « échangeurs de chaleur et leurs composants », « installation et réparation des appareils et installations de chauffage », « pompes à chaleur », « échangeurs de chaleur ».

Le public pertinent est le consommateur raisonnablement attentif d’appareils de chauffage et d’installation y afférent.

Si le terme ECOTHERMIE véhicule un message tendant à promouvoir les économies d’énergie dans les installations de chauffages, celles- là même visées dans le dépôt de la marque, le contenu sémantique de la marque litigieuse doit être appréhendé dans son ensemble, lequel comprend deux termes ECOTHERMIE et SOFATH, conçus comme un ensemble insécable, de telle sorte que le consommateur comprendra qu’il ne désigne pas seulement les appareils de chauffage procurant des économies d’énergie, mais du fait de l’association du terme SOFATH, particulièrement arbitraire et distinctif, les produits et services qui sont fabriqués et commercialisés par la société THERMATIS TECHNOLOGIES de telle sorte que le consommateur est en mesure de déterminer l’origine des produits ou services désignés et de les rattacher à cette dernière.

Au regard de ces éléments la demande de nullité partielle de la marque ECOTHERMIE SOFATH sera rejetée.

Sur la contrefaçon des marques SOFATH n°448 et ECOTHERMIE SOFATH n°112 par reproduction ; Sur la contrefaçon de la marque SOFATH n°448

La société THERMATIS TECHNOLOGIES soutient pour fonder sa demande en contrefaçon que dans la mesure où la marque désigne des appareils de géothermie et tous services liés à leur installation ou réparation et que la société CDS ENERGY se présente aussi comme une spécialiste de la géothermie, l’identité des produits et services est avérée. Elle considère également que la société CDS ENERGY reproduit à l’identique la marque sur son papier à en-tête, de sorte que la démonstration d’un risque de confusion n’est pas requise au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle expose que la société CDS ENERGY ne peut se prévaloir de l’exception de référence nécessaire compte tenu du risque de confusion existant et du fait que cet usage de la marque SOFATH laisse à penser qu’il existe un lien commercial entre la société CDS ENERGY et la société THERMATIS TECHNOLOGIES, ce qui n’est pas le cas.

En réponse, la Société CDS ENERGY soutient que ces actes entrent dans le champ de l’exception traditionnelle de référence nécessaire de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle considère que l’information ( « réparateur SOFATH ») est essentielle puisqu’elle permet d’indiquer à sa clientèle, de la manière la plus neutre et compréhensible, qu’elle est apte à réparer les produits de cette marque, étant précisé que le consommateur d’attention moyenne, ayant parfaitement connaissance de ce que signifie la qualité de « réparateur », ne pourra être induit en erreur.

Sur ce ;

Il convient de rappeler que la société THERMATIS TECHNOLOGIES est titulaire de la marque verbale française SOFATH n°94500448 déposée le 6 janvier 1994 et régulièrement renouvelée, pour désigner divers produits et services de la classe 11 et 37, et notamment les appareils de chauffage, pompes à chaleur, services liés à l’installation et à la réparation desdits appareils.

Aux termes de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.

Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si

insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société CDS ENERGY a adressé « une lettre d’information générale client » à sa clientèle à l’entête « CDS ENERGIE ECOTHERMIE » sur laquelle figure la mention en bas de page « REPARATEUR SOFATH », cette lettre étant destinée à contester l’attitude d’une entreprise concurrente en ce qu’elle se ferait passer pour la société ECOTHERMIE dont elle a pourtant acquis le fonds de commerce en 2014.

Ce signe constitue la reproduction à l’identique du signe protégé et vise à proposer la réparation des appareils qui sont visés dans l’enregistrement de la marque.

Cependant, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 713- 6 du code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : (…) b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Ainsi, la Cour de Justice de la Communauté européenne (CJCE 23 février 1999. BMW contre Ronald Karel D. Affaire C-63/97) a dit pour droit que « Les articles 5 à 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage de sa marque en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ou qu’il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l’entretien de tels produits, à moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre l’entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu’il existe une relation spéciale entre les deux entreprises ».

En l’espèce, si la marque SOFATH est effectivement reproduite dans le courrier adressé par la société CDS ENERGY à sa clientèle, cette reproduction est expressément associée au terme « REPARATEUR » de telle sorte qu’elle a pour objet, de manière neutre, d’annoncer au public que la société CDS ENERGY effectue la réparation et l’entretien de produits revêtus de cette marque ou qu’elle est spécialisée dans la réparation et l’entretien de tels produits.

Cette seule mention, en bas de page, au surplus accolée à côté d’autres marques tierces, n’est donc pas de nature à donner l’impression au consommateur qu’il existe un lien commercial avec la société THERMATIS TECHNOLOGIES et ce nonobstant les liens qui

ont pu exister par le passé entre la société ECOTHERMIE, dont la société CDS ENERGY a repris le fonds de commerce, et la société THERMATIS TECHNOLOGIES en raison d’un contrat de concession commerciale conclu le 22 août 2008 entre les associés de la première et la société THERMATIS TECHNOLOGIES.

La contrefaçon n’est ainsi pas caractérisée.

Sur la contrefaçon de la marque ECOTHERMIE SOFATH n°112

La société THERMATIS TECHNOLOGIES soutient pour fonder sa demande en contrefaçon que dans la mesure où la marque désigne des appareils de géothermie et tous services liés à leur installation ou réparation et que la société CDS ENERGY se présente aussi comme une spécialiste de la géothermie, l’identité des produits et services est avérée. Elle ajoute que le signe utilisé constitue une imitation de la marque antérieure ECOTHERMIE SOFATH n°99771112, susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit du public concerné car il y a reprise des éléments visuels, phonétiques et conceptuels de la marque antérieure.

En réponse, la Société CDS ENERGY précise ne faire usage que de l’expression « ECOTHERMIE» et non de la marque associée «ECOTHERMIE SOFATH ».

Sur ce

Il convient de rappeler que la société THERMATIS TECHNOLOGIES est titulaire de la marque verbale française ECOTHERMIE SOFATH n°99771112, déposée le 26 janvier 1999, pour désigner des divers produits et services de la classe 11, 37 et 42 et notamment les appareils et installations de chauffage et les pompes à chaleur.

L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.

Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

Sur la comparaison des produits et services ;

Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société CDS ENERGY fait usage du terme « ECOTHERMIE » sur son papier à en-tête destiné à sa clientèle étant précisée que ce terme est placé sous sa dénomination sociale CDS ENERGIE.

Il n’est pas contesté que les produits et services commercialisés et fournis par la société CDS ENERGY sont identiques, ou similaires, aux produits et services visés dans l’enregistrement de la marque invoqué et notamment l’installation et la réparation d’appareils de chauffage, et en particulier de pompe à chaleur.

Sur la comparaison des signes ;

Les signes en présence ne sont cependant pas complètement identiques, puisque le signe utilisé par la société CDS ENERGY se résume à l’emploi du seul terme ECOTHERMIE alors que le signe de la marque est composé des deux termes « ECOTHERMIE SOFATH », ceux là même qui ont été ci-dessus considérés comme insécables et de ce fait distinctif.

Ainsi, d’un point de vue visuel et phonétique, les deux signes diffèrent par l’absence dans le signe reproduit du terme SOFATH étant observé que le seul terme ECOTHERMIE, néologisme fabriqué par l’association du terme ECO pour économie et THERMIE pour désigner une unité de quantité de chaleur, est en soi peu distinctif et au contraire banal pour désigner dans le langage courant et pour le consommateur moyennement attentif les économies d’énergie dans la production de chaleur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’identité ou la similarité des produits et des services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

La contrefaçon par imitation de la marque ECOTHERMIE SOFATH n’est ainsi pas caractérisée.

Sur les faits distincts de concurrence déloyale ;

La société THERMATIS TECHNOLOGIES rappelle qu’elle fait usage de la dénomination « SOFATH » à titre de nom commercial et d’enseigne depuis des années sur tout le territoire à travers le réseau de concessionnaires et que cette antériorité, parfaitement distinctive pour les services qu’elle propose, fait obstacle à l’adoption d’une

enseigne et d’un nom commercial identique par la société CDS ENERGY.

En réponse, la société CDS ENERGY soutient que la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne démontre aucunement l’existence d’une faute, d’un quelconque préjudice ou lien de causalité. Elle prétend que l’utilisation du nom commercial « SOFATH » lui permet simplement de désigner les produits réparés ce qui écarte tout risque de confusion.

Sur ce ;

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, il a été constaté que l’usage du terme SOFATH par la société CDS ENERGY, qui n’est constaté en la cause que dans le cadre d’un courrier adressé à sa clientèle, et associé au terme RÉPARATEUR, n’est pas de nature à créer une confusion avec la société THERMATIS TECHNOLOGIES, mais à rappeler que la société CDS ENERGY propose des services de réparations des produits SOFATH, de telle sorte qu’aucune faute n’est caractérisée.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société THERMATIS TECHNOLOGIES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société CDS ENERGY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses

droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

— DEBOUTE la société CDS ENERGY de sa demande en nullité partielle de la marque verbale française ECOTHERMIE SOFATH n°99771112 ;

— DEBOUTE la société THERMATIS TECHNOLOGIES de son action en contrefaçon des marques verbales françaises ECOTHERMIE SOFATH n° 99771112, et SOFATH n° 94500448;

— DEBOUTE la société THERMATIS TECHNOLOGIES de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

- CONDAMNE la société THERMATIS TECHNOLOGIES à payer à la société CDS ENERGY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNE la société THERMATIS TECHNOLOGIES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.