JIST

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROANNE

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ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du 14 DÉCEMBRE 2000 où siégeait

Rémi LE HORS, Président assisté de Françoise BONNETAIN FF Greffier

Il a été prononcé l’ordonnance dont la teneur suit, rendue dans l’insance 2000/00141

DEMANDEUR:

Monsieur A-B X

demeurant […] représentée par la SCP Henri ROBERT – Eric LEDUC, […]

postulant au Barreau de ROANNE

Maître BISSUEL BERLIOZ Avocat plaidant au

Barreau de LYON

SARL X J.P. ET ASSOCIES

[…] représentée par la SCP Henri ROBERT – Eric LEDUC, […]

postulant au Barreau de ROANNE

Maître BISSUEL BERLIOZ, Avocat plaidant au

Barreau de LYON

Grosse et Expédition SCP ROBERT LEDUC

Expédition SCP BOUFFERET TOMAS

Le 14/12/2000

[…]

[…]

Partie représentée par la SCP Henri ROBERT- Eric LEDUC, Avocat postulant au Barreau de ROANNE

Maître BISSUEL BERLIOZ, Avocat plaidant au

Barreau de LYON

DEFENDERESSE :

SA SOFINCO

[…]

[…]

Partie représentée par la SCP BOUFFERET TOMAS, Avocat postulant au

Barreau de ROANNE

Maître DEPONDT, Avocat plaidant au Barreau de

PARIS

******

Expert comptable au sein de la société J.P X située à ROANNE ainsi qu’au sein

d’une seconde société implantée à LYON, la société EKYLIS LYON, A-B

X dépose le 13 mai 1997 auprès de l’I.N.P.I, sous le numéro 97678762, la marque EKYLIS composée du nom et d’un colibri stylisé à partir de la lettre Y. Elle couvre divers services des classes 35, 36, 41 et 42.

Le 29 avril 1998, la société bancaire SOFINCO dépose auprès de l’INPI la marque EQUILIS sans aucun logo ou élément stylisé, laquelle couvre divers services des classes 9, 16, 35, 36, et

38.

Par la suite, la société SOFINCO développe une campagne publicitaire en utilisant la marque

EQUILIS pour la promotion d’un produit de constitution de réserve d’argent.

Le 1er juillet 2000, J.P. X contacte la société SOFINCO pour l’informer de son droit de propriété sur la marque EKYLIS. Des négociations s’engagent qui n’aboutissent à aucun

accord des parties.

Le 22 novembre 2000, J.P. X, la société J.P. X et ASSOCIES et la société EKYLIS LYON assignent par acte d’huissier la société bancaire SOFINCO devant le

Tribunal de Grande Instance de Roanne afin de la voir condamner pour faits de contrefaçon sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le 27 novembre 2000, par acte de la SCP DARRICAU PECASTAING, Huissiers de Justice à

Paris, Monsieur A-B X, la société J.P. X et ASSOCIES, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et la société EKYLIS LYON assignent la société bancaire SOFINCO sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 716-6 du

Code de la Propriété Intellectuelle aux fins d’obtenir des mesures provisoires.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en date du 27 novembre 2000, J.P. X, la société J.P.

X et ASSOCIES et la société EKYLIS LYON demandent au Président du Tribunal de Grande Instance de Roanne, saisi et statuant en la forme des référés, d’interdire à la société bancaire SOFINCO d’utiliser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, le nom EQUILIS et d’interrompre immédiatement sa campagne publicitaire sur tous supports, ce sous astreinte définitive de 100 000 francs par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir qui sera exécutoire sur minute, et de la condamner au paiement d’une somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle demande à cette juridiction de préciser à toutes fins utiles que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire, compte tenu de la spécificité de la procédure engagée sur le fondement de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de dire que le Président

du Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la loi du

9 juillet 1991.

La société bancaire SOFINCO conclut au débouté des prétentions de la demanderesse en raison de l’irrecevabilité de leurs demandes aux motifs, d’une part que le tribunal saisi est incompétent territorialement pour connaître du litige qui devra être renvoyé devant le Tribunal de Grande

Instance de Paris, d’autre part que la société J.P. X et ASSOCIES et la société

EKYLIS LYON n’ont pas qualité pour agir.

Au cas où le Président du Tribunal de Grande Instance, saisi et statuant en la forme des référés, jugerait la demande recevable, la société bancaire SOFINCO soulève le manque de diligence des demandeurs qui n’ont pas agi dans le bref délai prévu par l’article L.716-6 du Code de la

Propriété Intellectuelle pour l’action en demande de mesures provisoires. Par ailleurs, elle conteste la réalité du préjudice subi par les demandeurs ainsi que son caractère imminent et conclut au rejet de toutes les prétentions des demandeurs.

A titre subsidiaire, elle demande au Président du Tribunal saisi de prendre acte de ce qu’elle

s’engage à cesser toute utilisation de la marque EQUILIS à compter du 1er janvier 2001, date à partir de laquelle pourra être mise à sa charge une astreinte raisonnable si la marque EQUILIS était encore exploitée par la société SOFINCO, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Concernant la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Roanne, J.P.

X fait valoir que l’infraction est constituée sur l’ensemble du territoire national, et par conséquent dans le ressort de Roanne, étant donné que la diffusion des annonces publicitaires sur le produit EQUILIS s’est effectuée par le biais d’Internet et de la télévision.

Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, J.P. X souligne qu’il est titulaire de la marque EKYLIS et qu’à ce titre, il a bien qualité pour agir.

Concernant le fond de la demande, J.P. X réplique que l’action apparaît sérieuse au fond et que la condition relative à la brièveté du délai, prévue par l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, est respectée lorsque l’instance est introduite 5 à 6 mois après la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.

Enfin, le demandeur fait remarquer que la condition de l’imminence du préjudice n’est pas prévue par l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La société bancaire SOFINCO réplique que le lieu du fait dommageable et donc le ressort du

Tribunal de Grande Instance compétent est Paris dès lors que le site internet de la banque

SOFINCO tout comme le siège des chaines de télévision se situent à Paris.

Concernant le bref délai, la société SOFINCO rappelle qu’il court à partir du jour où la victime

a eu connaissance de la contrefaçon, soit pour J.P. X dès le mois de juin 2000.

SUR QUOI

Sur la compétence territoriale

S’il est exact que la loi sur les marques et l’article L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont soumis au droit commun de la compétence territoriale, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l’espèce, le dommage tient à la parution dans la presse écrite nationale et à la diffusion par télévision d’annonces publicitaires sur la constitution de réserve d’argent désignée par la marque EQUILIS, sans compter que ce produit bénéficie également d’une diffusion à plus grande échelle par le biais du site web de la société bancaire SOFINCO qui présente le produit EQUILIS aux visiteurs du site.

Il ressort de ces constatations que si les faits dommageables prennent naissance à Paris, le dommage a bien été subi aux lieux d’offre des produits prétendus contrefaisants qui, du fait de la diffusion des annonces publicitaires sur l’ensemble du territoire national, comprennent nécessairement le ressort de ROANNE et de LYON.

Les annonces publicitaires sur le produit EQUILIS de la société SOFINCO ayant nécessairement été diffusées dans le ressort de ROANNE et de ce fait portées à la connaissance de la clientèle des sociétés de M. X, le dommage dont est victime le propriétaire de la marque

EKILIS a bien été subi dans le ressort de ROANNE.

Dès lors, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE est bien compétent pour connaître de

l’action au fond en contrefaçon initiée par les demandeurs.

La demande de mesures provisoires devant être présentée devant le Président du tribunal saisi du litige au fond, conformément à l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette juridiction se déclarera compétente pour connaître de la demande par J.P. X sur le fondement de cet article.

Sur le sursis à statuer

La présente juridiction s’étant prononcée sur la compétence du Tribunal de Grande Instance à connaître de l’action au fond en contrefaçon, il n’y a plus lieu de surseoir à statuer.

Sur la recevabilité des interventions de la Société J. P. X et ASSOCIES et de la Société EKYLIS LYON

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’action civile en contrefaçon appartient au titulaire de la marque qui a seul qualité pour agir.

En l’espèce, il ressort de l’enregistrement de la marque EKYLIS auprès de l’INPI que J.P.

X est seul propriétaire de la marque.

Dès lors, la société J.P. X et ASSOCIES et la société EKYLIS LYON seront déclarées irrecevables en leur action, J.P. X ayant seul qualité pour agir en demande de mesures provisoires sur le fondement de l’action en contrefaçon diligentée au fond.

Sur le fond :

Sur la condition du délai dans lequel doit être engagée l’action au fond

Il sera rappelé que la demande d’interdiction ou de constitution de garanties en référé au titre de

l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n’est admise que si l’action au fond a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

En l’espèce, il ressort d’une lettre adressée à la société bancaire SOFINCO en date du 1er juillet

2000 que J.P. X avait à cette date connaissance de l’utilisation par celle-ci de la marque EQUILIS.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des différents courriers échangés entre les conseils de J.P. X et ceux de la société SOFINCO qu’une solution amiable a été recherchée sans qu’aucun accord ne soit trouvé.

A la suite de cet échec, J.P. X a fait constater le 10 octobre 2000 par huissier que la société SOFINCO utilisait la marque EQUILIS pour promouvoir sur son site web une constitution de réserve d’argent.

Le 22 novembre 2000, J.P. X et les sociétés ZX et ASSOCIES et

EKYLIS LYON assignaient la société bancaire SOFINCO devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE pour des faits de contrefaçon de marque sur le fondement de l’article L. 716-3 du

Code de la Propriété Intellectuelle. Cette assignation était mise au rôle le 24 novembre 2000.

Compte tenu de la nécessité pour le propriétaire de la marque d’effectuer toutes démarches préalables utiles, notamment la recherche d’un règlement amiable du conflit, et de s’assurer de la matérialité de la contrefaçon, cette juridiction considèrera que le demandeur a respecté la condition de bref délai prescrite par l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle en intentant une action cinq mois après la date à laquelle il a eu connaissance des faits.

Sur le caractère « sérieux » de l’action engagée au fond

Il sera rappelé que la demande d’interdiction ou de constitution de garanties en référé au titre de

l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse.

Le caractère sérieux d’une action en contrefaçon de marque sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle suppose qu’il existe, pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, un risque de confusion.

Il sera rappelé que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte tout à la fois de la similitude des marques et de celle des produits ou services couverts.

La juridiction relèvera que la marque incriminée « EQUILIS » réalise l’imitation de la marque invoquée « EKILIS » car la marque « EQUILIS » ne contient qu’un changement d’orthographe (la lettre K remplacée par les lettres QU) qui n’est pas perceptible phonétiquement, ainsi qu’il ressort de l’enregistrement d’un spot publicitaire diffusé sur ARTE.

S’il est exact que la comparaison visuelle des deux marques tend à les différencier par la complexité de la marque EKYLIS, composée du nom et d’un colibri stylisé à partir de la lettre

Y, et la simplicité de la marque EQUILIS, un consommateur d’attention moyenne n’ayant connaissance du produit EQUILIS que par les ondes radios ou télévisuelles risque de ne pas percevoir la différence entre les deux marques.

Le Président du Tribunal notera que si les produits SOFINCO désignés par la marque EQUILIS sont une constitution de réserve d’argent alors que M. X n’est pas à même en sa qualité d’expert comptable de proposer un tel produit, le dépôt réalisé par la banque SOFINCO couvre deux classes de services également visées par le dépôt de M. X, ce qui ne peut que renforcer la confusion dans l’esprit du public qui ne percevra, par associations d’idées, que l’offre globale de services financiers et monétaires proposés tant par M. X que par la société bancaire SOFINCO.

Dès lors, le terme EQUILIS réalise l’imitation de la marque EKILIS car il présente avec la marque une ressemblance d’ensemble et une similitude parfaite phonétiquement telle que le consommateur d’attention moyenne pourra se méprendre non seulement sur l’origine des produits marqués mais également sur le produit proposé par J.P. X.

Partant, l’action en contrefaçon de marque diligentée au fond apparaît suffisamment sérieuse pour admettre la demande d’interdiction, à titre provisoire, de poursuivre les actes argués de contrefaçon.

Sur le défaut de preuve du préjudice imminent du demandeur

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’action

A compter de cette date, la société SOFINCO devra cesser toute utilisation de la marque EQUILIS sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 000 francs par infraction constatée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Pour faire valoir son bon droit, ZX a été contraint d’ester en justice et ainsi d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 5 000

francs en vertu de l’article 700 du NCPC.

Celui qui succombe supporte les dépenses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal de Grande Instance de Roanne statuant en la forme des

référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

- nous déclarons compétent pour connaître de ce litige,

- disons ne pas avoir lieu de surseoir à statuer,

-constatons l’irrecevabilité des demandes de la société J.P. X et ASSOCIES, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et de la société EKYLIS LYON

pour défaut de qualité à agir,

- prenons acte de ce que la société SOFINCO s’engage à cesser toute utilisation de la

marque EQUILIS à compter du 1er janvier 2001,

- faisons défense à la société SOFINCO de continuer d’utiliser, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit le nom EQUILIS sous astreinte de 100 000 francs (cent mille francs soit 15244.90 Euros) par infraction constatée à compter de cette date, soit le 1er janvier 2001,

disons que le Président du Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte par

application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamnons la société SOFINCO à payer au demandeur une somme de 5000 francs

(cinq mille francs soit 762.25 Euros) au titre de l’article 700 du NCPC,

- condamnons la société SOFINCO aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du NCPC.

Lecture faite la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier le jour de son

aro prononcé.

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