A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

EXTRAIT des minutes du Greffe

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE

PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

AIRE DE

N° RG 17/06412 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés

vestiaire : #P0362 Pasy

20200791

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TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

3ème chambre JUGEMENT 1ère section rendu le 21 octobre 2021

N° RG 17/06412

N° Portalis

352J-W-B7B-CKM7

0

N° MINUTE: A

Assignation du : 26 avril 2017

DEMANDERESSES

Société VF INTERNATIONAL SAGL

[…]

[…]

Société VF J FRANCE

[…]

[…]

représentées par M^e Antoine B C de la SELAS N O P ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010

DÉFENDEURS
Monsieur A X

[…]

[…]

S.A.S. M H I

[…]

[…]

représentées par M^e Michèle MERGUI du Cabinet MERGUI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275

Expéditions exécutoires délivrées le: 25.10 .21

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section No RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

Société ARTEXTYL

[…]

[…]

représentée par M^e Annette SION de l’ASSOCIATION

HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 21 juin 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

En premier ressort.

La société de droit suisse VF INTERNATIONAL SAGL est une filiale de la société de droit américain VF CORPORATION.

La société VF INTERNATIONAL SAGL est en charge de la distribution de produits « Y » en Europe. La société VF J FRANCE, qui appartient également au groupe VF CORPORATION, distribue ces produits en France.

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE indiquent que les produits « Y » (signifiant « cercle polaire arctique’ en finlandais), portent sur des vêtements résistant au froid, dont des parkas incorporant le modèle SKIDOO, reproduisant le signe »Y« associé au signe »GEOGRAPHIC" et l’apposition du drapeau norvégien:

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

La société VF INTERNATIONAL SAGL est notamment titulaire des marques de l’Union européenne suivantes :

- la marque semi-figurative n°000291021:

Y

déposée le 25 juin 1996 et enregistrée notamment pour désigner les sacs en classe 18 et les vêtements en classe 25, laquelle a été renouvelée.

- la marque semi-figurative « Y GEOGRAPHIC » n°005052816:

Q R S T

déposée le 11 avril 2006, et enregistrée en classes 18, 25 et 43 pour désigner notamment, en classe de produits 25, les vêtements, chaussures et chapellerie.

- la marque n°015326325 consistant dans le logo « Y » centré sur la face avant d’une veste d’hiver. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque, mais servent à indiquer la position du logo précité sur ces produits :

SNINGE

Cette marque, déposée le 12 avril 2016, a été enregistrée pour désigner les vestes d’hiver en classe 25.

- la marque verbale « GEOGRAPHIC » n°015422991 déposée le 10 mai 2016 et enregistrée pour désigner des articles d’habillement en classe 25.

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Décision du 21 octobre 2021

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La société VF INTERNATIONAL SAGL invoque une marque semi-figurative de l’Union européenne n°008887069 :

N

déposée le 16 février 2010 et enregistrée, selon le certificat produit (pièce 17-2), pour désigner, en classe 25, les vêtements, chaussures et chapellerie. Or, il n’est pas justifié que cette marque aurait été renouvelée.

Il en est de même pour la marque semi-figurative de l’Union européenne n°008152647:

[…]

C

I

T

C

R

A

T

Y

N

A

Y

E

V

R

U

S

déposée le 12 mars 2009 et enregistrée pour désigner des vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25.

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE indiquent qu’en 2002, les vêtements désignés sous le signe « Y » combiné avec « GEOGRAPHIC » et le drapeau norvégien, étaient commercialisés dans deux boutiques consacrés à la marque en France et dans 150 points de vente traditionnels ou multimarques, pour 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La société ARTEXTYL est spécialisée dans le commerce de gros de vêtements et de chaussures.

Son gérant est M. A X.

M. A X était titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française « D E »

n°3353148, déposée le 5 avril 2005 et enregistrée pour désigner des vêtements en classe 25, laquelle a été renouvelée.

- la marque verbale française « D E »,

[…], laquelle a été déposée le 11 septembre 2009 pour désigner notamment les vêtements en classe 25. Cette marque a été renouvelée.

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

la marque verbale française « D NORW », n°3746219, laquelle a été déposée le 14 juin 2010 pour désigner notamment les vêtements en classe 25. Cette marque a été renouvelée.

la marque semi-figurative française "D

E EXPEDITION" n°3936975:

D

déposée le 24 juillet 2012 et enregistrée pour désigner des produits des classes 9, 12 et 28.

- la marque semi-figurative française n°3945948 :

[…]

19[…] D E TEAM 53

déposée le 11 septembre 2012 et enregistrée pour désigner notamment les vêtements en classe 25,

- la marque verbale « GEO E » n°4048564 déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée pour désigner notamment les vêtements en classe 25.

- la marque verbale « TWIN POLE » n°3336864 déposée le 19 janvier 2005 et enregistrée pour désigner notamment des vêtements en classe 25. Cette marque a été renouvelée.

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE font enfin valoir que M. X est titulaire de la marque verbale française "GEO NORDIC” n°4051395 déposée le 28 novembre 2013 et enregistrée pour désigner notamment des vêtements, produisant à cet égard, un extrait des bases de données de l’INPI.

Ces marques étaient exploitées par la société ARTEXTYL, dans le cadre de contrats de licences de marques.

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

La société ARTEXTYL était titulaire du dessin français suivant :

- n° 20113638 – 014:

MOR

SPON

déposé le 21 juillet 2011 avec une date de fin de validité au 21 juillet 2016. Il n’a pas été renouvelé.

La société ARTEXTYL est également titulaire des dessins et modèles français suivants:

- n°20122108-007 déposé le 30 avril 2012, qui a été prorogé jusqu’au 30 avril 2022:

- n°20133802-022, déposé le 2 septembre 2013, qui été prorogé jusqu’au 2 septembre 2023:

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

n°20133802-025, déposé le 2 septembre 2013, prorogé jusqu’au 2 septembre 2023 :

FORWAY

-n°20133802-029, déposé le 2 septembre 2013, prorogé jusqu’au 2 septembre 2023:

SPIRATE

- n°20123367-002, déposé le 18 juillet 2012, prorogé jusqu’au 18 juillet 2022:

1953, 111336

hangin

1-B319

111111

ORGA

Explore the World GN-EXP 53

1953. The Got Mar

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

n°20123367-009 déposé le 18 juillet 2012, prorogé jusqu’au 18 juillet 2022:

TWIN POLE

2

[…]

7

[…]

8

[…]

EXPEDITATEM D

E 19 A-53

- n°20123367-008 déposé le 18 juillet 2012 et prorogé jusqu’au 18 juillet 2022:

Twin Pole NOR^WAY ARRAGED ima

-n°20123366-040, déposé le 18 juillet 2012, prorogé jusqu’au 18 juillet 2022:

[…]

TWIN POLD D

E ESSENTIA. CAR

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

-n°20123366-39, déposé le 18 juillet 2012, prorogé jusqu’au 18 juillet 2022:

1953

GNEXPE

PR

Faisant valoir que la société ARTEXTYL commercialisait des vêtements qui, tant par le choix des modèles que par les signes distinctifs, étaient des imitations des vêtements « Y » et des marques « Y », les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et

VF J FRANCE ont obtenu l’autorisation du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnances du 14 mars 2017, de F pratiquer, dans les locaux de la société ARTEXTYL situés à Aubervilliers, Villeurbanne et Marseille, des opérations de saisie-contrefaçon et de recherche de preuves au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ces opérations se sont déroulées le 27 mars 2017.

M. X a formé une demande d’enregistrement international de la marque « D E » avec désignation de l’Union européenne, ainsi qu’une demande d’enregistrement des marques de l’Union européenne « D E EXPEDITION » et « D E » devant l’EUIPO.

La société VF INTERNATIONAL SAGL a formé une action en nullité de l’enregistrement de ces marques devant l’EUIPO.

Par acte d’huissier du 26 avril 2017, les sociétés VF

INTERNATIONAL et VF J FRANCE ont fait assigner la société ARTEXTYL devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Par ordonnances des 15 juin et 7 septembre 2017, le juge ayant autorisé les opérations de saisies-contrefaçon et de recherche de preuves a rétracté les ordonnances rendues sur requête.

Par exploit d’huissier du 3 mai 2017, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE ont fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir notamment annuler l’enregistrement des marques françaises qu’il a déposées.

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Par ordonnance du 23 avril 2018, en raison du lien de connexité entre cette instance et celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Les marques déposées par M. A X, à l’exception de celle n°3945948, ont été cédées à la société M H

I.

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2019, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE ont fait assigner en intervention forcée la société M H I devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par décisions des 7 mars et 8 avril 2019, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté les demandes d’annulation de l’enregistrement des marques « D E ».

Le 6 avril 2020, la chambre des recours de l’EUIPO a fait droit aux demandes de la société VF INTERNATIONAL SAGL.

Par jugements du 6 septembre 2021, le tribunal de l’Union européenne a annulé les décisions de la chambre des recours pour insuffisance de motivation; l’examen de la validité des marques est donc à nouveau soumis à la chambre des recours de l’EUIPO, autrement composée.

Par ordonnance du 6 août 2020, le juge de la mise en état a notamment fait défense à la société VF INTERNATIONAL de F état de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris tant qu’une décision n’aura pas été rendue et de commenter les décisions de la chambre de recours de l’EUIPO concernant les marques « D E »de la société M H I, auprès de la clientèle française de la société ARTEXTYL et de toute agence de presse ayant son siège en France ou diffusant des informations à l’attention du public français, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance.

Par une autre ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés ARTEXTYL, M H I et M.

X dans l’attente de la procédure en cours devant le tribunal de l’Union européenne.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2020, les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE demandent au tribunal de :

Vu le principe général du droit « fraus omnia corrumpit »,

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Vu les articles L. 511-10, L.711-4, L. 714-3, L. 712- 6, L.

716-14 (nouvel article L-716-4-10) et suivants et L. 717-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu le Règlement (UE) n° 2017/1001 notamment ses articles 9,

129 et 130,

Vu la Directive n° 2015/2436,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

DECLARER les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et

VF J FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Á titre principal :

Sur la nullité

DIRE ET JUGER que les marques françaises D E » n°3 353 148, «D E » […], « D NORW » n°

3746219; «D E EXPEDITION »+logo n°3

⁹³6 ₉₇5 ; « ROYAL EQUESTRIAN CLUB ¹⁹⁵3 ¹⁹⁸³ D E » + logo n°3 945 948 ; « GEO NORDIC » n° 4 051 395, «GEO E » n° 4 048 564 et « TWIN POLE» n° 3 336 864 ont été déposées de mauvaise foi à l’égard de la société VF INTERNATIONAL SAGL,

DIRE ET JUGER que les dessins et modèles français n°20113638-014; n°20122108-007; n°20133802-22; n°20133802-25

n°20133802-29 ; n°20123367-002 ; n°20123367-009;

n°20123367-008; n°20123366-040 ; n°20123366-039 déposés par la société ARTEXTYL ont été déposés en fraude des droits de la société VF INTERNATIONAL SAGL,

Sur la contrefaçon

DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente et/ou en commercialisant et/ou en important et/ou en exportant les produits litigieux « D E » imitant les Marques semi-figuratives de l’Union européenne: «Y GEOGRAPHIC

-> n°5052816, circulaire < Antartic research program écusson

Y » n° 8152647, écusson circulaire < Expedition experience Y » n°8887069, et la marque de position n° 15326325 de la société VF INTERNATIONAL SAGL, la société ARTEXTYL a commis des actes de contrefaçon;

Sur les actes de concurrence déloyale

- DIRE ET JUGER que la société ARTEXTYL en copiant les marqueurs de l’identité visuelle des produits Y sur des produits identiques ou quasi-identiques et en reproduisant de nombreux produits de la gamme de Y, créant de ce fait un effet de gamme ou encore en reprenant ses éléments de communication et en entretenant une communication ambigüe sur ^les ^liens ^entre

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D E et Y, a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des faits de contrefaçon à l’égard de la société VF INTERNATIONAL SAGL et de la société VF

J FRANCE;

En conséquence :

Sur la nullité

PRONONCER la nullité des marques françaises

< D E » n°3 353 148, « D E » […], « D NORW » n°3 746

219; < D E EXPEDITION » + logo n°3 936 975 ; < ROYAL EQUESTRIAN ^CLUB ¹⁹⁵3 ¹⁹⁸³

D E » + logo n°3 945 948 ; «< GEO NORDIC » n°4 051 395, «GEO E » n°4 048 564, « TWIN POLE » n°3 336 864;

F G à la société M H

LICENSING de déposer, et/ou d’enregistrer et/ou d’exploiter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les marques visées ci-avant et toute marque ou signe identique ou similaire ;

PRONONCER la nullité des dessins et modèles français n°20122108-007; n°20133802-22; n°20133802-25; n°20133802-29; n°20123367-002 ; n°20123367-009 n°20123367-008

n°20123366-040; n°20123366-039;

- F G à la société ARTEXTYL de déposer et/ou d’enregistrer et/ou d’exploiter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les dessins et modèles visés ci-avant ou tout dessin et modèle créant une même impression visuelle d’ensemble ;

CONDAMNER Monsieur X à payer à la société VF la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant des dépôts frauduleux de marques ;

CONDAMNER la société ARTEXTYL à payer à la société VF la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant des dépôts frauduleux de dessins et modèles ;

Sur la contrefaçon

F G à la société ARTEXTYL de F usage et de reproduire directement ou par l’intermédiaire d’un tiers l’ensemble des signes incriminés sur tout produit en classes 18 et 25 et ce, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte définitive de 1 000 euros par produit constaté dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

ORDONNER la destruction, aux frais de la société ARTEXTYL, sous le contrôle d’un huissier de justice, des produits litigieux, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir;

DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira aux fins de calculer le préjudice subi par la société VF INTERNATIONAL SAGL sur l’ensemble du territoire de l’Union pendant les cinq années précédant l’introduction de la présente instance;

- DONNER ACTE à la société VF INTERNATIONAL SAGL de ce qu’elle complètera ses demandes de réparation au titre de la contrefaçon après réception du rapport de l’expert judiciaire ;

- CONDAMNER la société ARTEXTYL à payer à la société VF INTERNATIONAL SAGL à titre provisionnel la somme de 500 000 euros, à parfaire.

CONDAMNER la société ARTEXTYL à payer à la société VF INTERNATIONAL SAGL la somme de 1 million d’euros au titre de l’atteinte à l’image des marques de la société VF INTERNATIONAL

SAGL, somme à parfaire;

Sur les actes de concurrence déloyale

INTERDIRE la poursuite des actes de concurrence déloyale visés aux présentes et plus généralement (i) tout a^cte ^visant ^à reproduire ou imiter les marqueurs de l’identité visuelle des produits Y sur des articles vestimentaires et accessoires (chaussures, sacs etc.) à savoir notamment la représentation graphique d’un élément verbal dans un rectangle à effet positif/négatif avec une ligne de séparation médiane, le drapeau norvégien et la référence aux expéditions polaires ou la combinaison de ces éléments, (ii) de commercialiser des copies serviles ou quasi-serviles des produits Y, (iii) d’exploiter des éléments de communication quels qu’ils soient (catalogues, prospectus, publicité, articles etc.), sur tout support papier ou numérique reprenant les codes visuels des produits Y tel que notamment le drapeau norvégien, (iv) toute communication, papier ou numérique, présentant les produits Y seuls ou conjointement avec les produits D E, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée pour les agissements visés aux (iii) et (iv) et sous astreinte définitive de 1 000 euros par produit constaté pour les faits visés aux (i), (ii), dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;

CONDAMNER la société ARTEXTYL à payer aux sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE la somme de 2 millions d’euros à titre provisionnel au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- DONNER ACTE à la société VF INTERNATIONAL SAGL de ce qu’elle complètera ses demandes de réparation au titre de la concurrence déloyale après réception du rapport de l’expert judiciaire

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Décision du 21octobre 2021

3ème chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

En tout état de cause :

DIRE que la décision judiciaire à intervenir devenue définitive, sera notifiée au Directeur général de l’INPI à la requête de la partie la lus diligente, aux fins d’inscription au Registre National des Marques, conformément aux articles R.714-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et aux fins de transmission au Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de demandes de radiation des enregistrements internationaux des marques verbales < GEO E » n° 12222161. et < GEO NORDIC » n° 1244278.

INTERDIRE à Monsieur X, la société M H

I et la société ARTEXTYL de déposer, et/ou enregistrer et/ou F usage directement ou par l’intermédiaire d’un tiers de toute autre dénomination incorporant les termes «< GEOGRAPHIC '>, D » ou «GEO» ou «TWIN POLE » sous quelque forme que ce soit et à quelque’ titre que ce soit notamment à titre de marque, décor sur ses produits, en relation avec des produits des classes 18 et 25 et plus particulièrement pour des vêtements, chaussures et sacs sous astreinte définitive de 2 000 euros par produit constaté, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;

INTERDIRE à Monsieur X, la société M H

I et la société ARTEXTYL de déposer, et/ou réserver, et/ou enregistrer et/ou F, usage de toute autre dénomination ou dessin ou modèle incorporant les termes «GEOGRAPHIC», «D

» ou «< GEO » ou «< TWIN POLE » sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit notamment à titre de nom de domaine, dénomination sociale, nom commercial, identifiant sur des réseaux sociaux etc., en relation avec des produits des classes 18 et 25 et plus particulièrement pour des vêtements, chaussures et sacs sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;

INTERDIRE à Monsieur X, la société M H

I et la société ARTEXTYL de déposer, et/ou réserver, et/ou enregistrer et/ou F usage de tout dessins et modèles identiques ou créant une même impression visuelle d’ensemble avec les produits exploités par les demanderesses et plus particulièrement pour des vêtements, chaussures et sacs sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;

DIRE que le Tribunal de Céans se réservera la compétence pour liquider les astreintes prononcées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité, par extraits ou en résumé au choix des Demanderesses, en une page complète dans trois journaux ou revues au choix des Demanderesses et aux frais in solidum de Monsieur X, de la société M H I et de la société ARTEXTYL sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 7.500 euros;

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Décision du 21octobre 2021

3èine chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs sur la page d’accueil du site internet ARTEXTYL.com> ainsi que tout autre site internet détenu et/ou exploité par la société ARTEXTYL et/ou la société M H I et/ou Monsieur X pendant une durée de six (6) mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- DIRE ET JUGER qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil desdits site, de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille < 12 »>, droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468X120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales et de taille < 14 » ;

DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions hormis celles concernant la nullité, nonobstant appel et sans constitution de garantie;

- CONDAMNER in solidum Monsieur X, la société

M H I et la société ARTEXTYL à payer aux demanderesses la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du

Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur X, la société M

-

H I et la société ARTEXTYL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS N O P et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, M. A X et la société M H I demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L 714-3, L 711-4, L 716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l’article 2268 du Code Civil

Vu l’article 1240 du Code Civil

RECEVOIR la société M H I et M.

X en leurs écritures, les déclarer bien fondées et y F droit,

DEBOUTER les sociétés VF et VF J France de toutes leurs demandes fins et conclusions,

DIRE que les sociétés VF et VF J France ne disposent pas de droit antérieur sur le vocable « geographic » au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle,

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Décision du 21 octobre 2021

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N° RG 17/06412 -

No Portalis 352J-W-B7B-CKM70

CONSTATER que les sociétés VF et VF J France n’établissent ni la fraude ni la mauvaise foi de M. A X et de la société

M H I au dépôt de leurs marques D E» et des autres marques appartenant à la société M H I,

DECLARER les Société VF et VFJ France irrecevables à agir en nullité des marques de M. X en raison de la forclusion par tolérance visée à l’article L 713-4 du CPI,

CONDAMNER les Société VF et VF J France à verser à M.

X et à la société M H I la somme de

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER les Société VF et VF J France à verser à M.

X et à la société M H I la somme de

50.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, la société ARTEXTYL demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 711-1 et suivants du Code de la

Propriété Intellectuelle, des articles 9, 54 et suivants du Règlement CE n°207/2009, de l’article 1240 du Code Civil,

Vu les cinq ordonnances de rétractation en date des 15 juin et 7 septembre 2017,

Déclarer la Société VF INTERNATIONAL irrecevable à former

à l’encontre de la Société ARTEXTYL des demandes en contrefaçon contre l’usage des marques n°9860834 et n°3936975 de la Société

ARTEXTYL, compte tenu de la forclusion par tolérance, en application de l’article 54 du Règlement CE 207/2009 et de l’ancien article L714-3 et de l’article L716-2-8 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Débouter les Sociétés VF INTERNATIONAL et VF J France de

l’ensemble de leurs demandes au titre du dépôt frauduleux, de l’atteinte à l’enseigne, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,

Condamner, in solidum, les Sociétés VF INTERNATIONAL et

VF J FRANCE pour procédure abusive à payer à la Société ARTEXTYL la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 32-1 et 1240 du Code de Procédure Civile.

Condamner, in solidum, les Société VF INTERNATIONAL et

VF J FRANCE à payer à la Société ARTEXTYL la somme de 15.000

€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner, in solidum, les sociétés VF INTERNATIONAL et

VF J FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annette SION, avocat aux offres de droit.

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Décision du 21 octobre 2021

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N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le dépôt frauduleux des marques par M. A X et des dessins et modèles par la société ARTEXTYL:

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE font valoir que la notion de mauvaise foi doit être entendue de manière très large et peut découler de tout comportement visant à concurrencer déloyalement un autre opérateur économique ayant déjà obtenu un certain degré de protection juridique, comme ainsi de se placer dans le sillage d’un concurrent dans l’espoir d’un transfert à son profit de l’image positive dont il jouit. Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE soutiennent que M. X connaissait personnellement, au moment du dépôt des marques incriminées, les produits « Y », leurs caractéritistiques visuelles ainsi que la communication commerciale qui soutenait leur distribution et l’image qui s’en dégageait, une telle connaissance personnelle découlant nécessairement des similitudes entre les marques et de la reprise d’éléments dominants des produits « Y », les marques de M. X étant constituées en substance de la combinaison d’un simple dérivé du vocable « GEOGRAPHIC » et du vocable « E » (ou un diminutif de ce dernier), alors que la combinaison du vocable « GEOGRAPHIC » et du drapeau norvégien sont au coeur de la communication en promotion des produits « Y », cette singulière association renvoyant à ces produits ou créant une association certaine avec eux, et ce, nonobstant le fait que la société VF

INTERNATIONAL SAGL ne détienne pas de droits exclusifs sur cette combinaison ou sur les éléments qui la composent. Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE ajoutent que les marques litigieuses sont utilisées dans des expressions ou représentations graphiques présentant des similitudes visuelles très prononcées avec les marques semi-figuratives déposées par la société VF INTERNATIONAL SAGL, ce qui ne peut être le fruit du hasard, tandis que les marques de M. X sont souvent utilisées en combinaison avec d’autres marques semi-figuratives enregistrées au nom de M. X alors que ces dernières constituent d’incontestables imitations d’autres marques détenues et utilisées par la société VF

INTERNATIONAL SAGL.

Enfin, il est invoqué que les marques litigieuses sont souvent apposées d’une manière très similaire sur des produits dont le modèle est quasi identique. Concernant en particulier la marque « TWIN POLE », enregistrée en 1995, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF

J FRANCE opposent que, dès 1996, la société VF INTERNATIONAL SAGL utilisait ce terme dans sa communication en référence aux expéditions polaires joignant les deux pôles. Concernant les modèles déposés par la société ARTEXTYL, les demanderesses font valoir qu’ils sont constitués de la combinaison d’un modèle de parka imitant le fameux modèle « SKIDOO » ^et des marques litigieuses « D E » et d’autres signes ou caractéristiques visuels emblématiques de l’univers « Y ».

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Enfin, les sociétés VF INTERNATIONAL AGL et VF J

FRANCE objectent qu’aucune forclusion par tolérance ne peut leur être opposée, la preuve n’étant pas démontrée qu’elles auraient eu effectivement connaissance durant les cinq années précédant la demande de nullité des enregistrements litigieux et de l’usage des marques enregistrées, tandis qu’en toute hypothèse, les dépôts des marques ont été effectués de mauvaise foi.

La société ARTEXTYL rappelle que l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque au moment du dépôt doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Elle oppose qu’il n’est allégué aucune identité ou similitude susceptible de provoquer une confusion entre les signes; que la marque « D E » n°3353148 a été déposée antérieurement à la marque « Y GEOGRAPHIC » n°5052816, de sorte que toute fraude est exclue ; que la société VF INTERNATIONAL SAGL ne peut se prévaloir d’aucun droit antérieur sur la marque non enregistrée « GEOGRAPHIC »; que la dénomination « GEOGRAPHIC » ne présente aucun caractère autonome au sein de la marque complexe « Y GEOGRAPHIC », l’élément dominant étant « Y », lequel est seul utilisé par la société VF INTERNATIONAL SAGL dans sa communication ; que les demanderesses se prévalent de faits tirés de prétendues imitations isolées de produits de 2017 pour des faits permettant d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi du déposant qui se sont déroulés plus de douze ans auparavant, les seules ressemblances résultant réellement de la présence du drapeau norvégien qui est inappropriable en application de l’article 6 ter de la Convention de Paris et de l’article 7 paragraphe 1 h) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, tandis qu’aucun de ces produits ne fait l’objet d’une protection par le droit de propriété intellectuelle; qu’enfin, concernant la marque « TWIN POLE », les demanderesses ne justifient d’aucun droit antérieur. La société ARTEXTYL conteste également toute mauvaise foi lors du dépôt des dessins et modèles, qui sont banals et qui n’ont été déposés que pour protéger l’esthétique particulière due à l’apposition des logos, écussons et inscriptions pour leur conférer un caractère propre.

M. A X et la société M H I font valoir que les demanderesses ne justifient d’aucun droit antérieur sur le terme « GEOGRAPHIC », ce qui exclut toute mauvaise foi de M. X lors du dépôt des marques aujourd’hui contestées. Ils soulèvent, à cet égard, que la caractéristique des modèles « Y » est qu’ils présentent de nombreuses mentions, inscriptions, cartes géographiques, illustrations, logos, écussons, de sorte que le vocable « GEOGRAPHIC », en petits caractères, se perd à l’intérieur des illustrations, et n’a aucune valeur quelconque, les demanderesses n’ayant exploité qu’un signe complexe « Y geographic », et non le seul vocable « GEOGRAPHIC ». M. A X et la société M H

I ajoutent que les marques incriminées sont également des marques complexes dans lesquelles le mot « D » n’a aucun caractère prépondérant. Ils en concluent qu’ils ne se sont aucunement approprié frauduleusement le signe d’autrui et qu’ils n’ont jamais opposé le signe « D » aux demanderesses, celles ci transposant au dépôt frauduleux de marques le parasitisme, ce qui est inexact juridiquement et, en tout hypothèse, infondé, M. X n’ayant jamais cherché à bénéficier d’une quelconque renommée des signes

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exploités par les demanderesses. M. A X et la société M

H I se prévalent de la prescription de l’action et de la forclusion par tolérance.

Sur ce :

Sur la prescription de l’action en nullité de l’enregistrement de marques :

Si, d’une part, aux termes de l’article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité

d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, et d’autre part, aux termes de l’article L.714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, institué par la loi antérieure n°2019-486 du 22 mai 2019, sans préjudice du troisième alinéa de l’article L.714-3 et de l’article L.714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, il est rappelé qu’aux termes de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise.

Dans le régime antérieur, faute de dispositions propres, l’action en nullité de l’enregistrement d’une marque, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, relève de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass.com, 8 juin 2017, Cheval Blanc: D. 2017,

p. 1635).

Il est rappelé que l’action, en nullité de l’enregistrement des marques françaises déposées par M. A X a été introduite par assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Lyon le 3 mai 2017.

Les marques étant réputées connues par les tiers à la date de publication de leur enregistrement, il s’ensuit nécessairement qu’au 3 mai 2017, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE se trouvaient prescrites en leur demande de nullité des marques françaises suivantes déposées par M. A X :

« D E » n°3353148, dont

l’enregistrement a été publié en 2005 (BOPI 2005/37), « D E », […], dont l’enregistrement est intervenu le 19 février 2010, « D NORW », n°3746219, dont

l’enregistrement est intervenu le 5 novembre 2010.

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE sont encore irrecevables comme prescrites en leur demande de nullité de l’enregistrement de la marque « TWIN POLE » dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2005-26.

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Sur la forclusion par tolérance de l’action en nullité des marques françaises « D E EXPEDITION » n°3936975. « ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 D E » n°3945948. « GEONORDIC » n°4051395 et "GEO

E" n°4048564 :

L’article L716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, dispose que le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

Or, il est observé, d’une part, que les marques en cause ont été enregistrées moins de cinq ans avant l’introduction de l’action en nullité des sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE tandis que, d’autre part, la forclusion par tolérance instituée par le nouvel article L.716-2-8 ne prévoit que le cas où le titulaire du droit antérieur invoqué demande la nullité sur l’un des cas édicté par l’article L.711-3. Or, le dépôt de mauvaise foi invoqué par les demanderesses relève de l’un des cas prévu par l’article L. 711-2 dudit code.

Par conséquent, M. A X et la société M H

I ne peuvent invoquer la forclusion par tolérance de l’action en nullité des marques « D E EXPEDITION » n°3936975, « ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 D E » n°3945948, « GEONORDIC »

n°4051395 et « GEO E » n°4048564 engagée par les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE.

S^ur ^la nullité de l’enregistrement ^des marques « D E EXPEDITION » n°3936975, “ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 D E"

n°3945948. « GEONORDIC » n°4051395 et « GEO E »

n°4048564:

Aux termes de l’article L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contré Franz Hauswirth GmbH, affaire C-529/07, a dit pour droit que :

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35 Il découle de cette même disposition que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement.

36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la présente affaire, la Cour n’est saisie que du cas dans lequel, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé.

37 Il importe de relever que l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

38 S’agissant plus particulièrement des facteurs mentionnés dans les questions préjudicielles, à savoir:

-- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

- l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que

- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (…).

41 Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi. il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

42 Il importe à cet égard de F observer que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé Mme l’avocat général au point 58 de ses conclusions, l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

43 Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur.

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45 En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p.

I-5089, point 48)".

Dans un autre arrêt du 12 septembre 2019 (affaire C-104/18 P), Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS C/EUIPO, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

"43 Il y a lieu de rappeler d’emblée que, lorsqu’une notion figurant dans le règlement n° 207/2009 n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, point 35; voir, par analogie, arrêts du 22 septembre 2011, Budejovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, point 39, et du 22 mars 2012, Génesis, C-190/10, EU:C:2012:157, point 41).

44 Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en l’absence de toute définition de cette notion par le législateur de l’Union.

45 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. A cet égard, les règlements n° 40/94, n° 207/2009 et 2017/1001 adoptés successivement s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur (voir, s’agissant du règlement n° 207/2009, arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, point 35). Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de F enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 38, et du 11 avril 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317, point 40).

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relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 45 du présent arrêt.

47 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 37 et 42). Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement.

48 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), la Cour était, ainsi qu’elle l’a souligné au point 36 de cet arrêt, spécifiquement interrogée sur l’hypothèse où, au moment de la demande de la marque contestée, plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché intérieur, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, ce qui prêtait à confusion. La juridiction de renvoi demandait à la Cour de préciser quels facteurs doivent, lorsqu’il existe un tel risque de confusion, être pris en considération pour apprécier si le demandeur de la marque est de mauvaise foi.

49 Ainsi, et alors que l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi était différente de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, ces deux notions de droit des marques étant distinctes, il était demandé à la Cour d’établir des critères pour apprécier s’il v a mauvaise foi dans une situation où il est établi qu’il existe un risque de confusion.

50 La Cour a répondu que, dans un tel cas, il y a lieu d’examiner, parmi d’autres éléments, si le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un Etat membre, le signe prêtant à confusion avec le signe faisant l’objet de la demande, une telle connaissance du demandeur pouvant être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points

39 et 53).

51 Il ne ressort pas de cet arrêt que l’existence de la mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1. sous b), du règlement n° 207/2009. peut uniquement être constatée dans l’hypothèse, qui était celle sur laquelle la Cour était interrogée, où il y a utilisation sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont

l’enregistrement est demandé.

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de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires.

53 À cet égard, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se distingue fondamentalement de la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, cette dernière supposant l’existence d’une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, à moins que cette marque antérieure ne jouisse d’une renommée au sens de l’article

8, paragraphe 5, de ce dernier règlement ou que l’article 8, paragraphe 1, sous a), de celui-ci ne s’applique. Or, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 27 de ses conclusions, dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est nullement requis que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires.

54 Il importe d’ajouter que, dans les cas où il s’avère que, au moment de la demande de la marque contestée, un tiers utilisait, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire à cette marque, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 puisse s’appliquer.

55 Il résulte seulement de l’interprétation fournie par la Cour au point 53 de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), que, lorsqu’il est établi qu’une utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires existait et prêtait à confusion, il y a lieu d’examiner, dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances pertinentes du cas d’espèce, si le demandeur de la marque contestée en avait connaissance. Cet élément n’est toutefois qu’un facteur pertinent parmi d’autres à prendre en considération.

56 Pour les raisons exposées aux points 52 à 55 du présent arrêt, il y a lieu de conclure que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur.

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58 Cette erreur de droit a entaché le raisonnement du Tribunal, dès lors que celui-ci, ainsi qu’il ressort du point 60 de l’arrêt attaqué, a considéré que le fait que la marque contestée avait été enregistrée pour des services relevant d’une classe de l’arrangement de Nice autre que celles pour lesquelles les marques antérieures de la requérante avaient été enregistrées et utilisées autorisait la chambre de recours à conclure que la mauvaise foi de l’intervenant n’avait pas été établie.

59 En suivant cette approche, le Tribunal s’est abstenu, contrairement à ce que prévoient le libellé même de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération, dans son appréciation globale, l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors du dépôt de la demande, alors que ce moment était déterminant (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 35).

60 Le Tribunal aurait, ainsi, dû tenir compte du fait, non contesté et invoqué par la requérante, que l’intervenant avait demandé l’enregistrement d’un signe comportant le mot stylisé « KOTON » en tant que marque de l’Union européenne non seulement pour les services de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice mais également pour des produits et des services des classes 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice, qui correspondaient à ceux pour lesquels la requérante avait fait enregistrer des marques comportant ce mot stylisé.

^O™61 S’il ressort de l’article 52, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que les causes de nullité absolue visées au paragraphe 1 de cet article peuvent, le cas échéant, exister pour une partie seulement des produits et des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, il n’en demeure pas moins que la requérante a sollicité la nullité de la marque contestée dans son intégralité et que cette demande de nullité devait donc être examinée en appréciant l’intention de l’intervenant au moment où celui-ci demandait, pour divers produits et services, en ce compris des produits de textile, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contenant l’élément verbal et figuratif déjà utilisé par la requérante pour des produits de textile.

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Décision du 21octobre 2021

3èrne chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

63 Dès lors, même s’il a mentionné, au point 32 de l’arrêt attaqué, la « logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement » et « la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt » comme des éléments susceptibles d’être pertinents, le Tribunal ne les a pas pleinement examinés dans la suite de son arrêt.

64 Certes, le Tribunal a considéré, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’écoulement d’une période assez longue entre la fin desdites relations commerciales et la demande d’enregistrement de la marque contestée plaidait contre l’existence d’une mauvaise foi de la part de l’intervenant.

65 Toutefois, la présence de cet élément d’appréciation dans l’arrêt attaqué ne saurait suffire pour que soit fait application de la règle selon laquelle, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, République tchèque/Commission, C-696/15 P, EU:C:2017:595, point 56 et jurisprudence citée). En effet, la circonstance retenue par le Tribunal au point 56 de l’arrêt attaqué n’est qu’un élément parmi d’autres qu’il convenait de prendre en considération dans le cadre d’une appréciation globale, tenant dûment compte de la demande de marque telle que déposée par l’intervenant pour les produits et les services relevant des classes 25, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice, appréciation à laquelle le Tribunal n’a pas procédé.

66 Il découle de tout ce qui précède que le moyen unique du pourvoi est fondé et que l’arrêt attaqué doit être annulé."

Aux termes de l’arrêt KOTON, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle, conformément à sa décision antérieure LINDT, dont elle redéfinit la portée, que la mauvaise foi « doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », la mauvaise foi s’entendant, de manière large, comme « tout comportement manifestant l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ». Dans sa décision KOTON, la Cour de justice de l’Union européenne ajoute que l’appréciation de la mauvaise foi ne se limite pas au risque de confusion entre les signes, hypothèse envisagée dans l’arrêt LINDT, mais pouvait résulter d’autres circonstances factuelles à prendre en considération, comme c’était le cas dans le litige dont l’examen lui était soumis.

Il est rappelé que: la marque semi-figurative française "D

E EXPEDITION" n°3936975:

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Décision du 21 octobre 2021 3ème chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

D

déposée le 24 juillet 2012 et enregistrée le 16 novembre 2012,

- la marque semi-figurative française n°3945948 :

[…]

19[…] D E TEAM 53

déposée le 11 septembre 2012 et enregistrée le 4 janvier 2013,

la marque verbale française « GEO NORDIC » n°4051395

-

déposée le 28 novembre 2013 et enregistrée le 28 mars 2014 et

la marque verbale française « GEO E » n°4048564 déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée le 14 mars 2014,

sont des déclinaisons postérieures de la marque verbale française « D E » n°3353148, déposée le 5 avril 2005.

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE soutiennent, pour l’essentiel, que la mauvaise foi imputée à M. X lors du dépôt de ses marques résulterait de la reproduction de la combinaison des vocables « D » et « E », alors que la combinaison du vocable « GEOGRAPHIC » et du drapeau norvégien caractérisent les produits « Y », la combinaison déposée par M X « renvoyant à ces produits (Y) ou créant une association certaine avec eux ».

Aussi, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J

FRANCE considèrent que M. A X a été de mauvaise foi lors des dépôts litigieux en cherchant à reproduire des éléments essentiels (le signe « D » renvoyant au signe « GEOGRAPHIC » et le signe "E” évoquant le drapeau norvégien) exploités par les demanderesses pour désigner les produits commercialisés sous le signe « Y », afin ainsi de bénéficier de la notoriété attachée à ce signe, et d’attirer ainsi fautivement par une imitation des signes la clientèle des demanderesses.

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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Par conséquent, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et

VF J FRANCE se prévalent d’un dépôt motivé par captation frauduleuse de clientèle par la création délibérée d’un risque de confusion, incluant un risque d’association des signes, dans l’esprit du public.

La bonne foi étant présumée, il incombe aux sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE de prouver que M. A X était de mauvaise foi à la date du dépôt de la marque

« D E » n°3353148 (même si la nullité de l’enregistrement de cette marque est couverte du fait de la prescription) et des marques postérieures qui en sont des variantes.

Il est rappelé que la société VF INTERNATIONAL SAGL a déposé sa marque semi-figurative de l’Union européenne n°000291021:

Y

le 25 juin 1996 pour désigner des vêtements.

^Cette marque ^est totalement dépourvue du ^terme « GEOGRAPHIC ».

Il résulte des pièces produites aux débats par les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE qu’elles n’ont jamais utilisé ce signe seul pour désigner les produits qu’elles commercialisent.

A cet égard, il résulte des articles de presse communiqués que les demanderesses ont bâti leur politique commerciale,(comme, par exemple, l’article LE MONDE du 4 octobre 2002: « L’inévitable ascension de Y ») en utilisant exclusivement le terme

« Y », qui correspond à la marque déposée en 1996 qu’elle exploitait activement.

Certes, il résulte des pièces produites qu’elles ont, avant le 11 avril 2006, date de dépôt de la marque semi-figurative de l’Union européenne « Y GEOGRAPHIC » n°005052816, et, a fortiori, avant le dépôt de la marque « D E » n°3353148 intervenu le 5 avril 2005, reproduit le signe graphique dans la communication promotionnelle qui a fait l’objet du dépôt ultérieur de

• la marque :

Y

Cependant, il est relevé que le terme « geographic » figure en tous petits caractères sous le signe « Y » qui a un caractère nettement dominant.

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Décision du 21octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

Ce terme « geographic » n’est jamais utilisé seul et ne sert qu’à conceptuellement renvoyer au drapeau norvégien qui est fréquemment reproduit sur les vêtements désignés par la marque « Y »:

Y g e o g r a p h ic

Aussi, le terme « geographic », qui n’a aucun caractère dominant, n’est pas dissociable du signe « Y » qu’il vient seulement renforcer, pour simplement indiquer au consommateur que les vêtements commercialisés sous le signe « Y » sont des produits chauds spécialement destinés à être portés l’hiver, en référence aux pays froids, comme la Norvège, le signe « Y » étant lui-même un terme finlandais signifiant le cercle polaire arctique.

Or, ainsi que le relève à juste titre la société ARTEXTYL, l’utilisation du drapeau norvégien n’est pas susceptible d’appropriation à titre de marque, par application de l’article 6 ter de la Convention de Paris. La reproduction du drapeau norvégien sur des vêtements est libre

d’exploitation par tout acteur économique.

Aussi, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J

FRANCE ne peuvent se prévaloir d’aucun droit antérieur sur la combinaison du terme « geographic », qu’elles n’ont jamais exploité à titre de marque, et du drapeau norvégien.

Par ailleurs, dès lors qu’un risque de confusion ou d’association des signes est invoqué, il incombe aux demanderesses d’établir qu’au moment du dépôt des marques, M. A X a sciemment cherché

à créer des similitudes avec le signe premier de nature à générer un tel risque.

Or, il résulte de la comparaison du signe tel qu’exploité avant d’être déposé par la société VF INTERNATIONAL SAGL à titre de marque :

APAPIJRI

et du dépôt de la marque « D E » intervenu le 5 avril 2005 ainsi que des marques postérieures de M. A X reprenant, sous des déclinaisons diverses, les signes « D » et « E », à titre verbal, ou sous des formes semi-figuratives, que, si les signes en présence présentent en commun,

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Décision du 21octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

un terme proche « geographic » et « D » ou « GEO », il

s’en diffèrent par les autres termes : « Y » et "E” ou « NORDIC », ainsi que par leur style et leur représentation graphique pour les formes semi-figuratives. Par ailleurs, il est rappelé que, dans le signe « Y geographic », le terme « geographic » présente une place secondaire au sein du signe par rapport au terme dominant « Y », qui fait d’ailleurs l’objet exclusif de la communication écrite des demanderesses auprès du public. En revanche, dans les signes « D E », "D E

EXPEDITION« , »GEO NORDIC« et »GEO E« , les termes combinés sont d’égales importance, formant un tout indivisible : le signe »D« ou »GEO« renvoyant à »E« ou »NORDIC« . Ces signes présentent ainsi des différences significatives avec »Y".

Aussi, la preuve n’est pas rapportée qu’il existe une similitude suffisante entre les signes de nature à engendrer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public concerné par les marques, acquéreur de vêtements, en particulier de parkas pour l’hiver, et d’accessoires, comme des sacs.

Par conséquent, de ce seul chef, les sociétés VF

INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE, qui font état de procédures étrangères à la présente instance et qui ne peuvent se prévaloir d’une prétendue similitude de produits, considération étrangère à un dépôt frauduleux de marques, ne démontrent pas que le dépôt des marques « D E EXPEDITION » n°3936975, "ROYAL EQUESTRIAN ^CLUB ¹⁹⁵³-¹⁹⁸³ D E« n°3945948, »GEONORDIC"

n°4051395 et "GEO E” n°4048564 par M. X aurait été effectué de mauvaise foi, étant observé que M. X n’a jamais cherché à les opposer aux demanderesses pour nuire au développement de leur activité.

Aussi, leur demande de nullité de l’enregistrement de ces marques sera rejetée.

Sur le dépôt de mauvaise foi des dessins et modèles de la société

ARTEXTYL:

Aux termes de l’article L.511-10 du code de la propriété intellectuelle, si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.

Il est observé que les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et

VF J FRANCE ne justifient d’aucun droit privatif sur le modèle de parka « SKIDOO », sur lequel aucun droit de dessin ou modèle n’est invoqué.

Par ailleurs, les dessins et modèles en cause ne peuvent être contestés en ce qu’ils reproduisent des marques dont la preuve n’est pas rapportée que leur enregistrement a été surpris par fraude du déposant.

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Décision du 21octobre 2021

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N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l’enregistrement des dessins et modèles n°20113638-014, 20122108 007, 20133802-022, 20133802-025, 20133802-029, 20123367-002,

20123367-009, 20123367-008, 20123366-040 et 20123366-039.

Sur les atteintes aux droits de marques :

La société VF INTERNATIONAL SAGL procède à la comparaison des marques de l’Union européennes déposées par elle et des signes exploités par la société ARTEXTYL:

D KWAYNOORE Q R S NATHI NI

D

Marque de l’Union européenne n° 12

EXPEDITION 5052816 déposée le 11 avril 2006 pour, entre autres, des vêtements et des sacs

D E-NGOR

GEOGRAPHICALS

M Z

Marque de position de l’Union européenne n° 15326325 déposée le 12 avril 2016 pour des vestes d’hiver, la description de la marque précisant que « la marque consiste dans le logo

*Y* centré sur la face avant d’une veste d’hiver. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque, mais servent à indiquer la position du logo précité sur ces produits »

+

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Décision du 21 octobre 2021 -

3ème chambre 1ère section

N° RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70 DITION T O E P Z EX M O Y A T H W E

N

XPERIE

E

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R

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I

T

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I

P

A

D

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G

O

E

P

E S E L

P O

Marque de l’Union européenne n° 8887069 déposée le 16 février 2010 pour, entre autres, des vêtements et des Y EX

P E

NURVAT sacs D I TI O N

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O

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E

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H

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[…]

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U

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I

E

S

N T

T

L A

B Y

Marque de l’Union européenne n° O

8152647 déposée le 12 mars 2009 pour, T

O

entre autres, des vêtements et des sacs M

N

I

K

K

E

R

E T

C

I

T

R

A

Sur la marque de l’Union européenne n°5052816:

La société VF INTERNATIONAL SAGL se prévaut des dispositions sous b) du paragraphe 2 et des dispositions sous c) dudit paragraphe de l’article 9 du règlement sur la marque de l’Union européenne.

Sur le premier fondement invoqué, elle soutient que les signes en conflit présentent de très fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles telles que, considérées ensemble, la similitude entre la marque et chacun des signes incriminés est incontestable, que le public concerné est d’attention moyenne, que les produits concernés sont identiques tandis que la marque invoquée présente un caractère distinctif élevé, de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Sur le second fondement, la société VF INTERNATIONAL SAGL fait valoir que la marque n°5052816 jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union, que les signes incriminés présentent avec elle une similitude assez grande pour créer un lien avec la marque et que les usages des signes incriminés tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.

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La société ARTEXTYL fait valoir que les demandes de la société VF INTERNATIONAL SAGL sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre les signes représentant :

- la marque semi-figurative de l’Union européenne n°9860834* déposée le 6 mai 2011 :

D

OKWAY EXPEDITION la marque semi-figurative française n°3936975 déposée le 24 juillet 2012:

D

en raison de la forclusion par tolérance des articles 54 du règlement CE 207/2009 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause, la société ARTEXTYL conteste toutes similitudes entre les signes, faisant valoir que leur examen exclut tout risque de confusion.

M. A X et la société M H I font valoir également que la comparaison des signes permer d’écarter toute similitude.

Sur ce :

Sur la forclusion par tolérance :

Aux termes de l’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : 1.Le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2.Le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

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3.Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire de la marque de l’Union européenne postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l’Union européenne postérieure.

Or, la marque semi-figurative de l’Union européenne n°9860834 « D E EXPEDITION » fait toujours l’objet d’un examen devant la chambre des recours de l’EUIPO, dans le cadre de la procédure en nullité de son enregistrement diligentée par la société VF INTERNATIONAL SAGL, ensuite du jugement rendu par le tribunal de l’Union européenne le 6 septembre 2021, l’EUIPO devant apprécier si le dépôt de cette marque a été effectué de mauvaise foi.

Aux termes de l’article L.716-4-5 1°, dans sa version en vigueur le 15 décembre 2019, issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.

Or, tandis que la marque française "D

E EXPEDITION” n°3936975 a été déposée le 24 juillet 2012 et enregistrée le 16 novembre 2012, l’action en contrefaçon de la société VF INTERNATIONAL SAGL a été introduite le 26 avril 2017.

Aussi, les moyens tirés de la forclusion de l’action en contrefaçon soulevés seront écartés.

Sur l’atteinte à marque renommée :

L’article 9-2 c) dudit règlement dispose également que, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de F usage dans la vie des affaires

d’un signe pour des produits ou services lorsque (…) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif (

ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.

Sur la renommée de la marque n°5052816 :

La Cour de justice de la Communauté européenne, dans un arrêt du 14 septembre 1999, General Motors Corporation contre Yplon SA, affaire C-375/97, a dit pour droit que "l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, qui prévoit une protection de la marque enregistrée élargie à des produits ou à des services non

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similaires lorsque, d’une part, celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que, d’autre part, est rapportée la preuve d’une atteinte sans juste motif à la marque, doit être interprété en ce sens que, pour répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Au plan territorial, ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire d’un État membre, étant donné que, en l’absence de précision de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l’État membre".

Aux termes d’un arrêt IRON& SMITH KFT C/UNILEVER du

3 septembre 2015, affaire C-125/14, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

"17 À cet égard, s’agissant de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la Cour a jugé que la notion de «renommée»> suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (voir arrêt PAGO International,

C-301/07, EU:C:2009:611, points 21 et 24).

18 Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous ments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque,

l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, point 25).

19 Sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque communautaire jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union, une telle partie pouvant, le cas échéant, correspondre, notamment, au territoire d’un seul Etat membre (voir, en ce sens, arrêt

PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, points 27 et 29).

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Il est justifié que la marque semi-figurative « Y GEOGRAPHIC » n°005052816:

Q W T

déposée le 11 avril 2006 a été intensivement exploitée; que d’importants efforts promotionnels ont ainsi été effectués; qu’en 2010, elle a généré un chiffre d’affaires en progression de 170 millions de dollars et que sous son nom, un important réseau s’est développé en Italie, en France et en Allemagne, la marque ayant été associéée avec des entreprises célèbres dans le cadre de partenariats, dont le groupe PEUGEOT en 2012.

Aussi, il est établi que la marque n°005052816 jouit d’une renommée certaine sur une partie significative de l’Union européenne auprès du public consommateur de vêtements de type sportswear et d’accessoires liés à l’habillement, comme des sacs, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en défense.

Sur l’atteinte invoquée :

Interprétant les dispositions de l’article 5 § 2 de la directive 89/104, la Cour de Justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 27 novembre 2008 (Intel Corporation Inc. Contre CPM United Kingdom Ltd, Aff. C-252/07), dit pour droit que :

"24 Il y a lieu de constater que les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive sont libellés en des termes en substance identiques et visent à conférer la même protection aux marques renommées.

25 Partant, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive donnée par la Cour dans l’arrêt J-Salomon et J K, précité, vaut également pour l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 17).

Sur la protection conférée par l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive

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27 Les atteintes contre lesquelles l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

28 Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que ladite disposition soit d’application.

29 S’agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le F.

30 Les atteintes visées à l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, s’agissant de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités General Motors, point 23; J-Salomon et J K, point 29, ainsi que J et J. K, point 41).

À31 A défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

32 Toutefois, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lesquelles constituent, ainsi qu’il a été relevé au point 26 du présent arrêt, la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition.

Sur le public pertinent

33 Le public à prendre en considération afin de déterminer si l’enregistrement de la marque postérieure est susceptible d’être annulé en application de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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attentif et avisé (s’agissant du caractère distinctif, voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 34; s’agissant de la renommée, voir, en ce sens, arrêt General Motors, précité, point 24).

35 Partant, l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

36 D’autre part, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Sur la preuve

37 Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice»>.

38 À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens ^de ^l'^ar cle 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à F de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir F interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

39 Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

• Sur la première question, sous i), et la deuxième question

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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41 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, s’agissant de l’article 5. paragraphe 2, de la directive, arrêts précités J-Salomon et J K, point 30, ainsi que J et J K, point 42).

42 Parmi ces facteurs peuvent être cités :

- le degré de similitude entre les marques en conflit ; la nature des produits ou des services pour lesquels les

-

marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

- l’intensité de la renommée de la marque antérieure :

- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par

l’usage, de la marque antérieure;

- l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

43 À cet égard, il convient d’apporter les précisions suivantes.

44 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Tel est le cas a fortiori lorsque lesdites marques sont identiques.

45 Toutefois, l’identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques.

46 En effet, il se peut que les marques en conflit soient enregistrées respectivement pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas.

47 Il convient par ailleurs de rappeler que la renommée d’une marque s’apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s’agir soit du grand public, soit d’un public plus spécialisé (voir arrêt General Motors, précité, point 24).

48 Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé

·^la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des par deux marques peut n’être jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

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Décision du 21octobre 2021

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50 Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques.

51 Il convient également de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées.

52 Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

53 Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque.

54 De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure.

55 Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.

56 À cet égard, dans la mesure où l’aptitude d’une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif sont d’autant plus forts que cette marque est unique – c’est-à-dire, s’agissant d’une marque verbale telle qu’INTEL, que le mot dont elle est constituée n’a été utilisé par qui que ce soit pour quelque produit ou service que ce soit hormis par le titulaire de cette marque pour les produits et services qu’il commercialise-, il convient de vérifier si la marque antérieure est unique ou essentiellement unique.

57 Enfin, un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c’est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées [voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17, et du 12 juin 2008, 02 Holdings et 02 (UK), C-533/06, non encore publié au Recueil, point 59].

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Décision du 21 octobre 2021

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59 La juridiction de renvoi demande plus particulièrement si les circonstances énumérées aux points a) à d) de la première question préjudicielle suffisent à conclure à l’existence d’un lien entre les marques en conflit.

60 S’agissant de la circonstance visée au point d) de cette question, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moven, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien."

La marque de l’Union européenne

U V W T

n°005052816 porte sur des vêtements de type sportswear, dont des parkas, et des accessoires, comme des sacs.

Le public pertinent à prendre en considération pour cette marque est en particulier le consommateur de vêtements, étant précisé que les demanderesses ne démontrent pas que la marque invoquée jouirait d’une renommée particulièrement intense et qu’elle serait très connue du grand public.

Les signes exploités par la société ARTEXTYL:

D KW AYNOOR D KWAYHINCORR

D D

EXPEDITION

désignent des produits identiques et concernent le même public.

Sur la comparaison des signes, il est observé, sur le plan visuel, que, dans la marque n°005052816, le terme verbal « Y », reproduit de manière stylisée dans un cartouche, domine très nettement le terme « geographic »en tout petits caractères placés en dessous du cadre. Par ailleurs, pour un public d’attention moyenne, ce qui est nécessairement le cas du public concerné par les signes en cause, le terme « geographic » est si discret qu’il sera souvent omis. Concernant les signes « D E », dans trois signes sur quatre, le terme « D » est dominant, placé sur le terme « E » qu’il masque en partie. La stylisation des signes est différente. Hormis l’entame du terme verbal « D », ils n’ont

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Décision du 21octobre 2021

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rien en, commun. Sur le plan auditif, l’auditeur prêtera une nette attention au signe exotique « Y » qu’il sera amené à mémoriser, plus que le terme « geographic », à la différence de « D E » dans lequel les deux termes verbaux qui le composent sont d’égale importance. Enfin, sur le plan conceptuel, pour le public non informé, le terme « Y » n’aura pas de signification particulière, ou s’il est avisé, saura qu’il s’agit d’un terme de la langue finlandaise désignant le cercle polaire arctique. En revanche, le signe « D E » désigne la Norvège, et non la Finlande.

Par conséquent, les signes en cause ne présentent pas de similarités suffisantes pour que le public, d’attention moyenne, en présence d’une marque dont il n’est pas caractérisé qu’elle présenterait une forte notoriété, fasse un lien entre celle-ci et les signes exploités par la société ARTEXTYL.

Il en résulte que l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°005052816 n’est pas établie.

Sur la contrefaçon de la marque n°005052816:

L’article 9-2 b) « Droit conféré par la marque de l’Union européenne » du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de F usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

Il a été précédemment démontré que les signes en cause. se distinguent nettement de la marque dont est titulaire la société VF INTERNATIONAL SAGL, de sorte que tout risque de lien dans l’esprit du public est exclu. Etant rappelé que l’élément dominant de la marque n°005052816 est « Y » et « D E » dans les signes considérés comme contrefaisants, il n’existe à l’évidence aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui n’associera pas les signes à la marque.

Par conséquent, la contrefaçon de la marque n°005052816 n’est pas plus caractérisée.

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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Sur les marques de l’Union européenne n°8887069 et 8152647:

La société VF INTERNATIONAL SAGL expose que les signes exploités par la société ARTEXTYL engendrent un risque de confusion avec ces marques dans l’esprit du public, ce qui est contesté par la société ARTEXTYL qui met en avant d’importantes différences avec les marques.

Sur ce :

Il résulte de la comparaison de la marque n°8887069

et des signes exploités par la société ARTEXTYL:

APHICAL E

T O P E D IA TI

ESSE POLAR O N F

L

R

U

S

O

R

CORR

E

T

AY EXPED E

A

C

I

H

P

A

R

G

E

O

8

3

0

1

O

E

W

Z

N

E

A

BELOW F E

CORP E L

P O L L A R CO

que, s’ils se présentent sous la forme d’écussons avec une légende entourant des formes géographiques, la marque n°8887069 reproduit le continent antarctique avec un drapeau épuré pouvant évoquer le drapeau norvégien, entouré du commentaire « EXPEDITION EXPERIENCE Y », tandis que les signes en cause représentent l’Australie, avec au centre la dénomination

« D E », et une légende arrondie différente. L’élément dominant dans la marque apparaît être le signe verbal « Y » placé sous la représentation graphique et le drapeau, tandis que l’élément dominant dans les signes estimés contrefaisants est l’élément verbal « D E », même si le deuxième signe reproduit un drapeau norvégien plein.

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Décision du 21octobre 2021 3ème chambre 1ère section No RG 17/06412 -

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Par conséquent, les différences entre les signes sont telles qu’il ne s’opérera pas dans l’esprit du public pertinent, consommateur de vêtements, un risque de confusion, incluant un risque d’association des signes à la marque.

La comparaison de la marque complexe n°8152647 :

C

I

T

C

R

A

T

C H P

NARARLIDI R

N

O G R

A

A M S

S

Y

E

V

R

U

S

G

dans laquelle le signe dominant est incontestablement l’élément verbal « Y » placé au centre qui occupera plus particulièrement l’attention du public,

avec les signes exploités par la sociétés ARTEXTYL:

1

R

S

F

T

N

E

R

M

P

I

U

Q

E

O

N

G

N

I

K

K

E

R

T

NORMY

*

*

*

[…]

C

X

I

U

T

R

A

qui ne reproduisent pas les mêmes motifs, et dont l’élément dominant est l’élément verbal « D E » situé au milieu,

exclut également tout risque de confusion, comprenant le risque d’association entre les signes et la marque, dans l’esprit du consommateur concerné.

Sur la marque de l’Union européenne n°15326325:

La société VF INTERNATIONAL SAGL met en exergue le fort caractère distinctif de cette marque, tandis que les signes incriminés sont également constitués principalement d’une bande horizontale similaire positionnée au même endroit, soit au niveau de la poitrine des vêtements du dessus, plus spécifiquement des vestes et des pulls. Elle considère que les similitudes visuelles sont très prononcées et que, compte tenu du degré de similitude entre les produits concernés, le risque de confusion ne fait aucun doute.

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Décision du 21 octobre 2021

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La société ARTEXTYL réplique que le seul élément distinctif de cette marque est l’apposition sur la poche avant du logo « Y », le seul fait d’apposer un logo sur la face avant d’une veste d’hiver ne pouvant constituer une marque protégeable. Elle considère qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque « Y » et le cartouche rectangulaire coutenant la dénomination « D E ».

Sur ce :

Il est rappelé que la marque n°015326325 consiste dans. l’apposition du logo « Y » centré sur la face avant d’une veste d’hiver. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque, mais servent à indiquer la position du logo précité sur ces produits :

Aussi, le public pertinent gardera en mémoire le igne « Y » stylisé reproduit dans le cartouche rectangulaire situé sur la face avant de la veste.

Or, sur les vestes commercialisées par la société ARTEXTYL:

VERWAY

le cartouche rectangulaire placé sur la partie avant de la veste comprend le signe verbal « D E », soit un signe totalement distinct de « Y » avec lequel il ne partage pas de syllabe commune.

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Par conséquent, dans l’esprit du public, acheteur de vêtements, en particulier de type sportswear pour l’hiver, il n’existe aucun risque de confusion, de nature à inclure un risque d’asssociation, entre la marque et les signes incriminés.

En conclusion, les demandes formées au titre de l’atteinte à la marque renommée et à la contrefaçon concernant la marque de l’Union européenne n°005052816 et la contrefaçon concernant les marques de l’Union européenne n°8887069, 8152647 et 015326325 seront rejetées.

Sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire :

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE font valoir que la société ARTEXTYL a commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon à leur préjudice, du fait de la reproduction fautive de leurs produits, de l’offre à la vente de toute une gamme de produits similaires aux produits commercialisés par les demanderesses et de la reprise d’éléments publicitaires ou de communication.

La société ARTEXTYL réplique qu’elle n’a pas imité les produits commercialisés par les demanderesses qui sont banals et qu’elle ne s’est pas inspiré de ses stratégies publicitaires, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE revendiquant à tort un droit privatif sur le drapeau norvégien.

Sur ce :

Le rejet des demandes formées au titre de la contrefaçon de marques commande nécessairement le rejet des demandes formées au principal au titre des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, en l’absence de demandes articulées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société ARTEXTYL soutient que les cinq procédures de saisies pratiquées de manière malvaillante lui ont causé un préjudice ; qu’elle a été victime d’une intense campagne de dénigrement reposant sur la diffusion d’information mensongère destinée à nuire à son activité commerciale; qu’enfin, la procédure diligentée à son encontre présente un caractère abusif.

M. A X et la société M H I font valoir également que la procédure diligentée à leur encontre est abusive, motivée par la seule volonté de leur nuire.

Les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE répondent que les procédures diligentées ne présentent aucun caractère abusif et qu’en toute hypothèse, il n’est justifié d’aucun préjudice.

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Décision du 21octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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Sur ce :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1.241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il est rappelé que les saisies-contrefaçon ou les mesures de constatations sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constituent des mesures exorbitantes en ce qu’elles permettent à celui qui invoque un droit de F procéder à des investigations dans des locaux privés aux fins d’obtenir la preuve d’actes délictueux allégués. Il importe, dans ces conditions, que le demandeur à de telles mesures s’abstienne de tout abus.

La société VF INTERNATIONAL SAGL a été autorisée par quatre ordonnances du 14 mars 2017 rendues par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris à :

- F pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la SARL ARTEXTYL à Villeurbanne (ordonnance 17/839). Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 27 mars 2017;

- F pratiquer une saisie-contrefaçon dans l’établissement de la SARL ARTEXTYL à Aubervilliers (ordonnance 17/843). Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 27 mars 2017;

- F procéder, aux côtés de la SARL VF J FRANCE qui était alors également requérante, à des opérations de constat par huissier de justice au siège social de la SARL ARTEXTYL à Villeurbanne (ordonnance 17/840). Les opérations de constat se sont déroulées le 27 mars 2017;

- F procéder, aux côtés de la SARL VF J FRANCE qui était alors également requérante, à des opérations de constat par huissier de justice dans l’établissement de la SARL ARTEXTYL à Aubervilliers (ordonnance 17/838). Les opérations de constat se sont déroulées le 27 mars 2017.

Le délégataire du président du tribunal, aux termes de ses ordonnances du 15 juin 2017 rétractant les ordonnances susvisées, retient, d’une part, que les ordonnances ayant autorisé les saisies contrefaçon avaient été surprises par la présentation déloyale des titres de propriété intellectuelle destinée à tromper la vigilance du juge pour masquer l’existence d’un titre présumé valide antérieur à la marque

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

No RG 17706412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

n°005052816 et, que, d’autre part, concernant les opérations de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elles ont également été surprises par la dissimulation par les requérantes de la marque n°3353148 déposée par M. X tandis que cette omission volontaire présentait un caractère déloyal d’autant plus grave que la gamme de produits objet des investigations de l’huissier, suffisamment définie à cet égard, était identifiée par la seule apposition du signe « D E », indice supplémentaire de son caractère essentiel dans l’appréciation de l’intérêt des requérantes à solliciter des mesures de préservation des preuves sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que les quatre mesures pratiquées, sur la base de décisions obtenues de manière dolosive, présentent un caractère manifestement abusif.

Effectuées le même jour, elles ont désorganisé l’activité de la société ARTEXTYL, lui occasionnant également un préjudice moral. L’abus de droit sera sanctionné par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros mise à la charge in solidum des sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE.

Le dénigrement est un comportement contraire aux usages loyaux du commerce consistant à jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit, dans le but de l’évincer.

Il est à cet égard constamment jugé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement peu important que l’information divulguée ^soit matériellement exacte (Cass. Com., 24 septembre 2013, n°12-19.790, Bull. 2013, IV, n°139).

Ainsi, la publication d’une décision ou d’extraits d’une décision de justice définitive est-elle en principe licite. Toutefois, la publicité conférée à une telle décision devient abusive si elle intervient selon une présentation trompeuse ou si elle est accompagnée de commentaires hostiles.

Il convient également de rappeler que « la divulgation à la clientèle d’un fabricant, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif. » (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350)

Par ordonnance du 6 août 2020, le juge de la mise en état a fait défense la société VF INTERNATIONAL SAGL de F état de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris tant qu’une décision n’aura pas été rendue et de commenter les décisions de la chambre de recours de l’EUIPO concernant les marques "D E’de la société M H I, auprès de la clientèle française de la société ARTEXTYL et de toute agence de presse ayant son siège en France ou diffusant des informations à l’attention du public français, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de cette ordonnance.

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

No RG 17706412 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

A cet égard, il résulte des pièces produites aux débats par la société ARTEXTYL que la société VF INTERNATIONAL SAGL a adressé à des agences de presses spécialisées dans l’industrie de la mode le communiqué suivant, lequel a été diffusé sur des médias accessibles par le public situé en France (pièces 59 et 60):

Y remporte le litige avec D E concernant sa marque déposée

Stabio, le 7 juillet 2020 – Y, marque de vêtements de loisir de qualité et filiale de VF, a gagné la procédure judiciaire engagée à l’encontre de D E dans le but d’interdire l’utilisation abusive de ses marques déposées. Depuis plusieurs années, D E, appartenant à l’entreprise française Artextyl, commercialise des produits portant des signes très similaires aux marques déposées par Y, notamment le drapeau norvégien, utilisé pour distinguer les vêtements et sacs de la collection « Y Geographic »>. Y a sollicité auprès de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’annulation de l’enregistrement dans l’Union européenne des marques d’Artextyl concernant « D E » et a obtenu gain de cause. D’autres procédures légales sont en cours auprès du tribunal de Paris afin d’obtenir une injonction contre l’infraction constituée par les produits D E. Y a également rédigé des courriers d’avertissement réaffirmant sa volonté de lutter et de s’opposer activement contre toutes les infractions à l’encontre de sa propriété intellectuelle.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Y.com

Contact RP:

Myriam Hamak-myriam.hamak@zmirov.com Virginie Gondoui – virginie.gongoui@zmirov.vom

À propos de Y Y est née en 1987 à l’ombre du point culminant de l’Europe, le mont Blanc, où unentrepreneur italien donne un nouveau sens aux vêtements d’extérieur, en associant des matières innovantes à une attention particulière portée sur le style. Marque de vêtements de loisir de haute qualité, Y se positionne au carrefour du design, de la durabilité et de l’innovation, et affiche un esprit optimiste, tourné vers l’inclusion et un besoin constant d’être à l’avant-garde. Y est une filiale de VF, l’une des plus grandes entreprises de vêtements, chaussures et accessoires au monde.

Socialement responsable et engagée en faveur de l’environnement, l’entreprise VF est présente dans de nombreuses régions et propose différentes catégories de produits sur des canaux de distribution multiples. Nos articles sont distribués dans plus de 40 pays à travers un réseau de plus de 150 boutiques Y et plus de 2 200 revendeurs multi-marques. www.Y.com""

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

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En revanche, la preuve n’est pas rapportée que des courriers individualisés auraient été adressés à des clients de la société

ARTEXTYL situés sur le territoire français.

Le communiqué de presse, qui avait pour objet d’être largement relayé pour toucher la clientèle de la société ARTEXTYL et ses distributeurs, pour diffuser des affirmations considérées comme des faits établis, alors qu’aucune décision de justice n’a été prononcée du chef de la contrefaçon alléguée par la société VF INTERNATIONAL SAGL, et alors que la décision de l"EUIPO ne présentait aucun caractère définitif, lequel se doublait d’un commentaire menaçant en réaffirmant sa volonté de lutter activement contre toutes infractions à l’encontre de ses droits de propriété intellectuelle, présentait, par sa démesure et sa présentation inexacte des faits, un caractère dénigrant incontestable qui doit être sanctionné, l’objectif manifestement affiché de la communication étant une information trompeuse du public pour discréditer un concurrent.

La société ARTEXTYL a subi un préjudice moral incontestable qui sera réparé par la condamnation de la société VF INTERNATIONAL SAGL à lui payer 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur le caractère abusif de la procédure, il est rappelé que M. A X a déposé la marque française « D E » n°3353148 le 5 avril 2005. Ce dépôt a été suivi de celui de la marque D E" […] le 11 septembre 2009 et des déclinaisons ultérieures.

Il est constant que le signe « D E » a été exploité avec l’apposition du drapeau norvégien.

Or, d’une part, les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE connaissaient nécessairement de longue date les marques de M. A X exploitées par la société ARTEXTYL lorsqu’elles ont introduit la présente procédure après avoir fait effectuer des saisies contrefaçon et des mesures probatoires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de nullité pour dépôt de mauvaise foi est prescrite pour certaines marques.

D’autre part, l’action est fondée en réalité sur la revendication de droits privatifs sur le signe « geographic » et la reproduction du drapeau norvégien sur des vêtements.

Mais il est rappelé, ce que les demanderesses ne peuvent ignorer, que l’exploitation du signe « D » a été antériorisé par le dépôt des marques « D E », qu’il n’a jamais été exploité seul à titre de marque par les demanderesses, tandis que les drapeaux des Etats ne sont pas appropriables dans la vie des affaires, en application de la Convention de Paris.

Il s’ensuit que la présente procédure n’a été diligentée par les demanderesses, non pas pour F reconnaître un droit légitime sur l’absence duquel elles ne pouvaient se méprendre, mais uniquement dans l’intention de nuire, en détournant les voies de droit offertes, à des concurrents directs, la société ARTEXTYL expliquant à juste titre que l’action en justice était concomittante à une nouvelle campagne

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Décision du 21 octobre 2021

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promotionnelle des demanderesses pour une nouvelle collection de produits « Y GEOGRAPHIC » où, pour la première fois, l’élément « GEOGRAPHIC » figurait dans des caractères aussi importants que l’élément « Y ».

L’action des sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J

FRANCE présente donc un caractère abusif qu’il convient de sanctionner par l’allocation d’une indemnité de 25.000 euros au profit de la société ARTEXTYL et 5.000 euros chacun au profit de M. A X et la société M H I.

Sur les demandes accessoires :

Parties succombantes, les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE seront condamnées in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE à payer à la société ARTEXTYL 15.000 euros et à M. A X et la société M

H I 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déclare irrecevables comme prescrites les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE en leur demande de nullité des marques françaises « D E » n°3353148, « D E », […], « D NORW », n°3746219 et « TWIN POLE »

n°3336864,

Déboute M. A X et la société M H

I de leur fin de non-recevoir tiré de la forclusion. par tolérance de l’action en nullité des marques « D E EXPEDITION » n°3936975, « ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 D E » n°3945948,

« GEONORDIC » n°4051395 et « GEO E » n°4048564 engagée par les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J FRANCE,

Déboute les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J

FRANCE de leur demande de nullité de l’enregistrement des marques 41

« D E EXPEDITION » n°3936975, "ROYAL

EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 D E"

n°3945948, « GEONORDIC » n°4051395 et « GEO E »

n°4048564,

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Décision du 21 octobre 2021

3ème, chambre 1ère section No RG 17/06412 -

N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

Déboute les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J

FRANCE de leur demande de nullité de l’enregistrement des dessins et modèles n°20113638-014, 20122108-007, 20133802-022, 20133802

[…],

20123366-040 et 20123366-039,

Déboute M. A X et la société M H

I de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de

l’action en contrefaçon,

Déboute la société VF INTERNATIONAL SAGL de ses demandes formées au titre de l’atteinte à la marque renommée et à la contrefaçon concernant la marque de l’Union européenne n°005052816 et la contrefaçon concernant les marques de l’Union européenne n°8887069, 8152647 et 015326325,

Déboute les sociétés VF INTERNATIONAL SAGL et VF J

FRANCE de leurs demandes au titre des faits de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon,

Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE à payer à la société ARTEXTYL 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies-contrefaçon et mesures probatoires abusives sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

Condamne la société VF INTERNATIONAL SAGL à payer à la société ARTEXTYL 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement,

Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE à payer à la société ARTEXTYL 25.000 euros à titre de dommages-intérêt en raison du caractère abusif de la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris,

Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE à payer à M. A X et la société M H I 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE aux dépens, lesquels pourront être recouvrés, pour ceux la concernant, par M^e Annette SION, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE à payer à la société ARTEXTYL 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL

SAGL et VF J FRANCE à payer à M. A X et la société M H I 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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Décision du 21 octobre 2021

3ème chambre 1ère section

[…] N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 21 octobre 2021

^LA ^PRESIDENTE LA GREFFIERE

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N° RG 17/06412 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKM70

EXPÉDITION’exécutoire dans l’affaire :

ler Demandeur : Société VF INTERNATIONAL SAGL et autres

contre ler Défendeur : M. A X et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris

p/Le Directeur des services de greffe judiciaires

JUDICIAIRE

[…]

2020-0791

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1. V AA AB AC

⁶⁶34 Afin de répondre aux questions posées, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que la mauvaise foi constitue l’une des causes de nullité absolue de la marque communautaire, de sorte qu’elle peut être invoquée soit devant l’OHMI, soit dans le cadre d’une demande reconventionnelle présentée à l’occasion d’une action en contrefaçon.

44 Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.

46 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles

52 En effet, il peut exister des cas de figure, étrangers à l’hypothèse ayant conduit à l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence, au moment

57 Il s’ensuit que, en jugeant, au point 44 de l’arrêt attaqué, que « la mauvaise foi du demandeur suppose l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé », le Tribunal a fait une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour et conféré une portée trop restrictive à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

62 Par ailleurs, en ayant erronément qualifié l’utilisation d’un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque contestée finalement été enregistrée de condition essentielle pour l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le Tribunal n’a abordé qu’à titre surabondant le fait qu’il y avait eu des relations commerciales entre l’intervenant et la requérante et que celles-ci avaient été rompues par la requérante. Il s’est, en outre, abstenu d’examiner si la demande d’une marque contenant le mot stylisé « KOTON » pour des produits et des services des classes 25, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice présentait une logique commerciale au regard des activités de l’intervenant.

20 Ainsi, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une «renommée dans [l’Union]», au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95, et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée".

26 L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice (voir en ce sens, s’agissant de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts Marca Mode, précité, point 36; J-Salomon et J K, précité, point 27, ainsi que du 10 avril 2008, J et J K, C-102/07, non encore publié au Recueil, point 40).

34 En effet, d’une part, tant le caractère distinctif que la renommée d’une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement

40 Par sa première question, sous i), et par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un lien, au sens de l’arrêt J-Salomon et J K, précité (ci-après un «lien»), entre la marque renommée antérieure et la marque postérieure dont l’annulation est demandée.

49 En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

58 Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 27 à 31 de l’arrêt J-Salomon et J K, précité, la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive n’exige pas l’existence d’un risque de confusion.

54 ème page et dernière