TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 21/54966 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQD D

N° : 1/MM

Assignation du : 02 Juin 2021

1

2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 novembre 2021

par E F, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas D, Faisant fonction de Greffier.

DEMANDERESSES

Société Z 5/[…]

Société CARTIER 13 rue de la paix 75002 PARIS

représentées par Maître B C de la SARL AGIL’IT, avocats au barreau de PARIS – #L0084

DEFENDEURS

Société DEFI INTERNATIONAL […]

Monsieur Y X […]

représentés par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1876

Page 1

A l’audience du 21 Septembre 2021, tenue publiquement, présidée par E F, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Julien GUILLOU, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 02 juin 2021, et les motifs y énoncés,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit français Z exploite la maison de mode du même nom fondée en 1952. Elle appartient au groupe suisse RICHEMONT.

Elle est titulaire des marques verbales de l’Union Européenne

“Z” suivantes :

- n° 3683661 déposée le 5 mars 2004 pour désigner en classes 14 et 25notamment les « Métaux précieux et leurs alliages ; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux ; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux ; joaillerie, pierres précieuses ; […] Vêtements »;

-n°10951762 déposée le 8 juin 2012 pour désigner en classe 35 notamment les « Services d’un magasin de vente au détail de

[…] métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou semi-précieux, produits plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, […] fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; Services promotionnels par la fourniture de liens parrainés vers des sites Internet de tiers ; Services de publicité ».

La société DEFI INTERNATIONAL, fondée en 2011 par M. Y X, a pour activité la distribution de biens et de services et la vente en ligne. Elle exploite le site internet à l’adresse www.emma-Z.fr> qui commercialise des bijoux, ainsi qu’une box mensuelle ou trimestrielle de bijoux.

Le 14 décembre 2012, M. Y X a déposé la demande de marque verbale française “Emma et Z” n° 3968938 en classes 14, 25, 26 et 36.

Le 22 janvier 2013, la société DEFI INTERNATIONAL a déposé la demande de marque semi-figurative française n° 3976433 en classes 18, 24 et 35 :

Page 2

Le 7 mars 2017, M. Y X a déposé la marque verbale française “L’Atelier d’Emma et Z” n° 4343744 en classes 14, 29, 30 et 43.

Le 6 septembre 2019, la société DEFI INTERNATIONAL a déposé la marque verbale de l’Union Européenne “L’atelier

Emma&Z” n° 18120587 en classes 14, 18 et 25.

La société Z a formé opposition contre cette demande et

l’EUIPO, reconnaissant un risque de confusion, a rejeté la demande d’enregistrement par une décision du 16 décembre 2020.

Un recours a été formé par la société DEFI INTERNATIONAL.

Se plaignant de multiples violations de l’accord de coexistence, les sociétés Z et CARTIER (cette dernière intervenant en qualité de licenciée sur les marques “Z”) ont fait assigner la société DEFI INTERNATIONAL et M. X devant le délégataire du président de ce tribunal afin d’obtenir qu’il leur soit fait défense de poursuivre ces agissements.

Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience du 21 septembre 2021, les sociétés Z et

CARTIER demandent au juge des référés de :

- Les Déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes ;

- Dire que la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y

X ont causé un trouble manifestement illicite en violant de manière flagrante et répétée les dispositions de l’accord de coexistence conclu avec la société Z ;

- Dire que la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y

X ont commis des actes vraisemblables de contrefaçon des marques de l’Union Européenne Z n° 3683661 et n°

10951762 en commercialisant des robes sous la marque « L’ATELIER EMMA & Z » ;

- Dire que la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société CARTIER ;

EN CONSEQUENCE,

- Ordonner à la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y

X de retirer la marque verbale française n°4343744 et la marque verbale de l’Union Européenne L’ATELIER EMMA&Z n°18120587 déposées en violation des engagements contractuels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification de

l’ordonnance à intervenir ;

Page 3

Z, pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, quelque produit que ce soit (et notamment les bijoux ou la vente de bijoux en ligne), à l’exception de l’usage du logotype pour des services de vente en ligne de bijoux à condition que ces articles ne portent pas le terme Z, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

- Faire interdiction à la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X de fabriquer, d’importer, de détenir, d’offrir en vente et de vendre, physiquement ou en ligne, tout vêtement portant atteinte aux marques de l’Union Européenne Z n° 3683661 et n° 10951762, en ce inclus toute offre en vente sur les sites emma-Z.fr ou atelier-emma-Z.fr, et ce directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sur l’ensemble de l’Union Européenne, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

- Ordonner à la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X conformément à l’article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de produire tous documents depuis temps non prescrit, portant sur :

* Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants, ainsi que des réseaux de distribution et des détaillants ;

* Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits contrefaisants, et ce sur l’ensemble de l’Union Européenne

- Se réserver la liquidation des astreintes ;

- Condamner la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X à payer à la société Z la somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des violations contractuelles ;

- Condamner la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X à payer à la société Z la somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait des actes de contrefaçon ;

- Condamner la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X à payer à la société CARTIER la somme de 20.000 euros

à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale ;

A TITRE SUBSIDIAIRE ,

Page 4

POUR LE SURPLUS,

- Condamner la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X à payer aux sociétés Z et CARTIER la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître B C.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, la société DEFI INTERNATIONAL et M. X demandent quant à eux au juge des référés de :

A titre principal,

- DIRE que les conditions exigées par l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,

- DIRE que les conditions exigées par l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies,

Par conséquent,

- DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;

- DÉBOUTER les sociétés Z et CARTIER de l’intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- DIRE que les demandes d’injonction de retrait de marques des sociétés Z et CARTIER ne sont pas recevables

- DIRE que les demandes d’interdiction d’exploitation des sociétés Z et CARTIER sont infondées

- DIRE que les sociétés Z et CARTIER ne démontrent pas l’existence et/ou le quantum de leur préjudice résultant des violations contractuelles et des faits de contrefaçon de marque allégués,

Par conséquent,

- DÉBOUTER les sociétés Z et CARTIER de l’intégralité de leurs demandes,

Page 5

- CONDAMNER les sociétés Z et CARTIER à payer la somme de 10.000 euros aux défendeurs, en application de l’article

700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les sociétés Z et CARTIER au entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la violation de l’accord de coexistence

Les sociétés demanderesses font valoir que dès 2017, les défendeurs ont ouvertement violé les termes de leurs engagements contractuels en déposant les marques verbales "L’Atelier Emma et

Z" pour désigner des produits et services allant bien au-delà de

l’autorisation d’usage (pourtant limitée au logotype) pour désigner la vente en ligne de bijoux à des abonnées.

Les sociétés Z et CARTIER indiquent d’ailleurs que les faits ne sont pas en eux-mêmes contestés, les défendeurs se bornant à invoquer une interprétation selon elles parfaitement fantaisiste des termes de l’accord de coexistence. Elles ajoutent que

l’accord n’est pas davantage nul la jurisprudence, en particulier celle de la cour d’appel de Paris, admettant la licéité d’accords de coexistence conclus « pour la durée des droits concernés », tels que celui dont l’application est ici contestée.

Les défendeurs concluent quant à eux au rejet des demandes celles-ci se heurtant selon eux à plusieurs contestations sérieuses.

En particulier, M. X et la société DEFI INTERNATIONAL font valoir que les règles de l’accord initial et celles de l’avenant postérieur diffèrent et qu’il existe une première difficulté d’interprétation portant sur la détermination de la règle prétendument violée, qui ne peut selon eux être que celle de

l’avenant, tandis que la société Z se fonde exclusivement sur l’accord initial. Ils ajoutent que les accords sont nuls comme étant perpétuels. Les défendeurs soutiennent encore que les accords n’interdisent selon eux nullement l’usage du signe sous sa forme verbale en particulier comme nom de domaine, non plus que

l’usage du signe “Z” pour la vente en ligne de bijoux. A tout le moins, les accords doivent être interprétés ce qui excède la compétence du juge des référés.

Sur ce,

Selon l’article 835, deuxième alinéa, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre

2019, "Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."

Page 6

2006, I, n° 337).

En outre, avant même la codification de ce principe aux articles 1210 et 1211 du code civil dans leur version issue de l’Ordonnance

n°2016-131 du 10 février 2016, il était constamment jugé sous

l’empire de l’ancien code civil que "le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n’est prévu n’est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis" ( Com., 8 février 2017, pourvoi n° 14-28.232, Bull. 2017,

IV, n° 24)

En l’occurrence l’avenant signé par les parties en mai 2015 comporte un article 2 intitulé"Les engagements des Demandeurs« (ici la société DEFI INTERNATIONAL et M. X), ainsi rédigé dans sa version traduite en langue française : »2.1 Les Demandeurs s’engagent à n’enregistrer et/ou utiliser, dans le Territoire, que des marques comprenant le terme «

Z » identiques à la Marque, tel qu’énoncé à l’annexe 2, à savoir couvrir les mêmes services de la classe 35 et le signe exact tel qu’énoncé à l’annexe 1 (ci-après appelé les « Marques Ultérieures »).

2.2 Les Demandeurs s’engagent à ne pas utiliser le terme

«Z», y compris pour l’enregistrement et/ou l’utilisation comme dessin ou droit d’auteur, ni à désigner des produits ou services autres que les services liés à la vente en ligne de bijoux aux abonnés et aux internautes, à condition que ces articles ne portent pas le terme « Z » ou tout autre terme similaire."

Le premier accord de 2013 prévoyait quant à lui, à son article 1

"Les obligations des Demandeurs" (également dans sa version traduite en langue française), que :

"1.1 Les Demandeurs reconnaissent par la présente les droits de marque antérieurs de Z sur le signe Z et le caractère bien connu et la haute renommée de la marque Z dans le domaine de la mode, y compris la bijouterie. 1.2 Les Demandeurs s’engagent à ne jamais enregistrer en tant que marque, dessin et modèle, droit d’auteur et/ou utiliser les Marques Ultérieures ou tout autre signe comprenant le terme Z, pour désigner quelque produit que ce soit. Cet engagement ne s’étend pas aux services de vente en ligne de bijoux

à des abonnés à condition que ces articles ne portent pas le terme Z ou tout autre terme similaire.

1.3 Les Demandeurs s’engagent en conséquence à retirer tous les produits du libellé des Marques Ultérieures dans les

10 jours suivant la signature de l’Accord et à envoyer à Z une copie de ces demandes de retrait partiel déposées auprès de l’INPI, puis de la limitation des Marques Ultérieures aux seuls services, une fois ces limitations enregistrées auprès de l’INPI.

Page 7

Quoique rédigés de manière légèrement différente, force est de constater que ces deux actes prévoient, l’un comme l’autre, sans qu’il soit nécessaire de les interpréter, une même limitation du droit d’usage par les défendeurs du signe "Emma et Z", sous la seule forme du logotype déposé à titre de marque, d’une part, et pour la seule commercialisation auprès d’abonnés de bijoux sur internet,

d’autre part.

En aucun cas ces contrats ne souffrent d’un grief de nullité pour

n’avoir pas de terme, les défendeurs ayant bénéficié de la faculté

d’en solliciter la résiliation sous réserve de respecter un juste préavis, ce qu’il n’ont pas fait ici.

En outre, indépendamment du débat sur la date exacte de signature de ces actes, il n’est pas sérieusement contestable qu’ils

s’appliquaient en 2017, lors du dépôt de la première marque

“L’Atelier d’Emma et Z”, et s’appliquent encore à ce jour.

Il en résulte qu’en faisant usage de la marque "Emma et Z« sous sa forme verbale, en déposant les marques verbales »L’Atelier

Emma et Z", en apposant les marques sur un bijou, et en proposant à la vente leurs bijoux dans des boutiques physiques, la société DEFI INTERNATIONAL et M. X ont violé l’accord de coexistence signé en mai 2013 et son avenant de mai 2015.

Il leur sera fait défense de poursuivre ces agissements selon les modalités visées au dispositif de la présente ordonnance. Ils seront également condamnés à indemniser de manière provisionnelle le préjudice subi par la société Z par le versement de la somme de 20.000 euros.

2°) Sur la contrefaçon de marques par la commercialisation de robes

Les sociétés demanderesses soutiennent que les conditions sont réunies pour retenir une contrefaçon vraisemblable des marques

“Z” par la commercialisation de vêtements, ici des robes, par les défendeurs en faisant usage du signe “L’atelier Emma et

Z”.

Les défendeurs font quant à eux valoir que les demandes du chef de la contrefaçon vraisemblable ne peuvent qu’être rejetées, le signe “Atelier Emma et Z” n’étant pas utilisé à titre de marque, dès lors que les étiquettes des robes litigieuses sont revêtues du signe “AEC”.

Page 8

Sur ce,

Il sera dit n’y avoir lieu à référé du chef de la contrefaçon de marques, la société Z ne disposant d’aucune option entre responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors que la commercialisation alléguée de robes revêtues des marques

"L’Atelier Emma et Z" constitue aussi une violation de l’accord de coexistence (Cass. Civ.1ère, 28 juin 2012, pourvoi n°

10-28.492, Bull. 2012, I, n° 147).

3°) Sur les autres demandes

Il sera dit n’y avoir lieu à référé du chef de la concurrence déloyale la société CARTIER n’offrant pas de caractériser le préjudice propre que lui causent les violations contractuelles constatées.

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DEFI INTERNATIONAL et M. A seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le juge des référés,

Constate qu’en faisant usage de la marque "Emma et Z« sous sa forme verbale, en déposant les marques verbales »L’Atelier Emma et Z", en apposant les marques sur un bijou, et en proposant à la vente leurs bijoux dans des boutiques physiques, la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X ont violé les dispositions de l’accord de coexistence conclu avec la société

Z ;

Ordonne par conséquent à la société DEFI INTERNATIONAL ainsi qu’à M. Y X de retirer la marque verbale française n°4343744 et la marque verbale de l’Union Européenne

L’ATELIER EMMA&Z n°18120587 déposées en violation de leurs engagements contractuels, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;

Page 9

Y X d’utiliser tout signe comprenant le terme

Z, pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, quelque produit que ce soit (et notamment les bijoux ou la vente de bijoux en ligne), à l’exception de l’usage du logotype

pour des services de vente en ligne de bijoux à condition que ces articles ne portent pas le terme Z, et ce, sous astreinte de

500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;

Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;

Condamne la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y

X à payer à la société Z la somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait des violations contractuelles ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamne la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y

X à payer à la société Z la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société DEFI INTERNATIONAL et M. Y X aux dépens et autorise Maître B C à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 02 novembre 2021.

Le Greffier, Le Président,

Minas D E F

Page 10