COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 25 Juin 2014 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/01178

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur Bernard H Représenté par M^e Anne CROVISIER, avocat à la Cour Plaidant : M^e S, avocat à STRASBOURG

INTIME :

Monsieur Ionin P Représenté par M^e Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour Plaidant : M^e H, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport M^me SCHNEIDER, Conseiller M^me ROUBERTOU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M^me A,

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et M^me Christiane MUNCH- SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. I a ouvert en novembre 2000 un fonds de commerce de fabrication, vente à emporter et livraison de pizzas et autres plats cuisinés sous l’enseigne « Pizza de Nico », place de la Mairie à Bischwiller. Il a déposé au mois de juin 2006 la marque « Pizza de Nico ».

Il a cédé son fonds à M. Bernard H selon acte du 31 août 2007.

La cession englobe la mise à disposition du nom commercial « Pizza de Nico », déposé à l’INPI à son nom, dont les modalités de mise à disposition feront l’objet d’un contrat de licence de marque.

La vente a été réalisée pour le prix de 200 000 euros dont 150 000 euros pour les éléments incorporels et 50 000 euros pour les éléments corporels.

Les parties n’ont jamais signé de contrat de licence de la marque « Pizza de Nico », mais la marque a été mise à disposition de M. H par le biais d’une licence verbale.

La SARL Nico, créée par M. P, a par courrier de juin 2012, proposé à M. H de régulariser la situation par la signature d’un contrat de licence de marque, M. Heckert n’a pas réagi, et la société Nico l’a alors mis en demeure le 24 juillet 2012 de cesser à compter du 1^er août 2012 d’exploiter le fonds de commerce sous la marque « Pizza de Nico », et de retirer de tous documents publicitaires et commerciaux la marque « Pizza de Nico ». Il a résilié le 19 novembre 2012 la mise à disposition de la marque avec préavis de six mois.

M. H a saisi le 28 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Strasbourg, pour voir dire qu’il est propriétaire du nom « La Pizza de Nico », déposé à l’INPI par M. P.

La procédure est actuellement pendante.

Par acte d’huissier du 9 août 2013, M. P a fait assigner M. H devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir dire que celui-ci se rend coupable de contrefaçon de la marque « Pizza de Nico » et lui voir interdire de poursuivre l’utilisation de la marque sous peine d’astreinte.

M. H a conclu à l’incompétence du juge des référés en raison d’une saisine du juge de la mise en état dans l’affaire au fond, et demandé de renvoyer M. P à mieux se pourvoir, subsidiairement à l’irrecevabilité et au débouté de la demande, et a sollicité paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 25 février 2014, le juge des référés a déclaré la requête recevable et bien fondée, fait interdiction à M. H de poursuivre l’utilisation de la marque « Pizza de Nico » sur quelque support que ce soit, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, s’est réservé la liquidation de l’astreinte, a condamné M. H aux dépens.

M. H a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2014.

Il demande à la Cour, au visa des articles L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 771 du Code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance, de dire que le juge des référés saisi postérieurement au juge de la mise en état ne peut retenir sa compétence, de renvoyer M. P à mieux se pourvoir, subsidiairement et en cas d’évocation, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. P en

l’ensemble de ses demandes, de l’en débouter, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il rappelle l’existence d’une procédure au fond devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, indique qu’il y a identité d’objet entre les deux procédures et que l’article 771 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour ordonner toutes mesures provisoires ou conservatoires, que cet article n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle qui autorise la saisine du juge des référés si le juge de la mise en état n’est pas saisi ; qu’en l’état si les demandes de M. P devant la chambre commerciale heurtent la compétence d’ordre public du juge civil, cela ne signifie pas qu’elles sont irrecevables et ne peuvent être prises en compte et traitées ; qu’il s’ensuit que le juge des référés ne peut connaître des mesures provisoires demandées.

Il souligne que le fonds a été cédé sans exception ni réserve, que le nom commercial et l’enseigne font partie des éléments cédés, que la cession comporte la mise à disposition du nom « Pizza de Nico », que la délivrance de la chose s’est réalisée par l’usage qu’il a fait de la dénomination « Pizza de Nico » du consentement du vendeur, que M. P lui a indiqué qu’il bénéficierait de la forclusion par tolérance à compter du 1^er août 2012, qu’il a payé le prix au titre des éléments incorporels, que M. P ne peut sur le fondement d’une prétendue licence verbale reprendre ce qu’il a cédé, que le contrat s’interprète en application de l’article 1602 du code civil contre le vendeur, que M. P ne lui a jamais proposé un contrat de licence de marque, que le seul contrat qui lui a été proposé a émané de la SARL Nico qui n’est titulaire d’aucun droit au titre d’une marque « Pizza de Nico », que la demande de M. P se heurte à l’article 1628 du code civil qui interdit au vendeur d’évincer son acquéreur, que M. P est ainsi irrecevable en son action.

Il indique que le versement de redevances se heurte aux dispositions des articles 1837 et 1840 du Code général des impôts parce qu’il constitue une dissimulation de partie du prix de vente du fonds de commerce, dans la mesure où la mise à disposition du nom « Pizza de Nico » constituait un élément essentiel et déterminant de l’acquisition.

Il ajoute qu’une mise à disposition dont les modalités feront l’objet d’un contrat de licence de marque constitue une condition potestative puisque M. P pouvait ne jamais proposer une telle licence, ce qu’il a d’ailleurs fait, ou imposer une redevance établie unilatéralement par lui, que cette condition est nulle ; que la seule interprétation possible de l’acte est que M. P devait établir un acte complémentaire aux fins de publication à l’INPI.

Il rappelle ensuite qu’il a exploité le fonds de manière paisible pendant plus de cinq ans et qu’il y a prescription en application de l’article 2224 du code civil ; que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement, et que le nom commercial et l’enseigne « Pizza de Nico » ont été exploités depuis le mois de novembre 2000 alors que la marque n’a été déposée qu’au cours de l’année 2006, qu’il est

successeur de M. P dans la propriété du fonds de commerce et est en droit de lui opposer l’antériorité de son nom commercial et de l’enseigne.

M. I demande à la Cour, au visa des mêmes articles, de débouter M. H de son appel mal fondé, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner M. H à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, aux dépens et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il souligne que si M. H a soulevé l’incompétence de juge des référés, il soutient parallèlement dans la procédure au fond l’incompétence de la chambre commerciale et revendique la compétence de la juridiction en charge des marques.

Il fait valoir que le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg n’est pas compétent pour ordonner des mesures conservatoires en matière de contrefaçon dès lors que les actions relatives aux marques relèvent exclusivement du juge civil ; que le juge des référés civil est compétent en application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle pour ordonner toute mesure afin de faire cesser une atteinte aux droits conférés par la marque ; qu’il peut être saisi même si le juge du fond est saisi ; que le juge de la mise en état n’est pas compétent ; qu’en tout état de cause la cour est investie de l’entière connaissance du litige et doit statuer, ne peut renvoyer l’affaire devant le tribunal qu’elle estime compétent.

Il soutient que l’acte de cession du fonds de commerce n’a pas transféré la propriété de la marque « Pizza de Nico » mais l’a seulement mise à disposition de M. H par un contrat de licence de marque verbal, ce que celui-ci a d’ailleurs reconnu dans sa demande introductive d’instance devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que M. H ne peut à la fois être licencié et propriétaire de la marque ; que l’acte de cession prévoit seulement une mise à disposition de la marque ; que si M. H avait acquis la propriété de la marque il aurait fait inscrire la cession au registre national des marques pour pouvoir l’opposer aux tiers ; que les redevances dues au titre de la mise à disposition de la marque ne s’apparentent pas à une dissimulation de partie du prix ; que la marque ne fait pas partie des éléments énumérés par l’acte de cession ; que si l’on retient que la vente est assortie d’une condition potestative en ce que l’acte prévoit une mise à disposition de la marque dont les modalités feront l’objet d’un contrat de licence de marque, cette condition potestative nulle entraîne la nullité de la vente.

Il conteste que du fait d’une atteinte tolérée aux droits de la marque pendant 5 ans, celle-ci se trouve prescrite, déclare qu’il ne peut y avoir forclusion par tolérance parce que seul le dépôt peut conférer un droit.

Il rappelle que l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle exclut l’utilisation du signe distinctif composant la marque en tant que nom commercial ou enseigne, même si cette utilisation est antérieure à l’enregistrement de la marque, lorsque l’utilisation porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, et fait valoir que l’utilisation par M. H de la marque « Pizza de Nico » lui cause préjudice dans le cadre de la commercialisation par le réseau de franchise du même nom de produits identiques sur le même territoire.

Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts adverse dès lors qu’il n’a commis aucune faute, et estime abusive la procédure engagée par M. H dépourvue de fondement juridique sérieux, emprunte de mauvaise foi.

SUR CE : Attendu que M. P a dans le cadre de la procédure engagée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 26 septembre 2012 par M. H, formé une demande reconventionnelle visant à voir notamment condamner M. H à cesser tout usage de la marque « Pizza de Nico » à quelque titre que ce soit ; qu’il a ensuite engagé une procédure de référé le 9 août 2013 ayant aussi pour objet de faire interdiction à M. H de poursuivre l’utilisation de la marque

Attendu que la procédure de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) visant à la protection des droits conférés par une marque, est une procédure de référé, et non plus une procédure en la forme des référés comme c’était le cas avant la réforme du 29 octobre 2007 ;

Attendu que l’article 771 du Code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son déssaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires ; qu’en l’espèce dès lors qu’un juge de la mise était en charge de l’instruction du dossier porté devant la juridiction du fond, il était compétent pour statuer sur la demande portée à tort devant le juge des référés et celui-ci ne l’était pas, et ce indépendamment de l’incompétence du juge du fond saisi en raison de la matière, restant saisi du litige jusqu’à un éventuel renvoi devant une autre juridiction ;

Attendu que si l’article L 716-6 du CPI envisage la compétence du juge des référés même dans le cas où une action au fond est déjà engagée, ce ne peut être compte tenu des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile que dans l’hypothèse où le litige n’est pas instruit par un juge de la mise en état, où dans l’hypothèse où la demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a retenu sa compétence, et de dire que le juge de la mise en état était compétent ;

Attendu cependant que la cour a plénitude de juridiction de sorte qu’elle doit statuer au fond, et ce en tenant compte des pouvoirs du juge de la mise en état puisque c’est sa compétence qui a été retenue ;

Attendu qu’il n’est pas possible de tirer du texte de l’article 1628 du code civil, qui prévoit que le vendeur est tenu de la garantie qui résulte d’un fait qui lui est personnel, un problème de recevabilité de l’action de M. P qui relèverait de la compétence du juge de la mise en état ; que ce qui est en cause c’est en effet un

défaut d’intérêt légitime à agir et donc une fin de non-recevoir, sur laquelle le juge de la mise en état ne peut statuer ;

Attendu que le juge de la mise en état peut ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires (article 771 du Code de procédure civile § 4.) ;

Attendu que selon l’acte de vente du 31 août 2007, M. P a cédé à M. H le fonds de commerce exploité Place de la Mairie à Bischwiller, connu sous le nom de « La Pizza de Nico », comprenant notamment la mise à disposition du nom « La Pizza de Nico » ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI au nom de M. P, et dont les modalités de mise à disposition feront l’objet d’un contrat de licence de marque ;

Que M. H peut ainsi faire faire usage du nom commercial et de l’enseigne « La Pizza de Nico », mais selon des modalités de mise à disposition à définir dans un contrat de licence de marque ;

Qu’il est constant à cet égard qu’il a bénéficié d’une licence de marque verbale, les deux parties le reconnaissant, l’accord passé entre les parties ayant été à durée indéterminée ; Attendu que la société Nico a proposé à M. H la signature d’un contrat de licence de marque, le projet de contrat portant la date du 26 juin 2012 ; que dans le courrier du 24 juillet 2012, elle a mis en demeure M. H de cesser à compter du 1^er août 2012 d’exploiter son fonds de commerce sous la marque et l’enseigne La Pizza de Nico, et de retirer de ses locaux et documents publicitaires et commerciaux la marque et de cesser de faire usage de cette dénomination, propriété de la société Nico ; que la société Nico n’étant cependant pas titulaire de la marque, elle ne pouvait concéder de droits sur la marque, et sa mise en demeure ne peut être prise en compte, et est dépourvue d’effet ;

Attendu cependant que par courrier du 19 novembre 2012, signifié par huissier de justice à M. H le 21 décembre 2012, M. P a résilié le contrat verbal de mise à disposition de la marque « Pizza de Nico », avec préavis de six mois à compter de la signification, et demandé que passé ce délai soit supprimé l’enseigne « Pizza de Nico », et que cesse tout usage de la marque « Pizza de Nico » à quelque titre que ce soit et en particulier sur tous supports sur lesquels elle est reproduite, que soient modifiées les inscriptions de M. H sur tous annuaires, papiers ou électroniques, tous sites ;

Attendu que c’est sur le fondement de cette résiliation que M. P peut demander la prise de mesures provisoires consistant à interdire à M. H l’usage de la marque ; que M. H ne peut opposer la prescription de l’action de l’article 2224 du code civil alors que celle-ci n’a pu courir lorsque la marque était mise à sa disposition en vertu du contrat de licence de marque verbale, qu’elle n’a pu commencer à courir qu’à compter de la rupture du contrat de licence de marque verbale ; qu’il ne peut davantage se prévaloir d’une prescription de l’atteinte aux droits alors qu’il n’existe aucun enregistrement de sa part de la marque « Pizza de Nico », et qu’il n’a pu faire usage de la marque en qualité de propriétaire puisqu’elle a été mise à sa disposition par un contrat de licence de marque verbale ; qu’il ne peut opposer à M. P l’utilisation antérieure à la marque de l’enseigne et du nom commercial "Pizza de

Nico", qui n’a d’ailleurs bénéficié qu’à celui-ci ; que leurs rapports sont en effet régis par le contrat de vente du fonds de commerce ;

Attendu qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une dissimulation du prix initial qui se composerait également de redevances au titre de la mise à disposition de la marque et une nullité de la vente ; que M. H ne peut remettre en cause la validité de la disposition de l’acte de vente relative à l’établissement d’un contrat de licence de marque, alors que les parties ont déjà mis en oeuvre un accord verbal sur celle-ci ;

Attendu en revanche, que c’est M. P qui a rompu l’accord verbal mis en oeuvre par les parties, et qui est à l’origine de la situation actuelle dans laquelle la mise à disposition du nom La Pizza de Nico n’est plus organisée ; que la mise à disposition du nom La Pizza de Nico est cependant incluse dans les droits transmis à M. H comme l’indique l’article 1 de l’acte de vente du fonds de commerce, et que M. P est tenu de respecter l’obligation de mettre à disposition ce nom ; que le respect par celui-ci des dispositions de l’acte de cession du fonds de commerce impliquait ainsi que l’accord mis en oeuvre sur la mise à disposition ne pouvait être dénoncé sans qu’un autre accord s’y substitue dans le même temps ;

Attendu que la situation créée par M. P, contrevenant aux dispositions de l’article 1 de l’acte de vente du fonds de commerce, ne peut causer un préjudice à M. H, de sorte qu’il n’y a pas lieu à titre de mesures provisoires, sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, de faire interdiction à M. H de poursuivre l’utilisation de la marque « Pizza de Nico » ;

Attendu que le contexte du litige et ses difficultés ne permettent pas de retenir qu’il y a eu abus de procédure ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts à ce titre ; qu’il n’y a pas lieu davantage d’accorder des dommages et intérêts à M. H qui n’a pas exposé quelle est la cause de sa demande ;

Qu’il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au seul profit de M. H ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 février 2014 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

DECLARE le juge des référés incompétent pour connaître du litige,

RETIENT la compétence du juge de la mise en état chargé de l’instruction de la procédure engagée au fond,

DEBOUTE M. I de sa demande visant à voir interdire à M. Bernard H de poursuivre l’utilisation de la marque « Pizza de Nico »,

CONDAMNE M. I aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. H la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’ensemble de la procédure, DEBOUTE M. I de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.