COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 16 Décembre 2010 1ère chambre civile A R.G : 09/05367 Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse Au fond du 24 juillet 2009 RG : 2006/004713 APPELANTE : Société FISHING SERVICE – SARL INTIMEE : Société SERT – SA Rue François Coli Z. I. Complexe – B. P. 89 33293 BLANQUEFORT CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL JAÏS – PRUNIERES -LE MOIGNE & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX

Date de clôture de l’instruction : 09 Juillet 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 18 Novembre 2010, prorogée au 9 Décembre 2010 puis au 16 décembre 2010, les avoués dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure civile). Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
-Bernadette MARTIN, président A l’audience, Martine BAYLE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par un premier contrat du 15 février 1991 conclu pour une durée de trois années renouvelable, laG FISHING SERVICE (FISHING), dont l’un des associés est M. GUILLEMAUD connu sous le nom de PIAM, s’est engagée à assister la société SERT pour l’élaboration et la mise au point d’une série de cannes à pêche à la mouche en collaboration avec le personnel technique de la société SERT. Elle lui a

également concédé l’exclusivité de l’usage à titre commercial de la marque déposée PIAM. Il a été convenu qu’en contrepartie de l’utilisation du savoir faire et de la notoriété des représentants de la société FISHING la société SERT lui versera une redevance égale à 15% du prix de vente HT des articles rentrant dans le cadre de la convention. Une seconde convention est intervenue entre les parties le 11 octobre 1997 aux termes de laquelle la société FISHING s’engageait à assister la société SERT pour l’élaboration et la mise au point 'd’articles de pêche plus spécialement mais non exclusivement utilisés dans la pêche à la mouche et ses dérivés’ et concédait toujours à la société SERT l’exclusivité de l’usage à titre commercial de la marque déposée PIAM. S’agissant des redevances, il était toujours prévu une redevance égale à 15% du prix de vente des articles rentrant dans le cadre de la convention, ramenée toutefois à 10% pour les cannes et les moulinets, et il a été convenu que le minimum de redevance annuelle que devra verser la société SERT est fixé à 210.000 F HT à compter de l’exercice SERT 1996-1997 et sera revalorisé sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La convention était conclue pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction et il a été stipulé qu’en cas de non renouvellement ou de rupture, la société SERT devra interrompre toute vente d’articles rentrant dans le cadre de la convention. Jusqu’en 2000-2001 le chiffre d’affaires a généré une redevance supérieure au minimum, mais à partir de cette date la société SERT a versé un montant de redevance annuel sur la base du chiffre d’affaires effectivement réalisé et inférieur au montant minimum conventionnel de sorte que la société FISHING a émis une série de factures ayant pour objet, chaque année, de facturer à la société SERT la différence entre le montant des commissions versées et le minimum de redevance prévu. De son côté la société SERT a signalé à plusieurs reprises à la société FISHING la difficulté qu’elle rencontrait à maintenir le chiffre d’affaires compte tenu de l’évolution du marché et son souhait de renégocier la convention. Par lettre recommandée ave accusé de réception faisant suite à deux courriers de la société FISHING lui adressant des factures complémentaires pour l’exercice 2003- 2004 et pour l’exercice 2004-2005, la société SERT indiquait à sa co-contractante sa décision de mettre fin à la convention à l’échéance du 11 octobre 2006 à défaut de modification de l’accord. Elle lui faisait observer que la société FISHING n’assurait plus depuis de nombreuses années aucune prestation dans l’intérêt de la société SERT. Par courrier recommandé du 2 février 2006 la société FISHING demandait à la société SERT le paiement de la somme de 83.676,93 euros TTC au titre des factures de régularisation annuelle et par courrier recommandé du 22 mars 2006 son conseil lui notifiait le non renouvellement du contrat à effet au 11 octobre 2006. Par acte du 9 mai 2006, la société FISHING a fait assigner la société SERT devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en paiement de la somme de 83.676,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006. Par conclusions additionnelles, elle a demandé la condamnation de la société SERT à lui

payer la somme de 111.567,22 euros outre intérêts et la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ensuite de l’utilisation de la marque déposée PIAM par la société SERT postérieurement au 11 octobre 2006 date de résiliation du contrat, formulant en outre diverses demandes d’injonction à l’encontre de la défenderesse. La société SERT a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de FISHING, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 48.348 euros correspondant au manque à gagner consécutif à la mévente des articles mal conçus en coopération avec elle et de la somme de 1.617,75 euros au titre du matériel commandé et non réglé par elle. Par jugement du 24 juillet 2009, le tribunal de commerce a:

-dit que la convention du 11 octobre 1997 a été régulièrement résiliée à son échéance du 11 octobre 2006 par la société FISHING,
-condamné la société SERT au paiement de la somme de 52.251,12 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006 au titre des factures de régularisation des exercices 2000/2001 à 2002/2003,
-rejeté la demande de la société FISHING en paiement de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts et accordé la rémunération sur le chiffre d’affaires réalisé par SERT postérieurement à la date de fin de la convention,
-dit que la société SERT doit retirer à partir du prononcé du jugement toute référence à la marque PIAM déposée dans ses publicités, dans ses actions commerciales et sur son site internet et ce sous astreinte,
-condamné la société FISHING à payer à la société SERT la somme de 1.617,75 euros au titre du matériel commandé et non réglé. La société FISHING a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelante reprend l’intégralité de ses demandes de première instance. Elle fait valoir qu’elle est parfaitement fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 5 de la convention et le paiement de l’indemnité minimum annuelle de 210.000 F, qu’il appartient à la société SERT de prouver l’existence des défaillances contractuelles qu’elle entend lui imputer mais qu’elle ne rapporte pas cette preuve, que la société FISHING a en réalité parfaitement rempli ses obligations contractuelles et la société SERT n’a jamais évoqué le moindre manquement contractuel ni défaillance d’exécution de sa part, imputant au contraire ses mauvais résultats à des causes extérieures, que la convention du 11 octobre 1997 ne prévoit nullement que la sanction au non paiement des redevances soit la résiliation pure et simple du contrat, que la société SERT ne peut prétendre que la société FISHING aurait manqué à son obligation 'd’apport commercial’ alors même que cette obligation n’est pas prévue dans la convention de 1997, que d’ailleurs la société SERT ne produit aucun justificatif relatif au volume de ventes réalisées, qu’a contrario elle- même a fait preuve de la plus grande patience alors qu’elle n’a pu faire prospérer sa marque à raison de l’exclusivité concédée à la société SERT.

Elle ajoute que la société SERT ne saurait remettre en cause la force obligatoire de la convention du 11 octobre 1997 alors que par simple lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date anniversaire du contrat elle pouvait y mettre un terme, que l’obligation de renégociation ne saurait être invoquée de mauvaise foi par un débiteur peu scrupuleux et défaillant. Elle estime que la société SERT ayant bénéficié d’un délai de préavis de six mois et postérieurement à la résiliation ayant continué à exploiter l’image et la notoriété de la marque PIAM, c’est à juste titre que le tribunal a dit la convention du 11 octobre 1997 régulièrement résiliée à son échéance du 11 octobre 2006. Aux termes de ses dernières conclusions, la société SERT, appelante à titre incident, conclut au débouté de toutes les prétentions de la société FISHING au motif que celle-ci ne saurait exiger l’exécution stricte du contrat alors qu’elle-même n’a pas exécuté ses propres obligations. Elle expose que le désintérêt de la société FISHING à l’égard de la société SERT s’est manifesté à compter de l’exploitation par ses associés de la société PAC Voyages et s’est répercuté sur le chiffre d’affaires réalisé par la société SERT, que depuis plusieurs années la société FISHING s’est abstenue de toute prestation à l’égard de la société SERT à l’exception de l’usage de la marque PIAM qui n’était pas l’objet principal du contrat, que la société FISHING ne peut prétendre encaisser la totalité de la rémunération prévue par le contrat alors qu’elle n’exécute pas la moitié des obligations en résultant, que l’appelante doit être en conséquence déboutée de sa demande de paiement complémentaire faute pour elle d’avoir loyalement et complètement exécuté le contrat, spécialement la prestation essentielle à savoir la mise à disposition d’assistance et savoir-faire. Elle souligne qu’elle a réglé la redevance sur l’intégralité des produits vendus, se bornant à refuser de régler des royalties pour des ventes non réalisées du fait de la carence de la société FISHING, qu’aucune conclusion ne saurait être tirée de l’absence de réclamation de la part de la société SERT, chacune des parties ayant, sans réaction de l’autre, limité pendant plusieurs années l’exécution du contrat (non exécution de l’obligation d’assistance et de conception pour FISHING, paiement d’une redevance assise uniquement sur le matériel vendu pour SERT) et l’équilibre contractuel en résultant étant acceptable. Elle demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu’elle a sanctionné la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de la société FISHING mais en étendant les effets de la sanction prononcée à l’intégralité des sommes réclamées par cette société puisque la facture la plus ancienne concerne l’exercice 2001 et que dès le 4 janvier 2002 la société SERT alertait FISHING sur ses difficultés et sur le caractère totalement surévalué de la redevance et des avances versées à ce titre. Elle fait observer que le débat relatif au délai de préavis (qu’elle sollicitait en première instance jusqu’au 30 septembre 2007) est sans grand intérêt aujourd’hui puisque le délai sollicité est largement expiré et que la société SERT ne commercialise plus de produits sous la marque PIAM et ne fait plus référence à son titulaire. Sur les conséquences de l’usage de la marque pour écouler les produits en stock du mois d’octobre 2006 au mois de septembre 2007 et sur la demande de la société FISHING en paiement de 50.000 euros de dommages intérêts, elle soutient que cette demande fondée sur une marque qui ne lui appartient pas et sur laquelle elle ne détient aucun droit opposable aux tiers en application de l’article L 714-7 du code de

la propriété intellectuelle est irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision qui a fixé au taux de redevance prévu par le contrat appliqué au chiffre d’affaires réalisé les sommes que la société FISHING pourrait être en droit de réclamer de ce chef. Elle demande la confirmation de la décision qui a condamné la société FISHING à lui payer le montant de diverses factures échues en 2006 et elle sollicite l’allocation d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de la société FISHING en paiement de factures Cette demande porte sur les sommes suivantes:

-facture du 1er février 2002 d’un montant de 20.000,78 euros, solde de facturation arrêté au 3e trimestre 2001
-facture du 17 janvier 2003 d’un montant de 11.874,10 euros, solde de facturation du 4e trimestre 2001, 1er, 2e, 3e trimestres 2002
-facture du 12 novembre 2003 d’un montant de 20.376,24 euros, régularisation annuelle
-facture du 30 septembre 2005 d’un montant de 8.962,47 euros, régularisation annuelle du 4e trimestre 2003 et des 3 premiers trimestres 2004
-facture du 14 octobre 2005 d’un montant de 22.483,34 euros, régularisation annuelle du 4e trimestre 2004 et 3 premiers trimestres 2005
-facture du 13 novembre 2006 d’un montant de 27.890,29 euros, minimum conventionnel pour la période du 3e trimestre 2005 au 3e trimestre 2006. Elle est formée sur le fondement de l’article 4 de la convention conclue entre les parties en vertu duquel le minimum de redevance annuelle que devra verser la société SERT est fixé à compter de l’exercice 1996-1997 à 210.000 F HT, soit 32.014,29 euros. Le quantum n’est pas discuté mais la société SERT s’oppose à la demande en paiement en invoquant une exception d’inexécution de la part de la société FISHING. La convention du 11 octobre 1997 s’analyse en une convention synallagmatique comportant des obligations respectives pour chacune des parties. En effet, dans le préambule après une présentation rapide des deux sociétés, il est indiqué à l’article 1 Objet que la société FISHING s’engage à assister la société SERT pour le choix, l’élaboration et la mise au point d’articles de pêche plus spécialement mais non exclusivement utilisés dans la pêche à la mouche et ses dérivés. L’article 2 intitulé Concession des Noms prévoit que la société FISHING concède à la société SERT l’exclusivité de l’usage à titre commercial de la marque déposée PIAM dans ses publicités et toute actions commerciales. L’article 3 impose à la société FISHING de

ne pas effectuer de prestations de même nature au profit d’une société concurrente pour les articles rentrant dans le cadre de la convention. L’article 4 intitulé Redevances prévoit qu’en contrepartie de l’utilisation du savoir faire et de la notoriété des représentants de la société FISHING la société SERT lui versera une redevance de 15 ou 10% du prix de vente HT des articles rentrant dans le cadre de la convention avec un minimum de 210.000 F HT par an.

Il ressort de ces dispositions contractuelles que si la société SERT a l’obligation de procéder au versement d’une redevance minimum, la société FISHING a de son côté l’obligation d’assister la société SERT dans le choix, l’élaboration et la mise au point d’articles de pêche, c’est à dire faire bénéficier la société SERT de son savoir-faire, et d’autre part de conférer à la société SERT l’usage exclusif de la marque PIAM dont la notoriété était à l’époque certaine dans le milieu de la pêche notamment à la mouche. Le versement de la redevance était donc la contrepartie d’une obligation effective d’assistance mise à la charge de la société FISHING laquelle devait également s’attacher à maintenir la notoriété dont bénéficiait PIAM. Or, la société SERT verse aux débats les fax que lui a adressés PIAM de 1997 à août 2003 et qui représentent l’apport technique commercial et créatif de la société FISHING concernant la mise au point de nouveaux produits. La société SERT allègue -sans être contredite par la production de pièces probantes de la part de FISHING pour la période considérée- qu’à compter d’août 2003 elle n’a plus reçu un seul rapport de PIAM concernant la mise au point de nouveaux produits et il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve d’un quelconque apport à visée d’assistance de la part de FISHING au delà de cette date. La défaillance de la société FISHING dans l’exécution de son obligation d’assistance (obligation au moins aussi importante que celle relative à l’utilisation de la marque car étroitement liée à la réalisation du chiffre d’affaires imposé à la société SERT) est donc caractérisée à compter du 4e trimestre 2003. Par ailleurs, alors que la convention des parties a prévu que la redevance imposée à la société SERT était la contrepartie de la 'notoriété des représentant de la société FISHING SERVICE', un certain nombre de représentants et VRP travaillant pour la société SERT rapportent de manière concordante dans des courriers de 2005 et 2006 que depuis de nombreux mois PIAM ne s’investit plus dans l’élaboration de nouveaux produits et que son manque de disponibilité retentit sur son image et sa renommée auprès de la clientèle Ce désintérêt ne peut qu’être rapproché de l’investissement des associés de FISHING et notamment de PIAM à compter de 2000 dans la société PAC Voyages dont l’objet est de promouvoir et d’organiser des voyages de pêche à l’étranger et dont le chiffre d’affaires en 2004 est sans commune mesure avec celui réalisé par la société FISHING au cours de la même année. En conséquence, la société SERT -qui pour la période litigieuse a certes bénéficié de l’usage de la marque PIAM mais a aussi versé des commissions de 15% et 10% sur le chiffre d’affaires réalisé- est fondée à s’opposer au versement d’un complément de rémunération compte tenu de l’inexécution de partie des propres obligations de FISHING. En revanche, il n’est pas démontré une inexécution caractérisée des obligations de FISHING au cours de la période antérieure à août 2003 si bien que c’est à juste titre

que le tribunal a décidé que cette société était fondée à revendiquer l’application des dispositions de l’article 4 de la convention à son profit jusqu’au 3e trimestre 2003 et le paiement d’une somme de 52.251,12 euros TTC correspondant aux factures de régularisation émises pour cette période. Sans qu’il puisse en être tiré de conclusions favorables à l’une des parties plutôt qu’à l’autre sur le plan de l’exécution de bonne ou de mauvaise foi de la convention, il convient simplement de rappeler que la société SERT a attiré l’attention de FISHING sur sa difficulté à maintenir le chiffre d’affaires avec les produits Piam Concept par une lettre du 4 janvier 2002, qu’à cette époque FISHING a accepté d’appliquer la suggestion de SERT de baisser le montant des avances mensuelles, qu’après réception de deux factures de régularisation les 1er février 2002 et 17 janvier 2003 la société SERT dans un courrier du 10 février 2003 rappelant les problèmes de distribution rencontrés demandait à FISHING de revoir la convention et de diminuer le minimum de redevance annuelle, que le 12 novembre 2003 FISHING adressait une nouvelle facture de régularisation en s’étonnant du faible montant de commissions facturées, courrier auquel SERT répondait le 24 novembre en rappelant les efforts faits, les raisons -déjà exposées en 2002- de la non réalisation des objectifs liées à l’évolution du marché et de la concurrence et aux circonstances climatiques et lui demandant à nouveau de modifier le contrat initial, que deux ans plus tard seulement et alors que les factures précédentes n’étaient pas réglées, FISHING adressait à SERT le 14 octobre 2005 deux factures de régularisation l’une pour l’exercice 2003/2004, l’autre pour l’exercice 2004/2005, que le 7 novembre 2005 SERT écrivait 'Il nous apparaît indispensable de modifier nos accords, si vous souhaitez que nous les continuions au-delà du mois d’octobre 2006« , faisant référence à la fois aux conditions du marché et au rôle de FISHING insuffisant depuis de nombreuses années, que par lettre recommandée du 2 février 2006 FISHING demandait le règlement du montant total de ses factures de régularisation ce à quoi SERT répondait le 27 février: 'vous exigez brutalement le règlement de 83.676,93 euros TTC de commissions complémentaires, alors que depuis des années nous avons attiré votre attention sur notre refus de poursuivre nos relations sur les bases prévues par la convention du 11 octobre 1997 », que par lettre du 22 mars 2006 enfin FISHING notifiait le non renouvellement du contrat à effet au 11 octobre 2006. Il apparaît ainsi que FISHING s’est certes abstenue de prendre parti sur les demandes de renégociation du contrat faites par SERT en février 2003, novembre 2003, novembre 2005 mais la preuve n’est pas apportée pour autant que SERT ait pu être induite en erreur sur le fait que FISHING n’entendait pas poursuivre le paiement du minimum de redevances prévu au contrat ou que le contrat était renégocié conformément à ses souhaits, de surcroît dès le début de l’année 2002. La société SERT ne saurait donc obtenir sur le fondement de la mauvaise foi d’être déchargée de l’intégralité du paiement des sommes réclamées au titre du minimum convenu. II. Sur la résiliation du contrat Comme l’article 7 lui en donnait la possibilité, le contrat a été résilié par la société FISHING dans les formes prévues par lettre recommandée du 22 mars 2006 en accordant un délai de préavis de six mois à sa co-contractante. Devant la Cour la société SERT qui avait demandé un délai lui permettant d’écouler les articles déjà fabriqués sous marque PIAM avant la résiliation reconnaît que sa demande est

dépourvue d’objet dès lors qu’au 30 septembre 2007 elle ne possédait plus aucun article marqué au nom de PIAM. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande formée au visa de l’article L 442-6-I-5°. III. Sur les conséquences de la résiliation du contrat La société SERT se trouvant privée, du fait de la cessation des relations contractuelles, du droit de faire usage de la marque déposée PIAM, il convient, en tant que de besoin, de confirmer le jugement sur ce G qu’il y ait lieu, compte tenu du temps écoulé, de prononcer une astreinte. La société FISHING demande réparation du préjudice résultant du fait que la société SERT a continué à utiliser la marque PIAM après la cessation des relations contractuelles. Cette demande présentée au visa de l’article 1134 du code civil ne repose pas sur un fondement délictuel. Dans ces conditions, la société SERT est fondée à lui opposer les dispositions de l’article L.714.7 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable et son absence de droit sur la marque opposable aux tiers , dès lors que la marque PIAM a été déposée par M. Jean-Claude GUILLEMAUD et que la licence qu’il a concédée à la société FISHING n’a pas été publiée à L’INPI. Cette demande doit être déclarée, en conséquence, irrecevable, le jugement étant réformé sur ce point.

IV. Sur les demandes de la société SERT La société FISHING ne conteste pas devoir une somme de 1.617,75 euros au titre de factures échues en 2006, le jugement devant être confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société SERT de sa demande en paiement de la somme de 48.348 euros correspondant au manque à gagner consécutif à la mévente des articles prétendument mal conçus en coopération avec FISHING, en l’absence de toute preuve autre que des factures de déstockage. V. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement sauf en ce qu’il accordé à la société FISHING SERVICE une indemnisation au titre de l’usage de la marque PIAM après la rupture de la convention et en ce qu’il a prononcé une astreinte.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare la demande d’indemnisation de la société FISHING SERVICE irrecevable.

Dit n’y avoir lieu à astreinte.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.