COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 02 JUIN 2015

8^e chambre R.G : 14/03562 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 15 avril 2014 RG : 13/02636 R

APPELANTS : SASU D RACING représentée par ses dirigeants légaux ZA de l’Ile Neuve 26600 LA ROCHE DE GLUN Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) Assistée de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SARL ACTION KARTING représentée par ses dirigeants légaux Lieu-dit La Fournéa 69720 SAINT LAURENT DE MURE Représentée par M^e Jérôme NOVEL de la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON (toque 531) Date de clôture de l’instruction : 31 Mars 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2015 Date de mise à disposition : 02 Juin 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société KS FILTERS EUROPE, créé le 06 avril 2009, avait initialement pour activité la distribution de tous produits pour l’automobile, le cycle et la motocyclette par achat, revente, importation, exportation, agence commerciale, représentation et prise de participation dans les sociétés ayant le même objet et plus particulièrement distribution de produits pour les motocyclettes, cycles tricycles.

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique, monsieur Serge R, établi le 08 février 2013, la société KS FILTERS EUROPE, qui avait décidé de s’impliquer dans l’activité du karting, est devenue la société D. RACING, avec pour activité 'la distribution de tous produits pour l’automobile, le cycle et la motocyclette ou tout autre engin motorisé, par achat, revente, location, importation, exportation, agence commerciale, représentation, prise de participation dans des sociétés avant le même objet.(…) '.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2013, la société D.RACING, faisant état du dépôt des marques INTREPID France et INTREPID auprès de l’INPI, du transfert exclusif à son profit par la société NOUVELITY de la jouissance de la marque INTREPID pour le territoire français en accord avec le contrat d’exclusivité dont elle bénéficiait pour les produits de marque INTREPID, a mis en demeure la société ACTION KARTING de 'stopper immédiatement toutes utilisations (…) des marques INTREPID et INTREPID France sur tous types de support'.

Une nouvelle mise en demeure était adressée à la société ACTION KARTING par lettre recommandée avec accusé de réception 19 septembre 2013.

Après avoir fait établir deux constats d’huissier les 18 juin et 11 septembre 2013 aux fins d’établir que la société ACTION KARTING utilisait, reproduisait et exploitait de manière illicite la marque INTREPID et INTREPID France, la société D.RACING et monsieur Serge R, qui s’est par la suite désisté de son instance, ont fait citer par acte du 18 novembre 2013 la société ACTION KARTING devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON en application de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Vu la décision rendue le 15 avril 2014 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant :

- fait interdiction à la société ACTION KARTING, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d’utiliser et de reproduire la dénomination INTREPID France en relation avec les produits désignés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, dans les 15 jours de la signification de la décision,
- fait interdiction à la société ACTION KARTING, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d’utiliser et exploiter comme nom de domaine pour son adresse internet la dénomination INTREPID France en relation avec les produits désignés, dans les 15 jours de la signification de la décision,
- débouté la société D.RACING de ses plus amples demandes,
- jugé qu’il était incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la marque internationale INTREPID,

— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société ACTION KARTING aux dépens,

Vu l’appel formé le 28 avril 2014 par la société D.RACING et monsieur Serge R, Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mai 2014 constatant le désistement d’appel de monsieur Serge R,

Vu les conclusions de la société D.RACING signifiées le 24 novembre 2014, Vu les conclusions de la société ACTION KARTING signifiées le 27 mars 2015. La société D.RACING demande à la cour de:

— la dire recevable et bien fondée en son appel partiel,

— y faisant droit, rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
- débouter la société ACTION KARTING de toutes ses demandes comme irrecevables et en tout état de cause comme non fondées,
- reformer l’ordonnance rendue le 15 avril 2014 uniquement en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de la marque internationale INTREPID et rejeté ses demandes de provision et de publication,

— confirmer l’ordonnance rendue pour ie surplus, En conséquence :

- faire interdiction à la société ACTION KARTING, sous astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée, d’utiliser et de reproduire la dénomination INTREPID en relation avec les produits désignés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, notamment brochures, papiers commerciaux, enseignes publicitaires, ou sites internet et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction à la société ACTION KARTING, sous astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée, d’utiliser et exploiter comme nom de domaine pour son adresse internet la dénomination INTREPID en relation avec les produits désignés, à quelque titre que ce soit et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction à la société ACTION KARTING, sous astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée, d’utiliser, exploiter, reproduire ou apposer la marque INTREPID dans le cadre de la publicité et la commercialisation des châssis OK1 ou produits de marque OK1 en relation avec les produits désignés par la marque INTREPID, à quelque titre que ce soit, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
- condamner la société ACTION KARTING à lui payer à titre de provision en réparation du préjudice subi résultant des faits de contrefaçon une somme de 200.000 €,
- ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait dans cinq supports médias : hebdomadaires, sites web ou autres magazines de presse spécialisés selon son choix et ce, aux frais avances de la société ACTl0N KARTING à concurrence de 4.000 € H.T par insertion,

— condamner la société ACTION KARTING aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ACTION KARTING demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance de référé du 15 avril 2014 en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes concernant la marque internationale 'INTREPID’ et en ce qu’il a débouté la société D.RACING de sa demande de provision,

Sur les autres demandes :

— réformer l’ordonnance entreprise, Statuant à nouveau :

- débouter purement et simplement la société D.RACING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions concernant la marque 'INTREPID FRANCE',
- faire interdiction à la société D.RACING de faire utilisation des trois photos appartenant à la société ACTION KARTING sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée,
- condamner la société D.RACING à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 € du fait de l’utilisation frauduleuse de ses photos,

— condamner la société D.RACING à lui verser une indemnité de 20.000 € pour procédure manifestement abusive,
- condamner la société D.RACING aux dépens et à l’indemniser à hauteur de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut en outre en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services,

toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu 'il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction (…) peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. '

Il en résulte que l’interdiction provisoire est une mesure conservatoire subordonnée d’une part à la qualité pour agir du demandeur et d’autre part à la vraisemblance de la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle.

La qualité pour agir du demandeur suppose qu’il dispose d’un droit de propriété intellectuelle en qualité de titulaire du droit ou de licencié exclusif autorisé à agir.

Il appartient ainsi au juge des référés, avant d’examiner la vraisemblance de la contrefaçon alléguée de vérifier même sommairement la validité du droit de propriété intellectuelle sans se limiter, le cas échéant, à un examen formel du titre.

En l’espèce,

Sur la qualité de la société D.RACING pour agir

Pour justifier de sa qualité à agir en contrefaçon de la marque INTREPID France, la société D.RACING produit :

— un certificat d’identité de la marque 'INTREPID France’ déposée par la société ALPHA KARTING le 30 octobre 2006 à l’INPI,

— un acte de cession de la marque 'INTREPID France’ qui lui a été consenti par la société ALPHA KARTING le 08 mars 2013, enregistré au registre national des marques le 09 août 2013,

Il convient cependant de relever que :

Si la société INTREPID KART TECHNOLOGY, crée en Italie en 2002, a confié la distribution de ses produits sur le territoire français à la société ALPHA KARTING, il n’est pas contesté, bien que le document soit produit en italien, que la société ACTION KARTING a bénéficié de la part de la société INTREPID KART TECHNOLOGY, représentée par son gérant monsieur SGUERZONI, d’un contrat de distribution exclusive des produits INTREPID en France ayant pris effet le 05 novembre 2006.

L’absence d’utilisation de la marque 'INTREPID France’ par la société ALPHA KARTING à compter de cette date, pouvant lui faire perdre ses droits conformément aux dispositions des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de la marque 'INTREPID France’ invoquée par la société ACTION KARTING à l’encontre de la société ALPHA KARTING constitue une contestation

sérieuse de la validité de la cession de la marque 'INTREPID France’ à la société D.RACING effectuée le 08 mars 2013.

Il en résulte que la qualité de la société D.RACING pour agir en contrefaçon de la marque française INTREPID France se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à référé en application de L.716-6 du code de la propriété intellectuelle.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

Pour justifier de sa qualité à agir en contrefaçon de la marque internationale INTREPID, la société D.RACING produit :

- un certificat d’identité de la marque internationale INTREPID déposée le 13 avril 2007 sous le N°932845 à l’OMPI par la société INTREPID KART TECHNOLOGY,
- un courrier adressé le 21 janvier 2013 par la société NOUVELITY NEDERLAND B.V à monsieur R en sa qualité de responsable de la société ks filters europe aux termes duquel elle autorise ladite société en la personne de monsieur RIOU à distribuer tous les produits 'INTREPID’ dans toute la France en tant que distributeur exclusif suite au contrat de distribution signé entre la société KS FILTERS et la société INTREPID DRIVER PROGRAM le 18 janvier 2013,
- un contrat de licence de marques établi le 09 mars 2013 aux termes duquel la société NOUVELITY NEDERLAND B.V accorde à la société D.RACING une licence exclusive d’utilisation des marques déposées afin de commercialiser et marquer les produits sur le territoire français et sur l’intégralité des sites Web, documents commerciaux, correspondances publicités, supports promotionnels, présentoirs, emballages ou étiquette du produit de la société D. RACING,
- un extrait du registre international des marques établissant : * que la société NOUVELITY NEDRLAND BV a été inscrite en qualité de nouveau titulaire de la marque le 03 avril 2012, * que la licence exclusive consentie par la société NOUVELITY NEDRLAND BV au profit de la société D.RACING a été enregistrée le 15 novembre 2013.

Il convient cependant de relever que le fait que le contrat de licence exclusive de la marque INTREPID consentie par la société INTREPID KART TECHNOLOGY à la société ACTION KARTING produit aux débats n’a manifestement pas pu être signé le 28 octobre 2006 compte tenu de la référence qui y est faite au dépôt de la marque internationale INTREPID en avril 2007, ne permet pas au juge des référés de conclure à l’absence de toute valeur probante de ce document.

L’extrait du registre international des marques produit aux débats établit en outre qu’une demande d’inscription de licence exclusive de la marque INTREPID consentie par la société INTREPID KART TECHNOLOGY à la société ACTION KARTING a été enregistré le 27 janvier 2011, avant tout litige entre cette dernière et la société D.RACING, les deux sociétés aux termes des courriers électroniques échangés étant jusqu’en octobre 2012 en relation de partenariat étroit, la société D.RACING

présentant la société ACTION KARTING comme le distributeur exclusif pour la France des produits la société D.RACING.

Les parties s’accordent pour reconnaître que dans la cadre de la procédure collective engagée à l’encontre de la société INTREPID KART TECHNOLOGY, le tribunal de commerce de VERONE (Italie) a donné son accord pour la cession à la société NOUVELITY NEDERLAND BV basée aux Pays-Bas de plusieurs éléments d’actifs appartenant à la société INTREPID KART TECHNOLOGY, dont la marque internationale INTREPID, cette cession ayant été formalisée en juillet 2011.

Pour reprendre la production des produits initialement fabriqués par la société INTREPID KART TECHNOLOGY, la société NOUVELITY NEDERLAND BV a créé une société INTREPID KART INTERNATIONAL avec laquelle la société ACTION KARTING a signé le 07 décembre 2011 un contrat de distribution exclusive, la société INTREPID KART INTERNATIONAL devenue IP KARTING étant alors représentée par monsieur SGUERZONI.

La société NOUVELITY NEDERLAND BV est entrée en conflit avec la société IP KARTING.

Aux termes du courrier adressé le 03 août 2012 dont la citation traduite en français n’est pas contestée, la société NOUVELITY NEDERLAND BV faisait état du contrat de licence dont bénéficiait la société ACTION KARTING uniquement pour la France en lui demandant de s’abstenir de réaliser tout type de communication avec la presse s’agissant de la marque INTREPID sans autorisation préalable de sa part.

Il n’est pas indifférent de noter que monsieur R, gérant de la société D.RACING, a alors apporté son aide à la société ACTION KARTING pour régler ce conflit en lui affirmant aux termes de courriers électroniques du 07 août 2012 que la société NOUVELITY NEDERLAND BV ne pouvait lui 'empêcher l’usage de la marque ' et qu’elle allait 'changer vite fait son fusil d’épaule '.

Alors que par l’intermédiaire de son conseil, la société ACTION KARTING, faisant état du contrat de licence exclusif de la marque INTREPID qui lui avait été consenti le 28 octobre 2006, avait mis en demeure la société D.RACING par lettre du 07 février 2013 de cesser d’utiliser cette marque, une licence exclusive consentie par la société NOUVELITY NEDRLAND BV au profit de la société D.RACING a été enregistrée le 15 novembre 2013, sans aucune démarche préalable auprès de la société ACTION KARTING.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, alors qu’aucun document n’établit que la société NOUVELITY NEDERLAND BV a notifié à la société ACTION KARTING qu’elle mettait fin à la licence exclusive dont elle bénéficiait, cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de LYON le 29 janvier 2014 afin de lui voir déclarer inopposable de contrat de licence de marque conclu entre la société NOUVELITY NEDERLAND BV et la société ACTION KARTING.

Il en résulte que la qualité de la société D.RACING pour agir en contrefaçon de la marque internationale INTREPID FRANCE se heurte à une contestation sérieuse et

qu’il n’y a donc pas à référé en application de L.716-6 du code de la propriété intellectuelle.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de provision

Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’un préjudice imputable à la société ACTION KARTING se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ACTION KARTING

Le droit de propriété de la société ACTION KARTING sur les trois clichés litigieux n’est pas établi par les pièces versées aux débats. La demande de la société ACTION KARTING se heurte donc à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Il n’est pas établi par ailleurs que la société D.RACING ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à la société ACTION KARTING qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Il convient, réformant la décision, de condamner la société D.RACING aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision critiquée sauf en sa disposition ayant fait interdiction à la société ACTION KARTING, d’utiliser et de reproduire la dénomination INTREPID FRANCE d’utiliser et exploiter comme nom de domaine pour son adresse internet la dénomination INTREPID FRANCE,

Et statuant à nouveau sur ce chef :

Dit n’y avoir lieu à référé,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société D.RACING aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.