La société Parfumeries Fragonard crée et commercialise des produits de parfumerie. Elle est titulaire de la marque MERVEILLE enregistrée le 8 juin 1900, sous le n° 1681703, en classe 3, pour désigner les : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices». La société Laboratoires NUXE fabrique et propose à la vente des produits de beauté et diététiques. Le 13 mars 1991, le conseil en propriété industrielle de cette société a adressé à la société Parfumeries Fragonard un courrier pour lui demander si elle verrait « un inconvénient à ce que cette société dépose et utilise la marque MERVEILLE DE NUXE pour désigner une crème de soin hydratante, étant entendu qu’aucun autre produit ne sera vendu sous cette marque et certainement pas des produits de parfumerie». Par lettre du 5 avril 1991, la société Parfumeries Fragonard a répondu à ce courrier en ces termes : « Nous venons de lancer le parfum et l’eau de toilette et nous projetons d’étendre cette gamme. En effet, nous commercialisons sous le nom de FRAGONARD, non seulement des parfums, mais également des savons et des produits cosmétiques, notamment des crèmes pour le visage et pour le corps. Nous estimons qu’il y aurait conflit avec une crème de soins hydratante : «MERVEILLE DE NUXE» . Nous ne désirons donc pas avoir de coexistence de ces marques et nous vous prions d’en aviser votre client». Le 15 avril 1991, la société Laboratoires NUXE a déposé la marque MERVEILLANCE n° 16 55 637, en classes 3 et 25, pour désigner les : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, vêtements, chaussures, chapellerie». Elle a commercialisé une crème de soins pour le visage, sous cette marque, dès 1992. Par un courrier du 21 mai 1996, le conseil en propriété industrielle de la société Parfumeries Fragonard a demandé à la société Laboratoires NUXE de procéder à la radiation de la marque MERVEILLANCE, « le concept émanant de la marque MERVEILLE se retrouvant totalement dans la dénomination MER VEILLANCE qui en constitue la reproduction partielle». Le 4 novembre 1998, la société Laboratoires NUXE a limité auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, le dépôt de sa marque, en classe 3, pour désigner seulement : «les crèmes hydratantes pour le visage» et en a informé la société Parfumeries Fragonard, par un courrier du 5 novembre 1998. Revendiquant les droits qu’elle détient sur sa marque, la société Parfumeries Fragonard a assigné la société Laboratoires NUXE en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 13 mars 2000, le tribunal a :

- prononcé à compter du 28 décembre 1996, la déchéance des droits de la société Parfumeries Fragonard sur sa marque MERVEILLE, pour tous les produits visés à l’exception des produits de parfumerie,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance,
- dit qu’en déposant la marque MERVEILLANCE pour les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (dont la crème hydratante pour le visage), lotions pour les cheveux, dentifrices et en exploitant cette marque pour une crème hydratante pour le visage, la société Laboratoires NUXE a commis des actes de contrefaçon par imitation de

la marque MERVEILLE dont la société Parfumeries Fragonard est propriétaire,
- prononcé la nullité de la marque MERVEILLANCE,
- interdit à la société Laboratoires NUXE de poursuivre l’exploitation de sa marque, sous astreinte,
- condamné la société Laboratoires NUXE à payer à la société Parfumeries Fragonard la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
- autorisé la société Parfumeries Fragonard à faire publier le dispositif de la décision dans trois journaux ou revues. Vu l’appel de cette décision interjeté le 27 juin 2000 par la société Laboratoires NUXE , Vu les dernières conclusions en date du 31 janvier 2002 par lesquelles la société Laboratoires NUXE demande à la Cour :

- d’infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a prononcé la déchéance des droits de la société Fragonard sur la marque MERVEILLE pour les produits autres que la parfumerie,
- de faire droit aux fins de non-recevoir soulevées sur le fondement des articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et de déclarer la société Parfumeries Fragonard irrecevable en son action,
- de juger, en tout état de cause, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux marques en cause,
- de débouter la société Parfumeries Fragonard de sa demande de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes, d’une question préjudicielle,
- de la condamner au paiement de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, soutenant à cet effet :

- qu’elle a un intérêt légitime à agir en déchéance des droits de la société Parfumeries Fragonard ,
- que celle-ci a eu connaissance dès 1992 de l’exploitation de la marque MERVEILLANCE,
- que le délai de cinq ans prévu à l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle est un délai préfix ou encore de forclusion,
- que l’acte introductif d’instance a été délivré plus de cinq ans après que la société Parfumeries Fragonard ait eu connaissance de l’usage de la marque,
- que la Directive communautaire du 21 décembre 1988 qualifie ce délai de forclusion et qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJCE d’une question préjudicielle,
- que le dépôt de la marque MERVEILLANCE a été fait de bonne foi,
- que le premier dépôt de cette marque a protégé les cosmétiques, comprenant la crème hydratante,
- qu’en tout état de cause, la marque MERVEILLANCE ne contrefait pas la marque de la société Parfumeries Fragonard. Vu les dernières écritures en date du 24 janvier 2002 par lesquelles la société Parfumeries Fragonard demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque MERVEILLE pour tous les produits visés, à l’exception des produits de parfumerie,
- juger la société Laboratoires NUXE irrecevable à agir en déchéance faute d’intérêt,

— la débouter de cette demande,
- confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires NUXE, tiré d’une forclusion par tolérance,
- retenu les actes de contrefaçon de marque,
- saisir, en tant que de besoin la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle ainsi libellée : « l’article 9, 1° de la Directive tel que transposé en droit interne français aux articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle signifie-t-il que le titulaire de la marque antérieure, pour ne pas se voir opposer par le titulaire de la marque postérieure l’écoulement de la période de cinq ans, et en dehors du cas du dépôt de mauvaise foi de la marque postérieure:

- doit avoir impérativement manifesté pendant ce délai son refus de tolérance sous la forme des seuls actes prévus dans son ordre interne pour interrompre un délai de prescription,
- ou bien suffit-il que ledit titulaire ait manifesté son refus de tolérer par tout moyen, pourvu que par l’emploi d’un tel procédé, le titulaire de la marque postérieure n’a pu se méprendre sur le caractère non équivoque du refus de tolérance manifesté par le titulaire de la marque antérieure ? »;

- dire, en tout état de cause, que la société Laboratoires NUXE ne peut lui opposer la période de tolérance prévue aux dispositions précitées, compte tenu de sa mauvaise foi, lors du dépôt de la marque litigieuse,
- porter l’astreinte fixée par le tribunal à la somme de 2.000 euros par infraction constatée et le montant des dommages et intérêts à la somme de 100.000 euros,
- faire injonction à la société Laboratoires NUXE de communiquer son chiffre d’affaires, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard,
- lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de parfaire le quantum de sa demande de réparation,
- réparer également son préjudice par la publication de la décision dans 5 journaux,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Laboratoires NUXE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile . soutenant à cet effet :

- que la société Laboratoires NUXE , réservant l’exploitation de sa marque pour les seules crèmes hydratantes pour le visage et les vêtements, chaussures, chapellerie, n’avait aucun intérêt à demander la déchéance de ses droits sur les produits autres que la parfumerie,
- que les dispositions des articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle n’imposent pas au titulaire d’une marque un délai pour agir en contrefaçon et énoncent seulement que ce titulaire ne peut plus agir à l’encontre d’une marque postérieure déposée s’il en a toléré l’usage pendant au moins cinq ans,
- qu’elle a manifesté son refus de tolérance dès le 21 mai 1996, par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle,
- qu’en toute hypothèse, à supposer que le courrier adressé à cette date à la société Laboratoires NUXE n’ait pas interrompu le délai de tolérance de 5 ans, il n’en demeure pas moins que, n’ayant pas eu connaissance de l’exploitation de la marque litigieuse avant le mois de mai 1996, elle a valablement agi le 21 janvier 1999,

— qu’au surplus, la société Laboratoires NUXE s’est rendue coupable d’un dépôt frauduleux, puisqu’elle a déposé sa marque en connaissance de la marque antérieure et du refus exprimé pour la coexistence des deux marques,
- qu’enfin cette société a renoncé le 4 novembre 1998 aux produits originairement visés au dépôt, tout en leur substituant les «crèmes hydratantes pour visage» et que le point de départ du délai de tolérance ne peut être fixé à une date antérieure,
- que la marque MERVEILLANCE constitue la contrefaçon par reproduction ou par imitation de sa marque MERVEILLE, pour des produits similaires ou complémentaires,
- qu’elle a subi du fait de cette contrefaçon, un préjudice lié à la banalisation et à l’avilissement de sa marque utilisée pour les produits de parfumerie.

I – Sur la déchéance des droits de la société Parfumeries Fragonard Considérant que l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans; qu’il précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Considérant que la société Laboratoires NUXE a sollicité la déchéance partielle des droits de la société Parfumeries Fragonard sur la marque MERVEILLE, pour les produits de la classe 3, à l’exception de la parfumerie, faisant valoir que son intérêt à agir en déchéance constitue un moyen de défense à l’action en contrefaçon de marque de la société Parfumeries Fragonard ; Considérant que la marque MERVEILLE sert à désigner en classe 3, les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices ; Que la marque MERVEILLANCE, par suite de la renonciation de la société Laboratoires NUXE, opérée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 4 novembre 1998, ne désigne plus en classe 3, que les seules crèmes hydratantes pour le visage ; Considérant que, si la société NUXE a limité le dépôt de sa marque, il n’en demeure pas moins que les crèmes hydratantes et les savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et dentifrices, relèvent du même secteur d’activité ; Que cette société a dès lors intérêt à demander la déchéance partielle des droits de la société Fragonard sur les produits visés à l’enregistrement de sa marque ; Considérant que la société Fragonard ne justifie d’aucun acte d’exploitation de cette marque, pour les produits autres que la parfumerie ; Que la décision entreprise doit ainsi être confirmée en ce qu’elle a prononcé la déchéance partielle des droits de la société Fragonard à compter du 28 décembre 1996; II – Sur la recevabilité à agir de la société Parfumeries Fragonard Considérant qu’aux termes de l’article 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 ; que toutefois son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ;

Que l’article 716-5 du même code dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ; Considérant que la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; Considérant que la période de cinq ans à prendre en compte est celle qui se situe entre le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 instaurant la forclusion par tolérance et le 29 décembre 1996 ; Que le point de départ du délai de cinq est la connaissance qu’a pu avoir la société Parfumeries Fragonard de l’usage de la marque enregistrée ; Considérant que dès la fin de l’année 1992, la société Laboratoires NUXE a fait un usage publique de l’exploitation de sa marque MERVEILLANCE pour commercialiser une crème hydratante pour le visage, ainsi qu’il résulte de nombreuses factures émises entre 1992 et 1996, de la production de publications effectuées dans la presse féminine, «Femme» en septembre 1992, «Femme actuelle» en octobre 1992, «La Vie naturelle» en avril et octobre 1993, «Marie C» en septembre 1993, «Elle» en octobre 1993, «Votre Beauté» en décembre 1993 et juillet 1994, et «Maxi» en octobre 1995 ; Que la société Parfumeries Fragonard, en sa qualité de professionnel des produits de beauté, n’a pu ignorer l’existence de l’exploitation de la marque MERVEILLANCE; qu’elle soutient vainement que le point de départ du délai de tolérance ne remonte pas à la fin de l’année 1992, mais à une date «légèrement antérieure» à sa lettre de mise en demeure du 21 mai 1996 ; Qu’elle est également mal fondée à prétendre que la société Laboratoires NUXE ayant renoncé, le 4 novembre 1998, à l’enregistrement des produits originairement désignés lors du dépôt de 1991, tout en leur substituant les crèmes hydratantes pour le visage, le délai de tolérance de cinq ans ne peut être antérieure au 4 novembre 1998 ; Qu’en effet, la marque déposée en 1991 couvrait les cosmétiques, catégorie de produits comprenant la crème hydratante ; qu’il ne s’agit donc pas d’un nouveau produit qui n’aurait pas été couvert par le dépôt initial ; Considérant qu’elle prétend que par son courrier du 21 mai 1996, elle a manifesté clairement, dans le délai de cinq ans, sa volonté de s’opposer à l’usage de la marque de la société Laboratoires NUXE; que s’agissant d’un délai de tolérance propre au droit des marques, aucune fin de non recevoir ne peut lui être opposé, pour n’avoir agi judiciairement en nullité et en contrefaçon de marque que le 21 janvier 1999 ; Considérant cependant, que le délai de cinq ans, prévu par les articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, est un délai préfix ou encore un délai de forclusion; que le tribunal a considéré à tort que ce délai n’était pas un délai pour agir en nullité et qu’il suffisait d’une lettre de mise en demeure pour démontrer l’absence de tolérance de l’usage de la marque seconde ; Qu’en effet, ce délai exige de la part du titulaire de la marque première une manifestation positive et non équivoque de son intention de contester la marque seconde ; Que cette manifestation ne saurait résulter, comme l’exige l’article 2244 du Code civil, que d’une citation en justice ou d’un commandement destinés à interrompre le délai pour agir ; Considérant que les dispositions des articles L 714-3 et L 716-5 introduites en droit français, en raison de la Directive communautaire du 21 décembre 1998, sont claires et

conformes à cette Directive ; Que cette Directive qualifie expressément le délai litigieux de «forclusion par tolérance», que ce soit pour agir en nullité ou pour agir en contrefaçon ; Qu’il n’y a donc pas lieu de saisir la CJCE de la question préjudicielle sur l’interprétation du délai de 5 ans institué par les articles L 714-3 et L 7616-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant enfin, que la société Parfumeries Fragonard ne démontre pas que la société Laboratoires NUXE aurait effectué le dépôt de la marque MERVEILLANCE de mauvaise foi ; Qu’au contraire, cette dernière a préalablement interrogé la société Parfumeries Fragonard sur son projet d’adoption de la dénomination MERVEILLE DE NUXE; que devant le refus opposé, elle a renoncé à celui-ci et déposé le signe disponible MERVEILLANCE ; Considérant en conséquence, que la société Parfumeries Fragonard n’a pas agi dans les conditions légales sus-visées avant le 29 décembre 1996 et est irrecevable en son action en nullité et en contrefaçon de la marque MERVEILLANCE déposée le 15 avril 1991 ; Que dès lors, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré la société Parfumeries Fragonard recevable à agir ; Considérant que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d’agir, tel le délai préfix ; Qu’il n’y a donc pas lieu de procéder au fond à l’examen de l’action en nullité et en contrefaçon de marque ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Laboratoires NUXE ; qu’il lui sera alloué la somme de 3.048,98 euros ( 20.000 francs) ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur le même fondement par la société Parfumeries Fragonard ; PAR CES MOTIFS Réforme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a prononcé la déchéance partielle des droits de la société Parfumeries Fragonard sur sa marque MERVEILLE n°1 681 703, pour les produits autres que la parfumerie, Statuant à nouveau : Déclare la société Parfumeries Fragonard irrecevable à agir en annulation et en contrefaçon de la marque MERVEILLE précitée, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Parfumerie Fragonard à payer à la société Laboratoires NUXE la somme de 3.048,98 euros (20.000 francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par arrêt rectificatif en date du 19 juin 2002, La Cour a dit que le présent arrêt sera rectifié en remplaçant dans les motifs, page 10, 9^e paragraphe : « Considérant, en conséquence, que la société Parfumeries Fragonard… est irrecevable en son action en nullité et en contrefaçon de la marque MERVEILLANCE déposée le 15 avril 1991 » par "Considérant, en conséquence, que la société Parfumeries Fragonard… est irrecevable en

son action en nullité de la marque MERVEILLANCE déposée le 15 avril 1991 et en contrefaçon de la marque MERVEILLE« Remplace au dispositif, page 11, 2^e paragraphe : »Déclare la société Parfumeries Fragonard irrecevable à agir en annulation et en contrefaçon de la marque MERVEILLE précitée« par »Déclare la société Parfumeries Fragonard irrecevable à agir en annulation de la marque MERVEILLANCE et en contrefaçon de la marque MERVEILLE précitée" ;