Vu l’appel formé par la S.A. OR BRUN contre une ordonnance de référé du 12 mai 2003 rendue en la forme des référés par le président du Tribunal de grande instance de PARIS qui, statuant sur sa demande fondée sur l’article 716-6 du code de la propriété intellectuelle et visant à interdire à la société néerlandaise DMC INTERNATIONAL BV, sous astreinte, de faire usage de la marque « OR BRUN », a :

- dit n’y avoir lieu à référé ;

- condamné la société OR BRUN à payer à la société DMC INTERNATIONAL BV la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les conclusions du 27 novembre 2003 de la S.A. OR BRUN, appelante, qui prie la Cour, vu l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et vu les assignations au fond délivrées par la société OR BRUN aux sociétés DMC INTERNATIONAL BV et PMB GROUP, de :

- faire interdiction à la société DMC INTERNATIONAL BV d’utiliser la dénomination « OR BRUN » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

- dire et juger que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;

- condamner la société DMC INTERNATIONAL BV à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions du 8 janvier 2004 de la société DMC INTERNATIONAL BV, intimée, qui prie la Cour de :

- in limine litis, déclarer la société OR BRUN irrecevable sur le fondement de la marque n° 1 529 308 pour défaut de droit à agir ;

- à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise et rejeter des débats la pièce n° 22 « attestation de CASTORAMA du 14 novembre 2003 » qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du nouveau code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, si la Cour déclarait la société OR BRUN recevable à agir sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et prononçait l’interdiction d’utiliser la dénomination « OR BRUN » :

- dire que l’interdiction ne portera que sur les publicités qui paraîtraient à compter de la signification de la décision à intervenir, et rejeter les demandes d’astreinte ;

- si la Cour prononçait une astreinte, dire que celle-ci ne saurait être supérieure à 10 Euros par infraction constatée et justifiée, qu’elle sera provisoire et sera computée à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, qu’elle donneralieu au préalable à la constitution d’une garantie bancaire d’un même montant, aux frais de la société OR BRUN, et ne sera versée que sur justification de la fourniture de cette garantie ;

- condamner la société OR BRUN à lui verser :

- 5.000 Euros au titre de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile, l’action engagée par OR BRUN étant manifestement abusive ;

- 10.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. OR BRUN, spécialisée depuis 1968 dans la fabrication de fertilisants naturels composés exclusivement de fumiers de ferme et d’algues marines, est titulaire de la marque dénominative « OR BRUN » n° 1 529 308 déposée le 5 avril 1978 et régulièrement renouvelée depuis cette date ; que dans le courant du mois de mars 2003, la société OR BRUN a constaté qu’une société dénommée DMC INTERNATIONAL diffusait dans le magazine « JARDIN PRATIQUE » une publicité avant pour titre " Comment fabriquer de l’OR BRUN en 14 jours ? « et pour sous-titre : » OR BRUN « est le terme des jardiniers expérimentés pour désigner un compost nourrissant, riche en nutriments », publicité dans laquelle elle proposait « un appareil génial pour fabriquer un compost riche… prêt à l’emploi en 14 jours », outre que DMC INTERNATIONAL diffusait également une brochure publicitaire intitulée elle aussi " Comment fabriquer de l’OR BRUN en 14 jours ? » ; que, par assignation du 5 mars 2003, la société OR BRUN a attrait la société DMC INTERNATIONAL devant le Tribunal de grande instance de PARIS, statuant au fond, en faisant valoir que ces publicités sont constitutives de contrefaçon de sa marque « OR BRUN » au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, outre qu’elles sont mensongères en prétendant fabriquer de l’OR BRUN en 14 jours alors qu’il faut 14 mois de compostage à la société OR BRUN pour obtenir la qualité de son produit commercialisé sous sa marque « OR BRUN » ; que, par acte du 28 mars 2003, la société OR BRUN a également assigné la société DMC INTERNATIONAL, sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, devant le président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il soit fait interdiction provisoire à cette société, sous astreinte, de continuer à utiliser la dénomination « OR BRUN » ; Considérant que la société DMC INTERNATIONAL BV, intimée, ne peut valablement soutenir que la S.A. OR BRUN serait irrecevable au motif qu’elle ne justifierait pas de ses droits sur la marque n° 1 529 308 et qu’elle ne communiquerait aucun élément démontrant la titularité de ses droits sur ladite marque, alors que l’appelante produit aux débats un certificat d’identité de marque délivré par l’INPI le 13 février 2001 attestant que la marque « OR BRUN » a bien été déposée le 5 avril 1978, en classe 1, et renouvelée en dernier lieu le 9 février 1998, et qu’elle apparaît, en l’état des dernières inscriptions effectuées au Registre national des marques, comme étant la propriété de la S.A. OR BRUN ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A. OR BRUN au motif : " que la société DMC INTERNATIONAL BV a pour objet la fourniture de services dans le domaine du marketing et de la publicité, qu’elle précise que son activité consiste à établir des plans de publicité, à réserver des espaces, à mesurer l’impact des campagnes publicitaires, qu’elle affirme être étrangère à la rédaction critiquée communiquée par son client, qu’elle verse au débat des textes publicitaires en anglais publiés dans des journaux

des États-Unis dont la publicité critiquée apparaît comme la traduction ; que le moyen qu’elle soulève d’être étrangère au contenu de la publicité arguée de contrefaçon apparaît ainsi fondé alors qu’il n’est ni prétendu ni établi que son activité importe un contrôle de la légalité des publicités dont elle assure la diffusion… ; " mais considérant que la mesure d’interdiction provisoire, sous astreinte, prévue par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle peut également être réclamée contre l’annonceur, lorsque, comme en l’espèce, c’est lui qui fait passer la publicité litigieuse sans qu’apparaisse aucunement le nom du donneur d’ordre, de sorte que l’annonceur est alors nécessairement responsable de la diffusion qu’il effectue seul, tandis qu’il ne saurait se retrancher derrière son client dont il ne révèle l’identité que tardivement, sans priver d’efficacité le texte précité et la mesure provisoire que ce texte autorise ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et que la Cour statuera à nouveau ainsi qu’il sera dit ci-après ; Considérant qu’il n’est pas contesté que la S.A. OR BRUN a engagé son action en la forme des référés dans le bref délai requis par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle a découvert la publicité litigieuse dans le numéro de mars- avril 2003 du magazine bimestriel « JARDIN PRATIQUE » et qu’elle a, dès le 5 mars 2003, assigné son adversaire au fond, en contrefaçon de la marque « OR BRUN » ; Considérant que, sur le point de savoir si son action apparaît sérieuse, ainsi que le requiert également l’article L. 716-6 précité, il convient de relever qu’en faisant figurer dans le titre de la publicité litigieuse les termes « OR BRUN » pour désigner « un compost nourrissant, riche en nutriments », la société DMC INTERNATIONAL BV a fait usage de la marque « OR BRUN » qui est la propriété de la S.A. OR BRUN, et ce, sans autorisation de cette société et pour des produits identiques puisque cette publicité vante la production d’OR BRUN par un composteur de jardin présenté sous le nom de « Compos Tumbler », en sorte que la marque est utilisée abusivement pour désigner le produit que permet de fabriquer l’appareil et non pas l’appareil lui-même ; qu’il est manifeste que les termes « OR BRUN » n’ont pas acquis un sens générique pour désigner le compost utilisable dans les jardins pour enrichir la terre et que, même si la marque « OR BRUN » est notoirement connue et si son propre compost représente un produit-phare dans sa gamme, cette marque n’est pas pour autant tombée dans l’usage courant ainsi que la société DMC INTERNATIONAL le prétend sans le démontrer aucunement, les extraits de publications et de sites-web mentionnant parfois le terme « OR BRUN » s’avérant insuffisamment nombreux et démonstratifs, et par conséquent impropres à établir un usage général de ce terme dans une acception commune ; Considérant qu’il convient de remarquer que DMC INTERNATIONAL n’a utilisé que deux fois l’appellation « OR BRUN » dans la publicité litigieuse, publiée en « 2(ème) de couverture » dans le magazine « JARDIN PRATIQUE », d’abord dans son titre énonçant " Comment fabriquer de l’OR BRUN en 14 jours ? « puis dans le sous-titre prétendant que » OR BRUN « est le terme des jardiniers expérimentés pour désigner un compost nourrissant, riche en nutriments », mais n’a plus ensuite employé, à cinq reprises, que le terme générique de « compost » ; qu’elle a ainsi pris soin de bénéficier de la notoriété de la marque « OR BRUN » dans le titre et le sous-titre de la publicité litigieuse, alors qu’elle revenait ensuite, dans le corps du texte publicitaire, au terme générique et non protégé de « compost » ;

qu’en revanche, dans la publicité également publiée dans la revue hebdomadaire « RUSTICA L’Hebdo Jardin » des 19-25 février 2003 et intitulée " Pourquoi attendre dix mois ?« , le terme » OR BRUN « n’est pas employé, la publicité n’annonçant que » un superbe compost brun « puis un véritable » or de jardin « , ce qui montre que le terme » OR BRUN « n’était pas employé par la société DMC INTERNATIONAL dans cette première annonce et qu’il a été introduit, dans le titre même et le sous-titre, dans celle publiée ensuite dans le bimestriel » JARDIN PRATIQUE " de mars-avril 2003 ; que, dans ces conditions, il convient de juger que l’action en contrefaçon, engagée au fond par la S.A. OR BRUN à la fois contre la société néerlandaise DMC INTERNATIONAL BV puis contre la société de droit américain PBM GROUP lorsque la première nommée a fait savoir que celle-ci était le donneur d’ordre de la publicité litigieuse et le fabriquant du « Compos Tumbler », apparaît sérieuse au sens requis par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande d’interdiction provisoire formée par la S.A. OR BRUN et d’interdire à la société DMC INTERNATIONAL BV – seule en cause dans la présente instance en la forme des référés – d’utiliser la dénomination « OR BRUN » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée mais non pas par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir mais non pas de son prononcé ; qu’il n’y a pas lieu de réserver la liquidation de l’astreinte à la présente Cour, mais au contraire, de la laisser à la compétence générale du juge de l’exécution ; Considérant que les demandes subsidiaires formées par DMC INTERNATIONAL aux fins que l’astreinte ainsi prononcée ne soit pas supérieure à 10 Euros par infraction constatée, qu’elle ne soit computée qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du présent arrêt, et qu’elle donne lieu au préalable à la constitution d’une garantie bancaire d’un même montant, aux frais de la société OR BRUN, seront toutes rejetées comme inadaptées au cas d’espèce ou de nature à permettre à DMC INTERNATIONAL d’échapper en pratique à la mesure provisoire qu’entend prendre la Cour à son encontre pour la dissuader de poursuivre ou de continuer à se prêter à des actes apparaissant contrefaisants ; Considérant que l’intimée, qui succombe sur son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait, par conséquent, obtenir ni les dommages- intérêts pour procédure prétendument abusive, ni l’indemnité de procédure qu’elle sollicite ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser supporter à l’appelante les frais de procédure qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société DMC INTERNATIONAL BV ; Déclare la S.A. OR BRUN bien fondée en son appel ; Y faisant droit :

- Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau :

- Fait interdiction, à titre provisoire, à la société DMC INTERNATIONAL BV d’utiliser la dénomination « OR BRUN » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ; Condamne la société DMC INTERNATIONAL BV à verser à la S.A. OR BRUN la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne également aux dépens de première instance et d’appel ; admet la SCP TEYTAUD, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.